裁判字號：臺北高等行政法院94年訴字第1158號判決
裁判日期：民國95年07月26日
裁判案由：新型專利舉發
臺北高等行政法院判決
94年度訴字第01158號原告臺灣艾華電子工業股份有限公司代表人旭黃投資股份有限公司
指派代表人 簡文英 訴訟代理人 潘昭仙 律師複代理人 陳佑寰 律師訴訟代理人 馮達發 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人乙○○
參加人甲○○上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國94年2月23日經訴字第09406122890號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：參加人之前手海闊科技股份有限公司於民國（下同）88年2月26日以「解碼器結構」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號專利案，旋經申准將該專利申請權讓與 姜竹山 ，案經被告審查准予專利，並於公告期滿後，發給新型第169840號專利證書，姜竹山復將該專利權讓與參加人。嗣原告以其違反核准時專利法第98條第1項第2款（舉發理由誤載為第98條之1）之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經被告審查，於93年10月26日以（93）智專三（二）04059字第09320954610號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭專利是否違反核准審定時專利法第98條第1項第2款之規定，不符新型專利要件？㈠原告主張：
⒈原告代表人為法人的法律依據：
按政府或法人為股東時，得當選為董事或監察人，並指派自然人代表行使職務，公司法第27條第1項定有明文；另依同法第208條第1、2項規定，股份有限公司之董事長由董事或常務董事互選之。是以，法人得為公司董事長，而依公司法第208條第3項對外代表公司。查旭黃投資股份有限公司為原告之代表人，並指派簡文英行使職務，揆諸前揭規定，應屬適法。
⒉查被告無非以「證據2至6所揭示之結構均與系爭專利
之構造有所不同，系爭專利由一主座、一外殼、一轉盤、一制動片、一導片及一凸體所組成，並非如舉發理由所述」、「再者，由證據2至6等構造與系爭專利相較，系爭專利之解碼器構造，其所組成之主要元件及技術手段與證據2至6等仍有相當差異，因此證據2至6均不足以證明系爭專利獨立項及為獨立項進一步限定之各附屬項不具新穎性」；「將系爭專利之整體構造加以切割且利用證據2至6之組合來證明系爭專利不具新穎性，此種作法顯然與新穎性之比較，應將證據與系爭專利單獨比對之原則有所違背。」云云。
⒊原告並未將證據以組合方式，以證明系爭專利不具新穎性：
⑴被告制頒之「專利審查基準」確實載明，有關新穎性
之比對，應採單獨比對原則，亦即「審查新穎性時，應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對」。
⑵系爭專利之技術特徵：
①按「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範
圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式。」專利法第106條第2項定有明文。
②查系爭專利共有8項申請專利範圍，其中第1項為
獨立項、第2至8項為其附屬項，第1項固載明該解碼器結構有「一主座」、「一第三導體」、「一外殼」、「一轉盤」、「一制動片」、「一導片」、「一凸體」以及「藉上述構件之組成，俾使用者在撥動滾輪轉動時，同時使轉盤在制動片一側上旋轉，令該凸出體在該等凹槽內滑移，藉由轉盤上凹槽及制動片上凸出體之相互配合，使轉盤每次轉動之距離皆相同，而達到翻頁或移行之目的。」等要件。
③惟揆諸系爭專利說明書第1頁第2段「而滑鼠及軌
跡球主要係藉由球體之滾動，來移動游標，惟因每個施力者所施力量之不同，而使球體滾動之距離亦不盡相同，並無法依實際需要而將游標調整所須位置」故系爭專利乃創作一種解碼器，「該結構設有一主座、該主座樞設於該滾輪一側之轉軸上，該主座一側設有一外殼，該外殼與主座之間設有一轉盤，該轉盤在相對應外殼之一側面上設有複數個相連在一起之凹槽，該等凹槽上設有一制動片，該制動片一側上設有一與凹槽相配合之凸出體，俾使用者在撥動滾輪轉動時，同時使轉盤在制動片一側上旋轉，令凸出體在凹槽內滑移，藉由凸出體及凹槽內之互相配合，使滾輪每次轉動之距離皆相同，而達到翻頁或移行以及選頻、縮放之目的。」可知，系爭專利主要技術特徵在於「藉由轉盤上凹槽及制動片上凸出體之相互配合，使轉盤每次轉動之距離皆相同，而達到翻頁或移行之目的」，以改良前開習知技術之缺失。
⑶查原告並未組合數件證據並切割系爭專利，以證明系爭專利不具新穎性：
①查原告援引微軟公司新聞稿（異議證據2）、我
國專利公告第303054號（異議證據3）、專利公告第461547號（異議證據4）、專利公告第387591號（異議證據5）以及專利公告第407768號（異議證據6）為據，主張系爭專利不具新穎性。
②依原告系爭專利舉發說明書第1頁清楚說明，由
「證據2」及「證據3」可知，系爭專利有關「滑鼠上添加滾輪以提供換頁等功能」顯非系爭專利所提出新穎性特徵。換言之，此「證據2」及「證據3」僅是略述系爭專利所提之概念並非新穎，如此而已。
③依原告系爭專利舉發說明書第3頁至第4頁可知
，主要針對系爭專利主要技術特徵，即「藉由轉盤上凹槽及制動片上凸出體之相互配合，使轉盤每次轉動之距離皆相同，而達到翻頁或移行之目的」，原告將之分別與「證據4」、「證據5」以及「證據6」等單獨比較、說明，以證明系爭專利確無新穎性，並非組合「證據2」至「證據
6」並切割系爭專利，以證明系爭專利不具新穎性。由是足見，原處分認事用法顯有重大違誤。
⒋原處分有處分不備理由之重大違法
⑴按行政處分應備理由，行政程序第96條第1項第2款
定有明文，故行政處分不備理由者，自屬處分不備理由之當然違背法令而應予撤銷甚明。
⑵經查，原處分就其論據完全未備理由，自是處分不備理由之重大違法，而應予撤銷：
①原處分謂：「證據2至6所揭示之結構均與系爭專
利之構造有所不同，系爭專利由一主座、一外殼、一轉盤、一制動片、一導片及一凸體所組成，並非如舉發理由所述」，惟查原處分空言泛稱「證據2至6所揭示之結構均與系爭專利之構造有所不同」，完全未備任何理由，足顯原處分是有處分不備理由之當然違法。
②原處分再謂：「再者，由證據2至6等構造與系爭
專利相較，系爭專利之解碼器構造，其所組成之主要元件及技術手段與證據2至6等仍有相當差異因此證據2至6均不足以證明系爭專利獨立項及為獨立項進一步限定之各附屬項不具新穎性」，然此「仍有相當差異」為何，原處分亦完全未備理由，益證原處分有處分不備理由之當然違法。
③原處分又謂：「將系爭專利之整體構造加以切割且
利用證據2至6之組合來證明系爭專利不具新穎性，此種作法顯然與新穎性之比較，應將證據與系爭專利單獨比對之原則有所違背。」然原處分對於原告如何「將系爭專利之整體構造加以切割」，復如何「利用證據2至6之組合來證明系爭專利不具新穎性」，亦完全未予說明，遑論，原告根本未組合「證據2」至「證據6」並切割系爭專利，以證明系爭專利不具新穎性，已如前述。益顯，原處分是有處分不備理由之當然違法而應予撤銷。
⒌原訴願決定有處分不備理由之重大違法。查原訴願決定
謂：「引證4係由一基座、第一軸座、滾輪、導位固定座、轉輪、第二軸座及於基座之一側邊設有一微動開關等所組成之『滑鼠之捲軸輸入裝置』，與系爭專利由一主座、外殼、轉盤、制動片、導片及一凸體所組成之『解碼器構造』相較，其所組成之主要元件及技術手段並不相同」云云，然此「引證4」與系爭專利間究有何不同，訴願機關完全未附任何理由，是原訴願決定有處分不備理由之重大違法，而應予撤銷。
⒍原告已請求將本件送請鑑定，敬請鈞院惠予准許：
⑴依行政訴訟法第138條及第161條規定，行政法院得
囑託普通法院或其他機關、學校、團體進行鑑定。本件新型專利舉發事件涉及系爭專利與引證案之技術比對分析，如能由熟知該項技術技術專業機構出具鑑定報告，當更能收定紛止爭之效。
⑵原告已於95年2月21日之準備程序中當庭請求將本件送請鑑定，揆諸前揭理由，敬請鈞院准許。
⒎系爭專利並不符合新穎性之規定：
⑴於前行政訴訟理由狀中，原告已述明於原舉發理由中
，原告並未將證據以組合方式證明系爭專利不具新穎性，並述明原處分及訴願決定就系爭專利與引證案不同之認定完全未備理由。以下，原告將進一步說明系爭專利之技術特徵實已被引證案所揭露，從而不符新穎性之專利要件。
⑵按進行新穎性比對時，應將系爭專利申請專利範圍文
字所載之技術特徵與引證案所揭露之技術內容逐一比對，倘申請專利範圍文字所載之技術特徵均被引證案所揭露，則系爭專利即不具新穎性。再者，即使申請專利範圍文字所載之技術特徵與引證案所揭露之技術內容略有不同，只要該項差異屬熟知該項技術者所能直接推導者，亦應認其不具新穎性（參被告所頒專利審查基準之新穎性判斷基本原則第1點及第3點）。
⑶現將系爭專利之申請專利範圍第1項，與引證案：
我國公告號第387591號「滑鼠之捲軸輸入裝置」新型專利所揭露者，對照如下，以說明系爭專利之申請專利範圍第1項不符新穎性（以下係將系爭專利申請專利範圍第1項所載文字照錄，括號內之數字則為引證案相對應於該等文字所揭露之技術特徵的圖號，請參考原證7第5頁以下）：
一種解碼器結構(20)，其係裝設在滑鼠中之滾輪
(60)之任一側之轉軸(70)上，該滾輪(60)所設之轉軸樞（圖3所示之中心線）設在一滑鼠中所設之輪座(53)上，該結構(20)包括有：
一主座（50、41、71；按系爭申請專利範圍並未限制其主座為一體成形），該主座（50、41、71）分別設有一第一接腳(42)、一第二接腳(42)及一第三接腳(42)，其中，該第一接腳(42)在該主座(50、
41、71)上設有一第一導體（73之中間），該第二接腳(42)在該主座(50、41、71)上設有一第二導體
(73周邊之一部)，該第二導體(73周邊之一部)上設有等間距之缺口(73周邊之一部之缺口)，該第三接腳(42)在該主座(50、41、71)上設有一第三導體(73周邊之另一部)，該第三導體(73周邊之另一部上)設有等間距之缺口(73周邊之另一部之缺口)；一外殼(40、80，按系爭申請專利範圍並未限制其外殼為一體成形)，該外殼(40、80)係設於主座
(50、41、71)一側面上，該外殼(40、80)在適當位置上設有一穿孔(由40、80所構成通過60中央之穿孔)；一轉盤(71之中部)，該轉盤(71之中部)係設於外殼(40、80)與主座(50、41、71)之間，該轉盤(71之中部)在相對應於外殼(40、80)之一側面上設有複數個相連在一起之凹槽(圖七之74)；一制動片(81)，該制動片(81)係設於轉盤(71之中部)與外殼(40、80)之間，該制動片(81)一側上設有一與轉盤(71之中部)之凹槽(74)相配合之凸出體(84)，令該凸出體(84)恰可頂入在轉盤(71之中部)上凹槽(74)內滑移；一導片(51中間部位)，該導片(51中間部位)係設於主座(50、41、70)與轉盤(70)之間，該導片(51中間部位)上設有數個與第一(73之中間)、第二(73周邊之ㄧ部)及第三導體(73周邊之另一部)相配合之導通點(55、52、52')，該等導通點(55、52、52')在第一(73之中間)、第二(73周邊之一部)及第三導體(73周邊之另一部)之間滑移，令第一、第二及第三接腳
(42)藉導通點(55、52、52')滑移，而相互導通或不導通；一凸體(51之外部)，該凸體(51之外部)係設於轉盤(71之中部)在與外殼(40、80)相對之一側面上，該凸體(51之外部)穿套在外殼(40、80)之穿孔(由40、80所構成通過60中央之穿孔)上，該凸體(51之外部)設有一嵌孔(61所指處)，該嵌孔恰可與滾輪(60)之轉軸(70)一端相互嵌合；藉上述構件之組成，俾使用者在撥動滾輪(60)轉動時，同時使轉盤(71之中部)在制動片(81)一側上旋轉，令該凸出體(84)在該等凹槽(74)內滑移，藉由轉盤(71之中部)上凹槽(74)及制動片
(81)上凸出體(84)之相互配合，使轉盤(71之中部)每次轉動之距離皆相同，而達到翻頁或移行之目的。如上，系爭專利申請專利範圍第1項所界定之所有技術特徵皆已被引證案所揭露，或至少可由引證案直接推導，系爭專利申請專利範圍第1項應不具新穎性。
⑷系爭專利申請專利範圍第2項至第8項亦不具新穎性：
誠如原舉發理由所述，系爭專利申請專利範圍第2項之凹槽數目界定、第3項之主座與外殼嵌合方式界定、第4項之制動片形狀界定、第5項之制動片與外殼嵌合方式界定、第6項之導片形狀界定、第7項之導片與轉盤嵌合方式界定、以及第8項之主座與電路板嵌合方式界定，皆屬設計上之選擇，顯屬能由熟習該項技術者所能直接推導者，而不具新穎性。
⒏縱認本件屬組合各舉發證據之情形，系爭專利亦因屬熟習系爭專利技術領域者所得輕易思及，而不具進步性：
⑴原告並未以組合證據的方式否定系爭專利之專利要件
，已如前行政訴訟理由狀所述。然，縱真如被告所述，本件係屬組合各項舉發證據之情形，則系爭專利亦將因不具進步性之專利要件而不具可專利性。
⑵按進步性之判斷本得以組合證據的方式為之，被告所
著之專利審查基準亦肯認之（參被告所頒專利審查基準進步性一節中之判斷方式）。既然系爭專利所述滑鼠上具有滾輪的特徵，已被證據2、3所揭露；系爭專利所述以三導體及相對應導通點來產生滾輪轉動訊號的特徵，已被證據3所揭露；系爭專利所述以凹槽及凸出體產生間歇性動作的特徵，已被證據4、5、6所揭露，則系爭專利自屬熟習系爭專利技術領域者所得輕易思及，而不符進步性之專利要件。
⒐綜上所述，原處分及訴願決定皆有處分不備理由等重
大違法甚明，而應予撤銷。為此狀請如訴之聲明判決，以維原告之權益。
㈡被告主張：
⒈證據2至6所揭示之結構確與系爭專利之構造有所不同
，且被告亦於原審定書詳述甚明；另原告於訴願階段對證據2、3、4、6不足以證明系爭專利不具新穎性便已不再爭執，而證據5亦難證明系爭專利違反專利法第98條第1項第2款之規定；故原告起訴狀理由除為個人片面之詞且並無新意，並不足採信，被告之原處分並無違誤之處。
⒉原告於訴訟階段所提有關證據5（案號：00000000）之
事實理由並未見於原舉發理由書中，未經被舉發人答辯及被告之審查，理應不予論究，先予敘明。
⒊就原告於95年3月17日所提之行政訴訟理由（2）狀之
內容而言實多所偏頗，其行政訴訟理由（2）狀之第3頁至第5頁之所述，就系爭專利與證據5之比較更是錯誤甚多，例如系爭專利之「一主座，該主座分別設有一第一接腳、一第二接腳及一第三接腳，其中，該第一接腳在主座上設有一第一導體，而該第二接腳在主座上設有一第二導體，該第二導體上設有等間距之缺口，及該第三接腳在主座上設有一第三導體，該第三導體上設有等間距之缺口」，原告認為證據5之導電片42即相當於系爭專利之第一接腳、第二接腳及第三接腳，其編碼齒盤73之中間、周邊之一部、周邊之一部之缺口即相當於系爭專利之第一導體、第二導體及第三導體；惟原告所謂編碼齒盤73之中間、周邊之一部、周邊之一部之缺口之認定並未見於證據5之專利說明書中，另系爭專利之第一接腳、第二接腳及第三接腳分別「上設」有第一導體、第二導體及第三導體之構造亦未見於證據5中；又系爭專利之外殼並非等同於證據5之導位固定座40及第二軸座80之結合；再者，系爭專利之凸體亦非等同於證據5之半鏤空軸襯51，原告於其他有關系爭專利之轉盤、制動片、導片等構造與證據5之比較亦多穿鑿附會、錯誤百出；綜上所述，原告所提之行政訴訟理由⑵狀之理由多所偏頗、實不足採，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人經受合法通知未曾到場，亦未提出書狀作何陳述。
理由
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭專利核准時專利法第97條及98條第1項前段所規定。又「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」不得申請取得新型專利，復為同法第98條第1項第2款所明定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法第97條至第99條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
二、本件系爭第00000000號「解碼器結構」新型專利舉發案，原告所舉證據2係85年7月微軟公司公佈之新聞稿（以下稱引證1），證據3係86年4月11日公告之第00000000號「游標控制裝置之編碼模組」新型專利案（以下稱引證2），證據4係87年1月20日申請，90年10月21日公告之第00000000號「滑鼠編碼裝置」新型專利案（以下稱引證3），證據5係87年8月25日申請，89年4月11日公告之第00000000號「滑鼠之捲軸輸入裝置」新型專利案（以下稱引證4），證據6係88年1月18日申請，89年10月1日公告之第00000000號「滑鼠第三軸輸入裝置結構改良」新型專利案（以下稱引證5）。案經被告審查略以，引證1所揭示者係在滑鼠上附加滾輪以作為螢幕換頁操作之用相關文字說明；引證2係由一固定座、訊號產生裝置、轉輪、軸及一基座等所組成之游標控制裝置之編碼模組；引證3係由一支撐座、第一轉輪、第二轉輪、及編碼訊號產生裝置等所組成之滑鼠之編碼裝置；引證4係由一基座、第一軸座、滾輪、導位固定座、轉輪、第二軸座及於基座之一側邊設有一微動開關等所組成之滑鼠之捲軸輸入裝置；引證5係由一底座、電路板、軌跡球機構、第三軸輸入裝置及一上蓋等所組成之滑鼠第三軸輸入裝置結構；引證1至5所揭示之結構均與系爭專利之構造有所不同，系爭專利由一主座、外殼、轉盤、制動片、導片及一凸體所組成，舉發理由將系爭專利之整體構造加以切割且利用引證1至5之組合來證明系爭專利不具新穎性，此種作法顯然與新穎性之比較，應將證據與系爭專利單獨比對之原則有所違背；再者，由引證1至5等構造與系爭專利相較，系爭專利之解碼器構造，其所組成之主要元件及技術手段與引證1至5等仍有相當差異；因此，引證1至5均不足以證明系爭專利獨立項及為獨立項進一步限定之各附屬項不具新穎性，系爭專利未違反首揭專利法第98條第1項第2款之規定，乃為舉發不成立之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造之主張各如事實欄所載，其爭點厥為系爭專利是否違反核准審定時專利法第98條第1項第2款之規定，不符新型專利要件？
三、經查，論究新穎性時，應就每一請求項中所載之新型與單一先前技術進行比對，本件引證1、2、3及5均不足以證明系爭專利不具新穎性，原告對此已不爭執。次查，原告雖訴稱系爭專利申請專利範圍第1項所界定之所有技術特徵，皆已被引證4（即異議證據5）所揭露，或至少可由引證4直接推導（詳細對應關係如事實欄原告主張⒎⑶），系爭專利申請專利範圍第1項應不具新穎性云云。惟查，原告認為引證4之導電片42即相當於系爭專利之第一接腳、第二接腳及第三接腳，其編碼齒盤73之中間、周邊之一部、周邊之一部之缺口即相當於系爭專利之第一導體、第二導體及第三導體；惟原告所謂編碼齒盤73之中間、周邊之一部、周邊之一部之缺口之認定並未見於引證4之專利說明書中；另系爭專利之第一接腳、第二接腳及第三接腳分別「上設」有第一導體、第二導體及第三導體之構造亦未見於引證4中；又系爭專利之外殼並非等同於引證4之導位固定座40及第二軸座80之結合；再者，系爭專利之凸體亦非等同於引證4之半鏤空軸襯51；原告於其他有關系爭專利之轉盤、制動片、導片等構造與引證4之比對，亦均為按圖索驥、穿鑿附會之說，實難採取；引證4與系爭專利之整體構造既有不同，即難證明系爭專利違反首揭專利法第98條第1項第2款之規定。至原告訴稱組合引證1至5足以證明系爭專利不具進步性乙節，核係訴訟階段始提出之新主張，既未經被告於作成舉發審定時加以斟酌，即非本件訴訟所得審究。又本件系爭專利與引證4之結構均非複雜，爭點亦非具有高度技術性，本院依現有資料已能判斷，故原告請求送鑑定，尚無必要，均併此說明。
四、綜上所述，系爭專利並未違反核准審定時專利法第98條第
1項第2款之規定；原告所訴，核不足採。從而，被告所為舉發不成立之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國95年7月26日
第二庭審判長法官徐瑞晃
法官蕭惠芳法官李得灶上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國95年7月31日
書記官陳清容