裁判字號：臺灣高等法院高雄分院99年上易字第88號民事判決
裁判日期：民國99年08月10日
裁判案由：確認債權不存在等
臺灣高等法院高雄分院民事判決99年度上易字第88號上訴人達易特基因科技股份有限公司法定代理人乙○○訴訟代理人 劉豐州 律師訴訟代理人 曾瓊瑤 律師被上訴人高雄醫學大學法定代理人甲○○訴訟代理人 王伊忱 律師訴訟代理人 陳景裕 律師訴訟代理人 鄭美玲 律師上列當事人間請求確認債權不存在等事件，上訴人對於民國99年
1月21日臺灣高雄地方法院97年度訴字第1528號第一審判決提起上訴，本院於99年7月27日言詞辯論終結，判決如下：
主文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張：伊於民國96年8月間向被上訴人申請「用於診斷大腸直腸癌之組成物」（發明第I278519號）之專利（下稱系爭專利）授權使用，當時伊不知被上訴人是否曾將同一技術授權他人使用，而於96年9月3日於被上訴人創新育成中心所召開之進駐廠商專利授權會議中，系爭專利之發明人即訴外人 林綉茹 教授提出伊上開申請案，是否會與訴外人崧華基因股份有限公司（下稱崧華公司）之技術移轉授權案有爭議之疑問，伊當即表示不希望於獲得授權後，尚有第三人得於市場上實施同一技術與伊競爭，故當時會中乃作成決議交由被上訴人法規會審核後，由校方決定簽約與否。嗣被上訴人擬就合約條款通知伊簽約，且未就林綉茹於96年9月3日會議中所提及之崧華公司技術移轉授權案之授權內容為任何說明，致伊因而誤認所取得被上訴人之系爭專利授權乃是市場上獨一無二之技術，遂於96年9月5日與被上訴人簽訂系爭專利之授權契約，授權期間自96年9月1日起至112年12月18日。詎簽約後，伊卻發現崧華公司對外主張早獲被上訴人授權使用「大腸癌基因診斷群技術」（下稱系爭技術）與伊所獲授權之系爭專利，似乎相同，伊乃要求被上訴人澄清，被上訴人竟回覆「此於貴公司與本校簽訂專利授權合約當時即已知悉，本校亦無任何欺瞞之行為，本校與貴公司簽訂合約後，未曾將系爭專利再授權第三者」等語，既不敢正面回應伊之質疑，又試圖扭曲事實，規避責任。尤有甚者，被上訴人為補救其重複授權所衍生之對崧華公司之違約損害賠償責任，及對伊之侵權行為責任，竟委請律師於97年1月30日以原法院郵局第0338號存證信函第二次通知伊，以伊「未經被上訴人書面同意，擅自一再於公司網頁內使用該校名稱，甚而將該校之公函直接轉載張貼於網頁上」等語為由，主張終止契約，並請求伊賠償新台幣（下同）100萬元之懲罰性違約金，嗣崧華公司委任律師以96年12月31日（96）諮和字第1205號函通知伊，主張被上訴人授權伊之系爭專利與崧華公司所獲授權之系爭技術，為同一標的，並指摘伊為侵權行為人云云，伊始確認被上訴人確有故意隱瞞重複授權資訊以誘使伊簽約之情事。又伊係誤認為市場上唯一取得授權者，始同意給付被上訴人權利金50萬元及0.1﹪之衍生利益金，被上訴人既重複授權予崧華公司，自應調整權利金之金額為25萬元。爰起訴依侵權行為之法律關係，訴請被上訴人賠償伊所受之損害25萬元，及依民事訴訟法第247條規定，訴請確認被上訴人對伊之懲罰性違約金100萬元債權不存在等情。原審為確認被上訴人對上訴人之懲罰性違約金債權超過10萬元部分不存在，並駁回上訴人其餘部分之訴判決（按敗訴部分未據上訴人聲明不服）。其上訴聲明：㈠原判決除確定部分外廢棄。㈡確認被上訴人對於上訴人之懲罰性違約金10萬元債權不存在。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
二、被上訴人則以：伊並無故意以詐術誘使上訴人簽立系爭專利授權合約，更無重複授權之情事。系爭專利授權合約已明確載明為非專屬授權，兩造簽約過程中，伊從未見過上訴人提出之高雄醫學大學創新育成中心96年9月3日上午10時進駐廠商專利授權會議紀錄，是上訴人稱伊故意隱匿系爭專利業已授權予崧華公司云云，並非事實。又上訴人之法定代理人乙○○原本任職於伊學校擔任林綉茹之研究助理，並曾參加林綉茹與崧華公司間關於系爭專利之相關技術移轉產學合作契約，是乙○○對於伊與崧華公司間簽訂系爭技術移轉契約乙事早已知之甚詳，且依乙○○之學經歷及專業知識，其對於系爭專利可能與崧華公司之系爭技術有關乙事，尚難謂毫無所悉，其仍願代表上訴人主動向伊申請系爭專利之授權，顯見伊並無何誘使上訴人簽約之情事。況伊自授權系爭專利予上訴人，迄終止兩造間之授權契約時止，根本尚未授權予崧華公司，則上訴人指稱伊重複授權系爭專利，致其受損害云云，顯屬無稽。再者，上訴人未經伊之書面同意，擅自在其公司網頁內使用伊之名稱以表示伊與其產品服務有相當關聯，更甚而將伊之公函直接張貼於其網頁內，其所為已違反系爭專利授權合約第6條第6款規定，故伊分別於96年12月27日及97年1月30日以存證信函向上訴人為終止契約之意思表示，上訴人既有違約之行為，則依系爭合約第10條第2款規定，其自應支付伊懲罰性違約金100萬元，故上訴人訴請確認伊對其懲罰性違約金100萬元債權不存在，顯無理由等語，資為抗辯。其答辯聲明：上訴駁回。
三、兩造不爭執事項：
（一）系爭「用於診斷大腸直腸癌之組成物（發明第I278519號）」之專利，係由林綉茹及訴外人 王照元 發明，被上訴人為專利權人，專利權期間自96年4月11日起至112年12月
18日止。此有中華民國專利證書在卷可稽（見原審卷第17頁）。
（二）兩造係於96年9月5日簽立系爭專利之技術移轉授權合約書（下稱系爭專利授權合約書），授權期間自96年9月1日起至112年12月18日止，授權方式為非專屬授權。此有系爭專利授權合約書附卷可稽（見原審卷第12～16頁）。
（三）被上訴人於91年間和林綉茹、王照元與訴外人華肝基因股份有限公司（下稱華肝公司）共同簽立「大腸癌基因診斷群技術授權合約書」（編號91高醫研授字第001號），上開合約為專屬授權，合約期限自簽約日起20年止，如授權技術獲得專利，則以專利權有效期限屆滿日為授權期限屆滿日。嗣因華肝公司將上開合約之權利義務讓與崧華公司，乃於92年11月間由被告、林綉茹、王照元、華肝公司、崧華公司共同簽立「大腸癌基因診斷群技術移轉權利義務讓與同意書」（編號92高醫研授轉字第001號），崧華公司乃取得系爭技術，此有上開合約書及權利義務讓與同意書附卷可佐（見原審卷第84～97頁）。
（四）上訴人在其公司網頁內使用被上訴人名稱，並將被上訴人之公函張貼於其網頁內，此有被上訴人提出之上訴人公司網頁資料可參（見原審卷第48～65頁、第269～274頁）。
（五）被上訴人於96年12月27日及97年1月30日寄發原法院郵局存證信函表示終止兩造間系爭專利授權合約，並經上訴人先後於96年12月28日及97年1月31日收受，此有上開存證信函暨回執可參（見原審卷第66～74頁）。
（六）崧華公司於96年12月31日委託律師發函予上訴人，表示上訴人所獲被上訴人授權之系爭專利，已侵害其專屬授權等情，有律師函文可參（見原審卷第24、25頁）。
四、兩造所爭執之事項為：上訴人有無違反系爭專利授權合約書第6條第6款之情事？如有，該懲罰性違約金以若干為適當？經查：
（一）依兩造所訂系爭專利授權合約第6條第6項約定：「乙方（即上訴人）在未獲甲方（即被上訴人）書面同意前，不得在利用研發成果或本技術於商業用途時（包括但不限於產品／商品或服務之公開行銷、推廣或廣告文宣等），引用甲方名稱、校徽或其他表徵；亦不得以其他方式表示甲方與乙方之產品、服務有任何關聯」；第10條第2項約定；「乙方同意若違反本合約第6條第6款及第7條時，應支付甲方新台幣100萬元之懲罰性違約金」等語，有系爭專利授權合約書在卷可稽（見原審卷第12至16頁），而兩造既係就系爭專利之授權而約定上開禁止條款及違反時之懲罰性違約金，其所指得以請求懲罰性違約金之違約情事，自以系爭專利為規範範圍，亦即於未獲被上訴人書面同意前，上訴人在利用「用於診斷大腸直腸癌之組成物」之專利技術或研發成果於商業用途時，不得引用被上訴人名稱、校徽或其他表徵，亦不得以其他方式表示其與被上訴人之產品、服務有任何關聯。被上訴人提出原審卷第48頁至第65頁、第269頁至第274頁上訴人公司網頁資料，主張上訴人違反系爭專利授權合約書第6條第6項之約定，依第10條第2項之約定，上訴人應支付100萬元之懲罰性違約金云云。查，其中原審卷第48頁至第65頁、第271頁至第274頁上訴人公司網頁資料雖有引用被上訴人名稱或直接張貼被上訴人致上訴人之函文，而使人得知上訴人與被上訴人或其所屬教授有技術授權或產學合作關係，惟並未提及系爭專利；而上訴人主張其均非系爭專利之技術內容，被上訴人就此亦不爭執，足認此部分上訴人公司網頁刊登之內容，尚無法認係上訴人將系爭專利之技術或研發成果利用於商業用途之行為，原審據此認定後，被上訴人對此亦未再爭執，合此敘明。
（二）次查，被上訴人提出之原審卷第269頁及第270頁之上訴人公司網頁資料，其內容係關於上訴人公司之「重要事蹟記實」，其中刊登上訴人於96年9月5日「獲『用於診斷大腸直腸癌之組成物』（專利字號：I278519；(96)高醫專授字第001號）專利授權」，明確對外表示上訴人有獲得被上訴人授與系爭專利之技術實施權，上訴人並承認其公司網頁之「重要事蹟記實」所載事項都是發生後即上網刊登等語（見原審卷第283頁）。上訴人雖抗辯稱其尚未就系爭專利開發出任何「產品」或「服務」，上開網頁縱有敘及上訴人有獲被上訴人授與系爭專利之情，亦非屬將系爭專利用於商業用途之行為云云。惟依系爭專利授權合約書第6條第6項禁止上訴人在未獲被上訴人書面同意前將系爭專利之技術及研發成果用於商業用途之約定，已明白約定「不限於」系爭專利所開發之「產品（商品）或服務」之公開行銷、推廣或廣告文宣等，亦即，縱使與系爭專利所開發之產品或服務無關，而屬單純利用系爭專利之其他商業用途行為，亦在上開約定規範範圍內。參酌上訴人以原審卷第48頁至第65頁、第271頁至第274頁網頁資料宣傳其與被上訴人有技術授權或產學合作關係，並行銷其有提供個人個人化醫療檢測服務，顯見上訴人公司網站係作為對外宣傳、行銷之商業用途使用，則上訴人於其公司網站介紹其獲得被上訴人授權系爭專利，將上訴人公司擁有系爭專利之技術實施權乙事對外公告週知，即屬提昇上訴人公司品牌價值之推銷手段，此舉當有其商業目的之考量，應係其具有商業用途之作為，堪認相當於系爭專利授權合約書第6條第6款所定「利用系爭專利之技術於商業用途」之情形，依約須得被上訴人書面同意始得為之，但上訴人卻未徵得被上訴人書面同意即擅自刊登，自屬違反合約書第6條第6項規定。是被上訴人抗辯稱上訴人已違反系爭專利授權合約第6條第6項之約定，依第10條第
2項之約定應給付懲罰性違約金，洵屬有據。上訴人一再否認其所為上述網頁內容有違反系爭專利授權合約第6條第6項之約定云云，尚無可採。
（三）按民法第252條規定：「約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額。」故約定之違約金苟有過高情事，法院即得依此規定核減至相當之數額，並無應待至債權人請求給付後始得核減之限制。此項核減，法院得以職權為之，亦得由債務人訴請法院核減。約定之違約金是否過高，應就債務人若能如期履行債務時，債權人可得享受之一切利益為衡量之標準，而非以僅約定一日之違約金額若干為衡量之標準（參照最高法院79年台上字第1612號、51年台上字第19號判例意旨）。又違約金之約定係為確保債務之履行，依其性質可分為賠償額預定性之違約金與懲罰性之違約金，前者係約定於給付不能時所應支付之賠償金，乃事先預定其契約不履行之賠償總額；後者則為嚇阻違約而為此處罰之約定，具制裁之性質。是以在酌減違約金時，若屬賠償額預定性之違約金，自應以當事人實際所受損害為主要之酌量標準；若屬懲罰性之違約金，則除應依一般客觀事實、社會經濟狀況酌定外，亦應參酌當事人所受損害情形，始符違約罰之目的（參照最高法院91年度666號判決意旨）。原審以本件被上訴人認上訴人有違反系爭專利授權合約第6條第6項規定之情事，於97年1月30日以存證信函請求上訴人賠償100萬元懲罰性違約金，上訴人則予否認而訴請確認被上訴人該100萬元懲罰性違約金債權不存在，惟查，上訴人尚未將系爭專利用於開發產品或服務以供對外銷售，其違約行為並非意在公開行銷、宣傳應用系爭專利所開發出來之產品或服務，違約態樣較為輕微；又被上訴人將系爭專利授權予上訴人實施時，兩造並未就系爭專利之運用有共同開發合作約定，據此考究兩造於系爭專利授權合約書訂定第6條第6款禁止約定，並於第10條第2項明定上訴人違約時應支付懲罰性違約金之目的，不外乎為避免上訴人將系爭專利用於商業用途時濫用被上訴人名義，而有致第三人誤認被上訴人對於上訴人取得系爭專利之技術或研發成果之實際應用有所關聯，如第三人因此向上訴人購買產品或服務衍生消費糾紛，可能導致第三人遽認被上訴人亦應負責之爭議，而將造成被上訴人名譽、信譽或財產上之損害，而本件依現存事證，被上訴人尚無因上訴人上開違約行為而遭第三人求償之情觀之，難認被上訴人受有何實際上之損害；因認系爭專利授權合約書第10條第2項所定懲罰性違約金之金額100萬元，尚屬過高。參酌被上訴人授與上訴人系爭專利實施權之期間長達16年又3月餘，其權利金僅有50萬元，又被上訴人以上訴人有上開違約行為為由，依系爭專利授權合約書第10條第1項約定，於97年1月30日以存證信函終止系爭專利授權合約，經被上訴人於同年月31日收受，斯時距兩造簽約之96年9月5日雖僅有4月餘，為符兩造約定懲罰性違約金之目的，本件懲罰性違約金應酌減為10萬元，較為合理，被上訴人逾此範圍之懲罰性違約金債權，即不存在。經核並無不當，被上訴人對此金額亦未爭執，上訴人猶主張其無違約情形，依約被上訴人並無違約金債權存在云云，自無可採。
五、綜據上述，上訴人既有違反系爭專利授權合約書第6條第6項約定之行為，依約應支付懲罰性違約金予被上訴人，惟因原約定違約金尚屬過高，原審依職權酌減至10萬元。上訴人請求確認被上訴人對其超過10萬元部分之違約金債權不存在，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，則無理由，應予駁回。原審認被上訴人上述10萬元部分之違約金債權存在，而為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。至兩造其餘攻擊防禦之方法，因與本判決之基礎不生影響，自不一一論述，附此敘明。
六、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中華民國99年8月10日
民事第一庭
審判長法官黃金石法官林紀元法官林健彥以上正本證明與原本無異。
本件不得上訴。
中華民國99年8月10日
書記官黃富美