臺灣高等法院94年度智上字第26號民事判決

裁判字號：臺灣高等法院94年智上字第26號民事判決

裁判日期：民國95年01月10日

裁判案由：損害賠償

臺灣高等法院民事判決94年度智上字第26號
上訴人台灣東洋藥品工業股份有限公司兼法定代理人乙○○共同訴訟代理人 黃三榮 律師
鄭渼蓁 律師 胡元禎 律師被上訴人美國禮來大藥廠公司
EliLi法定代理人甲○○○○○訴訟代理人 邵瓊慧 律師
盧柏岑 律師 蔡兆誠 律師複代理人 趙儷玲 律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國94年5月20日臺灣臺北地方法院93年度智字第77號第一審判決提起上訴，經本院於94年12月27日言詞辯論終結，判決如下：
主文原判決關於㈠逾後開第二項之訴部分㈡該部分假執行之宣告㈢訴訟費用之裁判均廢棄。
上訴人不得使用中華民國第66262、110476、109978號發明專利及除為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者外，不得使用、為販賣之要約、販賣及進口以中華民國第66262、110476、109978號發明專利之方法製造之吉姆賽它賓(Gemcitibine)或進口以中華民國第66262、110476、109978號發明專利之方法製造之含有吉姆賽它賓之藥品。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。
其餘上訴駁回。
第一、二審訴訟費用由上訴人連帶負擔二分之一，餘由被上訴人負擔。
事實及理由
一、本件被上訴人起訴主張略以：被上訴人為中華民國發明專利第66262、110476、109978號（下稱系爭方法專利）之發明專利權人，專利期間至民國（下同）102年6月21日止，其專利方法係以「立體選擇性糖基化方法（假熔糖苷反應方法）」合成吉姆甘賽它賓（下稱「系爭藥品」），乃抗癌藥物，用於治療非小細胞肺癌、胰臟癌、乳癌及膀胱癌，並於申請系爭發明專利後，推出「健擇(Gemzar）」藥品，並於市場上公認吉姆賽它賓之藥品名稱為「健擇（Gemzar，下稱健擇）」，而上訴人於92年向衛生署申請核准其委請台北榮民總醫院 顏厥全 醫師及林口長庚醫院 王宏銘 醫師進行「Gems(gemcitibine）Injection200mg/mlvial」供查驗登記用藥品之臨床試驗計畫，擬在通過臨床試驗後推出治療癌症藥品，伊遂提供系爭發明專利之資料予上訴人，用以釐清上訴人是否使用其所有系爭發明專利之方法，上訴人初則同意協談，詎嗣後知悉伊與上訴人之供應商大陸蘇州豪森公司（下稱豪森公司）有訴訟行為後，即拒絕商談，並拒絕說明其製作系爭藥品之方法，顯然上訴人確有侵害伊專利權之行為，為此起訴請求：㈠上訴人不得使用中華民國第66262、110476、109978號發明專利及使用、為販賣之要約、販賣及進口吉姆賽它賓(Gemcitibine)或進口含有吉姆賽它賓之藥品。㈡上訴人應連帶給付被上訴人新臺幣(下同)200萬元，及自93年10月16日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈢願供擔保請准宣告假執行等語，並於本院聲明：上訴人之上訴駁回。
二、上訴人則以：被上訴人之專利方法係用以製造吉姆賽它賓原料藥之製造方法，並非用以製造其所稱之抗癌藥品健擇方法，詎被上訴人將原料藥與臨床用藥混為一談，伊並無製造吉姆賽它賓原料藥之行為，且伊係以試驗目的，向衛生署申請試製進口原料藥吉姆賽它賓，屬試驗行為，依專利法規定自得主張免責，伊進口取得該原料藥後，以此原料藥為主成分自行研發臨床試驗用藥「Gems」，並未製造吉姆賽它賓之原料藥，而伊利用原料藥製成臨床試驗用藥「Gems」之方法乃營業秘密，與本件無關，是伊既未製造被上訴人方法專利所製成之吉姆賽它賓原料藥，自未侵害被上訴人之專利方法，被上訴人意圖擴張其方法專利權為具有物品專利權之權利內容，實不可採，被上訴人請求伊損害賠償，惟伊既僅止於試驗階段，尚未有任何銷售獲利之行為，自未造成被上訴人任何損害，被上訴人所為主張即無理由，應駁回之。原審為被上訴人勝訴之判決，顯有違誤，並於本院上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡上開廢棄部份，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。
三、兩造不爭執之點：
(一)被上訴人為中華民國發明專利第66262號（下稱「系爭方法專利」）之專利權人，系爭方法專利係「關於製備2'-去氧氟核苷之一種立體選擇性糖基化方法及此種方法之中間物」，包含化合物吉姆賽它賓(Gemcitabine)（參上證1號第3頁）。其專利期間自民國（下同）「83年6月1日起至102年6月21日」止，系爭方法專利於商品化後在市場上之藥品名稱為「健澤（Gemzar）」，其劑型為「凍晶注射劑」，主要適應症為非小細胞癌、胰臟癌及膀胱癌（參上證7號）。
(二)除系爭方法專利外，被上訴人尚有「製備１-（2`-去氧-2`,2`-二氟-D-核喃糖基）-4-胺基嘧啶-2-酮鹽酸鹽之方法」之110476號本國發明專利及「純化及分離富含β-變旋異構物之2`-去氧基-2`,2`-二氟核苷之方法」之109978號本國發明專利（參原證1號）。
(三)上訴人於92、93年間，經行政院衛生署（下稱「衛生署」）准許，自中國JiangsuHansenPharmaceuticalCo.,Ltd.（即「豪森公司」）進口原料藥吉姆賽它賓（Gemcitabine），以試製「GemcitabineInjection1g」（下稱「系爭試劑」）供研究開發用。
(四)上訴人於「92年11月12日」，將系爭試劑以「健仕注射劑（GemsInjection）」之名稱，向衛生署申請藥品查驗登記，其劑型為「溶液針劑注射劑」，主要適應症為非小細胞癌、胰臟癌及膀胱癌（參上證8號、上證9號）。
(五)衛生署於「92年12月2日」發函予上訴人，同意上訴人委請台北榮民總醫院顏厥全醫師及林口長庚醫院王宏銘醫師，進行合併系爭藥品與Cisplatin使用於已復發或已移轉之頭頸部麟狀細胞癌（HNSCC）病人之臨床試驗（參原證4號、上證17號）。
以上事實，為兩造所不爭執，並有第066262號、第110476號、第109978號發明專利證書影本各1份、藥品許可證影本2份、藥品查驗登記申請書影本、專利說明書影本、衛生署92年12月2日衛署藥字第0920334453號函影本各1份在卷可稽，自堪信為真。
四、兩造爭執之點：
(一)上訴人主張「被上訴人未就專利法第87條第1項之前提事實」舉證部分，是否為「新攻擊防禦方法」？是否應准許提出？
(二)本件是否適用專利法第87條第1項？
(三)上訴人進口系爭藥品之行為，是否為專利法第56條第2項之侵害系爭方法專利之行為？上訴人從事「劑型改良」及新適應症「臨床試驗」之行為，是否符合藥事法第40條之2第5項之免責事由？是否符合專利法第57條第1項第1款之免責事由？
(四)被上訴人就其主張受有新台幣（下同）2,000,000元之損害，有無理由？
(五)原審判決主文第1項後段，是否有將「物品專利」與「方法專利」混淆，應屬違誤？
五、關於上訴人主張「被上訴人未就專利法第87條第1項之前提事實」舉證部分，是否為「新攻擊防禦方法」？是否應准許提出？
(一)按「當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者，不在此限：因第一審法院違背法令致未能提出者。事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者。對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者。事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據者。其他非可歸責於當事人之事由，致未能於第一審提出者。如不許其提出顯失公平者。前項但書各款事由，當事人應釋明之。違反前二項之規定者，第二審法院應駁回之。」，民事訴訟法第447條固定有明文。
(二)經查上訴人於94年3月15日原審答辯㈢已爭執被上訴人不得援引專利法第87條舉證責任轉換之規定，應就其主張之事實舉證等情(見原審第1卷第339頁)，且於原審94年4月7日庭訊亦有相同主張(見原審第2卷第2頁)，並非於本院始為爭執。故上訴人於本院所為上述「被上訴人未就專利法第87條第1項之前提事實」舉證部分之主張，核屬民事訴訟法第
447條第1項第3款所規定之事由，係屬對於在第一審已主張爭點（包含事實、法律及證據上之爭點）之補充，不受禁止提出之限制，上訴人僅於本院為補充陳述，自無不當，應准許之。
六、關於本件是否適用專利法第87條第1項？
(一)按「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。」，專利法第87條定有明文。
(二)經查我國為WTO會員國之一，現行專利利法第87條乃因應與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPs)第34條所修正，為貫徹對於方法專利權人保護之立法意旨，及我國遵守國際條約之義務，此條文之解釋亦應採與TRIPs第34條相同之解釋，就本件而言，系爭方法專利之製造方法發明專利申請前，並無以吉姆賽它賓為主要成分之抗癌藥物；在系爭方法專利申請前，健擇確為國內外所未見，系爭方法專利所製成之物品為新的，自有專利法第87條之適用。況除系爭方法專利外，目前並無其他具有市場可行性之方法可製造吉姆賽它賓。上訴人進口之吉姆賽他賓究以何種方法製造，所有相關之製程資料均由豪森公司、上訴人所有，即應由上訴人反證推翻其並無侵權。
(三)況上訴人所提上證2號至上證5號，其專利權人及研究報告者均為「被上訴人」，不僅證明「吉姆賽它賓」所有相關開發均由被上訴人為之，且證明被上訴人之系爭方法專利之方法目前確為「吉姆賽它賓」商業化之唯一有效製造方法，此亦為上訴人所不爭執，而上訴人亦自承自豪森公司進口吉姆賽他賓，然被上訴人與豪森公司已有訴訟，由中國大陸江蘇省高級人民法院及最高人民法院受理，且該法院已認定豪森公司須舉證其製造吉姆賽它賓之方法未侵害被上訴人之專利，此有中華人民共和國最高人民法院以（2002）民三終字第８號民事裁定影本附卷足憑，上訴人辯稱應由被上訴人舉證其進口使用之吉姆賽它賓之製造方法云云，實不足採。
七、關於上訴人進口系爭藥品之行為，是否為專利法第56條第2項之侵害系爭方法專利之行為？上訴人從事「劑型改良」及新適應症「臨床試驗」之行為，是否符合藥事法第40條之2第5項之免責事由？是否符合專利法第57條第1項第1款之免責事由？
(一)按「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。‧‧‧」、「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。‧‧‧」、「新藥專利權不及於藥商申請查驗登記前所進行之研究、教學或試驗。」、專利法第56條第1、2項、第57條第1項第1款、藥事法第40條之2第5項分別定有明文。而藥事法第40條之2第5項之規定乃94年2月5日修正後新增，其立法目的為：
「為改善現有管理制度，期與國際管理規定接軌，並順應世界貿易組織『與貿易有關之智慧財產權協定』之相關規定，爰立法規範藥品資料之保護，一則獎勵新藥研發，遵守國際義務，強化智慧財產權之保護，以符合世界醫藥法規潮流，再者兼顧國內製藥業之發展。」，由於本條規定乃94年2月5日修法時新增，除上述立法目的外，考其立法說明第3項明言：「藥商申請藥品之查驗登記，本即應注意有無侵及他人專利，尤其是新藥部分．．．」等語（參立法院公報第94卷第7期第349頁），應認為本條修正之目的，固然一方面在緩和專利權之強烈排他性，惟本質上並無據此排除專利權保護之絕對性，是以，新藥專利權雖不及於藥商申請查驗登記前所進行之研究、教學或試驗，惟專利權保護限縮之範圍，應絕對侷限於研究、教學或試驗之行為，倘此一行為非研究、教學或試驗，即不能援引此條規定以為免責之依據。至何種行為屬於研究、教學或試驗，應以個案情形分別審視，不能一概論之。
(二)本件上訴人確實自中國江蘇省豪森公司進口Gemcitibine藥品，已如前述，據上訴人所稱，其進口系爭藥品係作為原料藥，主要係供研發臨床實驗用藥「Gems」使用，而由於本件系爭Gemcitibine藥品之製作方法為被上訴人之專利權範圍，是理論上上訴人於進口系爭Gemcitibine藥品後，不應將此一藥品以其原始方式直接使用，亦即，上訴人應以分析拆解方式，以不同製作方法生產出療效相同之藥品，而上訴人於從事此種分析、拆解之行為時，可視之為研究或試驗行為，而不認為係侵害專利權之行為。蓋依專利法第56條第2項規定，方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。系爭Gem-citibine藥品之製成方法乃被上訴人之專利，已如前述，換言之，實施被上訴人系爭專利權之製成方法後，其直接製成物品即為Gemcitibine藥品，若上訴人進口系爭Gemcitibine藥品之目的不在於研究、教學或試驗，則因系爭Gemcitibine藥品為被上訴人專利方法所直接製成之物品，依規定上訴人之進口行為即不被允許，反之，倘上訴人之行為可歸納為研究、教學或試驗，即使其進口Gemcitibine藥品之行為被認為係違反專利法第56條第2項規定，惟因藥事法第40條之2第5項規定之適用結果，上訴人之行為即可免責。是以，上訴人自中國江蘇省豪森公司進口系爭Gemcitibine藥品，原則上應認為業已符合專利法第56條第2項所禁止之行為，至上訴人是否得以免責，胥視其嗣後之行為是否得歸類為研究、教學或試驗。
(三)茲依上訴人向行政院衛生署藥政處申請藥品查驗登記之申請書（參被證十一）記載，其所研發之臨床實驗用藥「Gems」，擬定之藥品名稱為「健仕注射劑」，每一毫升之注射劑中，主要成分為38毫克之Gemci-tibine，以及一毫升之水（water），換言之，上訴人所謂之臨床實驗用藥「Gems」之主要成分僅為Gemcitibine，至於水的添加僅在於使系爭Gemcitibine藥品成為液體狀態，以供注射。上訴人此種添加水分行為，屬於研究、教學抑或試驗？據上訴人稱，其於決定添加多少水量、溶解溫度時，須歷經相當試驗及研究，始能完成此一注射劑，是以其所從事之行為屬於試驗及研究行為，符合免責要件云云。經查將「凍晶粉末注射濟」改變為「溶液針濟注射濟」固不等同於蜂蜜加水之行為，然查，有關系爭Gemcitibine藥品，倘其達成目的療效之劑量為一定，則不論水分增加多寡，其溶解於水分後之劑量仍屬一定，不會因添加水量之多寡而有不同，且上訴人申請查驗登記之「健仕」(水溶液注射濟)與被上訴人之「健擇」(凍晶注射濟)，皆為相同投與途徑、相同主成分Gemcitibine、相同給藥之濃度、療效亦同之注射濟之事實，亦經本院函行政院衛生署查明屬實，有該署94年11月15日衛署藥字第0940332067號函在卷可稽(見本院第2卷第222頁)，故相同劑量之藥品，於進入人體後，其療效不因隨同進入人體之水分多寡而有不同，此種水分添加之多寡，自難認為係研究或試驗行為。而本件上訴人向行政院衛生署提出藥品查驗登記之申請，其之前所從事之行為既僅係將被上訴人製成方法所產生之藥品添加水分，即毫無技術可言，不能認為係研究或試驗行為，上訴人以此為辯，顯不足採。
(四)況藥事法第40條之2第5項明文規定「『新藥』專利權不及於藥商申請查驗登記前所進行之研究、教學或試驗」等語，顯然其所規範者，在於「製成物」，非「製成方法」，本件被上訴人主張上訴人所侵害者，係「製成方法」，而製成方法並非本件上訴人試驗之內容，上訴人辯稱其進口系爭Gemcitibine藥品使用之行為，屬研究、教學或試驗行為云云，顯然係舉「製成物」之利用作為免責之論證依據，對於被上訴人指摘其侵害方法專利權部分，顯非適法抗辯。而綜觀上訴人辯論意旨，均係執此一「製成物」之利用行為，作為被上訴人侵害方法專利權訴追之主要抗辯，亦顯有違誤。
(五)再查上訴人並不否認其係向中國江蘇省豪森公司進口系爭Gemcitibine藥品，換言之，上訴人本身並不生產系爭Gemcitibine藥品，則上訴人即無所謂利用何種製成方法生產系爭Gemcitibine藥品可言，亦即，並無比較上訴人與被上訴人間就系爭Gemcitibine藥品之製成方法有無相同或侵害專利權之必要。就上訴人於本件爭訟而言，其行為態樣僅為單純進口行為，其責任有無之論究，亦僅在於上訴人進口系爭藥品後之利用行為究竟是否為研究、教學或試驗而無營利之性質等，倘屬上揭行為，則不論其進口系爭Gemcitibine藥品是否係以侵害被上訴人專利權之製成方法製造，上訴人均得主張免責；惟倘上訴人進口系爭藥物後之利用行為不能認為係上揭免責行為態樣，則應進一步討論上訴人所進口之系爭藥品究竟係以何種製成方法製造，倘非利用被上訴人方法專利權內容所完成者，除另有侵害他人之方法專利權外，於本件中即不構成侵害原告專利權之行為。反言之，倘上訴人所進口之系爭Gemcitibine藥品係利用被上訴人之方法專利權內容而製作，則依專利法第56條第2項規定，上訴人之行為即構成侵權行為。上訴人雖辯稱被上訴人之專利權範圍僅在於製成方法，不及於依該製成方法所生產之結果物，倘禁止上訴人自中國進口系爭Gemcitibine藥品，不啻擴張被上訴人之專利權範圍至實體物，與被上訴人之專利權內容不同，顯屬違誤云云。上訴人上開辯詞固非全無可採，惟查專利法第56條第2項所禁止進口之物，指依該方法專利權內容所直接製成之物而言，倘非依該方法專利權內容直接製成之物，換言之，係利用不同製成方法製成之物品，縱使其物品成分或療效相同，仍非禁止之列。申言之，此一禁止行為所保護之標的，仍為方法專利權所指之製成方法，並非該方法直接製成之物，上訴人上述之主張，顯無理由。本件被上訴人所以主張上訴人自中國豪森公司進口系爭Gemcitibine藥品為侵權行為，主要理由係因為上訴人從未提出其所進口之系爭Gemcitibine藥品究竟係依據何種製成方法製造而得之證據資料，即訴外人豪森公司於被上訴人對其提起侵害專利權訴訟，於中國江蘇省高級人民法院審理期間，亦未曾提出任何證據資料以證明其究係依據何種製成方法完成系爭Gemcitibine藥品，豪森公司之主要理由乃此為其營業秘密，故不願提出云云。然豪森公司之上開辯詞，業經中華人民共和國最高人民法院以（2002）民三終字第８號民事裁定，認為在被上訴人與其訴訟事件中，此一製成方法並無秘密可言，豪森公司應提出其製成方法供法院審酌，進而將原裁定撤銷，發回江蘇省高級人民法院重審在案，此有中華人民共和國最高人民法院上開裁定影本附卷可考。足見訴外人豪森公司究竟係以何種製成方法完成系爭藥品，負有舉證義務。本件上訴人既係自豪森公司進口系爭Gemcitibine藥品，倘其主張系爭藥品並非使用被上訴人方法專利權內容所製成，依民事訴訟法第277條規定，上訴人所指之事實為對其有利之事項，自應負舉證之責，此依我國專利法第87條第2項有關舉證責任之規定亦同。而本件被上訴人業已提出其為系爭Gemcitibine藥品之方法專利權人，就侵權行為之追償訴訟而言，其只要提出此一證明即為已足，無庸證明上訴人究係使用何種製成方法完成系爭藥品，蓋本件上訴人本身並無系爭Gemcitibine藥品之製成方法專利權，除被上訴人外，上訴人亦未舉出其他任何第三人擁有製造系爭Gemcitibine藥品之其他方法專利權，豪森公司亦未曾提出類此資料，於此情況下，自應推定上訴人所進口之系爭藥品，確屬侵害被上訴人方法專利權所製成之物品（專利法第87條第1項參照），上訴人進口此一物品，依專利法第56條第2項規定，即屬侵權行為，應負損害賠償責任。
(六)至上訴人另以所謂原料藥、臨床用藥等名稱，意圖混淆專利法第56條第2項所稱依該方法專利權內容所直接製成之物之概念，並不足取。蓋凡係經由方法專利權內容所直接製成之物品，不論其係原料、元素或合成物，均屬專利法第56條第2項所規範之標的，其保護範圍並無不同。是本件上訴人既未能證明其係利用異於被上訴人方法專利權內容之製成方法製造系爭Gemcitibine藥品，即其出口商豪森公司亦付之闕如，而上訴人確有進口系爭藥品之行為，依上揭說明，自應認為上訴人確有侵害被上訴人專利權之行為。
八、關於被上訴人就其主張受有新台幣（下同）2,000,000元之損害，有無理由？
(一)按「發明專利受侵害時，專利權人得請求賠償損害」，專利法第84條第1項定有明文。而關於損害計算之方法，依專利法第85條第1項之規定，專利權人得就「依民法第216條之規定」或「依侵害人因侵害行為所得之利益」二項計算方法擇一為之。又「修正前專利法第82條第1項之規定，純係計算損害之方法，並非損害賠償原則之例外，被上訴人主張損害賠償請求權存在，自仍應舉證證明有損害之發生及有責任原因之事實，並兩者間有相當因果關係，符合損害賠償成立要件後，始得依該條規定計算損害之金額…專利權人以專利權受侵害請求損害賠償時，自應就損害發生、責任原因，暨二者間有相當因果關係負舉證之責，此不因修正前專利法第82條第1項（現行法第85條第1項）計算損害額之特別規定而異」(最高法院89年台上字第1745號判決意旨參照）。是以現行專利法第85條第1項（即修正前之專利法82條第1項）僅係計算損害方法之規定，專利權人若主張其專利權受侵害而欲請求損害賠償者，仍應就損害發生、責任原因，暨二者間有相當因果關係等損害賠償請求權之成立要件事實為舉證。再按「修正前專利法第88條第1項（即現行法第84條第1項）前段規定：『發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害』，其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立」（最高法院93年台上字第2292號判決意旨參照），又「關於侵權行為賠償損害之請求權，以受有實際損害為成立要件，若絕無損害亦即無賠償之可言。損害賠償之範圍，應以被害人實際所受損害為衡（最高法院19年度上字第2316號判例意旨參照），故專利法第84條、第85條關於專利權之侵害，為侵權行為損害賠償法之範疇，自有民法侵權行為損害賠償法則之適用，是專利權受侵害者，仍應以客觀上受有損害為限，始得依專利法第85條第一項各款規定，定其賠償金額）。是被上訴人就其主張之損害賠償請求權之成立要件事實自應負舉證之責。
(二)本件被上訴人僅泛稱：被上訴人所得請求之損害賠償，涉及被上訴人實施同一專利之損失或上訴人等因侵害行為所得之利益，爰依民事訴訟法第244條第4項規定，為最低額之請求，訴請上訴人連帶賠償損害2,000,000元，並提出原審被證11號，主張每支吉姆賽它賓靜脈注射製劑計有30毫升，每毫升含有吉姆賽它賓38毫克，以此計算，上訴人進口吉姆賽它賓1000公克，則共可製成877隻吉姆賽它賓靜脈注射製劑，以每支吉姆賽它賓靜脈注射製劑市價2,000元，上訴人售出此877支吉姆賽它賓靜脈注射製劑後，應可得2,631,000元云云，經查上開證據僅足證明上訴人進口上開藥品之事實，惟上訴人根本未從事「販賣」等營利行為之事實，為兩造所不爭執，被上訴人對於其如何因此(上訴人未為販賣之事實)而受任何損害之事實，則未能舉證以實其說，從而被上訴人主張其受有2,000,000元之損害，即屬無據，尚難准許。
九、關於原審判決主文第1項後段，是否有將「物品專利」與「方法專利」混淆，應屬違誤？
(一)按物品專利與方法專利之專利權效力，各不相同，專利法第
56條第1項及第2項分別定有明文。在物品專利，專利權之效力及於物，不問其製造方法為何，凡在我國內對於同一物，專利權人均可主張專利權之效力。反之，在方法專利，其專利權之效力除該方法本身之使用外，僅及於「該方法直接製成物品」（專利法第56條第2項參照），故若以其他方法製成之相同物品，即不為方法專利權之效力所及。
(二)經查上訴人所進口之系爭藥品係依被上訴人系爭方法專利所直接製成之物品，且無藥事法第40條之2第5項及專利法第57條第1項第1款等免責事由之適用，而應受被上訴人系爭方法專利權之效力所及，已如上述，惟揆諸首揭說明，被上訴人請求判令上訴人「不得使用中華民國第66262、110476、109978號發明專利及不得使用、為販賣之要約、販賣及進口吉姆賽它賓（Gemcitibine）或進口含有吉姆賽它賓之藥品」，揆其後半段之內容即屬於物品專利權之效力，顯非被上訴人依其方法專利所得請求之範圍，原審判決關於此部分誤將被上訴人之「方法專利權」不當擴張至「物品專利權」之效力，顯超越法律所規定之範疇，揆諸首揭說明，被上訴人此部分之請求，應僅限於「上訴人不得使用中華民國第66262、110476、109978號發明專利及除為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者外，不得使用、為販賣之要約、販賣及進口以中華民國第66262、110476、109978號發明專利之方法製造之吉姆賽它賓(Gemcitibine)或進口以中華民國第66262、110476、109978號發明專利之方法製造之含有吉姆賽它賓之藥品。」之部分，為有理由，逾此部分之請求，即屬無據，不應准許。
十、綜上所述，「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。‧‧‧」、「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。‧‧‧」，專利法第56條第1、2項、第57條第1項第1款定有明文。本件被上訴人為系爭第66262、110476、109978號發明專利權人，上訴人未經被上訴人許可，擅自進口使用與被上訴人上開方法專利權內容相同方法所製成之系爭藥品，且無藥事法第40條之2第5項及專利法第57條第1項第1款等免責事由之適用，上訴人並無正當合法權源，侵害被上訴人權利，已如上述，被上訴人自得依上開法律規定請求排除其侵害，並要求上訴人賠償損害。關於損害賠償部分，上訴人雖有進口上開藥品之行為，惟根本未從事「販賣」等營利行為，且被上訴人對於其如何因此而受任何損害之事實，亦未能舉證以實其說，從而被上訴人主張其受有2,000,000元之損害，即屬無據，尚難准許。關於被上訴人請求排除其侵害聲明部分為：上訴人不得使用中華民國第66262、110476、109978號發明專利及使用、為販賣之要約、販賣及進口吉姆賽它賓(Gemcitibine)或進口含有吉姆賽它賓之藥品，顯然超越法律規定範圍，依上開法律規定，被上訴人得請求部分僅為「上訴人不得使用中華民國第66262、110476、109978號發明專利及除為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者外，不得使用、為販賣之要約、販賣及進口以中華民國第66262、110476、109978號發明專利之方法製造之吉姆賽它賓(Gemcitibine)或進口以中華民國第66262、110476、109978號發明專利之方法製造之含有吉姆賽它賓之藥品」，被上訴人此部分之請求為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。又被上訴人勝訴部分，兩造分別陳明願供擔保為准、免假執行之宣告，經核於法並無不合，應准許之，至於被上訴人敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。原審就上開應准許部分，為被上訴人勝訴之判決，並為准、免假執行之宣告，核無不合，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。至於被上訴人請求不應准許部分，原判決仍為被上訴人勝訴之判決，並為准、免假執行之宣告，尚有違誤，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院將原判決關於此部分予以廢棄，並駁回此部分被上訴人之訴及假執行之聲請。
十一、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及舉證，與本件判決結果無涉，毋庸一一審酌，併予敘明。
十二、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第85條第2項、第79條，判決如主文。
中華民國95年1月10日
民事第四庭審判長法官張劍男
法官游明仁法官魏麗娟正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之一第一項但書或第二項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中華民國95年1月12日
書記官曾瓊安附註：
民事訴訟法第四百六十六條之一（第一項、第二項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。