裁判字號：臺灣花蓮地方法院92年智字第2號民事判決
裁判日期：民國94年12月12日
裁判案由：侵權行為損害賠償
臺灣花蓮地方法院民事判決92年度智字第2號原告丙○○
六號訴訟代理人乙○○
黃昆彬 律師被告華峰大理石工業股份有限公司法定代理人甲○○訴訟代理人 廖學忠 律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院於中華民國94年11月28日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、兩造爭執要旨：
一、原告起訴主張：
（一）原告係發明第076704號「石材薄板連續研磨方法」專利權（下稱系爭專利權）之專利權人，專利期間自民國85年2月1日至103年11月23日止。被告於90年間製造、販售之石材薄板，其製造方法與原告前揭發明專利之申請專利範圍相同，有花蓮縣石材製品同業公會出具之鑑定報告可證。
本件被告所製造、販售之石材薄板，確有侵害原告系爭專利權，並造成原告受有損害，依修正前專利法第88條第1項前段，被告自應負賠償責任。又被告販售予訴外人雙喜營造股份有限公司（下稱雙喜公司）之石材薄板共六萬才（一才為30㎝×30㎝），被告利用原告系爭專利權製造石材薄板所得減省之研磨成本，即為被告因侵害系爭專利權行為所得之利益，並依修正前專利法第89條第1項第2款之規定，按被告每才得減省之研磨成本新台幣（下同）85元計算，共計被告所得利益為5,100,000元，為此爰依修正前專利法第88條第1項前段之規定，請求判決命被告給付如聲明所示之金額及自起訴狀繕本送達翌日即91年9月6日起至清償日止，按年息百分之五計算之法定利息等語。
（二）原告系爭發明專利之全部構成要件與被告侵害行為，依全要件原則一一比對，二者⑴俱為石材研磨方法；⑵俱有將石材切成適用厚度，再裁切成適用大小；⑶俱用底板以接合劑與石材粘結膠合；⑷俱加以定厚、研磨。依被告所提出之「技諾國際專利商標事務所比對報告」，對於上述⑴、⑷二項亦肯認二者相同，至⑵之部分，雖肯定「切成適用厚度」部分相同，卻以被告未「裁切成適用大小」，認有不同，惟由該比對報告結論欄內「被比對對象（按即被告侵害行為）則係於最後步驟再為切割」云云之記載，可見二者俱有本項「裁切成適用大小」行為之實施，僅步驟順序不同而已，尚不脫一對一呼應之範疇，另⑶部分之底板，原告系爭專利稱為有複數貫穿的圓孔之底板，該報告則稱之為網板、鍍鋅網或鐵網，用語不同，實則為一。至該報告比對表最末一項所稱分離作業有無之相異一節，實則由原告系爭專利範圍第三點「底板與板材則不作分離處理」之記載，即可得知二者相同。
（三）本件被告爭執兩造製作石材薄板方法之不同，既僅止於⑴裁切成適用大小之步驟先後；⑵貼合底板係鍍鋅「網板」或「複數圓孔貫穿之底板」；⑶僅石材塗膠，或底板及石材二者皆塗膠接合。惟上述各項不外係業界熟知之替代方式而已，所產生之作用效果完全相同，是如依「均等原則」判斷，被告製作石材薄板方法侵害原告系爭專利權，更臻明顯。
（四）法院囑託財團法人中華工商研究院（下稱中華工商研究院）針對本件侵害系爭專利權事件之鑑定報告，未論及上述各項，且被告之背襯材使用鍍鋅鐵網具危險性，鑑定報告亦未論及，顯見其報告不具公信力與專業性。
（五）被告之「複合石材板及其製法」專利權，經原告舉發後，由經濟部智慧財產局於93年11月16日以（九三）智專三（三）05051字第09321015300號專利舉發審定書審定舉發成立，應撤銷被告專利權在案。
（六）並聲明：被告應給付原告5,100,000元及自起訴狀繕本送達翌日即91年9月6日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
二、被告則以：
（一）被告委託技諾國際專利商標事務所就被告生產石材薄板方法與原告系爭專利權鑑定作成比對報告，認定被告未侵害原告系爭專利權。且被告就石材薄板之製作方法亦已取得發明第163298號「複合石材板及其製法」專利權，故被告生產石材薄板之方法，並未侵害原告系爭專利權。而本件經法院囑託中華工商研究院鑑定結果，認定被告製造石材薄板之方法與原告系爭專利範圍所主張之技術及達成效果不構成實質上相同，被告自無侵害原告之系爭專利權。至原告所提出花蓮縣石材製品同業公會鑑定報告，因該公會不具專業鑑定資格，故該鑑定結果不足採。
（二）原告前向經濟部智慧財產局舉發被告侵害其專利權，經濟部智慧財產局於93年11月16日以（93）智專三（三）05051字第09321015300號審定書所為之行政處分以舉發成立，應撤銷被告專利權在案。茲因上開行政處分機關事後發現錯誤，依訴願法第58條2項規定，於94年6月23日以（94）智專三（三）05051字第09420723780號專利舉發審定書自行撤銷原處分，並審定舉發不成立在案，故原告主張被告侵害其專利權，顯無理由。
（三）並聲明：⒈原告之訴駁回。⒉如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
貳、兩造不爭執之事實：
一、原告係發明第076704號「石材薄板連續研磨方法」專利權之專利權人。專利期間自85年2月1日至103年11月23日。
二、被告有製造系爭石材薄板。
三、本件原告系爭發明專利權之申請專利範圍為：
１、一種石材薄板連續研磨方法，其研磨方法包括有：一預先將石材原石經由石材切割機鋸切成適用厚度的石板，再由石板裁剪機裁切成適當大小規格的板材，經清洗後烘乾後備用；
於板材的一粗面及底板以塗佈方式或噴霧方式，將適量的接合劑塗佈或噴附於板材及底板的表面，經由治具將該底板與板材膠合定位，移入壓實作業區以複數的壓實機連續加壓，使板材與底板緊密膠合，移入風乾作業區由風乾設備使接合劑乾固而成為一適當厚度的待研磨板材；
將待研磨板材移入定厚作業區，經由定厚機的鑽石滾筒輪或鑽石磨頭切削至預設的厚度，經多次的切削，使板材達到設定預設的厚度；移入研磨作業區作表面的研磨，利用研磨機以粗粒度、中粒度砂輪或鑽石砂輪連續多次的研磨，再經細粒度砂輪連續研磨，該研磨板材的表面經研磨後，表面成光滑的板面；
經研磨後的研磨板材，移入清洗、風乾作業區利用清洗設備清洗研磨板材表面的污泥，風乾設備以強力吹風方式產生阻水及吹除水珠，熱風吹乾研磨板材表、裡水份；移入拋光作業區，以拋光設備的布輪高速旋轉拋光，使研磨板材的表面光亮如鏡；
將拋光後的研磨板材移入分離作業區，將底板與研磨後的板材進行分離作業，該分離作業區係以電熱恆溫控制來控制恆溫槽的溫度，使研磨後的板材經由該恆溫槽後，使板材與底板間的接合劑喪失膠合功能，經由吹風設備吹涼而分離，而得一光亮如鏡的石材薄板者。
２、依申請專利範圍第一項所述之石材薄板連續研磨方法，其中該板材與底板經膠合為一待研磨板材的底板，其係以鋁合金板或不繡鋼板製成，具有一適當的厚度，於上、下緣面設有複數貫穿的圓孔，該複數規則排列的圓孔，作為烘乾或溶解劑浸入的通路者。
３、依申請專利範圍第一項所述之石材薄板連續研磨方法，其中該板材與底板經膠合作業前，以適當材質作為底板，該底板與板材裁切成相同大小，經膠合成一待研磨板材，該待研磨板材經研磨及拋光後，該底板與板材則不作分離處理；該項作業的底板係以直接配合施工需要的材質與板材膠合為一體者。
４、依申請專利範圍第一項所述之石材薄板連續研磨方法，其中該經研磨及拋光後的板材與底板的分離，一種係以浸置分離作業完成，該項作業係將拋光後的研磨板材移入浸置槽內，由浸置槽內的溶解劑經由底板周圍及預設的通孔與溶解劑溶解，使固化的接合劑喪失膠合功能而形成分離者。
叁、本院之判斷：
本件兩造所爭執者，厥為：被告製造之石材薄板，是否有侵害原告之系爭專利權？如有侵害，原告得請求賠償之金額為何？經查：
一、本件原告所有系爭專利權之專利範圍，已如前述，是本院應就被告所製造石材薄板之方法有無侵害原告系爭專利權予以審究。而就判斷專利侵害之理論分別有：
①全要件原則：分析專利權之申請專利範圍其所有構成要件
及被告對象之所有構成要件並逐一加以比較。若待鑑定樣品具有申請專利範圍的每一個構成要件，且其技術內容相同，就認定兩者為相同。倘全部要件均符合，利用消極均等論認定實質上是否相同。如有一個以上必要技術構成不相同，則須再適用均等論。
②均等論原則：將待鑑定樣品與申請專利範圍之構成要件相
比，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但與所述專利之技術範圍實質相同，此時可判斷該待鑑定樣品或技術構成為均等。而判斷均等與否之三要素為：Ⅰ以實質相同方法、Ⅱ實行實質相同功能、Ⅲ產生實質相同結果，在此三要素之基礎之下，應將全部特徵一一對應，即將申請專利範圍內之每一具體特徵進行比較、分析、判斷，以得其結論。
③禁反言原則：適用於申請專利範圍之縮減補正，但在申請過程或核准後，專利權人有放棄之實，即不得再行主張。
即於考量是否構成專利權之侵害時，亦須斟酌申請專利範圍所附之說明、圖說等資料，得以歸結出某一特定之範圍已經專利申請權人明白表示不請求保護時，此明白拋棄之表示，有其拘束力，不得嗣後再主張仍為專利保護之範圍，此即「禁反言原則」；另以，除說明及圖示外，若在說明中述及之「習用技術」，亦可用以協助特定保護之範圍。
二、按我目前實務上，關於鑑定侵害判斷之流程，依經濟部智慧財產局制定之專利侵害鑑定基準，其順序如下：明確申請專利範圍之內容→解析申請專利範圍之構成→解析待鑑定樣品之構成→專利侵害之判斷（適用全要件原則、均等論、禁反言原則）→判斷有無侵害專利。
三、本院囑託中華工商研究院進行本件專利侵害之鑑定，經中華工商研究院於93年4月27日作成專利侵害鑑定研究報告書。
查該鑑定報告載明係依據上開經濟部智慧財產局制定之專利侵害鑑定基準進行鑑定，首先為分析待鑑定物品之所有構成要件與系爭專利申請範圍是否符合全要件原則，經鑑定結果：
㈠認針對系爭專利申請專利範圍要件與待鑑定物構件進行逐一
比對分析，所得結論為「待鑑定物與申請專利範圍之技術構成不完全相符（鑑定報告誤載為相符），應為『全要件原則』不適用之情形」。
㈡再者，就上開不適用全要件原則者，再進行積極均等論分析，認為：
⑴依『專利侵害鑑定基準』所述，『對於某一請求項之權利
解釋，應以該項所述之整體技術構成合併考量之，因為該請求項所載事項係一整體性之技術思想，不宜單就某一元件或某一局部技術敘述作為認定之結論』。
⑵本申請專利範圍係為一結合排列過去各種習知步驟所創新
之流程，故不得以單一步驟做為熟習該項技藝人士所容易推知而擴張其申請專利範圍，進而亦不應容許步驟變更為其均等效益，應以整體流程視為比對對象，故以整體而言，應就其整體研磨程序順序視為一範圍，不得任意採置換容易性進行範圍擴張。
⑶故待鑑定物之研磨流程中其膠合步驟以及裁切步驟之不同
已經顯示其採用之技術手段實質不同，而使得其膠合及乾燥效果不同，進而影響其研磨品質。
⑷再者依『專利侵害鑑定基準』所述，『例如獲准專利之發
明，其獨立項所載發明構成之必要技術內容、特點為a、b、c及d，專利權人就不能主張其為其中之d非為其發明構成之必要技術內容、特點。換言之，即專利權人不能將構成之必要技術內容、特點解釋為僅是a、b、c三者。因為如准專利權人如此解釋，將擴大其申請專利範圍』。
⑸依據該獨立項所載內容可知，本案專利之生產流程為由原
石之切割至待研磨板材的分離，其中並無提及其他替代方式或可省略之步驟；再者，由專利說明書記載可知，該專利之主要目的即為生產一供連續性自動研磨機研磨而不會破裂或缺角之光面薄板者，亦即最終欲得到一光面薄板，而此薄板則為板材與底板分離後始可取得，故該分離作業應為必要之流程，不可省略。
⑹然而就本案專利於獨立項中以限定其分離作業，而於附屬
項中卻有違一般申請專利範圍，超出其依附之獨立項範圍，採不分離作業，其載述內容有擴大權利範圍之疑慮；然而若排除其疑慮不論解釋此部份需分離或是不需分離，均等論之結果仍然是不相同的。
⑺所得結論為「待鑑定物與系爭專利申請專利範圍之之技術
構成，其所使用之技術思想範圍暨達成目的、功效並不與申請專利範圍相同，兩者不具有置換容易性及可能性之均等關係，故不適用於均等論原則，即構成實質不相同之情形。」㈢禁反言原則分析：本發明案為均等論之不適用情形，依照經
濟部智慧財產局制定之專利侵害鑑定基準，申請專利範圍特徵與待鑑定樣本之對應構件並不完全相同時，兩者為不相同，即維持均等論之分析結果。
㈣鑑定結論：待鑑定物之構件內容、特徵暨達成功效與系爭發
明專利之申請專利範圍所主張之技術及達成效果不構成實質上相同，不為系爭發明專利之申請專利範圍所涵括。
四、本院審視上開中華工商研究院之專利侵害鑑定研究報告書，業已依據經濟部智慧財產局公布之「專利侵害鑑定基準」之鑑定流程予以鑑定，且鑑定程序及分析均詳細確實，自屬客觀可採。
五、原告雖主張被告石材薄板之研磨流程中裁切步驟、膠合步驟、貼合底板為鋼絲網及分離作業，與原告系爭專利權申請專利範圍有全要件原則、均等原則之適用云云。然查，⑴就裁切步驟而言，原告此部分申請專利範圍要件乃是石材原石切割之步驟，係利用切割機鋸對石材原石予以裁切分割之技術手段，達到使原石切割成適當大小規格的板材，而被告係利用切割機鋸將石材原石切割成預設厚度之板材，但對於石材之大小並未裁剪，兩者均於完成產品前利用切割機鋸之方式，產生同一裁切作用，而因其板材大小裁切於不同之階段，其雖然可達到適當大小之目的，但其品質與對於膠合後之影響並不相同，且因原告系爭專利權就該部分之申請專利範圍係一結合排列過去各種習知步驟所創新之流程，故不得以單一步驟作為熟習該項技藝人士所容易推知而擴張其申請專利範圍，進而亦不應容許步驟變更為其均等技術或均等效應，是兩造就該部分並無全要件原則及均等論之適用；⑵就膠合步驟而言，原告此部分申請專利範圍要件乃係板材與底板膠合壓實之步驟，該步驟係利用接合劑將底板與板材表面塗佈或噴附，使板材與板底產生膠合的作用，再利用壓實機壓實之技術手段，達到使板材與板底接合成為一適當厚度之待研磨板材之目的，而被告係利用一種接合劑塗佈於板材的方式，使板材與板底接合，並利用壓實機壓實的技術手段，達到產生接合固實之待研磨板材目的，是兩者塗佈板材之方式有所不同，而雖兩者皆達到接合之結果，但塗佈之方式不同將影響其膠合情況以及乾燥效果之不同，且因原告系爭專利權就該部分之申請專利範圍係一結合排列過去各種習知步驟所創新之流程，故不得以單一步驟作為熟習該項技藝人士所容易推知而擴張其申請專利範圍，應以整體流程關係及效果作為考慮，故不得僅針對此單一專利範圍構成要件而視其為均等技術或有均等效應，是兩造就該部分並無全要件原則及均等論之適用；⑶就被告貼合底板為鋼絲網部分，原告此部分申請專利範圍要件乃係將鋁合金板或不鏽鋼板之底板利用上、下緣面設有複數貫穿的圓孔的技術手段，使烘乾或溶解劑浸入，達到板材與底板之間接合劑的烘乾而固實或溶解而分離的目的，而被告之底板為網狀之鋼絲網，本身即具許多間隙，並無另外利用於上、下緣面設有複數貫穿的圓孔的方式，達到接合劑烘乾或溶解，是兩者之組成構件內容、型態並不相同，且兩者是利用不同之技術手段，產生不同之結果、目的，故兩造就該部分並無全要件原則及均等論之適用；⑷就分離作業部分，原告主張其系爭專利權專利範圍第三點有「底板與板材則不作分離處理」之記載，可知與被告研磨流程無分離作業相同，然原告此部分主張，業據中華工商研究院前開鑑定報告闡釋明確（前述叁、三、㈡、⑸及⑹），是兩造就該部分亦無全要件原則及均等論之適用。綜上所陳，原告此部分主張，本院殊難憑採。
六、復按鑑定人由受訴法院選任，民事訴訟法第326條第1項前段明文所定。查，原告雖另委託花蓮縣石材製品同業公會鑑定結果，認為「發明品（即系爭專利權樣品）採用連續作業程序完成石材薄板的作業，仿冒品（即被告製造之樣品）的作業較繁雜，仍為發明品的作業程序範圍中，仿冒品部分的改變，仍屬於『同一性與等效性』的石材薄板研磨程序」，有鑑定報告書一份在卷可稽；及被告亦另委託技諾國際專利商標事務所鑑定結果，認為被比對對象（即被告生產之石材薄板）之方法並未侵害原告系爭專利權，有比對報告一件附卷可稽。然因上開鑑定及比對報告係兩造分別私自委託花蓮縣石材製品同業公會及技諾國際專利商標事務所所為，自難期各該鑑定內容之公正性，而依上所述，鑑定人須由法院所選任，是兩造所提出上開鑑定報告、比對報告，僅能認為是兩造所提出證明其所主張之證據資料，而非鑑定報告，是本院自無法以上開鑑定報告、比對報告認定之結果作本件之判斷之基礎，是兩造此部分所辯，均非可採。況原告所委託之花蓮縣石材製品同業公會鑑定報告，其鑑定方式亦未依照上述專利侵害鑑定基準，判斷有無侵害原告系爭專利權，其鑑定方式即有未合，是花蓮縣石材製品同業公會之鑑定報告，既有上述瑕疵，自難採為不利被告之認定依據。
七、再者，雖原告前向經濟部智慧財產局舉發被告侵害其專利權，經濟部智慧財產局於93年11月16日以（九三）智專三（三）05051字第09321015300號專利舉發審定書審定舉發成立，應撤銷被告專利權在案。惟上開行政處分嗣經經濟部智慧財產局，自行撤銷原處分並重為審查後，於94年8月9日以（94）智專三（三）05051字第09420723780號專利舉發審定書審定舉發不成立在案，有上開專利舉發審定書二件在卷可按（見本院卷㈡第71至74頁、第86至89頁），是原告主張被告侵害其系爭專利權，亦屬無據。
八、綜上所述，本件經本院依智慧財產局所制定之專利侵害鑑定基準，就原告申請專利範圍與待鑑定物品之異同詳細比對，並依該鑑定基準所揭示之鑑定侵害判斷之流程上開步驟，認被告製作石材薄板之方法與原告系爭專利權，二者並不相同，且經本院所指定中華工商研究院鑑定之鑑定結果亦為相同之認定，此外，原告復未能舉證證明被告製作石材薄板之方法有何侵害原告系爭專利權之情形。是原告主張被告不法侵害其系爭專利權，進而依據修正前專利法第88條第1項前段之規定，請求被告給付5,100,000元及法定遲延利息等語，為無理由，應予駁回。
肆、另按修正前專利法第94條規定：「關於發明專利之民事或刑事訴訟，在申請案、異議案、舉發案、撤銷案確定前，得停止偵查或審判」，是於民事訴訟中有關於發明專利之舉發案，法院得審酌實際情形決定停止審判與否，並非一有舉發案，即應停止審判程序。本件被告固以其業已針對經濟部智慧財產局上開（94）智專三（三）05051字第09420723780號專利舉發審定書所為之審定處分為訴願，及原告系爭專利權經第三人向經濟部智慧財產局申請舉發為由，請求於訴願程序及舉發案確定前，停止本件訴訟程序，惟因被告並無侵害系爭專利權之情事，既經本院敘明得心證之理由如前，本院因認無停止訴訟程序之必要；又本件判決之基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，於判決結果不生影響，無庸一一論列，併此敘明。
伍、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國94年12月12日
臺灣花蓮地方法院民事庭
法官陳燁真以上正本係照原本作成如本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應抄附繕本）。
中華民國94年12月12日
法院書記官陳源財