裁判字號：最高行政法院87年判字第444號判決
裁判日期：民國87年03月20日
裁判案由：新型專利異議
行政法院判決八十七年度判字第四四四號
原告日商．西阿姆斯公司代表人甲○○○訴訟代理人 林鎰珠 律師被告經濟部中央標準局右當事人間因新型專利異議事件，原告不服行政院中華民國八十六年十月一日台八十六訴字第三七四一九號再訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左︰
主文原告之訴駁回。
事實緣原告於民國八十三年五月十三日以「具自動子彈供給機構之玩具槍」申請第00000000號新型專利案，於審定公告中為關係人 莊福來 提起異議，經被告審查，於八十五年十月一日以（）台專（判）二○二七字第一三七七○六號專利異議審定書為「本案異議成立應不予專利」之處分，原告不服，循序提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨略謂︰一、依專利法第四十四條第四項規定，申請有⑴申請專利範圍過廣；⑵誤記之事項；及⑶不明瞭之記載時，始得為補充或修正。有關⑴申請專利範圍過廣，若範圍過廣時，為縮減其範圍，自得加入新的記載或新的事項，否則怎能縮減範圍，但其新記載或新事項之加入，只在說明書中有所記載及圖面中有所揭示始得為之。否則，即是變更申請內容。因此，為縮減申請專利範圍而加入更多之條件及限制，乃合情合理合法之事項。有關⑵誤記之事項，有誤記時，除修正錯字之情形外，若元件位置有所誤記，則勢必須要修改申請專利範圍之記載，因此為修正誤記事項而修改申請專利範圍者，只要在說明書或圖示之其他部分上有所揭載而不變更發明內容之情況下，於理、於情、於法，皆應核准修正，方才合理。有關⑶不明瞭之記載，因為原申請專利範圍記述不明瞭，故於修正時只好依說明書及圖示內容予以修改，否則還有什麼方法能修改，因此只要在前述第四十四條中敍述之「不變更實質內容」之情形下，根據圖示及說明書之內容修正申請專利範圍，應為合情合理而可被准許。綜上所述，只要在「不變更已揭載之實質內容」之條件下，為縮減過大範圍、修正誤記事項及補充記載不明瞭之事項，「參照說明書及圖示之內容」修正申請專利範圍者係屬必然之情事，此種修正於理於法應被認可才是。本案之「具自動子彈供給機構之玩具槍」，於被告為異議成立之處分時之申請專利範圍之主要構成包括：a1一彈匣31；a2一蓋壓室33；a3一子彈填充室49；a4一滑套50；a5一壓力室56；a6一可移動構件54；a7一氣體通道控制裝置。其中，就元件各別而論究其具體形狀來講，本案與引證案即西元一九九四年二月一日發行之「ARMSMAGAZINE」雜誌之引證資料略同具有A1-A6之特徵。但此二案之圖示比較，可知兩者尚有甚大之區別。為此，原告擬於申請專利範圍中加入壓力室56之構成之詳細說明。而如前述理由，欲縮減申請專利範圍或補充不明瞭事項則必然會參考到說明書及圖示之記載內容，否則範圍過大不多加入限制怎能縮小，記載已自不明瞭不加入詳細說明怎能令人明瞭，故原告認為參照說明書及圖示對申請專利範圍加入敍述或將構成部分作詳細說明係必然之情事，而今被告及一再訴願決定機關均不准本案作修正，以前述理由考察甚為不合理，況本案圖示及引證案自圖面上觀察有明顯之不同者，係昭然不爭之事實，而被告及一再訴願決定機關不面對此事實，是不實際之行為。二、將本案圖示所揭示之技術與引證案資料比較，可知引證案在發射彈丸時，槍內之氣體會自槍本體之上部漏出，而本案中利用壓力室56中之杯狀固定部件51、第1可動管狀部件52A與第2可動管狀部件52B與可動部件54之連結構造，可使槍內之氣體不致漏出。故，本案可節省槍內之氣體之消耗，同時因氣體不漏出至槍外，可將槍內之氣體充份利用於打擊，故可提高射擊力。又，前述引證案以前述之氣體漏出，將使射擊產生不同之振動力及射擊效果。因此，該引證案無法達到本案之提高射擊力及使射擊安定化之效果，故不可說明與本案為完全相同之創作，至少該引證案之射擊效果即與本案有異，所造成之玩具槍使用趣味性亦較本案為差。
三、如上述，本案之申請專利範圍修正案中雖加入新事項，但因該事項可自原說明書及原圖示中加以支持，故依前述理由，本案之修正應被許可，又若認為該申請專利範圍修正案之揭示不清楚，則請發回被告之再審查階段，並准予修正後再審查。本案對原告而言係一重要之智慧產權，且專利法係為保護產業產權所具高度產業利用性之創作，實與專利法之創作，而本案則為無氣漏之創作，故兩者之射擊效果及射擊趣味性相異，該引證案並不涵蓋本案。依前述理由，本案具有創作性及提供不同之玩具槍射擊效果及趣味性，實已符合新型專利要件，懇請撤銷原處分及一再訴願決定等語。
被告答辯意旨略謂︰專利法第四十四條第四項雖有關專利案之補充或修正之規定，但對於已公告後專利案，除在申請專利範圍過廣；誤記之事項，不明瞭之記載情事下，均須在不變更原實質內容下始得為之。本案原申請專利範圍內容，依本案說明書內容所載，並無屬於上述三項情事者；且本案八十五年三月二十八日所提之申請專利範圍正本，主要係對壓力室多作一些簡單功能性描述，既無法明確載明其構造，又未以特徵部分來明確界定，即非法所允許之修正；況本案說明書圖示中雖有繪出壓力室或嚙合附屬結構，但說明書內容並未載明上述構造亦屬本案之主要技術內容，本案自有變更原實質內容之嫌；而本案既自始未主張該等修正構造部分屬本案主要技術內容，且非達成本案標的功效之所在，故本案顯也有失「禁反言」原則。至於本案已經核准公告，且經提起異議，自無所謂發回再重為審查認定，此與法定程序當屬不合。本案經與引證案比較，本案主要技術、功效既為引證案所揭示，且已於本件異議審定書中載明；原告曲解法理，立論顯不客觀，原告所訴殊非足採。綜上所述，被告所為本案異議成立，應不予專利之審定並無違法，本案原告之訴無理由，請判決駁回等語。
理由按申請前已見於刊物或已公開使用者，不得申請取得新型專利，為專利法第九十八條第一項第一款前段之當然解釋。又同條第二項復規定，新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無第一項所列情事，仍不得申請取得新型專利。查，原告於八十三年五月十三日以其「具自動子彈供給機構之玩具槍」係包括可沿著槍管移動的滑套、位於子彈填充室與壓力室間之可移動構件及可移動式氣體通道控制裝置。子彈填充室位於槍管之後側；具有不同容量大小之壓力室則位於滑套內；可移動式氣體通道控制裝置位於可移動構件內，可選擇性地加以作動，用以控制從蓄壓室經由可移動構件延伸至子彈填充室之第一氣體通道，將此通道開啟使得從蓄壓室所排出之氣體能夠經由第一氣體通道供給至子彈填充室內，或控制從蓄壓室經由可移動構件延伸至壓力室內之第二氣體通道，將此通道開啟使得從蓄壓室所排出之氣體能夠經由第二氣體通道供給至壓力室內，以使滑套與可移動構件均向後移動，用以完成從彈匣中供給假子彈至子彈填充室內之準備動作等情，向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告改請新型專利，經原告重編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，關係人以本案於申請前已見於刊物並公開使用，係運用習用技術且未能增進功效，有違專利法第九十八條第一項第一款及第二項規定云云，檢具引證資料，對之提起異議。經被告審查結果，以本案雖於八十五年三月二十八日提出申請專利範圍正本，惟其修正後之第一項末所增加之壓力室構造及第二項、第三項之嚙合部分附屬結構並非原申請專利範圍所載述者，已非原申請專利範圍所請求之主要內容，本案之修正不符專利法第四十四條第四項規定，應不准予修正。引證資料第五十三頁揭示有玩具槍進彈結構之圖式及說明，該玩具槍於握把上安裝有彈匣、蓄壓室，槍管末端移之上蓋、槍管後方內形成氣室；橡皮槍膛與氣室間，氣閥上有一迫緊部可控制擊發氣道與後移氣道之啟閉，完成子彈之準備工作；氣室由杯狀固定構件與滑套氣嘴所構成。其與本案均係於握把上安裝彈匣及蓄壓室，並於槍管末端移動構件（滑套氣嘴），可移動構件上控制氣體從蓄壓室經可移動構件至子彈填充室之第一氣體通道（擊發氣道），或至壓力室之第二氣體通道（從移氣道）、使滑套與可移動構件向後移，以完成從彈匣送子彈至子彈填充室之準備工作，並由滑套後部之杯狀固定構件及可移動構件後部形成壓力室，於第一及第二氣體通道件前移之彈簧構件；本案雖將第一及第二氣體通道分成若干區段，惟此乃可調整實施之附屬結構部分，本案主要構造技術及簡化自動子彈供給機構之功效已揭露於引證資料，且係運用申請前之習用技術，未具增進之功效，乃依專利法第九十八條第一項第一款及第二項之規定，為「本案異議成立，應不予專利。」之審定。原告不服，起訴張：本案與引證資料案略同，均具有a1-a6之特徵，惟比較兩案，仍有甚大之區別。
為此，原告擬於申請專利範圍中加入壓力室56之構成之詳細說明。依專利法第四十四條第四項第二款意旨，欲縮減申請專利範圍或補充不明瞭事項則必然會參考到說明書及圖示之記載內容，否則範圍過大不多加入限制怎能縮小，記載已自不明瞭不加入詳細說明怎能令人明瞭，故原告認為參照說明書及圖示對申請專利範圍加入敍述或將構成部分作詳細說明係必然之情事，被告及一再訴願決定均不准本案作修正，於法有違。請判決將之撤銷，發回被告之再審查階段，並准予修正後再審查云云。經查，專利法第四十四條第四項雖有關專利案之補充或修正之規定，但對於已公告後專利案，依該條第四項規定，除在申請專利範圍過廣；誤記之事項，不明瞭之記載情事下，均須在不變更原實質內容下始得為之。本案原申請專利範圍內容，依本案說明書內容所載，並無屬於上述三項情事者；且本案八十五年三月二十八日所提之申請專利範圍正本，主要係對壓力室多作一些簡單功能性描述，既無法明確載明其構造，又未以特徵部分來明確界定，即非法所允許之修正；況本案說明書圖示中雖有繪出壓力室或嚙合附屬結構，但說明書內容並未載明上述構造亦屬本案之主要技術內容，本案自有變更原實質內容之嫌；而本案既自始未主張該等修正構造部分屬本案主要技術內容，且非達成本案標的功效之所在，故本案自不應准予補充或修正。原告主張，核無足採。原告又主張：將本案揭示之技術，與引證資料案比較，可知引證案在發射彈丸時，槍內之氣體會自槍本體之上部漏出；而本案則槍內氣體不致漏出，可節省槍內氣體之消耗，而利用於打擊，進而提高射擊力。又引證資料案因氣體漏出，將使射擊產生不同之振動力及射擊效果，因此，該引證案無法達到本案之提高射擊力及使射擊安定化之效果，故引證案之射擊效果即與本案有異，所造成之玩具槍使用趣味性亦較本案為差。本案已符合新型專利要件云云。經查，原告上開陳述內容，無非係本案修正後所增加之壓力室構造及嚙合部分附屬結構，並非原申請專利範圍所載述者，該結構之修正顯已非原申請範圍所請求之主要內容，其技術主張業已改變，已違背審定公告後提出補充修正者前提需在「不得變更申請案之實質」之規定，該修正本不符專利法第四十四條第四項規定之情事屬實（新型專利於專利法第一百零五條準用之）。故系爭專利應以原申請專利範圍為審查依據，而依系爭本案原申請專利範圍所載，其壓力室只是整體構造中之一簡單附加結構部分。而系爭本案之主要結構特徵，早已為引證資料案所揭示，本案自不具進步性，不符新型專利要件。原告此部分主張，亦不足採信。綜上所述，本件被告為異議成立之處分，核無違誤，一再訴願決定遞予維持，亦無不合，原告猶持前詞，聲明撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。中華民國八十七年三月二十日
行政法院第五庭
審判長評事 葉振權
評事 黃璽君 評事 沈水元 評事 林清祥 評事 劉鑫楨 右正本 證明與原本無異
法院書記官張惠美中華民國八十七年三月二十三日