臺北高等行政法院93年度訴字第1162號判決

裁判字號：臺北高等行政法院93年訴字第1162號判決

裁判日期：民國94年07月15日

裁判案由：服務標章

臺北高等行政法院判決
93年度訴字第01162號原告奇唯科技股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 徐偉峯 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同上訴訟代理人乙○○上列當事人間因服務標章事件，原告不服經濟部中華民國93年2月12日經訴字第09306212120號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告應作成准予原告奇唯科技股份有限公司於91年10月23日「SmartNet」服務標章（現行法已視為商標，如附圖1）申請註冊之行政處分。
訴訟費用由被告負擔。
事實
壹、事實概要：原告奇唯科技股份有限公司前於民國（下同）91年10月23日以「SmartNet」服務標章（雖依92年11月28日施行商標法第85條第2項規定：自該修正施行之日起尚未註冊之服務標章視為商標註冊申請案，但以下仍稱系爭服務標章，如附圖一），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第36類之由電腦連線或網際網路提供金融、財務、投資資訊及股票資訊；金融、財務、投資及股票之評估分析諮詢顧問等服務，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查，認本件服務標章圖樣上之外文「SmartNet」，與註冊第156636號「SMARTWITHBLACKTRIANGLE」及第156637號「SMARTWITHWHITETRIANGLE」服務標章（下稱據以核駁標章，如附圖二）圖樣上之外文近似，且均指定使用於類似服務，應不予註冊，以92年9月24日服務標章核駁第33983號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明求為判決：
㈠、訴願決定及原處分均撤銷，並命被告准予系爭服務標章註冊之處分。
㈡、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明求為判決：
㈠、駁回原告之訴。
㈡、訴訟費用由原告負擔。
參、兩造之爭點：
一、原告主張之理由：
㈠、原告與本件據以核駁兩服務標章之所有權人德商斯馬特公司（即「smartgmbh」）間，就本件系爭服務標章同意併存註冊，並已簽訂協議書在案：查，本件原告與據以核駁兩標章之所有權人德商斯馬特公司（即「smartgmbh」）間，就系爭服務標章業於93年11月1日雙方已達成協議，約定德商斯馬特公司同意原告於臺灣地區使用並申請系爭「SmartNet」商標及服務標章之註冊登記，並同意不得對原告主張任何權利。職此，系爭服務標章業經原告與據以核駁標章之所有權人德商斯馬特公司雙方協議後，原告已取得德商斯馬特公司書面同意原告於臺灣地區使用並申請註冊登記系爭「SmartNet」，是以，本件被告所據以核駁之理由，並不存在，系爭服務標章依法自得申請並取得商標權甚明，本件自應撤銷被告之原處分，准予原告之註冊申請，合先敘明。
㈡、次查，經濟部（93）經訴字第09306212120號訴願決定書中所指摘之理由，實有違誤之處：
１、本件系爭服務標章之所以無法取得註冊，係因為被告認為系爭服務標章與據以核駁標章屬近似標章，且指定使用於類似服務，有致消費者對服務提供之主體、來源產生混淆誤認之虞，因此，據以核駁標章之標章專用權存在與否，對於系爭服務標章是否得以註冊取得標章專用權影響甚鉅，今據以核駁標章既經原告提起撤銷申請在案，其專用權效力處於未定之情形下，為免無益之審理及訴訟資源之浪費，更期裁判結果之一致，本件系爭服務標章誠有停止訴願程序之必要，訴願機關不察而做出前開訴願決定，洵有違誤，應予撤銷。
２、訴願決定書謂：「系爭服務標章之『Smart』與據以駁核服務標章之外文『smart』相同，．．．依一般社會通念及市場交易情形，應屬類似之服務」等語，然查：
⑴、查，系爭服務標章與據以核駁標章圖樣雖均有外文「smart
」，惟細觀兩造標章圖樣仍有下列差異：第一，據以核駁標章圖樣之外文為「Smart」，系爭服務標章圖樣之外文為「SmartNet」；第二，據以核駁標章之外文「Smart」，其中文涵義為「智慧、聰明」，而系爭服務標章之外文「SmartNet」，其中文涵義為「聰明網、智慧網、智富網」，而中文「智慧、聰明」係一種形容用語，惟中文「聰明網、智慧網、智富網」係表示某一個網路名稱，因此，兩造標章圖樣內外文之中文涵義，大相逕庭；第三，本件系爭服務標章係在表彰「由電腦連線或網際網路提供金融、財務、投資資訊及股票資訊」等服務，因此，系爭服務標章圖樣之外文「SmartNet」不僅與該服務標章指定使用之服務相互輝映，並且充分表彰系爭服務標章指定使用之服務。因此，兩造標章圖樣於外觀設計、構圖意匠上予一般消費者之寓目印象顯有差異，更甚者，該等外文之中文涵義亦有所區別，是兩造服務標章非屬近似服務標章，自無使一般人產生混淆誤之虞，實至明灼。
⑵、次查，系爭服務標章係指定使用在「由電腦連線或網際網路
提供金融、財務、投資資訊及股票資訊，財務、金融、投資及股票之評估分析諮詢顧問服務」等服務，係屬於現行「商品及服務近似檢索參考資料」之第3612類之服務；而據以核駁標章係指定使用在「保險、保證業務之服務、租借購買融資業務、機動車輛出租．．．」等服務，係分別屬於現行「商品及服務近似檢索參考資料」第3601、3602類之服務。參酌該「商品及服務近似檢索參考資料」，可知第3612類與第3601、3602類之服務，並非同一或類似組群服務。從而，依一般社會通念，即使兩造服務標章併存亦不致造成一般消費者對服務提供主體、來源產生混淆誤認之虞。
⑶、再者，依類似商品及類似服務審查基準之規定，所謂「類似
服務」，係指服務在性質、內容、行銷管道與場所、對象、服務提供者或其他因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。查，兩造服務標章所指定使用之服務內容、性質，完全不相同；對象上，系爭服務標章主要是以「網路族」為對象；行銷管道與場所方面，系爭服務標章主要是透過「電腦網路」為行銷管道，與據以核駁標章所指定使用服務之對象或行銷管道與場所，明顯有所區別，依一般社會通念，兩服務標章所指定使用之服務並無任何直接或間接關係，誠不致造成一般消費者對服務提供主體、來源產生混淆誤認之虞，要無疑義。
㈢、復查，以外文「Smart」做為服務標章圖樣之一部分，指定使用於修正前商標法施行細則第49條第36類，向被告申請註冊並經其核准註冊者，詳列如下：
註冊第169036號「SHOPSMART」、第112400號「SMARTTRAVELER」、第112409號「SMARTTRAVELER」、第162518號「SMARTWEBMOVE」、第162519號「SMARTWEBMOVE」、第156636號「SMART」、第156637號「SMART」、第162512號「SMART」、第86493號「SMART」、第141698號「EIGHTTHESMARTERWAYTOSAVE36」、第833309號「SMARTBUY」、第119588號「SMARTFIN」、第111542號「SMARTMOVE」、第117160號「SMARTSTART」、第133559號「SMARTTRUST」、第179382號「SMARTTRUST」及第179987號「ONESMARTMASTERCARD」等標章。由前開詳列之並存註冊服務標章案例，足以證明外文「Smart」實為弱勢服務標章圖樣，不足使一般消費者產生混淆誤認之虞，實至明灼。從而，本件兩造服務標章之圖樣雖然均有外文「Smart」，然因該外文「Smart」本身已為弱勢商標圖樣，故系爭服務標章與據以核駁標章，誠不致有產生混淆誤認之虞，至臻明確。
㈣、末查，原告對本件系爭服務標章，具有長期使用之事實，此由原告前已檢送予訴願決定機關之使用證據可稽，該使用證據足可證明，原告確有將系爭服務標章使用在「由電腦連線或網際網路提供金融、財務、投資訊息及股票資訊，財務、金融、投資及股票之評估分析諮詢顧問服務」等指定服務上，且因「www.smartnet.com.tw」網站所提供之投資理財資訊服務，具專業性、即時性、多元化等特性，該網站深受一般消費者之肯定及喜愛，系爭服務標章早已建立優良商譽，而廣為一般消費者所認識，是以，對於原告長期廣泛使用系爭服務標章之事實，實有予以保護之必要，以維正常之交易秩序，並保障一般消費者及原告之利益。綜上論陳，本件原告申請第00000000號「SmartNet」服務標章，洵無違反系爭服務標章申請註冊時商標法第77條準用第37條第1項第12款之規定；況且，系爭服務標章業已取得第三人德商司馬特公司同意使用及註冊，被告所持理由亦已不復存在。
二、被告主張之理由：本件原告系爭服務標章圖樣上之外文「SmartNet」，與據以核駁標章圖樣上之外文「smart」相較，二者均有「smart」部分。雖稱有「Net」差別，然因「Net」有「網路」之意，以之作為標章，指定使用於「由電腦連線或網際網路提供．．．」服務，係一欠缺識別性之部分，「SmartNet」與「smart」係近似標章。又原告申請註冊標章指定使用於「由電腦連線或網際網路提供金融、財務、投資資訊及股票資訊；財務、金融、投資及股票之評估分析諮詢顧問服務」，與據以核駁標章指定使用於「保險業務之服務；租借購買融資業務；租購分期付款融資業務；機動車輛出租、租賃及融資租賃之交易授權及清算服務及帳款代收之服務」，在業務性質上皆屬金融、財務相關服務，屬類似程度強之服務，有致消費者對服務提供之主體、來源產生混淆誤認之虞。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。另被告對於原告提出之合約沒有意見。
理由
一、經查，原告奇唯科技股份有限公司前於91年10月23日以「SmartNet」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第36類之由電腦連線或網際網路提供金融、財務、投資資訊及股票資訊；金融、財務、投資及股票之評估分析諮詢顧問等服務，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查，認本件服務標章圖樣上之外文「SmartNet」，與註冊第156636號「SMARTWITHBLACKTRIANGLE」及第156637號「SMARTWITHWHITETRIANGLE」服務標章（下稱據以核駁標章，如附圖二）圖樣上之外文近似，且均指定使用於類似服務，應不予註冊，以92年9月24日服務標章核駁第33983號審定書為核駁之處分。
二、原告起訴意旨略謂：兩造標章圖樣於外觀設計、構圖意匠上予一般消費者之寓目印象顯有差異，更甚者，該等外文之中文涵義亦有所區別，依一般社會通念，兩服務標章所指定使用之服務並無任何直接或間接關係，誠不致造成一般消費者對服務提供主體、來源產生混淆誤認之虞。又外文「Smart」實為弱勢服務標章圖樣，況對於原告長期廣泛使用系爭服務標章之事實，實有予以保護之必要，原告與據以核駁標章之所有權人德商斯馬特公司間，就系爭服務標章同意併存註冊，並已簽訂協議書在案。本案應適用新修正商標法第23條第1項第13款但書中有關「經註冊商標之商標所有人同意」此一併存同意要件，而應即核准系爭商標之註冊申請等語。
三、本院判斷如下：
㈠、本件原告系爭服務標章圖樣上之外文「SmartNet」，與據以核駁標章圖樣上之外文「smart」相較，二者均有「smart」部分。雖稱有「Net」差別，然因「Net」有「網路」之意，以之作為標章，指定使用於「由電腦連線或網際網路提供．．．」服務，係一欠缺識別性之部分，「SmartNet」與「smart」係近似標章。又原告申請註冊標章指定使用於「由電腦連線或網際網路提供金融、財務、投資資訊及股票資訊；財務、金融、投資及股票之評估分析諮詢顧問服務」，與據以核駁標章指定使用於「保險業務之服務；租借購買融資業務；租購分期付款融資業務；機動車輛出租、租賃及融資租賃之交易授權及清算服務及帳款代收之服務」，在業務性質上皆屬金融、財務相關服務，屬類似程度強之服務，有致消費者對服務提供之主體、來源產生混淆誤認之虞。
㈡、惟按商標法之修正案業經總統令於92年5月28日公佈，並由行政院公告於92年11月28日施行。而本案據爭法條修正前商標法第37條第12款「商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊」之規定，修正後變更條次為現行商標法第23條第1項第13款，其規定為「商標相同或近似於他人同一商品或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限」。
㈢、再按本件商標申請註冊為課予義務訴訟，判決原則上以事實審言詞辯論終結前之法律及事實狀態為基準時，始符合訴訟經濟避免勞費之訴訟原則。實務上亦以「按商標在未註冊之前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始得取得商標專用權。申請註冊之商標，在註冊程序尚未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。」此有改制前行政法院57年判字第95號判例最高行政法院90年度判字第1307號判決、改制前行政法院88年度判字第1051號判決、改制前行政法院87年度判字第1464號判決、改制前行政法院86年度判字第2901號判決、改制前行政法院87年度判字第1103號判決可稽，因此，本案在註冊程序尚未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。本件應適用總統令於92年5月28日公佈，並由行政院公告於92年11月28日施行之新修正商標法。
㈣、經查，原告業已提呈據以核駁註冊商標專用權人所出具之雙方併存同意書，此有原告所提同意書及中譯本均影本可稽，又被告亦承認二者均有「smart」部分，亦有「Net」差別，且雙方之商標及所指定之商品確非完全相同，則依新修正之商標法第23條第1項第13款但書中有關「經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限」之規定，應核准本件商標之註冊申請。
㈤、綜上所述，本件系爭商標申請註冊，應有新修正之商標法第23條第1項第13款但書之適用，被告未及適用而為核駁之處分，自有未合，訴願決定未及糾正，亦有不合。原告執以指摘，為有理由，原告聲明求為撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成准予系爭商標申請註冊之行政處分。，即無不合，應予准許，應由本院將訴願決定及原處分均予撤銷並准如主文所示之請求。又行政訴訟不徵收裁判費，所謂訴訟費用僅係裁判費以外其他進行訴訟之費如郵費而已，原告業已預繳，本件雖係因原告於原處分行政程序階段，未提出上開意同意書，而致被告敗訴，但於行政訴訟並無於行政程序中因可歸責於受處分人之事由，訴訟費用由勝訴一方負擔之規定，是以被告雖主張訴訟費用應由原告負擔云云，自屬無據，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國94年7月15日
第五庭審判長法官黃清光
法官帥嘉寶法官劉介中上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國94年7月15日
書記官黃明和