裁判字號：臺北高等行政法院90年訴字第5160號判決
裁判日期：民國91年09月04日
裁判案由：商標異議
臺北高等行政法院判決九十年度訴字第五一六○號
原告鑫新建材股份有限公司代表人甲○○董事長訴訟代理人戊○○
丙○○被告經濟部代表人 林義夫 部長）訴訟代理人己○○
參加人畢卡索國際開發有限公司代表人乙○○董事長訴訟代理人丁○○右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國九十年六月十八日經（九○）訴字第○九○○六三一三六九○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴之駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國八十七年十月十三日以「鑫比卡索及圖」商標作為其第八八二三一六號「鑫比卡索及圖」之聯合商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十一類之電動牙刷、毛巾架、浴巾環、浴室化粧鏡箱、滾筒式衛生紙架、杯、碗、筷、碟、盤、鍋、茶杯、紙杯、快鍋、鍋墊、牙籤、飯盒、杯墊、筷籤、馬克杯、調味品罐、保溫便當盒、壽司製作器、水滴式咖啡器、咖啡調製器、保鮮膜安全切割器、保鮮盒、提瓶器、牙刷、電動牙刷、洗臉刷、洗澡刷、牙縫清潔刷、衣刷、瓶刷、鞋刷、電動刷、豬鬃、髮梳、髮刷、附鏡子之梳子、各種型態之梳子、陶瓷製花瓶、塑膠花盆、塑膠花瓶、玻璃花、風鈴、鞋撐、鞋拔、燙衣板、燙衣桌、捕鼠器、蟑螂捕殺器、蒼蠅拍、洗衣網、陶瓷、瓦製罐、瓶、花紋玻璃、水晶玻璃、強化玻璃、防火玻璃、眉刷、睫毛刷、睫毛夾、粉盒、唇筆、粉撲、抹布、拖把、襪架、垃圾桶、肥皂盒、晒衣架、肥皂吸盤、衛生紙盒、臉盆、牙膏架、牙刷架、衣架、衣夾、晒衣夾、水桶、海棉、滴漏計時器、給水器、飼養槽、冰桶、氣壓式保溫瓶、熱水瓶、保溫瓶、烤架、洒水器、噴水頭、牙線、牙線棒、牙線支架商品，向原經濟部中央標準局（嗣於八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經該局審查核准列為審定第八八六三二六號聯合商標，嗣參加人畢卡索國際開發有限公司以該審定聯合商標有違商標法第三十七條第十二款之規定，檢具註冊第六九三四四一號、第七二二五五四號之「畢卡索PICASSO」商標，對之提起異議，經經濟部智慧財產局審查，於九十年一月十六日以中台異字第八九○三二一號聯合商標異議審定書為異議不成立之處分。參加人不服，提起訴願，經被告將原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。原告不服，遂提起行政訴訟。本院於九十一年七月十六日開庭行準備程序，經原、被告陳述意見後，認有使參加人獨立參加訴訟之必要，爰裁定命其參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⑴請求撤銷訴願決定。
⑵審定第八八六三二六號「鑫比卡索及圖」商標應准予註冊。
⑶訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：如主文所示。
三、兩造之爭點：原告申請審定註冊第八八六三二六號「鑫比卡索及圖」聯合商標（如附圖一），與據以異議註冊第六九三四四一號、第七二二五五四號之「畢卡索PICASSO」商標（如附圖二），是否構成近似？㈠原告主張：
⑴按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」不得申
請註冊，固為商標法第三十七條第十二款所明定，惟本款之適用，應以兩商標之構成相同或近似為前提要件，而判斷兩商標近似與否，應以具有普通知識之一般商品購買者，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞以為斷。意即判斷商標近似與否，應就兩商標之圖樣施以總括全體隔離觀察為原則，倘使兩造商標圖樣之寓目印象明確，不致因其一商標之存在，而聯想至另一商標，並發生不能辨別之情形者，即無近似可言。
⑵查系爭商標與據以異議商標相較，二者無論在外觀、讀音或觀念上均截然有異，非屬近似之商標圖樣，茲就二者之外觀、讀音及觀念分別陳析如左：
①在外觀上：系爭審定第八九○九二○號「鑫比卡索及圖」商標圖樣之中文
之主要部分為「鑫比卡索」四字，而據以異議商標圖樣中文之主要部分係為「畢卡索」三字，故就二者商標圖樣中文之主要部分相較，在字數有三字及四字之長短不同，「鑫比」與「畢」之不同。何況據以異議商標之中文「畢卡索」係為世界著名畫家「PABLOPICASSO」之名字「PICASSO」之習慣中譯，我國歷年來，以外文「PICASSO」或中文「畢卡索」申准註冊於各類商品或服務者，計有百餘件之多，故就「鑫比卡索」四字與「畢卡索」三字於外觀上相較，消費者當能區分二者之異同，難謂有致具有普通知識之一般商品購買者，施以普通所用之注意，有混同誤認之虞。況查，系爭商標除了中文外尚有圖形與之相應，而據以異議商標除了中文外，則尚佐以外文PICASSO所構成，故二者在外觀上絕非近似！原決定書率斷二造商標圖樣之中文主要部分文字相同，而認在外觀上近似，自有不當之處！②在讀音上：系爭商標之中文鑫比卡索讀作「ㄒ一ㄣㄅ一ㄎㄚㄙㄨㄛ」，據
以異議商標之中文畢卡索讀作「ㄅ一ㄎㄚㄙㄨㄛ」，故二者讀音不同，況查，外文「PICASSO」係世界知名畫家之名字，我國不乏以中文「畢卡索」或外文「PICASSO」作為商標一部分獲准註冊者，甚有以中文「畢卡索」作為商標圖樣之一部分而併存於同類商品之註冊者，如註冊第五五二二
七七、五五二三五六號商標與註冊第七三九一六○號商標，其商標之中文「畢卡索」、「帕洛瑪．畢卡索」均有相同之中文「畢卡索」三字，復均指定使用於「化粧品、香皂」等同一或類似商品，多年來各家廠商併存註冊，似未見有消費者發生混淆，或有任何糾紛，堪稱消費者對中文「畢卡索」類似商標之分辨力或識別力較高，何況系爭商標之指定商品係為一般日常用品，是一般消費者選購商品時，通常是自行至商品或賣場選購，當以外觀作為選購商品、判斷商標圖樣之主要依據！且系爭商標之中文「鑫比」即與「畢」字之讀音不同，綜上前述之說明，實難認兩者之讀音有致消費者產生混淆，自難認二者為近似之商標，系爭商標自無首揭條款之適用。
③在觀念上：系爭商標係由中文「鑫比卡索」四字結合「抽象之飛躍麒麟圖
」所構成，而據爭商標則為中文「畢卡索」三字結合外文「PICASSO」所構成，故二者於構圖意匠上，一為中文及圖，另一為中文與英文相應，且二者之中文在觀念上大有不同，故二者之意匠各異，難謂有使具有普通知識之一般消費者有混淆誤認之虞，在觀念上自非屬近似之商標。況商標法施行細則第十五條第一項「商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。
」，故一般消費者普通所用之注意，第一印象即可分辨二爭商標圖樣，有圖形有無、外文有無、中文之字數之多寡不同，中文字之「鑫比」與「畢」之不同等差異，故二爭商標圖樣繁簡有別、構圖意匠各異，難謂有使消費者產生混同誤認之虞，自非屬近似之商標，系爭商標自無首揭條款之適用。
⑶按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」不得申
請註冊，固為商標法第三十七條第十二款所明定，惟本款之適用，應以兩商標及其指定商品構成相同或近似為前提要件。「商標在核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權。申請註冊之商標，在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。」復為前行政法院著有五十七年判字第九十五號判例可稽。
⑷今查，原告所有之審定第八八六三二六號「鑫比卡索及圖」商標，業已向原
處分機關申請減縮指定使用之商品「陶瓷製花瓶、塑膠花盆、玻璃花、風鈴、鞋撐、鞋拔」，並公告於九十一年一月十六日之商標公報。原本被告認兩爭商標構成近似之商品，惟經原告申請減縮商品核准後，故系爭商標已無原決定書所指與據以異議註冊第七二二五五四號商標類似之商品，系爭商標自無首揭條款之適用。
⑸說明本案之狀態：本件商標異議案，原處分機關原於九十年一月十六日以中
台異字第Ｇ00000000號商標異議審定書為異議不成立之審定，參加人畢卡索國際開發有限公司不服提起訴願，經被告審議，於九十年六月十八日以經（九○）訴字第○九○○六三一三六九○號經濟部訴願決定書將原處分撤銷，並命原處分機關於收受訴願決定書三個月內重為適法之處分，故原處分機關之原處分既由被告撤銷，本案已回復到申請程序，原告自得向原處分機關申請減縮系爭商標之指定商品。原告已於九十年八月二十九日申請減縮指定商品，並已為原處分機關核准（基礎事實已有變更）。
⑹況查，本案之爭點除了兩爭商標之指定商品是否有同一或類似之考量外，尚
有商標圖樣是否構成近似？今原告願自行減縮商品，難謂參加人之權益有所損害。
⑺綜前所陳，兩爭商標非屬近似，且原告主動申請縮減指定商品，兩爭商標已
無類似之指定商品，本案斷無首揭條款之適用。由於本案在行政救濟程序終結前，情事已有變更，自應以變更後之事實審理。
㈡被告主張：
⑴原告主要訴稱，系爭審定商標圖樣與據以異議商標之圖樣相較，二者在外觀
、觀念及讀音上均不相同，非屬近似商標云云。惟按商標於外觀、觀念及讀音有一近似者，為近似商標。查本件系爭審定第八八六三二六號「鑫比卡索及圖」商標圖樣上之中文「鑫比卡索」其讀音為「ㄒ一ㄣㄅ一ㄎㄚㄙㄨㄛ」與據以異議之註冊第六九三四四一號、第七二二五五四號「畢卡索PICASSO」商標圖樣上中文「畢卡索」之讀音「ㄅ一ㄎㄚㄙㄨㄛ」，於實際交易連貫唱呼之際，讀音相彷彿，難謂無使人產生混淆誤認之虞。再查，系爭商標圖樣中文字數雖與據以異議商標字數不同，但二者之主要部分文字「比（畢）卡索」相同，在外觀上，異時異地隔離觀察，難謂無使一般消費者有混同誤認之虞，故二者應為近似之商標，復均指定使用於陶瓷製花瓶、風鈴、鞋撐及鞋拔之同一或類似商品，自有商標法第三十七條第十二款規定之適用。
⑵又本件經被告審議認所項決定將足以影響原告之權益，爰依訴願法第二十八
條第二項之規定，以九十年四月二十六日經（九○）訴字第九○○六一七○一九○號函通知原告參加訴願程序表示意見。嗣作成撤銷原處分，由原處分機關另為適法處分之決定；原處分既經撤銷，依前行政法院二十七年判字第二八號判例意旨，原告逕對被告之撤銷決定提起行政訴訟，屬欠缺權利保護要件，依行政訴訟法第一百零七條第三項規定，為在法律上顯無理由，貴院九十年度訴字第四○二一號判決，亦持相同見解。
⑶原告於九十一年七月十六日所提行政訴訟補充證據理由狀中訴稱，系爭商標
所指定之商品中之「陶瓷製花瓶、塑膠花盆、玻璃花、風鈴、鞋撐、鞋拔」商品，業經原處分機關核准其減縮商品申請，是系爭商標與據以異議商標二者已無指定使用於同一或類似商品之事實，請求撤銷訴願決定云云‧‧‧。
⑷按行政訴訟之撤銷訴訟程序，關於行政行為之適法性，原則上應以原處分作
成時之事實及法律狀態為其基準時點，要不因事後之事實或法律有所改變，而影響該行政處分之效力；又商標法第十九條所規定之「商品之減縮」必須在其申請案件之程序或實體事項均無違法之情形下，始能申請減縮，若商標已有不得申請註冊之理由者，不得因其事後申請減縮商品，而使其違法變為合法。經查，本件為商標異議案而非商標註冊案，自無前行政法院五十七年判字第九十五號判例之適用。又原告於系爭商標申請註冊時本應就該商標是否與他人之商標構成近似且指定使用於同一或類似商品有所注意，豈可於參加人提起異議程序後且經被告為訴願決定後，再藉由商品減縮之行為，使其違反商標法第三十七條第十二款規定應不准註冊之情事轉變為自始不存在，而認系爭商標有准予註冊之理由，此舉不但對參加人之權益有所損害，亦使本件異議案之行政救濟之事實及標的處於無法確定之狀態。本件系爭商標既經被告認定其與據以異議商標外觀及讀音構成近似，復均指定使用於同一或類似商品，依法已有不得申請註冊之事由，原處分機關於九十一年一月十六日為其商品減縮之公告，要不影響被告為訴願決定時之事實及法律狀態，原告不得以事後之事實已變更執此主張，訴願決定應予撤銷，所述不足採。綜上所述，被告所為之決定並無違誤。
㈢參加人主張：與被告相同。
理由
甲、程序方面本件參加人不服原處分提起訴願，訴願決定將原處分撤銷，責由原處分機關另為適法之處分，雖原處分機關嗣後重行審酌，另為適法之處分，未必對原告不利，惟原處分機關重行審酌後，亦有可能作出對原告不利之處分，則本件訴願決定對原告而言，即難謂無權利或法律上利益之損害，其提起本件行政訴訟，於法並無不合，應予准許。
乙、實體方面：
一、按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，為本案異議審定時商標法第三十七條第十二款所明定。而衡酌商標是否近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；又所謂類似商品，應依一般社會通念、市場交易情形，並參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種相關因素判斷之，同法施行細則第十五條第一、二項亦定有明文；商標在外觀、觀念或讀音方面有一構成近似者，即為近似之商標。
二、查本件原告於八十七年十月十三日以「鑫比卡索及圖」商標（如附圖一），作為其第八八二三一六號「鑫比卡索及圖」之聯合商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十一類之電動牙刷、毛巾架、浴巾環、浴室化粧鏡箱、滾筒式衛生紙架、杯、碗、筷、碟、盤、鍋、茶杯、紙杯、快鍋、鍋墊、牙籤、飯盒、杯墊、筷籤、馬克杯、調味品罐、保溫便當盒、壽司製作器、水滴式咖啡器、咖啡調製器、保鮮膜安全切割器、保鮮盒、提瓶器、牙刷、電動牙刷、洗臉刷、洗澡刷、牙縫清潔刷、衣刷、瓶刷、鞋刷、電動刷、豬鬃、髮梳、髮刷、附鏡子之梳子、各種型態之梳子、陶瓷製花瓶、塑膠花盆、塑膠花瓶、玻璃花、風鈴、鞋撐、鞋拔、燙衣板、燙衣桌、捕鼠器、蟑螂捕殺器、蒼蠅拍、洗衣網、陶瓷、瓦製罐、瓶、花紋玻璃、水晶玻璃、強化玻璃、防火玻璃、眉刷、睫毛刷、睫毛夾、粉盒、唇筆、粉撲、抹布、拖把、襪架、垃圾桶、肥皂盒、晒衣架、肥皂吸盤、衛生紙盒、臉盆、牙膏架、牙刷架、衣架、衣夾、晒衣夾、水桶、海棉、滴漏計時器、給水器、飼養槽、冰桶、氣壓式保溫瓶、熱水瓶、保溫瓶、烤架、洒水器、噴水頭、牙線、牙線棒、牙線支架商品，向原處分機關申請註冊，經審查核准列為審定第八八六三二六號聯合商標，嗣參加人以該審定聯合商標有違商標法第三十七條第十二款之規定，檢具註冊第六九三四四一號、第七二二五五四號之「畢卡索PICASSO」商標（如附圖二），對之提起異議，經原處分機關審查，為異議不成立之處分，參加人不服，提起訴願，經被告將原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分，原告不服，遂提起本件行政訴訟。其主張略以：系爭商標圖樣與據以異議商標之圖樣相較，二者在外觀、觀念及讀音上均不相同，非屬近似商標；又系爭商標所指定之商品中之「陶瓷製花瓶、塑膠花盆、玻璃花、風鈴、鞋撐、鞋拔」商品，原告經向原處分機關申請減縮，已獲准許並公告於九十一年一月十六日之商標公報，是系爭商標與據以異議商標二者已無指定使用於同一或類似商品之事實，請求撤銷訴願決定云云。
三、經查，系爭商標圖樣上之中文「鑫比卡索」其讀音「ㄒ一ㄣㄅ一ㄎㄚㄙㄨㄛ」，與據以異議商標圖樣上之中文「畢卡索」之讀音「ㄅ一ㄎㄚㄙㄨㄛ」，於實際交易連貫唱呼之際，讀音相彷彿，難謂無使人產生混淆誤認之虞。又系爭商標圖樣中文字數雖與據以異議商標字數不同，但二者之主要部分文字「比（畢）卡索」相同，在外觀上，異時異地隔離觀察，亦難謂無使一般消費者有混同誤認之虞，故二者應為近似之商標，復均指定使用於陶瓷製花瓶、風鈴、鞋撐及鞋拔之同一或類似商品，自有首揭法條之適用。原處分機關未審及此，而為異議不成立之審定，自有未洽，被告訴願決定，將原處分撤銷，責由原處分機關重為適法之處分，並無不合。次查，行政訴訟之撤銷訴訟程序，關於行政行為之適法性，原則上應以原處分作成時之事實及法律狀態為其基準時點，要不因事後之事實或法律有所改變，而影響該行政處分之適法性；本件系爭商標之註冊程序業已終結，原告於爭訟階段始為商品之減縮，自不影響原處分作成時之事實狀態，前行政法院五十七年判字第九五號判例，與本件案情並不相同，無適用之餘地。綜上所述，本件訴願決定並無不合，原告起訴意旨求為撤銷，及為系爭商標應准予註冊之判決，核無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十一年九月四日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官徐瑞晃
法官吳慧娟法官李得灶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數中華民國九十一年九月十一日
書記官陳清容