臺北高等行政法院89年度訴字第2763號判決

裁判字號：臺北高等行政法院89年訴字第2763號判決

裁判日期：民國90年09月20日

裁判案由：服務標章

臺北高等行政法院判決八十九年度訴字第二七六三號
原告甲○○○○Un代表人乙○○○○○（PeterMyoKhin）（網際網路安全部經理）訴訟代理人 陳長文 律師
張有捷 律師被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 （局長）訴訟代理人丙○○右當事人間因服務標章事件，原告不服經濟部中華民國八十九年九月二十七日經（八九）訴字第八九○八八六○四號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：緣原告於民國（下同）八十七年七月二十九日以「ELECTRONICPOSTMARK」服務標章（如附圖所示），指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十九類之郵件包裹之投遞、快遞；提供貨物之陸運、海運及空運；商品綑裝及倉儲；旅行安排之服務（下稱系爭服務標章），向被告（原經濟部中央標準局）申請註冊，經被告審查，認系爭服務標章圖樣上之外文「ELECTRONICPOSTMARK」，意即「電子郵戳」，以之作為標章，指定使用於郵件包裹之投遞、快遞等有關服務，難謂足使一般消費者認識其為表彰服務之標識並得藉以與他人之服務相區別，又未檢送足在我國取得識別性之證據資料，應不予註冊，以八十九年七月十九日核駁字第二七七八五號服務標章核駁審定書予以核駁之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、訴之聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉請求命被告核准系爭服務標章審定註冊或其他適法處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：如主文所示。
三、兩造及參加人之爭點：原告主張其係美國政府機構，系爭服務標章具特別顯著性，且已長期廣泛使用，在交易上已成為原告營業上服務之識別標識，且經世界多國准予註冊，被告竟核駁其註冊申請，顯有違誤，是否可採？㈠原告主張之理由：
⒈系爭服務標章已具有「特別顯著性」，已符合商標法第五條第一項之規定，又因長期使用，亦已符合商標法第五條第二項之規定：
⑴按「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般
商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」，固為商標法第五條第一項所明定。該條款闡明商標應具備特別顯著性之要件，係指將商標使用於其商品本身或其包裝容器之上時，能引起一般購買者之注意，並得藉以與他人商品加以辨別而言。又審查商標有無識別性，應考量其使用方式、消費者之認知、實際交易情況及所指定使用之商品，以判斷其是否足以使一般商品購買人認識其其表彰商品之標識，其得藉以與他人之商品相區別，此有被告八十六年十一月二十二日台商九八○字第二二一○三四號公告之「商標識別性審查基準」，可資參照。前開規定，依商標法第七十七條規定，於服務標章亦準用之。詳言之，所謂「特別」，係指商標本身具有與眾不同之特別性，能引起一般消費者之注意而言。所謂「顯著」，係指依一般生活經驗加以衡酌，其外觀、稱呼及觀念與其指定使用商品間之關係，足資藉以與他人商品相區別，亦即有商品商標識別適應性而言，最高行政法院（八十九年七月一日改制前為行政法院）七十三年判字第四六一號判決可資參照。同時，前揭商標法第五條第一項所規定之商標應具識別性（即「特別顯著性」），係泛指所有商品而言，並不拘泥於何種商品，且第五條第二項所規定不具識別性之商標，無論使用於何類商品，均不得註冊，亦有學者 倪開永 之見解可稽。從而商標識別性之認定，不因商品或服務類區別不同，而有差異。進一步言，業者間習慣上共通用於商品之標章，為一般人習知習見者，自不具識別性，如電波圖形之於電器商品、圓形齒輪圖形之於機械商品，蓋此等標章為業者習慣使用於該等商品之上，自無從據此以分辨商品之出處。準此，齒輪圖形不論用於機械或齒輪商品均不得註冊，此乃該標章有商標法第三十七條第十款所指之情形。換言之，倘齒輪圖形指定使用於麵包為一具有識別性之商標，則該圖形無論使用在何類商品皆具識別性，惟對於特定商品而言，如係表示商品之說明，或是商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者，則欠缺廣義上的識別性要件，則當然不得作為商標申請註冊。
⑵查原告係美國政府機構，提供郵政服務已逾二百年歷史，隨著電子商務之
興起，原告提供之服務也突破一般傳統郵局的業務，首創「ELECTRONICPOSTMARK」使用於電子郵政等相關業務上，其表達具體概念，予人鮮明清晰之印象，極易使消費者辨識其係原告為表彰特定服務之標章，進而與他人之服務區別，以之使用於營業本身或宣傳刊物上，極具特別顯著性。而系爭服務標章業務乃自八十六年起正式上市以前，原告不惜斥資鉅額廣告費用以促銷本件標章之服務，並派員宣傳本件標章之服務，如原告LeoCampbell博士於八十八年二月十二日曾應邀為香港日報（HongKongPost）有關原告電子產品討論會主講，茲檢附其講稿乙份附卷以供卓參。由上述資料足證原告已廣泛使用系爭服務標章於指定服務，系爭服務標章應具有顯著性，足以作為原告服務來源之表彰，依法應得以註冊，殆無疑義。
⑶原告尤欲陳明者，網路商業化應用於六十九年末期才如春筍般冒出，原告
即係致力於將郵政業務電子化，故原告乃國際郵政業之先驅，而國內商用網際網路業務更是近年來才起步並蓬勃發展。吾人皆知，網際網路之廣泛應用使得資訊快速取得，並且跨越國際空間，是在認定系爭服務標章是否在交易上已成為原告營業上商品之識別標章之標準，實不得比照一般傳統商品或服務之使用情形來認定之。況系爭服務標章自八十六年於商業上使用以來，原告即不斷促銷推廣此新興業務，此有自原告網站上擷取有關系爭服務標章業務之各項訊息，可資佐證，而該等訊息不僅在美國可得知，在全世界各角落，包括台灣均可利用上網的方式取得。因此，原決定機關稱「前呈證據資料均晚於本件服務標章申請日，‧‧‧以上之證據資料實不足以認定本件服務標章業經訴願人（即原告）長期使用，且在交易上已成為訴願人營業上服務之識別標識，應無商標法第七十七條準用第五條第二項之規定之適用」等語，此論據實屬草率，殊難令人誠服。
⑷況且不具顯著性或商品說明之商標不得申請註冊專用，固為世界各國審查
商標註冊一致之原則，惟查系爭服務標章之第四十二類申請案已獲美國專利局核准在案，且系爭服務標章於世界各國如阿根廷、墨西哥、祕魯及瑞士等國均取得商標專用權，足證各國商標主管機關均認為本件服務標章已具備商標之特別顯著性，而准予註冊。原告尤欲重申者，商標註冊保護雖係採屬地主義，惟商標本身深具國際性，如以各國國情不同、法制互異為由，否准系爭服務標章之註冊，則不僅有損原告之合法權益，亦將影響國內經濟國際化之發展。
⑸再查，原告前以「ELECTRONICPOSTMARK」商標指定使用於商標法施行細
則第四十九條第十六類之商品，向被告申請註冊，因遭被告為核駁之處分，提起訴願，，亦遭駁回，乃提起行政訴訟。經鈞院審理，以八十九年度訴字第四四七號判決，將訴願決定及原處分均撤銷，並諭知被告應依前揭判決之法律見解另為處分；前揭判決因被告未上訴而臻確定。前揭判決於理由中，載明「‧‧‧單純之文字，祇要得與他人之商品相區別，非不得為商標。被告僅以原告申請註冊之商標『ELECTRONICPOSTMARK』單純之外文文字構成，一般社會通念為『電子郵戳』，即認不具商標識別性。非無可議。」。從而可知，「ELECTRONICPOSTMARK」標章具有商標識別性，應屬無疑。另外，鈞院八十九年度訴字第四四六號判決，亦認為「惟查本件原告申請註冊之服務標章，固含有『電子郵戳』之意，但與其指定之『電腦檔案管理、為他人提供企業管理服務及企業行政管理服務』，並無任何關聯，一般人無從『ELECTRONICPOSTMARK』立即聯想到上述服務，反而因此特殊之文字，激起消費者之想像力，吸引消費者之注意力，進而對本件標章之服務產生興趣而使用購買之，其有識別性甚為顯然。」從而可知，「ELECTRONICPOSTMARK」標章具有商標識別性，更屬無疑。
⑹末者，「ELECTRONICPOSTMARK」既經認定為一具有識別性之商標，則其
識別性不當因指定專用之商品或服務類別不同，而有差異；不具識別性之商標（服務標章），無論使用於何類商品或服務，均不得註冊；反之，一具有識別性之標章，無論使用於何類商品或服務，均具有作為商標或服務標章之固有屬性，其理甚明。從而可知，具有商標識別性之系爭服務標章，指定專用於第三十九類「郵件包裹之投遞、快遞」之服務，亦具商標識別性。故被告辯稱系爭服務標章指定專用於前揭服務，難謂足使一般消費者認識其為表彰服務之標識並得藉以與他人之服務相區別乙節，顯屬無據。
⒉另外，九十年七月十一日準備程序期日，被告辯稱系爭商標於美國註冊須聲
明放棄專用才獲准等語，與事實有所出入。蓋系爭商標早於美國獲准註冊，其獲准註冊時，僅聲明放棄「ELECTRONIC」一字，有美國專利商標局之註冊為憑，從而被告所辯與事實不符，併此敘明。
⒊綜上所述，系爭服務標章具有特別顯著性，迭經鈞院認定在案，故應准予註冊。為此狀請鈞院鑒核，賜判決如訴之聲明，以昭法治，而維權益。
㈡被告主張之理由：
按「服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰營業之標識，並得藉以與他人之服務相區別」，為商標法第七十七條準用同法第五條第一項之規定。本件原告申請註冊之系爭服務標章圖樣上之外文「ELECTRONICPOSTMARK」，意即「電子郵戳」，以之作為標章，指定使用於郵件包裹之投遞、快遞等有關服務，是欠缺識別性功能之標章，如同電子時代之今日之電子商務（ELECTRONICCOMMERCE）、電子郵件（ELECTRONICMAIL），業界不以不公平競爭為目的均有使用可能，難謂足使一般消費者認識其為表彰服務之標識並得藉以與他人之服務相區別，且依原告八十七年十二月十八日（八七）理商參伍字第○二八九九五號來文附件載明系爭服務標章將使用於電子訊息之郵寄證明(“proofofmailing”forelectronicmessages)，自有違首揭法條之規定。至原告訴稱其已廣泛使用，已具識別力，且在多國取得註冊等語。然依所檢送之資料實難謂其作為服務之標識並已讓我國消費者認識其為服務之獨一、單一來源之表記，欠缺標章之功能，雖在國外有註冊之事實，然因各國法制有別，且使用狀況、指定使用服務不同，均影響其識別力之有無、強度，不宜任意執為系爭服務標章亦應核准註冊之論據，是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。
理由
一、按服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別，為商標法第七十七條準用同法第五條第一項所規定。
二、本件原告於八十七年七月二十九日以附圖所示外文圖樣之服務標章指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十九類郵件包裹之投遞、快遞；提供貨物之陸運、海運及空運；商品綑裝及倉儲；旅行安排之服務，申請註冊，經被告否准，原告不服，提起訴願、亦遭決定駁回，復起訴主張其系爭服務標章，具特別顯著性，且已長期廣泛使用，在交易上已成為原告營業上服務之識別標識，且經世界多國准予註冊，被告竟核駁其註冊，顯有違誤，詳如其事實欄所載理由等語。查服務標章有無識別性，應考量其使用方式、消費者之認知、實際交易情況及所使用之服務，以判斷其是否足以使一般消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別，亦即有服務標章識別性而言，無特別顯著性之服務標章，自不在准註冊之列，良以特別顯著性，係服務標章之註冊要件。本件原告申請註冊之如附圖所示「ELECTRONICPOSTMARK」服務標章圖樣上之外文「ELECTRONICPOSTMARK」，亦即「電子郵戳」，以之作為標章，指定使用於郵件包裹之投遞、快遞等有關服務，如同電子時代之今日之電子商務（ELECTRONICCOMMERCE）、電子郵件（ELECTRONICMAIL），業界不以不公平競爭為目的，均有使用可能，且依原告所檢送之資料尚難謂其作為服務之標識已讓我國消費者認識其為服務之獨一、單一來源之表記，欠缺標章之功能，自難謂足使一般消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別，其有違首揭法條之規定，洵堪認定，被告據以駁回原告註冊之申請，核無不合。
三、原告又訴稱：系爭服務標章，已長期廣泛使用，歷史悠久，且經世界多國准予註冊，且原告以「ELECTRONICPOSTMARK」服務標章，分別另指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十五類、第十六類，先後經鈞院八十九年度訴字第四四六號、四四七號判決認「ELECTRONICPOSTMARK」標章具識別性在案，本件自亦應准予註冊等語。查基於商標屬地主義之原則，且各國法制有別，其縱令在外國已獲准註冊有案，亦尚不得比附援引，作為系爭服務標章，亦應准註冊之論據。又服務標章有無特別顯著性，應就服務標章，與其指定使用服務間之關係，依一般生活經驗加以衡酌，本件系爭服務標章，係指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類第三十九類之服務，與前述二案係指定使用於第三十五類、第十六類之服務有別，原告自不得置其使用之服務於不顧，執為請求遽作相同之認定，此部分原告之主張，亦不足採。
四、綜上說明，被告駁回原告服務標章註冊之申請，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告起訴意旨，難謂為有理由，應予駁回。原告撤銷訴訟既經駁回，則其提起課予義務訴訟，請求命被告核准系爭服務標章准予註冊或其他適法處分，亦不應准許，應併駁回。
五、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段規定，判決如主文。
中華民國九十年九月二十日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官王立杰
法官劉介中法官黃本仁右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十年九月二十一日
書記官姚國華