智慧財產法院103年度行商更(一)字第2號判決

裁判字號：智慧財產法院103年行商更(一)字第2號判決

裁判日期：民國103年10月30日

裁判案由：商標評定

智慧財產法院行政判決
103年度行商更(一)字第2號民國103年10月9日辯論終結原告中保寶貝城股份有限公司代表人 林建涵 訴訟代理人 謝煒勇 律師被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 訴訟代理人 孫重銘
參加人德商 雨果伯斯 商標管理公司（HUGOBOSSTrade
MarkManagementGmbH&Co.KG）代表人 茱蒂斯艾克爾 （JudithEckl）訴訟代理人 張伯時 律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國102年
2月27日經訴字第10206093320號訴願決定，提起行政訴訟，經本院於102年9月12日以102年度行商訴字第46號判決，原告不服，提起上訴，嗣經最高行政法院於103年5月15日以103年度判字第237號判決將原判決廢棄，發回本院更為審理，本院判決如下：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要︰原告前以「BabyBoss及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第30類之商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人對之申請評定，經被告審查，為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。惟本件判決結果，倘認訴訟決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上之利益將受損害，前審爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。經本院以102年度行商訴字第46號判決訴願決定及原處分均撤銷，參加人不服，提起上訴，經最高行政法院103年度判字第237號判決廢棄原判決，發回本院更為審理。
二、原告之主張：
(一)二造商標非構成近似：
1.就外觀而言：系爭商標係由三個代表畫家、廚師及消防隊員等三種不同職業之卡通人物為主體，圍繞著正反相對之大寫英文字母「B」，大寫字母下有字體比例極小之橫排英文字「BabyBoss」，整體商標由高明度之橘色、綠色及藍色三色構圖所組成，系爭商標予人寓目印象，在其上方卡通人物及正反向B字母等主要部分所組成之彩色圖案，而非下方較小字體之英文「BabyBoss」。而據以評定諸商標係由未經特殊設計之大寫英文字「BOSS」、「HUGOBOSS」、以佔整體圖樣極大比例之大寫標準字體「BOSS」或「HUGO」加上下排極小比例之「HUGOBOSS」組成或以「BOSS」加上不具識別性之文字「Kidswear」，各以黑底白字、白底黑字、橘底白字或紅底黑字呈現，予人寓目印象之主要識別部分，應在「BOSS」、「HUGO」或「HUGOBOSS」等外文部分。
2.就觀念而言：系爭商標之文字部分係由正反相對之英文大寫字「B」及「BabyBoss」所組成，正反相對之英文字母「B」為「BabyBoss」之簡稱，且「BabyBoss」並非習見英文字，係由原告為表彰其提供之服務所獨創。而據以評定諸商標之外文「BOSS」或「HUGOBOSS」，則係擷取自其創辦人名字而來，故據以評定諸商標除音譯之「雨果伯斯」或所具有之「老闆」之意，其餘別無其他解釋或特殊意涵。縱二者雖均有英文「BOSS」，直譯為老闆或領袖之意，惟英文「BabyBoss」非習見單字，且系爭商標除文字外復加上彩色卡通人物，且所佔比例遠大於英文「BabyBoss」，故二者觀念仍有差別。
3.就讀音而言：系爭商標由兩個英文字「Baby」及「Boss」所組成，有兩個音節，並由「Baby」作為起首字，於判斷是否近似時，應賦予起首字較高之比重。而據以評定諸商標為單一文字「BOSS」、兩個以上之文字「BOSSKidswear」、「HUGOBOSS」、「BOSSHUGOBOSS」、「HUGOHUGOBOSS」，與「BabyBoss」之起首字發音及音節數量相較，二者之讀音明顯有別。
4.綜上所述，二造商標在形、音、義上無任何相近之處，各自留予消費者之印象迥異，以具有普通知識經驗之消費者或相關公眾，於實際交易時施以普通之注意，系爭商標與據以評定諸商標在外觀、觀念予人寓目印象有別，整體近似程度甚低，自無構成混淆誤認之虞。
(二)二造商標指定使用之商品類別亦非類似：系爭商標指定使用在第30類之「茶；咖啡、冰淇淋、糖果、餅乾」等商品，據以評定諸商標主要使用在「男裝」、「手表」、「公事包、旅行箱」等商品，兩者在功能、材料、產製者或其他因素上不具有共同或關聯之處，自難認構成類似關係。另參加人於各國取得多類商品或服務之註冊證或其他商品使用證據，僅能證明參加人向各國取得商標註冊及標示商標於部分產品之事實。提供礦泉水或於旗艦店設置咖啡廳，參加人之目的在於提供購買精品服飾的消費者一個良好購物環境而設置的，為行銷精品之手法，而非將據以評定諸商標使用於果汁、咖啡、麵包、糕點、茶等食品或飲料商品再販售予相關消費者，且參加人未提出相關產品之銷售單據、發票等證明，無法勾稽確認相關產品有銷售之事實。而參加人提出之產品目錄、宣傳冊、印刷品、定期遞送BOSS時尚通訊、向消費者行銷時尚資訊、贊助舉辦各種活動之產品或服務等證據，皆係行銷服飾等相關商品，而贊助藝文、體育活動，或舉辦時尚秀、出版品牌時尚通訊，其目的皆在行銷據以評定諸商標所表彰之「男裝產品」，為常見之行銷手法，非屬跨足其他行業之事證。至參加人所引用智慧財產法院另件行政判決相關見解，該另件之商標圖樣雖與系爭商標相同，然指定使用商品或服務類別與系爭商標不同，分別為珠寶、戒指、手表、皮包、錢包、背包、手提袋、皮夾、衣服、背心、鞋子、衣服零售、服件配飾零售等商品或服務，屬服飾或配件等高價位精品，與據以評定諸商標指定使用之商品或服務類別相較，應屬相同或類似商品或服務，與本件情形有別，自難比附援引。
(三)為此起訴聲明請求訴願決定及原處分均撤銷。
三、被告之答辯：
(一)據以評定諸商標已臻著名：據以評定諸商標除經參加人及其前手德商．雨果伯斯公司在世界多國廣泛行銷使用及註冊保護外，其銷售據點亦遍及全球，並經參加人之前手自民國（下同）74年起陸續在我國取得數十件商標之註冊，嗣後將前開商標之商標權移轉予參加人，且前開商標所表彰之商品在我國各大百貨公司均設有銷售據點，並投入鉅額費用刊登廣告，依參加人提出之相關證據資料，堪認於系爭商標申請註冊即96年5月24日時，據以評定諸商標所表彰之商譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而達高度著名之程度。
(二)二造商標構成近似：系爭商標係由外文「BabyBoss」及圖形所構成，雖其圖形係以3個代表不同職業身份之卡通人物各自站立在正反B字母設計圖之左右及上方所構成，整體圖樣即在傳達「BabyBoss」之印象，予消費者寓目印象極為深刻，應為其整體圖樣於實際交易唱呼之際之主要識別部分，與據以評定諸商標係以外文「BOSS」為主要設計概念，二造商標相較均有引人注意之相同外文「BOSS」，整體觀之，系爭商標易予人為據以評定諸商標衍生之提供與小孩有關商品或服務之系列品牌之聯想，二造商標自屬構成近似之商標，且近似程度不低。
(三)據以評定諸商標之外文「BOSS」有「老板」之意，為既有之名詞，並非參加人所獨創，其作為商標固屬任意性商標，惟外文「BOSS」並非據以評定諸商標指定使用之商品或服務之相關說明文字，相關消費者仍會直接將其視為指示及區別來源之標識，況據以評定諸商標既經參加人持續廣泛使用而具有極高之著名程度，已如前述，自能於相關消費者間產生高度識別性。而參照原告所提出就系爭商標實際使用之證據資料觀之，尚不足以證明於系爭商標97年1月1日註冊時，於所指定之上開商品，已為原告廣泛使用而為相關事業或消費者知悉，且足以與據以評定諸商標所提供之商品或服務相區辨，故應堪認定據以評定諸商標較為消費者所知悉。
(四)另觀諸參加人所提出據以評定諸商標之國內外註冊資料，可知參加人自西元1995年起於大陸地區、歐盟及世界智慧財產組織之註冊項目亦擴及於調味用香料、果凍、果汁、咖啡、麵包、糕點、茶、巧克力等商品，其經營範圍有逐漸擴及食品及飲料商品之趨勢，另依參加人所提出之相關資料，可知參加人實際上亦有多角化經營之情形，且據以評定諸商標所註冊及使用之食品及飲料之商品與系爭商標指定使用之商品類別，為同一或類似，或具關聯性之商品，同時為相關消費者接觸之機會極大，極可能產生誤認。參照前開說明，應有註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款規定之適用，為此答辯請求駁回原告之訴。
四、參加人之答辯：
(一)若一商標以外文字「BOSS」與其他文字、中文或圖形組成作為商標圖樣，均應視為相同或近似於外文字「BOSS」，而有使一般消費者混淆誤認之虞。另參加人與原告所涉之多件另案「BabyBoss及圖」系列商標爭議案件，應列為本件成立與否之考量。另案「BabyBoss及圖」商標圖樣內之外文「BabyBoss」於外觀上乃是予消費者深刻之寓目印象並為唱呼其商標名稱之主要依據，故而當該「BabyBoss」主要部分與據以評定諸商標相較，該另案基於其文字外觀、以一般字母拼音法之讀唱方式及整體印象，認定該另案之二造商標屬近似商標。本件系爭商標與另案商標爭議案間，無論係事實、所爭議之商標圖樣等，係為相同或類似或具有關聯性之存在，自應援引適用之。
(二)據以評定諸商標確有使用於第30類商品或類似商品之情形：
1.參加人除於臺灣註冊據以評定諸商標外，其於國外之第30類「BOSS」系列商標註冊，亦指定使用於咖啡、茶、可可、糖、代用咖啡、麵粉、麵包、糕餅及糖果、蜂蜜、糖漿；酵母、發酵粉；鹽、芥末；醋、醬（調味品）；調味用香料；巧克力及巧克力製品等商品。亦就與據以評定諸商標相同之「BOSS」系列商標於第32類提出商標註冊申請或獲得商標註冊，包括礦泉水與汽水及其他不含酒精之飲料、水果飲料及果汁、製飲料用糖漿及其他製劑等商品。再參加人亦架設有關其「HUGOBOSS」、「BOSSBLACK」、「BOSSSELECTION」、「BOSSORANGE」及「HUGO」等五大品牌之線上廣告宣傳品型錄，包括玻璃杯、咖啡杯、湯匙等商品。另參加人之據以評定諸商標亦使用於前述商品類別，如瓶裝之礦泉水。
2.自1970年代末期起，參加人之前手雨果伯斯集團即表露對運動之強烈重視。又參加人之前手雨果伯斯集團透過贊助活動、賽事人員之服裝提供、賽事中之廣告宣傳、賽事中所舉辦之時尚秀與宴會等方式，積極參與各項國際賽事，亦透過其網站、廣告宣傳品等推廣前述之活動。再任何運動賽事或活動之贊助廠商，因可於該賽事或活動中扮演其舉足輕重之角色，增加其曝光率，進而積極地投資或贊助該等活動。前述標有據以評定諸商標之瓶裝礦泉水乃使用於參加人不同領域之業務，包括贊助活動、業務推廣與舉辦、廣告行銷活動、展示會、展覽活動等等，用以供應予參訪參加人於全球辦公室或商店之買家與顧客，或於廣告行銷活動、展示會或展覽活動中作為餐飲提供。
3.又參加人及其前手雨果伯斯集團亦在其於德國總公司設置員工餐廳，所使用之杯子、馬克杯或盤子皆使用據以評定諸商標，而參加人及其前手雨果伯斯集團在其如香港之海外子公司均設置咖啡廳，向其來自臺灣或世界不同國家或地區之貴賓、經銷商或顧客提供咖啡、飲料、餐具等。參加人及其前手雨果伯斯集團為提供顧客良好購物環境，亦在其旗艦店設置小型咖啡廳，前述咖啡廳所使用之杯子、馬克杯或盤子皆使用據以評定諸商標，顯見據以評定諸商標已使用於第30類商品及其相關之商品服務，並涵蓋臺灣市場。且本件亦應參考參加人所舉其他爭議案件，認定系爭商標使用於飲料、零嘴、點心等商品將使相關消費者產生混淆誤認，尤應考量據以評定諸商標著名程度極高、多角化經營及從事不同商品授權經營之事實。而參考智慧財產法院就據以評定諸商標與其他商標是否會造成混淆誤認所做成之他件判決，可知據以評定諸商標具高知名度，並廣泛以多角化經營之方式，銷售據以評定諸商標所表彰之商品。且就系爭商標註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款規定觀之，僅規定為「著名商標或標章」，並未規定須於同類或類似商品或服務之著名商標或標章，據以評定諸商標既屬著名商標，則其保護之範圍本不以其所指定使用之商品或服務類別為限。商標之著名程度愈高，其應予保護之範圍就愈大，進而其所能跨類保護之商品或服務範圍即越廣，參照被告及法院就據以評定諸商標曾為之相關審定及判決可知，據以評定諸商標於系爭商標申請註冊時，已屬著名商標且其著名程度極高。
4.另觀諸原告所提出其實際使用系爭商標之相關證據資料，該等資料僅能證明原告係將系爭商標實際使用於其所表彰之提供3至15歲孩童嘗試操作各類行業之孩童職業體驗場服務上，非屬系爭商標指定使用於茶葉包、巧克力製成之飲料、冰淇淋、糖、糖果、巧克力棒、巧克力球、餅乾、爆米花、糕餅、玉米脆片、米果、棒棒糖、口香糖、軟糖、棉花糖、蛋糕、銅鑼燒、布丁、綜合穀物纖維粉商品之行銷資料，原告復未能提出系爭商標使用於所指定商品之相關事證，自不足以證明系爭商標申請註冊時，於所指定之上開商品，已為原告廣泛使用而為相關事業或消費者知悉，且足以與據以評定諸商標所提供之商品或服務相區辨。又系爭商標既於96年5月24日申請註冊，而原告所經營之業務係於97年1月28日方開始營業，自難認系爭商標在申請註冊時，便已有其聲譽。故在系爭商標申請註冊時，衡酌二造商標之使用情事，輔以據以評定諸商標係屬著名，相關消費者當對據以評定諸商標較為熟悉，自應給予較大之保護。系爭商標以不公平或不正方式利用據以評定諸商標之識別性，而有減損已臻著名之據以評定諸商標之價值，或企圖攀附著名商標信譽之情形，自應撤銷其註冊。
(三)參照原告所舉事證，其使用於所指定使用之食品類商品之商標，係該商品製造商之商標，並非原告之商標，尚難做為使用商標之證據，且原告並未提供相關證據資料，作為認定該食品商品乃原告以商業目的進行銷售行為。當相關消費者見到該食品類商品時，將認為該等商品係源自於所指之食品製造商或由其所產製，而非是原告本身，則前開證據尚難為相關消費者認定商品係源自原告本身，為此答辯請求駁回原告之訴。
五、本院之判斷：
(一)原告前於96年5月24日以「BabyBoss及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第30類之「茶葉包、巧克力製成之飲料、冰淇淋、糖、糖果、巧克力棒、巧克力球、餅乾、爆米花、糕餅、玉米脆片、米果、棒棒糖、口香糖、軟糖、棉花糖、蛋糕、銅鑼燒、布丁、綜合穀物纖維粉」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000號商標即系爭商標，權利期間自97年1月
1日起至106年12月31日止。嗣參加人於100年8月3日主張其所有之第690529、419774、412330、477119、279546、414384、174072、178157、0000000、00000000、467585、478042、467072、419767、472992、0000000、412320、427201、414343、918669、0000000、0000000、186226、907634、0000000、0000000、581220、999575、579348、173436、62908、148211、0000000、0000000、909571、128061、928775及136950號等商標，主張系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第12款及第14款規定，對之申請評定，經被告審查，認系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款規定，於101年11月15日以中台異字第1000259號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於102年2月27日經訴字第10206093320號以相同理由決定駁回。原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟，本院以
102年度行商訴字第46號判決認依審定書及訴願書之理由，被告係以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段規定，而為評定成立之審定及決定，但前案認為並無違該款等前段之情形，而將訴願決定及原處分撤銷，參加人不服，提起上訴，經最高行政法院103年度判字第237號判決廢棄發回本院更為審理。原告於本院審理時，仍主張系爭商標之註冊並未違反註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第
1項第11款規定，而被告及參加人亦仍以前開理由答辯系爭商標之註冊並有違註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款規定，故本件爭點仍為系爭商標之註冊是否有違註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款規定之情形，而不應准予註冊。
(二)按商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者不得註冊。修正前商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段本文定有明文。
。查據以評定諸商標曾經被告、訴願機關及法院多次認定為著名商標，有各審定書及判決書在卷可憑（見評定卷一之附件62至72、82），並有參加人所提使用證據可資為證，參酌前開審定書及判決書可認，據以評定諸商標於系爭商標96年
5月24日申請註冊時，於旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、眼鏡、衣服、冠帽、靴鞋等商品已屬著名商標，此亦為原告所不爭執。次按商標是否相同及其近似程度之高低，影響商標是否構成修正前商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段本文規定之判斷。經查系爭商標係由文字、圖形部分組合而成，其文字部分係由外文「BabyBoss」所構成，且未加入任何設計元素，僅使用一般外文印刷字體，故其文字部分僅能視為不具特殊設計意涵之單純文字。而圖形部分則由三個分別代表廚師、畫家以及消防員之無嘴娃娃，以放置碗盤、提筆彩繪或架梯攀爬之方式，圍繞一長方形圖案所組成，而前述長方形圖案於設計上，則以左右兩側均分之方式，隔出大小相同之空間，並於左側空間置以反白之外文大寫「B」，右側空間置以反白之反書外文大寫「B」，以左右對稱之方式呈現。而配色上，分別以綠、橘及藍色代表廚師、畫家以及消防員，再以綠色以及橘色填滿前述長方形圖案之左右兩側空間，外文「BabyBoss」字體則以橘色方式呈現。另於版面配置上，除前述以畫家、廚師及消防員由左至右圍繞長方形圖案外，並將外文「BabyBoss」以較小字體之方式置於長方形圖案下方。而據以評定諸商標則分別單獨由外文「BOSS」，或外文「HUGO」結合「BOSS」、外文「HUGO」結合雙「BOSS」、外文「BOSS」結合雙「HUGO」、外文「BOSS」結合「Kidswear」所組成，且前開外文除「Kidswear」外，所使用之字體均為大寫，而於版面配置上，或單獨由橫書外文「BOSS」所構成、或由橫書之外文「HUGOBOSS」所組成，或以字體較大之橫書外文「BOSS」或「HUGO」為主體，並於下方置以字體較小之橫書外文「HUGOBOSS」上下併列所組成，再分別以黑色字體、反白字體加以黑色或橘底方框、黑色字體加以紅底方框之方式呈現。二造商標相較，據以評定諸商標主要係以單純之外文所組成，而系爭商標則由外文與彩色圖形所組成，二造商標除外文「BOSS」四字相同，而於讀音及外觀有些微之近似外，系爭商標另有其圖形之部分，且於系爭商標整體版面配置上，外文「BOSS」四字所佔之比例明顯小於其彩色圖形部分，且置於下方較不明顯處，從設計觀念而言，二造商標並不相同，再就其版面配置而言，系爭商標強調三個不同職業的孩童，與據以評定諸商標以簡單之外文「BOSS」強調高級主管，顯見其所欲吸引之消費族群即不相同，故二造商標予以消費者之觀念並不相同。從而，縱認二造商標因同有外文「BOSS」4字而致其讀音及外觀有些微近似之處，然其近似之程度甚低，且其予消費者之觀念迥異，整體觀之，近似程度不高。
(三)又按關於著名商標之保護，著重於該商標所表彰之來源、識別性及信譽，已廣為消費者所普遍認知，為防止他人有意利用或甚至無意但因著名商標之著名性而受有利益，致損及著名商標之權利人或發生不公平之情事，因此對著名商標之保護，有無註冊及商品或服務之類別雖非重點，然為免保護過當，依修正前商標法第23條第1項第12款本文及現行商標法第30條第1項第11款本文之規定，仍須以有致相關公眾混淆誤認之虞或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者為要件。雖修正前商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款之規定，並未以商品或服務之類似及其程度為構成要件，然在判斷前段有無混淆誤認之虞時，重點仍在倘兩商標併存使用，是否有致使相關公眾誤認係同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。故於判斷上開修正前商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞時，除應參酌商標呈現於外之識別性強弱、商標近似程度，及市場上先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等因素外，其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，亦係綜合判斷的重要因素之一，否則豈非一旦曾經認定為著名，即幾乎可獨占所有之商品或服務類別。況現今商業交易活動發達，傳播資訊之工具亦相當之多樣化，以使用證據之質與量認定是否為著名商標，於各個商品及服務類別內均已非常習見，因此各個商品或服務類別內，均有不少之著名商標，故倘經認定為著名商標，即不論其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，反而使著名商標獲取不當利益而造成不公平或有違公平競爭之情形。經查系爭商標係指定使用於「茶葉包、巧克力製成之飲料、冰淇淋、糖、糖果、巧克力棒、巧克力球、餅乾、爆米花、糕餅、玉米脆片、米果、棒棒糖、口香糖、軟糖、棉花糖、蛋糕、銅鑼燒、布丁、綜合穀物纖維粉」等食品類商品，而據以評定諸商標則分別指定使用於第9類「眼鏡及其組件、鏡片、鏡框、太陽眼鏡、眼鏡盒、眼鏡鍊」、第75類「鐘錶及其組件」、第64類「皮革、人造皮、腰帶、服飾用皮帶、皮革製成之服飾用皮帶」、第43類「書包、手提箱袋、皮夾、錢包、旅行袋、鎖匙包」、第44類「衣服」、第41類「靴鞋」、第14類「貴金屬及其合金，貴重金屬製或鍍有貴重金屬之戒指、袖扣、領帶夾、徽章、鍊、珠寶盒、餐具（刀、叉、匙除外）、領帶別針、名片夾，鐘錶及其組件，珠寶，寶石，服飾用珠寶、寶石」、第35類「拍賣；市場調查及市場研究；廣告場地租賃；為廣告宣傳分發商品及廣告物品（包括透過電子媒介及網際網路）；展示會之籌備；公關；企業諮詢；企業行政管理諮詢；企業經濟諮詢；行銷諮詢；為他人作企業管理；櫥窗設計、店面擺設之設計；商店商場之經營管理諮詢顧問服務；為零售業者提供企業管理諮詢顧問服務；衣服、鐘錶、眼鏡、流行配件、化裝品及香水、皮製品、家用紡織品、行李及運動用品之零售服務；市場推廣營銷研究及諮詢顧問服務；廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送；商店及櫥窗裝飾」、第42類「商店之室內設計；商店之建築設計及建築諮詢服務；有關智慧、工業財產權及個人權利之協商、授與及授權；設計及時裝與流行式樣設計服務；電腦資料庫入出時間之租賃及資料處理」、第6類「化粧品，香水，美白保養品，噴露式香水，香水精，人體用除臭劑，頭髮保養品，髮乳」、第7類「人體用肥皂、香皂、藥皂、洗髮劑、沐浴乳、沐浴精、人體用清潔劑」等商品或服務，二造商標相較，系爭商標商品為冰淇淋、糖果、餅乾等食品類商品，據以評定諸商標商品或服務均非食品，亦與食品無涉，於用途、功能、材料、產製者、消費者及行銷管道等因素上難認具有任何共同或關聯之處，所提供之商品或服務亦無法滿足消費者相同或類似之需求，則其所指定使用之商品或服務間，非屬相同或類似之商品或服務，且其市場區隔相距甚遠，毫無關聯可言。故由於二造商標之近似程度不高，且其所使用之商品或類別相距甚遠，更何況其所欲吸引之消費族群亦不相同，因此縱據以評定諸商標曾經於旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、眼鏡、衣服、冠帽、靴鞋等商品類別經認定為著名商標，亦難認會有致相關消費者混淆誤認之虞。
(四)參加人雖主張其有將據以評定諸商標使用於飲食類商品等多角化經營之情形云云，惟查參加人於本院審理時所提出之參證七即瓶裝礦泉水範例及參證八即據以評定諸商標於杯子、馬克杯或盤子等商品或點心商品之使用範例（見本院前審卷第179至185頁），上開使用證據均僅使用於杯盤等餐具類用品，與系爭商標所使用之食品餐飲類商品有別，且其所提使用證據確實之使用地點、性質、目的及使用數量等，均不明確，即參加人所提之使用證據是否曾在臺灣使用、其所使用之商品與系爭商標所使用商品之類似程度、其使用之目的是否係為行銷與系爭商標所指定使用之糖果、冰淇淋等點心類商品，以及使用證據數量之多寡等等，本院於103年9月11日行準備程序時即曾命參加人提出，迄本院103年10月9日言詞辯論終結前，參加人仍未就其所提之使用證據提出實際說明，而僅泛稱其為著名商標，已在許多領域有多角化經營，故仍難使本院認據以評定諸商標之著名程度已擴及食品類商品，且難認據以評定諸商標有於食品類或至少於系爭商標所使用之糖果、冰淇淋等多角化經營之事實，故難認系爭商標之註冊與據以評定諸商標相較，會有致相關消費者混淆誤認之虞。況參證七所示瓶裝礦泉水照片，為單一瓶裝水外觀照片，其使用之日期、場所、目的均不明，且觀諸該礦泉水之瓶身，亦未有品名、成份及產製者等資料，故該相片中之礦泉水，有可能係作為宣傳據以評定諸商標之用，而非在表彰該礦泉水係由參加人所產製，故難認參加人已有販賣飲料之多角化經營之情形。另參加人自承其所提參證八之咖啡廳係設於海外公司之旗艦店內，且參加人所提照片均係使用據以評定諸商標之杯具、餐盤等（見本院卷第227至232頁），雖有少量餅乾、點心之照片，但仍無法辨別其使用之性質及目的為何，故仍難認參加人已開始於糖果、冰淇淋等領域為多角化經營，故於二造商標近似程度甚低，且綜核審酌參加人之著名商標實際所著名之商品類別、參加人於市場上多角化經營之情形、二造商標所吸引之消費族群、其相關消費者各自對二造商標熟悉之程度、其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度等等，認二造商標應不致使相關消費者發生混淆誤認之虞。從而，被告僅以據以評定諸商標為著名商標，即認系爭商標之註冊有違修正前商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段之規定，於法有違。
(五)另按修正前商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段之規定，對於著名商標之保護，主要係防止著名商標所表彰之來源，有致相關公眾混淆誤認之虞之情事發生，後段則係防止著名商標與其特定商品或服務間之聯繫關係降低，而有弱化著名商標之識別性之虞或侵害著名商標之信譽之虞。故修正前商標法第23條第1項第12款後段及現行商標法第30條第1項第11款後段係規範「雖不致使相關公眾產生混淆誤認之虞，但有可能減損著名商標之識別性或信譽之虞」之情形，亦即相關公眾雖不致誤認其係來自相同或相關聯之來源，但倘允許併存，可能減弱著名商標與其特定商品或服務間之聯繫關係之識別性或侵害其信譽之虞時，仍不應准許後商標之註冊。然以此方式保護著名商標，已跨越到商品或服務之市場區隔有別，及營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，並會產生壟斷特定文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，因此，修正前商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.2即規定上開修正前商標法第23條第1項第12款後段及現行商標法第30條第1項第11款後段之規定，「其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高」，亦即對於修正前商標法第23條第1項第12款後段及現行商標法第30條第1項第11款後段之保護，已不限於該著名商標所指定或實際使用之特定商品或服務，但為免保護過當，其判斷標準應在於倘允許後商標併存，會減弱相關公眾對著名商標與其原指定使用或實際使用之特定商品或服務來源之關聯，而非泛指著名商標的保護可擴及到對所有之商品或服務，故雖上開修正前商標法第23條第1項第12款後段及現行商標法第30條第1項第11款後段，亦未將商品或服務之類似程度規定為構成要件，然二商標間指定使用或實際使用之商品或服務之類似程度，特別是著名商標所指定或實際使用之特定商品或服務之範圍，應仍係判斷有無減損識別性之虞之重要因素之一。倘二商標所指定或實際使用之商品或服務之營業利益並不衝突，且係完全無任何關聯時，於另一商品或服務，使用近似於著名商標之商標，亦不會減弱著名商標與其所指定或實際使用商品或服務之關聯時，即可允許後商標之存在。經查依據參加人於申請評定及本院審理時所提出之證據，僅可證明據以評定諸商標於供相關消費者穿戴之衣帽鞋靴或用以搭配之皮件、鐘錶、眼鏡、皮箱、提袋等相關配件等商品或服務之相關事業或消費者間為著名商標，其多年來廣為銷售販賣（見評定卷一之附件62至72、82），亦僅能證明一般消費者可認識據以評定諸商標於前述商品類別為著名商標。而系爭商標係指定使用於「茶葉包、巧克力製成之飲料、冰淇淋、糖、糖果、巧克力棒、巧克力球、餅乾、爆米花、糕餅、玉米脆片、米果、棒棒糖、口香糖、軟糖、棉花糖、蛋糕、銅鑼燒、布丁、綜合穀物纖維粉」等食品類商品，與據以評定諸商標所著名之服飾及相關配件有關之商品或服務類別，相距甚遠，毫無關聯，加以二造商標之近似程度甚低，已如前述，則難認允許二造商標併存，有減弱相關公眾對據以評定諸商標於其原指定或實際使用之服飾及相關配件有關商品等之著名性或其識別來源之關聯之虞。況觀諸原告所提由輔仁大學所做「BabyBoss台北地區兒童遊戲行為」調查報告書影本（見評定卷一附件22），可知原告所營兒童職業角色體驗場，已具相當之規模及知名度，故以原告目前實際使用於其所營兒童職業體驗場而言，應不致發生降低據以評定諸商標於其已臻著名之商品或服務領域所代表之品質或信譽之虞之情形。原處分及訴願決定書之理由雖均未論及於此，然參加人於申請評定時亦以此為理由（見評定卷一第58頁），且本件自申請評定迄今已逾4年，被告未就該款等前後段之情形分別論述已有不當，然其於理由中僅敘及違反該款等前段之規定，故本院就後段之部分亦於此補充說明。至參加人於申請評定時另提系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款之情形（見評定卷一第60頁），並未提出積極事證足以證明，且以二造商標近似程度之低，亦難認系爭商標之註冊，有意圖仿襲之情形，併此敘明。
(六)商標法第106條第1項規定，本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。本件係100年5月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議案件，而系爭商標所涉註冊時商標法第23條第1項第12款，雖經修正為現行商標法第30條第1項第11款，然僅條次變更，內容並無不同，而本件依註冊時及修正施行後之法條規定均非違法事由，併此敘明。
六、綜上所述，系爭商標之註冊既無92年5月28日修正公布商標法第23條第1項第12、14款及現行商標法第30條第1項第11、12款規定之適用，則原處分認系爭商標之註冊有92年5月28日修正公布之商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段規定之適用，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，尚有未洽；訴願決定予以維持，亦非妥適。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第
1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。中華民國103年10月30日
智慧財產法院第二庭
審判長法官曾啟謀
法官蔡如琪法官熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│所需要件││代理人之情形││├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││者，得不委任律師│格或為教育部審定合格之大學或獨││為訴訟代理人│立學院公法學教授、副教授者。│││2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備會計師資格者。│││3.專利行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備專利師資格或依法得為專│││利代理人者。│├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││形之一，經最高行│二親等內之姻親具備律師資格者。││政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││，亦得為上訴審│。││訴訟代理人│3.專利行政事件，具備專利師資格或│││依法得為專利代理人者。│││4.上訴人為公法人、中央或地方機關│││、公法上之非法人團體時，其所屬│││專任人員辦理法制、法務、訴願業│││務或與訴訟事件相關業務者。│├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。│└──────────────────────────┘中華民國103年11月5日
書記官謝金宏