裁判字號：最高行政法院91年判字第48號判決
裁判日期：民國91年01月10日
裁判案由：發明專利申請
最高行政法院判決九十一年度判字第四八號
再審原告法商．隆寶蘭洛爾公司代表人甲○○○○○○訴訟代理人 陳長文 律師
蔣大中 律師 馮博生 律師再審被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 右當事人間因發明專利申請事件，原告不服本院中華民國八十九年一月十三日八十九年度判字第四五號判決，提起再審之訴。本院判決如左︰
主文再審之訴駁回。
再審訴訟費用由再審原告負擔。
事實緣再審原告於八十二年三月十三日以其「能夠選擇性產生鏈革蘭素Ａ或Ｂ的微生物，及其分離及用途」，向被告經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利。案經再審被告編為第00000000號審查（以下稱系爭案），不予專利。再審原告修正申請專利範圍，申經再審查，仍不予專利，發給
（八六）台專（玖）○一○六六字第一二八九七八號專利再審查審定書。再審原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟，案經本院八十九年度判字第四五號判決（以下稱原判決）駁回，再審原告仍為不服，以原判決有修正前行政訴訟法第二十八條第一項第十款（相當於現行行政訴訟法第二百七十三條第一項第十三款）規定之情事，乃提起再審之訴。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：
甲、再審原告起訴意旨及補充理由略謂：
一、按當事人發現未經斟酌之重要證物時，得針對行政法院判決提起再審之訴，修正前行政訴訟法第二十八條第十款定有明文。所謂「重要證物」，必該證物係影響行政訴訟內容者。易言之，該證物若經斟酌，則可使行政法院就行政訴訟標的作一深入認知，並據以作成保障當事人合法權益之判決。所謂「未經斟酌」則指行政法院未能審究該重要證物之實質內容，遽以作成判決。
二、再審被告八十三年十月出版之「專利審查基準」第二章第四節有關「判斷進步性之基本原則」之規定中，已明示「判斷發明有無進步性時，應確實依據發明所屬技術領域，以及申請當日之前之既有技術及知識作為引證資料，以研判發明之技術手段之選擇與結合，如其選擇與結合具有困難度，並非熟習該項技術者所能輕易完成者，即具有進步性；反之，如為熟習該項技術者基於引證資料所能輕易完成者，則不具進步性。」系爭案係關於一種分離可選擇性生產鏈革蘭素成份Ａ或選擇性生產鏈革蘭素成份Ｂ之微生物之方法。再審被告以引據文獻Biotechnolo-
gy：aTextbookofIndustrialMicrobiology質疑系爭案所請發明之進步性。該引據文獻係關於一種利用突變法來提高微生物代謝產物之方法。再審原告須陳明，如該篇文獻第九頁最後一段所言，其僅討論到「合成其中一種組成份以為其主產物（asthemainproduct）之突變株」。特定言之，其並未提及合成其中一種組成份作為其唯一產物之突變株。依系爭案申請前已知之技術，僅可獲得產生鏈革蘭素Ａ及Ｂ之混合物之突變株，必然同時含有組成份Ａ及Ｂ兩者。就所有已知之微生物，皆產生此種混合物，且組成份Ａ及Ｂ具有相似之物化性質，極難單獨取得鏈革蘭素之組成份Ａ（巨內酯）或組成份Ｂ（縮肽）。同時，由於該等由習知微生物產生之產物混合物含有比例相異之多種化合物，其亦極難分別單獨分離、純化並研究鏈革蘭素組成份Ａ及Ｂ，因此，對於化學修飾此等組成份以改良其活性、進行結構–活性關係之分析，以及此等化合物水可溶性形式之發展而言，此等研究具有相當之必要性。因此，先前技藝實遭遇嚴重之困難，且強烈需求可單獨產生鏈革蘭素成份Ａ或單獨產生鏈革蘭素成份Ｂ之製備來源。然而已知文獻之研究皆僅係關於混合物（其同時含有組成份Ａ及Ｂ）產率之改良：從未曾完成或建議單獨產製無組成份Ｂ之組成份Ａ，或可單獨產製無組成份Ａ之組成份Ｂ之可能性。已知文獻如中央標準局引據之文獻，及系爭案說明書第七頁所述之BiotechnologyofIndustrialAntibiotics,Vol.22（1984）page695及Biot-echnologyandBioinustry2（1988）page20，皆係關於改良之微生物培養條件，以及突變誘變劑對Streptomycesvirginiae所產生之維吉尼黴素（Virgini-amycin）產量之影響。然而，所得之突變株皆仍同時產生組成份Ａ及組成份Ｂ。
相對的，系爭案之方法確實可選擇性生產鏈革蘭素成份Ａ或選擇生產鏈革蘭素成份Ｂ之微生物，為先前技藝中久存之問題提供解決之道，故具有進步性。
三、系爭案確須大量發明步驟之實驗工作始可完成，包括：實例１以始旋鏈黴菌作為起始材料，產生三六○○株微生物純系，其中辨識出三十六株不產生始旋黴素ＰⅠ者。進一步試驗此三十六株純系，而得到自原本三六○○株純系選擇得之三株始旋黴素ＰⅡ之選擇性（專一）生產者之結果；同樣，實例２所述者亦須要使用大量耗時之工作始可自三六○○株起始純系，於固態培養基中辨識出六株純系，且再在液態培養基中確認其中三株為始旋黴素ＰⅠ之專一生產者；在實例３中，其經試驗自另外三六○○株起始純系，取得二株有用之純系，而進一步之試驗則顯示，在一八○○株起始純系中，僅有一株為骨灰黴素Ｂ之專一生產者；實例４同樣自三○○○株起始純系中取得一株目標純系。相對的，再審被告拒予系爭案專利之引證文獻並未為此等大量、耗時且昂貴之研究計劃提供或建議任何實施之動機及相關步驟。先前技藝之教示內容只在建議熟習此項技術者，不可能在不產生縮肽組成份Ｂ之情況下單獨產製巨內酯組成份Ａ，或在不產生巨內酯組成份Ａ之情況下單獨產製縮肽組成份Ｂ。例如，在捷克之BiotechnologyandBioindu-stry所刊載之研究報告中，作者即說明，先前技藝所選擇出之所有突變菌株皆產製具有相同組成份比例之維吉尼黴素混合物，惟系爭案所請發明適正突破上述技術瓶頸。再審被告完全忽略進步性之考量係須針對熟習該項技術者所提出之實際性問題（並非理論性問題）。再審被告質疑系爭案所請發明新穎性之引證文獻根據係取自一教科書，唯對微生物選殖，熟習此項技術者絕無法在系爭案申請之前依再審被告引用之教科書教示內容，不經由任何發明步驟之反覆實驗，即可完成本案所請之方法，故系爭案確有「突出的技術特徵」，為具進步性。
四、再審被告以系爭案申請專利範圍中所述微生物未限定為實例中製得之微生物突變株為由，質疑系爭案所請製備鏈革蘭素成分Ａ或Ｂ、式Ⅰ巨內酯或其混合物、及式Ⅱ縮肽或其混合物之方法之產業利用性乙節，再審原告須說明者，系爭案係揭示一種分離能夠選擇性產生鏈革蘭素Ａ或Ｂ之微生物的新穎方法。系爭案說明書已完全揭示此一方法之必要技術內容、特點及功效，使熟悉該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，同時，亦提供詳細說明之代表性具體實施例，使熟習該項技術者得參考此等實例重複進行本發明之方法，進而分離出僅單獨生產鏈革蘭素成份Ａ，或單獨生產鏈革蘭素成份Ｂ之突變株。在此強調，說明書所提供之實施例係用以說明系爭案，並非限制其發明之範圍。
五、再審原告其經救濟程序，匡正再審被告之審查態度，針對發明專利所請範圍，再做進一步修正：
（一）專利範圍第一項中所述之式Ⅰ及式Ⅱ（ａ）化合物之範圍縮限至系爭案實施例所取得之較佳特定產物。此等產物分別為始旋黴素（Pristinamycin）Ｐ-ⅡＡ，始旋黴素Ｐ-ⅡＢ，始旋黴素Ｐ-ⅠＡ，始旋黴素Ｐ-ⅠＢ，骨灰黴素（Ostreogricin）Ａ，骨灰黴素Ｂ，維吉尼黴素（Virginiamycin）Ｓ１及吉尼黴素Ｓ３，其具有下列結構：
組成份A（式Ⅰ）┌────┬─────────┬────┬───┬───┬───────┐││Y│R│R│R│R│├────┼─────────┼────┼───┼───┼───────┤│P-IIA│4,5-脫氫脯胺酸│C＝O│CH│CH│(CH)-C-│├────┼─────────┼────┼───┼───┼───────┤│P-IIB│脯胺酸│C＝O│CH│CH│(CH)-C-│└────┴─────────┴────┴───┴───┴───────┘組成份Ｂ（式Ⅱ（ａ））┌───┬─────────────┬──────┬───┬──────┐││Ｚ│R│R│R│├───┼─────────────┼──────┼───┼──────┤│P-IA│4-氧六氫吡啶羧酸│N(CH)│CH│CH│├───┼─────────────┼──────┼───┼──────┤│P-IB│4-氧六氫吡啶羧酸│N(CH)│CH│CH│├───┼─────────────┼──────┼───┼──────┤│VS│4-氧六氫吡啶羧酸│H│CH│CH│├───┼─────────────┼──────┼───┼──────┤│VS│5-OH-4-氧六氫吡啶羧酸│H│CH│CH│└───┴─────────────┴──────┴───┴──────┘
（二）氫已自基團R1及R2之定義中刪除；基團R3之定義已刪除甲基而限制為異丙基，即使甲基與異丙基皆屬於低碳烷基；基團Ｚ已限制為4-氧六氫吡啶羧酸及5-羥基-4-氧-六氫吡啶羧酸，甚至是其實施例所例示之4-氧六氫吡啶僅有以羥基取代氧基之差異之4-羥基-L-六氫吡啶羧酸之定義亦皆已刪除；氫已自基團R5之定義中刪除；基團R6之定義已刪除甲基而限制為乙基，即使甲基與實施例所例示之乙基皆屬低碳烷基且具有高度相似之性質，並配合修正申請專利範圍其他相關及附屬項。
六、經濟部訴願決定書中提出一項新意見，謂系爭案無法應用在工業上，因為所採用之突變種不安定而且其效能容易消失；惟此係在系爭案審查後之訴願階段始提出，且未提出一般技術考量或事實根據，事實上，系爭案突變種之安定性已經試驗過，且即使經過約二五○個世代後，仍無逆轉現象。以人類標準而言，即使一個世代以平均壽命七○歲之一半以下計算（一個世代以三○年計算），二五○個世代即相當於七五○○年，亦即遠超過人類有歷史記錄以來之時間，系爭案所涉微生物之安定性當無可置疑。至於系爭案菌種之選擇性生產原始鏈黴素之分析結果，每項實例中，其中一種成份之產量為可以利用之量，而另一種成份則無法由層析法檢測，即不期望成份之含量為低於0.1毫克﹨升。由上述事實顯見，系爭案所請發明所涉微生物之選擇性生產鏈革蘭素之優良功效。
七、系爭案之對應專利申請案，在同樣以新穎性、進步性及產業利用性為專利要件之澳洲專利局中，經嚴格審查原始申請之申請專利範圍已獲准，頒予發明專利權。
八、綜上所述，原判決及一再訴願決定暨原處分均有違誤，請求一併予以廢棄及撤銷等語。
乙、再審被告答辯意旨略謂︰
一、按再審之訴，以有（修正前）行政訴訟法第二十八條各款情形之一者，始得為之。而該條第十款所謂發現未經斟酌之重要證物者，係指該證物在前訴訟程序中即已存在而當事人不知其存在，現始發現者而言。本件再審起訴理由所附證據為系爭案申請專利範圍修正本及附呈表格，其並不符合前開條文所稱之重要證物，自與再審要件不符。
二、綜上所述，再審原告之訴顯無理由，請求駁回等語。理由
一、按「有左列各款情形之一者，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服。但當事人已依上訴主張其事由或知其事由而不為主張者，不在此限︰．．．十三、當事人發見未經斟酌之證物或得使用該證物者。但以如經斟酌可受較有利益之裁判者為限。十四、原判決就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌者。」行政訴訟法第二百七十三條第一項第十三款、第十四款定有明文。而所謂發見未經斟酌之重要證物者，係指該項證物在前訴訟程序中即已存在，而當事人不知其存在，現始發現者而言，並以如經斟酌可受較有利益之裁判者為限（本院六十九年判字第七三六號判例參照）。次按依專利法二十二條規定，申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖示及宣誓書，向專利專責機關申請之。另同法施行細則第十五條第一項規定，申請發明專利提出之說明書應記載發明摘要、發明說明及申請專利範圍。則發明摘要、發明說明及申請專利範圍等文件，僅屬申請專利時應備之文件，於專利申請之本案行政爭訟中，核非屬證明可取得專利權之證物。
二、本件再審原告主張原判決有修正前行政訴訟法第二十八條第十款之再審事由，無非以原判決就其於八十六年十二月提出之申請專利範圍修正本及實例結果表列未為斟酌為據。惟查：
（一）再審原告所指之八十六年十二月提出之申請專利範圍修正本及實例結果表列，業據再審原告於前程序中提出，自難認係在前訴訟程序中即已存在，而當事人不知其存在現始發現之證物，揆之首開判例，再審原告原不得據此作為再審之理由。
（二）依前述說明，前開申請專利範圍修正本及實例結果表列，僅屬申請專利之應備文件，並非前訴訟程序之證物，再審原告主張該文件係屬「證物」，已無足取。況原判決業已以「本件原告向原中央標準局申請系爭發明專利，八十五年十一月二日又因接獲原中央標準局就其申請所作成之核駁先行通知書後，方提出修正本，原處分係以該修正內容為本件審查核駁之依據。原告於訴願中及本件訴訟中，分別提出申請專利範圍之修正，已屬另一聲請行政機關給予授益處分之聲請事件，既非原處分核駁之對象，自非本院所得審查之範圍。」等語（參見原判決第十七頁理由欄第六項），就前開申請專利範圍修正本表示不予採認，並非未予審酌，是再審原告以原判決就前開證物漏未斟酌作為再審理由，亦無足取。
三、綜上所述，本件再審原告所述，與行政訴訟法第二百七十三條第一項第十三款、第十四款情形不符，本件再審之訴顯無再審理由，應予駁回。本件再審之訴既無再審理由，再審原告所提出之其他實體上理由，已無庸一一論述，併此敍明。
據上論結，本件再審之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、第三條、行政訴訟法第二百七十八條第二項、第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十一年一月十日
最高行政法院第四庭
審判長法官葉振權
法官廖宏明法官姜仁脩法官劉鑫楨法官吳明鴻右正本證明與原本無異
法院書記官阮桂芬中華民國九十一年一月十日