裁判字號：臺灣臺中地方法院90年重訴字第799號民事判決
裁判日期：民國93年12月31日
裁判案由：排除侵害等
臺灣臺中地方法院民事判決九十年度重訴字第七九九號
原告德保有限公司法定代理人乙○○訴訟代理人庚○○
蔡壽男 律師被告東亞石棉工業股份有限公司兼法定代理人丙○○訴訟代理人丁○○被告巨益機械有限公司兼法定代理人己○○訴訟代理人 王俊凱 律師被告展盛發機械有限公司兼法定代理人甲○○訴訟代理人戊○○右當事人間請求排除侵害等事件，本院於民國九十三年十二月十日言詞辯論終結，判決如左：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、被告東亞石棉工業股份有限公司（下稱東亞公司）及丙○○經合法通知未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第三百八十六條所列各款情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、原告主張：其為新型第一○五一八五號「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」專利（下稱系爭專利權）之專利權人，專有該製造機結構之製造、販賣及使用之權，而被告東亞公司於民國八十四年間向被告 黃明糢 所設立之被告巨益機械有限公司（下稱巨益公司）及被告甲○○所設立之被告展盛發購買並置放於東亞公司之工廠之浪板製造機（下稱系爭機器），其結構侵害原告之系爭專利權，且系爭機器長約十公尺，結構甚為龐大，應係被告巨益公司及展盛發公司將各零組件載至被告東亞公司之工廠組裝完成。而應組裝於何處？如何組裝設置以與其他機器配套，均應聽由被告東亞公司負責人即被告丙○○之指示，則被告丙○○應可視為共同組裝之製造人，爰依民法第一百八十四條、第一百八十五條、公司法第二十三條、專利法第一百零五條、第八十八條、第八十九條之規定請求被告應連帶給付一百五十一萬零八十元及其法定利息等語。並聲明：（一）被告應連帶給付原告新台幣（下同）一百五十八萬四千元，及自九十年十月十三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。（二）願供擔保，請准宣告假執行。
三、被告巨益公司、己○○則以：其係依展盛發公司所要求之規格至設置之廠房地點製造，其僅製作其中定型機部分，亦無侵害原告之系爭專利權等語；被告展盛發公司、甲○○則以：係東亞公司提出規格需求向其訂製，其係製造系爭機器之發泡機部分，並就定型機部分轉向巨益公司訂製，其就發泡機部分有專利權存在，其並無侵害原告之系爭專利權等語，並均稱原告所提出之國立中興大學（下稱中興大學）鑑定報告並未至現場勘查系爭機器原物，僅憑原告所提供之照片即為系爭機器有侵害原告系爭專利權之認定，且中興大學所為鑑定報告未依鑑定之標準流程進行鑑定，且鑑定結論明顯錯誤，所為鑑定報告不足採信等語，以為置辯；被告東亞公司、丙○○均未於最後言詞辯論期日到場，據其先前陳述，則以：被告東亞公司確有向巨益公司訂購系爭機器，其於八十四間因發生專利權爭議後即未再使用系爭機器製造浪板，其並無侵害原告之系爭專利權等語，以為置辯。爰答辯聲明：（一）原告之訴及假執行之聲請均駁回。（二）如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、兩造不爭執之事實：
（一）原告為系爭專利權之專利權人。
（二）系爭機器為被告東亞公司提出規格、寬度向被告展盛發公司訂製，並由被告展盛發公司負責發泡機部分之製造，另定型機部分則由被告展盛發公司轉由被告巨益公司製造。
五、本件爭點：
（一）原告系爭專利權之專利範圍為何？
（二）系爭機器是否侵害原告系爭專利權？
（三）如有侵害，原告得請求損害賠償之金額為何？
六、得心證之理由：
（一）系爭專利權之專利範圍，係專利說明書關於「申請專利範圍」記載之全部：⑴按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，專利法第九十七條定
有明文，又依同法第九十八條第二項規定之反面解釋，新型專利對於進步性之要求較低，從而雖係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，而能增進功效者，亦有獲准專利之可能。再按自有專利制度以來，關於一項專利侵害之系爭標的，是否屬於專利權之技術範圍內，向來即為爭議不斷之焦點，是以如何在專利權人及侵權者之間尋求一較佳之平衡點，即產生「專利技術保護範圍」之界定及「判斷專利侵害之理論」等理論，而就專利技術保護範圍之界定部分，有以下三種立論：
①中心限定主義：專利權所保護之客體為該專利原理之基本核心，縱使其在專利
請求之文義中並未具體表現出來，於參酌其所附之詳細說明書、圖式等所記載或標示之事物，亦受到保護。
②周邊限定主義：申請專利所受保護範圍，以申請專利範圍為最大限度，末記載於申請專利範圍之事項，不受保護。
③折衷主義：專利權所賦與之保護範圍，應依申請專利範圍之文義而決定，而說
明書之記載及圖式，於解釋申請專利範圍時，應予使用。此說於專利保護範圍之，解釋上，非拘泥於申請專利範圍單純之文字解釋，而容許均等原則之適用。
⑵再者，我國專利法第一百零五條準用同法第二十二條之規定：申請新型專利，由
專利申請人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之；又前開之說明書，除應記載申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，另以，同法第一百零三條第二項規定：新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時，得審酌說明書及圖式，是以，應認我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係採取折衷主義，即明文規定專利之保護範圍應以申請專利範圍之內容及對前開專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍。進而論之，於認定申請專利範圍時，亦應顧及文字表達之侷限性，從而，依新型專利之意義與目的觀之，基於熟悉該項技術之人士依其專業知識，自申請專利範圍並參酌說明及圖式所能得知具有相同作用或輕易置換可能性之替代性實施方法，同時配合亦應為專利權之保權範圍所及。
⑶查，本件原告系爭專利權之「申請專利範圍」，係以「吉普森式請求項（Jepson
TypeClaim）」（即將習知部分或舊有成分於前言中敘述，以揭示本專利案完成所必要之習知技術，然後於請求主體中敘述新的或改良的特徵部分者），其中該專利範圍中獨立項依專利法施行細則第十六條第二項之意義係為「應記載申請專利發明之必要技術內容、特點」，同時該獨立項亦係為專利性之判斷、專利權效力等判定之基本，此觀之本件原告申請專利範圍內係記載「一種”壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構”，其主要係於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置左、右支架，於支架頂端再分別固定設置對向之二座板，於座板之內端緣再分別凹入設置具預設深度之成行形槽，於座板前下端處再橫支設置二可上、下調整之支輪，並於支架後端連接設置一固定架，於固定架二側配合定位皮帶分別設置導槽架，於架體上端視需要設置之數個壁紙架與支架間再分別設置數壁紙導輪，且於下輸送帶內端配合設置數輸送帶導輪，藉壁紙捲於前端上摺後經成形槽導入上、下輸送帶中為其特徵者。」等語至明，此有智慧財產局（原經濟部中央標準局）八十三年九月二十一日專利公報第二三○九二一號公告函在卷可稽。從而，原告主張系爭專利權之專利範圍係「一種”壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構”，其主要係於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置左、右支架，於支架頂端再分別固定設置對向之二座板，於座板之內端緣再分別凹入設置具預設深度之成形槽，於座板前下端處再橫支設置二可上、下調整之支輪，並於支架後端連接設置一固定架，於固定架二側配合定位皮帶分別設置導槽架，於架體上端視需要設置之數個壁紙架與支架間再分別設置數壁紙導輪，且於下輸送帶內端配合設置數輸送帶導輪，藉壁紙捲於前端上摺後經成形槽導入上、下輸送帶中」等部分，堪信為真正。並參諸系爭專利說明書記載，系爭專利主要之改良目的及功效在於藉由輸送機端設置定位與導形結構而達成令製品輸送穩定而使品質提高。
（二）原告未能舉證證明系爭機器侵害系爭專利權：⑴按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。民事訴訟法第二百七十七條定有明文。
⑵本件原告所有系爭專利權之專利範圍，已如前述，是本院應就系爭機器有無侵害原告系爭專利權予以審究。而就判斷專利侵害之理論分別有：
①全要件原則：將均涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利權之產品或技術比較其構
成要件（指前開專利技術保護範圍），倘全部要件均符合，自構成專利權之侵害。
②均等論原則：指於專利侵害訴訟中，將涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利權之
產品或技術相比，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但與所述專利之技術範圍實質相同，此時可判該涉嫌侵權產品或技術構成均等侵害。而判斷均等與否之三要素為：Ⅰ以實質相同方法、Ⅱ實行實質相同功能、Ⅲ產生實質相同結果，在此三要素之基礎之下，應將全部特徵一一對應，即將申請專利範圍內之每一具體特徵進行比較、分析、判斷，以得其結論。（可參司法院刑事法律專題研究十八第五十頁）申言之，實施形式係依技術上之等效特徵，具有技術上置換可能性，為專家所顯而易見之特徵，亦為專利權所保障之範圍。
③此外於考量是否構成專利權之侵害時，亦須斟酌倘參酌申請專利範圍所附之說
明、圖說等資料，得以歸結出某一特定之範圍已經專利申請權人明白表示不請求保護時，此明白拋棄之表示，有其拘束力，不得嗣後再主張仍為專利保護之範圍，此即「禁反言原則」；另以，除說明及圖示外，若在說明中述及之「習用技術」，亦可用以協助特定保護之範圍。
④綜上所述，可知我國關於鑑定侵害判斷之流程，依專利侵害鑑定基準，其順序
如下：明確申請專利範圍之內容→解析申請專利範圍之構成→解析待鑑定樣品之構成→專利侵害之判斷（適用全要件原則、均等論、禁反言原則）→判斷有無侵害專利。
⑶按鑑定人由受訴法院選任，民事訴訟法第三百二十六條第一項前段明文所定。原
告於本件起訴前委託中興大學鑑定結果，雖認：本院保全證據關於系爭機器各部零組件及現場製成品之照片十四張與系爭專利權範圍幾乎相同，應屬侵害專利權行為，有中興大學之鑑定報告書一份在卷可按，然因該鑑定報告係原告私自委託所為，未經鑑定人於鑑定前具結，無法確保該鑑定內容之公正性，且鑑定人須由法院選任業如前述，是原告所提之中興大學鑑定報告，僅能認為是原告所提出之證據資料，而非鑑定報告。又鑑定之程序依據經濟部智慧財產局制定之「專利侵害鑑定基準」，首先分析待鑑定物之基本要件，與系爭專利權範圍是否符合全要件原則（AllElementsRule）；若不符合，則須再續以均等論分析（Doctrine
ofEquivalents），並考量禁反言原則（FileWrapperEstoppel）；若符合，則該鑑定物即有字義侵害（LiteralInfringement），須再進行逆均等論分析（NegativeDoctrineofEquivalents）。查中興大學於九十年四月十三日僅係接受委任就原告所提出之保全證據照片進行鑑定判斷，並未至現場實際勘查，其所為判斷依據即有所不足；又中興大學之鑑定報告內容係記載保全證據時所攝之照片與系爭專利權範圍「幾乎相同」，惟於鑑定報告第五點關於異同比較分析表就全要件分析竟均記載為全部相同，該鑑定報告結果與理由間顯然已有矛盾，且經本院向中興大學函查關於系爭機器與系爭專利權關於摺紙方式之結構內容異同時，中興大學函覆結果為：「‧‧‧。雖然待鑑定物（即系爭機器）之成形槽之裝置結構改為由一橫跨左右兩側之座板並連結一對長條形之成形槽，此與本專利（即系爭專例權）中分設兩側之座板及成形槽有些不同，‧‧‧」等語，亦見系爭機器與系爭專利權間就全要件部分已不符合，亦徵中興大學於九十年四月十九日所出具之鑑定報告內容關於全要件原則之判斷已屬有疑，又中興大學上開鑑定報告關於系爭機器經鑑定與系爭專利權就全要件部分均記載為相同，依上開專利侵害鑑定基準所示，全要件原則符合時，係應就待鑑定物進行逆均等論之分析而非均等論之分析，惟上開中興大學鑑定報告反係進行均等論之分析，並認定均等論判斷系爭機器與系爭專利權相同，其鑑定程序亦不符合上開鑑定基準。另中興大學製作之鑑定報告書亦稱其僅係依原告所提出之照片進行鑑定，並未至現場勘驗標的物，其進行鑑定之過程顯有疏忽，且原告係於九十年四月十三日送請中興大學鑑定，而中興大學於同年月十九日即完成鑑定報告，既未親至現場勘驗標的物而僅片面依照片為判斷，復於短短六日之內即作成本件鑑定報告遽認系爭機器應有侵害原告專利權之結論，亦未免有速斷之嫌，且亦未依專利侵害鑑定基準進行鑑定，是原告所提出中興大學之鑑定報告，既僅能認為是原告所提出證明其所主張之證據資料，而非鑑定報告，且未依標準程序進行鑑定，其鑑定結果自無足採。
⑷再查，原告系爭專利權範圍已如前述，而依中興大學前開函覆內容及中華經濟研
究院之報告所示，系爭機器係於跨接左右側支架上焊上一座板，此座板連接一對長條型之成形槽，而與系爭專利權為「於支架頂端分別固定設置對向之兩座板，在座板之內端緣再分別凹入設置具預設深度之成形槽」之要件不符，即中興大學及中華經濟研究所均認系爭機器與系爭專利權範圍就此摺紙成形部分之要件構成並不相同，自不符合全要件原則；再者，依均等論分析，系爭機器係利用支架、傳動皮帶、壁紙導輪及導壓板等構件之組合而作動，使壁紙形成摺邊，與系爭專利係利用支架、兌向座板、成形槽、傳動皮帶、壁紙導輪、壓桿等構件之組合，使壁紙形成摺邊，依專利公告新型第二三○九二一號、新型第二六一九一四號、新型第二三九九八七號所示，支架、傳動皮帶及壁紙導輪等元件，已屬習用或公知事項，而依八十二年三月二日已申請專利之中華民國新型專利公告編號第二四八一○二號「三層式隔熱浪板製造機壁紙摺編定型裝置」之第一圖─定型滾輪之立體構成圖所示，該專利之抵壓桿６及壓滾輪之技術手段、特徵與保全證據照片所示系爭機器導壓板之橫架框條之技術手段具等效置換性，且該專利申請日期亦早於原告系爭專利八十三年四月十四日之申請日期，足見系爭機器所運用之技術並非原告系爭專利之技術，核屬習用或公知之事項，是就系爭機器之摺紙構造與系爭專利所欲達成之功效雖為相同，惟其二者之技術手段及構件特徵均不相同，亦不具置換容易性或置換可能性，即未有均等論之適用。至中興大學函覆內容以系爭機器上開結構僅係簡單之組成結構與位置之變化，並無特別或困難之處，且連續摺紙會有雙重摺疊之處，無新穎性與進步性為由，而認系爭機器摺紙功能、技術手段、方法的內容實質相同等語，中興大學顯就專利審定所需之新穎性、進步性之判斷與專利侵害審查就均等論之置換可能性混為一談，此部分之內容亦無足採。是以，原告上開主張被告侵害系爭專利權等語，自屬無據。
⑸原告雖另舉其與訴外人金萬成鋼鐵有限公司（下稱金萬成公司）另案經臺灣高等
法院高雄分院囑託國立屏東科技大學鑑定之鑑定報告，認金萬成公司所使用之浪板製造機確有侵害原告之專利權，且該浪板製造機亦為本件被告所製作，而認本件系爭機器亦有侵害原告系爭專利權。惟查，被告均非原告所指臺灣高等法院高雄分院九十二年度上字第二五號民事事件之當事人，尚不能以此認定上開民事事中之機器與本件相同，且縱認上開民事事件之機器與本件系爭機器，同係被告所製造，亦無證據可以證明上述機器之構造完全相同，原告依此主張，亦無理由。⑸綜上所述，本件經本院依智慧財產局所制定之專利侵害鑑定基準及流程，將原告
申請專利範圍與待鑑定物品之異同詳細比對，認被告所生產之系爭機器與原告系爭專利權，二者並不相同，此外，原告復未能舉證證明被告所生產及使用之系爭機器有何侵害原告系爭專利權之情形，其主張被告不法侵害其系爭專利權，進而依據專利法第一百零五條準用第八十八條、第八十九條之規定，請求被告連帶給付原告一百五十八萬四千元，及自起訴狀繕本送達後之九十年十月十三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，本院審酌結果，認與判決結果不生影響，爰不一一論述，附此敘明。又兩造前未就鑑定機構達成協議，且經本院依職權指定財團法人工業技術研究院為本案之鑑定人，兩造亦均拒絕繳納鑑定費用再進行鑑定，且本件系爭機器現已滅失，自無法就系爭機器現狀進行勘驗鑑定，原告請求另送其他鑑定機構再為鑑定，即無必要，併予敘明。
八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第七十八條。中華民國九十三年十二月三十一日
臺灣臺中地方法院民事第四庭~B審判長法官洪碧雀~B法官王銘~B法官戴博誠右為正本，係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀中華民國九十三年十二月三十一日~B法院書記官蔡秀珍