裁判字號：臺北高等行政法院93年訴字第3610號判決
裁判日期：民國94年10月12日
裁判案由：新型專利申請
臺北高等行政法院判決
93年度訴字第03610號原告甲○○訴訟代理人 陳慶 諭律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人乙○○
丙○○上列當事人間因新型專利申請事件，原告不服經濟部中華民國93年10月14日經訴字第09306227830號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國（下同）92年1月15日以「具彈性之鞋底結構」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，嗣於93年5月13日修正申請專利範圍，案經被告認所為修正並未變更實質，依修正本審查，並於93年6月9日以（93）智專3（1）02071字第09320528470號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷，命被告另為適法之處分。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：本案是否有違核駁審定時專利法第98條第2項規定而不符新型專利之要件？㈠原告主張：
⒈按「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該
項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為專利法第98條第2項所規定，惟若該創作所引用之技術或知識縱屬習知，苟能推衍該等習用技術或知識而致力於物的創新，使物品本身之構造異於既有之同類產品，且復能以該等創新之空間形態及結構，而能較既有技術或知識增進功效或具有新功效者，即屬具有進步性之新型創作或改良者，換言之，只要物品之結構空間形態上有所改變而異於昔有同類物品而具有顯著之進步性實用效益時，則即無違專利法第98條第2項之規定。
⒉首查被告認為：「本案在發泡之彈性材外部形成一保護
層係屬習知結構，如87年1月21日我國專利公告第325437號『利用聚氨基甲酸乙酯薄膜製造之鞋底及其製造方法』專利案（下稱引證1），即揭示在製造鞋底用下部模具上，固定聚氨基甲酸乙酯薄膜，在其上方注入鞋底製造原料，和上模具發泡成形時，聚氨基甲酸乙酯薄膜自動黏結在鞋底表面，自然形成塗層者。該引證1於鞋底發泡材外部形成聚氨基甲酸乙酯薄膜，係相同於本案在發泡之彈性材外部形成一保護層，且兩案皆是藉由薄膜（保護層）將發泡彈性材包覆住，以使其具有良好保護效果；又本案藉由第1、2槽孔所形成之形狀，達到緩衝避震之功效，亦係屬習知之技術，如87年11月21日我國專利公告第345842號『組合式鞋底結構㈠』專利案（下稱引證2），即揭示於鞋底身下方可供固設底承體，且鞋底身與底承體上具設數凹弧體與數拱形體，並在鞋底身與底承體結合固設後形成貫通之鏤空部；又其說明書第3頁中亦敘及藉由該鏤空部可緩衝地面之反彈力者；該引證2鞋底身與底承體結合固設形成貫通之鏤空部，係相同於本案第1、2彈性材依第1、2槽孔所成形之形狀，且兩案皆是藉由凹弧體（槽孔）所形成之鏤空部之形狀，而達到緩衝避震之功效；因此本案僅係屬習知之技術之組合，係為熟習該項技術者所能輕易完成，且完成後之效果並囿於可當然預期之功效，本案無增進功效之處，並不具進步性。故稱本案係運用申請前既有技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性，不符專利法第98條第2項之規定。」⒊查本案『具彈性之鞋底結構』修正後之專利範圍第1項
：「一種具彈性之鞋底結構」，係包括：一第一保護層，係包含有一外層膜及一形成於該外層膜內側之圖層，且該圖層係可由外層膜之外側面看見，而該外層膜之外側面係形成一第一面，該圖層之內側面則係形成一第二面，而且該第一保護層之周緣係又朝第一面之方向形成有一封閉狀之第一壁緣，以使第一壁緣間形成一第一容置空間，且該第一保護層則係又由第二面向內凹陷形成有複數個第一槽孔；一第一彈性材，係設於第一容置空間內且依第一容置空間內之形狀設置，以使第一彈性材之一側面顯露於第一容置空間之開口側，而其餘側面及周緣則係完全為第一保護層所包覆；一第二保護層，係包含有一外層膜及一形成於該外層膜內側之圖層，且該圖層係可由外層膜之外側面看見，而該外層膜之外側面係形成一第三面，該圖層之內側面則係形成一第四面，而且於該第二保護層之周緣又朝第三面之方向形成有一封閉狀之第二壁緣，以第二壁緣間形成一第二容置空間，而該第一保護層係又由第四面向內凹陷形成有複數個第二槽孔，且該第四面係與第二面相對結合；一第二彈性材係設於第二容置空間內且依第一容置空間內之形狀設置，以使第二彈性材之一側面顯露於該第二容置空間之開口側，而其餘側面及周緣則完全為第二保護層所包覆。由上述可得知「藉由第一、二槽孔達到較佳之緩衝避震效果」、「藉由該第一、二保護層中設有一耐磨、防水之外層膜，使該第一、二保護層包覆於該彈性材之外側而形成鞋底時係具有抗老化、防水及使用壽命長之功效」以及「藉由該第1、2保護層中設有一可輕易製作出各種圖樣之圖層，且該圖層係可由外層膜外側看到之結構設計，而使製作鞋底時只須變換具有不同視覺效果之第1、2保護層，即可製造出少量多樣且較具美感之鞋底」，乃係為本創作之專利訴求所指。
⒋以下茲就核駁理由所提之引證案與本案專利範圍之訴求
作一詳細的比對分析，以釐清本案確實能該該引證案增進功效而足具進步性之事實：
⑴該引證1之專利公告第325437號「利用聚氨基甲酸乙
酯薄膜製造之鞋底及其製造方法」專利案，其主要係在生產鞋底的下部模具上固定一伸縮性佳之聚氨基甲酸乙酯薄膜，並於其上方注入鞋底製造原料，然後合上模具使原料發泡，如此該原料發泡成鞋底形狀之同時，則該具伸縮性之聚氨基甲酸乙酯薄膜便會隨著原料之發泡而被拉伸，並自動黏結於該原料所成形之鞋底外側而形成一塗層；其中：
①該引證1之鞋底結構係為一成型之發泡原料外側黏
結一聚氨基甲酸乙酯薄膜者；而反觀本案之鞋底結構則係為二彈性材外部分別包覆有一保護層，且兩彈性材相對側之保護層又相對結合而成者，且其中該保護層係又包含有一外層膜及一形成於該外層膜內側之圖層，且該圖層係可由外層膜之外側面看見，另外於該引證1中又未曾見到有關於本案第一、二槽孔之結構。故而可明顯看出本案與該引證1之結構係完全不同。
②該引證1中之鞋底係為一實心之發泡材外側包覆一
聚氨基甲酸乙酯薄膜而成，所以來自地面之反作用力係會大部份透過該鞋底而傳至人體之腳底，因此其之緩衝避震效果非常差；而反觀本案之鞋底則由於該第一槽孔與第二槽孔係於鞋底中形成鏤空之狀態，因此來自地面之反作用力便可大部份被該鏤空狀之第1、2槽孔所吸收，而使其具有非常良好之緩衝避震效。故而可得知本案係較該引證1具有較佳之緩衝避震效果。
③該引證1中包覆於該發泡材外側之聚氨基甲酸乙酯
薄膜，係於該發泡材成型時隨之拉伸變形而自動黏結於該發泡材所成形之鞋底外側而形成一塗層者，所以聚氨基甲酸乙酯薄膜上係無法設置具有圖形之圖層，否則一旦其隨發泡材拉伸時，該圖形便會發泡速率、模穴深度及注料孔之位置不同而發生不可預期之變形量，因此其係會影響到鞋底整體之美觀，因此該聚氨基甲酸乙酯薄膜僅能是單一之顏色，或是利用滾壓等方式於其上製成壓紋來增加鞋底之式樣，所以其之式樣變化少且不易；而反觀本案則由於該保護層係包含有一外層膜及一形成於該外層膜內側之圖層，該圖層係可由外層膜之外側面看見，而且於製作時係先利用真空成型之方式使該保護層成型，並形成一容置空間供發泡材於其中發泡成型，而該真空成型之方式係控制容易且保護層變形量小，因此可使圖層上之圖形不致發生不可預期之大變化，而且該圖形亦不會受到發泡材發泡成型時之影響，因此其所製成之鞋底係可具有較為精緻美觀之圖樣，而且該圖層之圖形之變化及製作亦較為容易，因此只要變化該圖層之圖形即可生產出不同式樣之鞋底，而使該鞋底之製作具有少量多樣變化之功效，並因此使產品之式樣的製作生產能更具靈活變化性。故由此可知本案係較該引證1較具有美感及具有式樣多樣化等功效。由上述之比對分析，可得證知本案之結構係不同於該引證1，且本案亦較該引證1具有「較佳之緩衝避震效果」、「較佳美感」及「式樣多樣化」等進步性功效。
⑵該引證2之專利公告第345842號「組合式鞋底結構㈠
」專利案，其主要係為一鞋底身下方固設有一底承體，且該鞋底身與底承體上係具設數凹弧體與數拱形體，使該鞋底身與該底承體結合固設後形成貫通之鏤空部，藉此以使該鞋底具有較佳之緩衝避震效果者；其中：
①該引證案2並未有揭露出任何有關於本案之專利特
徵中所述「彈性材外部包覆有保護層」，及「保護層係包含有一外層膜及一形成於該外層膜內側之圖層，且該圖層係可由外層膜之外側面看見」等結構。故而可明顯看出本案與該引證2之結構係不相同。
②該引證2由於鞋底身與底承體外側並未設有保護層
等結構，而該鞋底又通常日曬或泡水之機會非常的頻繁，因此該直接外露於外界環境之鞋底身及底承座便很容易因為日曬或泡水等原因而易產生老化現象，以致於大幅縮短其使用壽命；而反觀本案由於兩構成鞋底之彈性材外側係皆設有一保護層，因此其係可藉由該保護層而使製成之鞋底具有具有抗老化、防水及使用壽命長之功效。故由此比對可得知本案係較該引證2具有抗老化、防水及使用壽命長之功效。
③該引證2由於鞋底身與底承體外側並未設有保護層
等結構，因此只能直接於該鞋底身與底承體表面印制圖樣，或變更該鞋底身及底承體之顏色，來達到變化鞋底式樣之目的，而如於該鞋底身與底承體表面印制圖樣時，則係易遭受到磨損，而造成顏色、花紋脫落或發生退色之情形，而嚴重影響整體美觀，另僅變更該鞋底身及底承體之顏色，則又會使得該鞋底之式樣變化非常有限，而且亦較不具有美感；而反觀本案則由於構成鞋底之兩彈性材外側皆係包覆有一保護層，而該保護層又係為一外層膜內側設有一可由外側看到之圖層者，因此該圖層便會因係受到該外層膜之保護而不會有磨損、脫落或退色之情形，而且該圖層上之圖樣變化製作又較為容易，因此係可使該鞋底較具美感，且亦可使製作生產具有少量多樣變化之功效，以使產品之製作生能更為靈活變化。故由此可知本案係較該引證1較具有圖樣不會磨損、脫落或退色之功效，而且製成之鞋底亦較具有美感及式樣多樣化等之功效。由上述之比對分析，可得證知本案之結構係不同於該引證2，且本案亦較該引證2具有「抗老化、防水及使用壽命長」、「圖樣不會磨損、脫落或退色」及「較具美感與式樣變化多』等進步性功效。
⒌綜上所陳，本案專利之結構特徵中「該保護層包含有一
外層膜及一形成於該外層膜內側之圖層，且該圖層係可由外層膜之外側面看見」等結構係未曾被該引證1及引證2所揭露，而且本案亦確實能據該特殊之結構特徵而較該引證1、2能增進「圖樣不會磨損、脫落或退色」及「較具美感與式樣變化多」等進步性功效，因此可得證知本案確實無專利被告所述之情事，而能以其特殊之結構設計而增進功效，而且在同類產品中均未見有類似之產品公開或發表於前，因此係足具進步性而無違專利法第98條第2項之規定。
⒍另查，被告於83年11月25日公告：「專利審查基準彙編
」第2篇第2章第4節第4點相關新型類型之進步性判斷
（三）中述及組合新型，係指將複數個既有之構成要件組合而成之新型而言。此種組合新型與集合新型不同之處，在於組合新型可產生某一新功效或增進某種功效，為熟習該項技術者非能輕易完成。又，被告歷來核准過有關更簡易之習知技術組合案件更不勝枚舉，特檢附如證物5所示案件4件以供貴院參酌。如此既訂審查標準，卻又審查標準不一，昨是今非，實令人難以甘服。更非被告以一句個案審酌互不受拘束影響，所能輕易帶過。⒎綜上所述，本案「具彈性之鞋底結構」充分合於新型專利要件。爰依法提起行政訴，敬請判決如訴之聲明。
㈡被告主張：
⒈原告起訴理由係將引證1、2分別與本案作一對一之單獨
比較，而稱本案具進步性；然而本案係屬容易由習知技術之集合，而未能增進功效之創作，在技術手段上，引證1揭示在製造鞋底用下部模具上，固定聚氨基甲酸乙酯薄膜，在其上方注入鞋底製造原料，合上模具發泡成形時，聚氨基甲酸乙酯薄膜自動粘結在鞋底表面，自然形成塗層者。該引證1於鞋底發泡材外部形成之聚氨基甲酸乙酯薄膜，係相同於本案在發泡之彈性材外部形成一保護層；且兩案皆是藉由薄膜（保護層）將發泡彈性材包覆住，以使其具有良好保護效果；又本案藉由第一、二彈性材依第一、二槽孔所成形之形狀，達到緩衝避震之功效，亦係屬習知之技術，引證2即揭示於鞋底身下方可供固設底承體，且鞋底身與底承體上具設數凹弧體與數拱形體，並在鞋底身與底承體結合固設後形成貫通之鏤空部；又其說明書第3頁中亦敘及藉由該鏤空部可緩衝地面之反彈力者；該引證2鞋底身與底承體結合固設後形成貫通之鏤空部，係相同於本案第1、2彈性材依第1、2槽孔所成形之形狀，且兩案皆是藉由凹弧體（槽孔）所形成之鏤空部之形狀，而達到緩衝避震之功效；雖然本案之保護層具有圖案，然而其僅是習知技術之單純附加，因此本案僅係屬習知技術之組合，係為熟習該項技術者所能輕易完成，且完成後之效果並囿於可當然預期之功效，並不具進步性；故該起訴理由並不足採。
⒉本案係屬習知技術之集合，且並未產生某一新功效或增
進某種功效，故不具進步性；起訴理由所附之證物5所示之案件4件，其申請專利之標的、技術內容、及申請專利範圍與本案完全不同，究無法以彼例此，執為本案亦應准予專利之論據。
⒊綜上所述，原告起訴理由不足採，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
理由
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用之新型者，得依法申請取得新型專利，固為本件核駁處分時專利法第97條暨第98條第1項所規定。惟其新型如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，同法第98條第2項復有明文。
二、本件第00000000號「具彈性之鞋底結構」新型專利申請案，依據其93年5月13日申請專利範圍修正本所載，包括一第一保護層，係包含有一外層膜及一形成於該外層膜內側之圖層，且該圖層係可由外層膜之外側面看見，而該外層膜之外側面係形成一第一面，該圖層之內側面則係形成一第二面，而且該第一保護層之周緣係又朝第一面之方向形成有一封閉狀之第一壁緣，以使第一壁緣間形成一第一容置空間，且該第一保護層則係又由第二面向內凹陷形成有複數個第一槽孔；一第一彈性材，係設於第一容置空間內且依第一容置空間內之形狀設置，以使第一彈性材之一側面顯露於第一容置空間之開口側，而其餘側面及周緣則係完全為第一保護層所包覆；一第二保護層，係包含有一外層膜及一形成於該外層膜內側之圖層，且該圖層係可由外層膜之外側面看見，而該外層膜之外側面係成一第三面，該圖層之內側面則係形成一第四面，而且於該第二保護層之周緣又朝第三面之方向形成有一封閉狀之第二壁緣，以第二壁緣間形成一第二容置空間，而該第一保護層係又由第四面向內凹陷形成有複數個第二槽孔，且該第四面係與第二面相對結合；一第二彈性材，係設於第二容置空間內且依第一容置空間內之形狀設置，以使第二彈性材之一側面顯露於該第二容置空間之開口側，而其餘側面及週緣則完全為第二保護層所包覆。案經被告審查，略以：本案在發泡之彈性材外部形成一保護層係屬習知結構，如85年12月23日申請、87年1月21日審定公告之第00000000號「利用聚氨基甲酸乙酯薄膜製造之鞋底及其製造方法」發明專利案（即引證1）。另本案藉由第一及第二彈性材依第一及第二槽孔所成形之形狀，達到緩衝避震之功效，亦屬習知之技術，如87年2月20日申請、87年11月21日審定公告之第00000000號「組合式鞋底結構㈠」新型專利案（即引證2）；是以本案僅係運用習知技術加以組合，而為熟習該項技術者所能輕易完成，且未能增進功效等理由，乃為應不予專利之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造之主張各如事實欄所載，其爭點厥為本案是否有違首揭專利法第98條第2項規定而不符新型專利之要件？
三、經查，原告起訴意旨係將引證1及2分別與本案作一對一之個別比較，進而主張本案具有進步性。惟查，引證1係揭示在製造鞋底用下部模具上，固定聚氨基甲酸乙酯薄膜，在其上方注入鞋底製造原料，合上模具發泡成形時，聚氨基甲酸乙酯薄膜自動粘結在鞋底表面，自然形成塗層者；該引證1於鞋底發泡材外部形成之聚氨基甲酸乙酯薄膜，相同於本案在發泡之彈性材外部形成一保護層；且兩案皆是藉由薄膜（保護層）將發泡彈性材包覆住，以使其具有良好保護效果。次查，引證2係揭示於鞋底身下方可供固設底承體，且鞋底身與底承體上具設數凹弧體與數拱形體，並在鞋底身與底承體結合固設後形成貫通之鏤空部，其專利說明書第三頁復敘及藉由該鏤空部可緩衝地面之反彈力；該引證2鞋底身與底承體結合固設後形成貫通之鏤空部，相同於本案第一及第二彈性材依第一及第二槽孔所成形之形狀，且兩案皆是藉由凹弧體（槽孔）所形成之鏤空部之形狀，而達到緩衝避震之功效。雖然，本案之保護層具有圖案，然此僅係習知技術之單純附加；是本案顯係引證1及2習知技術之集合，為熟習該項技術者所能輕易完成，且未能增進某種功效或產生新功效者，不具進步性。至於原告起訴證據5所示之案件4件，其申請專利之標的、技術內容、及申請專利範圍與本案完全不同，究無法以彼例此，執為本案亦應准予專利之論據。
四、綜上所述，本案有違首揭專利法第98條第2項規定，不符新型專利之要件。從而，被告所為應不予專利之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤訴願決定及原處分，並命被告另為處分，均無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國94年10月12日
第四庭審判長法官徐瑞晃
法官蕭惠芳法官李得灶上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國94年10月18日
書記官陳清容