裁判字號：臺灣臺中地方法院94年智字第11號民事判決
裁判日期：民國95年02月10日
裁判案由：損害賠償（商標專用權）
臺灣臺中地方法院民事判決94年度智字第11號原告吉的寶實業股份有限公司法定代理人甲○○訴訟代理人 田振慶 律師複代理人乙○○被告丙○○訴訟代理人 朱元宏 律師複代理人 黃紫芝 律師
蘇哲科 律師 張志隆 律師上列當事人間因違反著作權法等案件，經原告向本院刑事庭提起損害賠償之附帶民事訴訟（93年度附民字第300號），案經刑事庭移送前來，本院於民國95年1月5日言詞辯論終結，判決如下：
主文被告應給付原告新台幣貳拾萬元及自民國九十四年六月三十日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告五分之一負擔，餘由原告負擔。
本判決原告勝訴部分，得假執行。但被告以新台幣貳拾萬元為原告供擔保後，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請均駁回。
事實及理由
甲、程序方面：
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款、第3款分別定有明文。
查本件原告起訴時其訴訟標的法律關係為侵權行為之損害賠償請求權，原起訴聲明為：「被告應給付原告新台幣（下同）250萬元，及自起訴狀繕本送達之日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。」嗣於民國（下同）94年6月29日原告依據契約之法律關係為請求權基礎，具狀追加被告應給付原告30萬元之懲罰性違約金。並變更聲明為：「被告應給付原告280萬元，及自起訴狀繕本送達之日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。」再於94年8月2日具狀減縮聲明為：「被告應給付原告205萬元，及自起訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。」經核原告就其所受侵權之損害，而將請求損害賠償之數額變更部分，核屬應受判決事項聲明之減縮；至餘其追加請求懲罰性違約金所依據之原因事實，則與其前揭主張財產上損害發生之緣由即侵權事實係屬同一，核與前揭規定相符，應予准許。
二、次按刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理之判決者，除經原告之聲請，應將附帶民事訴訟移送管轄法院之民事庭外，應以判決駁回原告之訴，刑事訴訟法第503條第1項定有明文。是以刑事法院依同法第504條第1項規定，將附帶民事訴訟以裁定移送於該法院民事庭者，以刑事部分宣告被告有罪之判決者為限。至刑事訴訟諭知無罪之判決，或實質上為無罪，僅因屬裁判上一罪，而不另為無罪之諭知者，倘刑事法院未經聲請，即將該附帶民事訴訟以裁定移送於民事庭時，其訴為不合法，受移送之民事庭應以裁定駁回之。最高法院93年度台抗字第656裁判要旨可資參照。茲查，本件原告起訴主張被告非法重製原告享有著作權之「家庭聯絡簿」，侵害原告著作財產權，故依法請求被告賠償50萬元云云。惟此部分本院刑事庭認為告訴人提起告訴時已逾告訴期間，因係裁判上一罪爰不另為不受理判決之諭知。揆諸上開判決要旨及規定，原告此部分起訴顯非合法，本院另以裁定駁回之，先予敘明。
乙、實體方面：
一、原告主張：㈠被告於84年間與原告（原名稱為吉的堡實業股份有限公司，於89年間更名為吉的寶實業股份有限公司）簽立「美語教學諮詢合作契約」（下稱系爭契約），加盟為「吉的堡大甲分校」，並將合約期間延至90年2月29日，是被告明知原告為「吉的堡及圖（KIDCASTLE）」服務標章（依法視為商標，下稱商標）之權利人【商標註冊號數：00000000號，指定使用於包含補習班、幼稚園、托兒所、各種書刊、雜誌、文獻之編譯、出版、發行等業務之服務上，專用期限至99年2月28日止】，且系爭契約約定被告應於合約範圍內使用上開商標，而被告亦明知「幼稚園」及「電腦班」等經營項目，均不在原告授權使用前開名稱及服務標章範圍內，惟①被告自88年8月間，未經原告同意，擅自使用原告之名義及服務標章經營幼稚園及電腦班，使消費者誤認被告所經營之「私立吉堡美語短期補習班」已得原告授權成立「幼稚園」、「電腦班」，其侵害原告商標專用權，至為灼然。②被告另自88年10月間起，違反加盟合約之約定，擅自在臺中縣○○鎮○○路○段○○○巷1之26號設立所謂之「康老師安親班」，而於入口廣告招牌處，使用相同之「吉的堡及圖（
KIDCASTLE）」註冊商標圖樣，並以「吉的堡大甲分校日南教室」之名義，刊登廣告對外招生。嗣原告發現被告上揭使用原告商標之行為後，於89年5月9日以律師函終止系爭契約，並請其停止前揭犯行，惟被告仍不停止使用，不僅繼續「吉堡國際教育中心」之經營，並將原招牌之服務標章略作修改，文字從「KIDCASTLE」改為近似之「KICASTLE」，並輔以近似之圖樣，繼續經營「美語班」、「安親班」及「電腦班」等與原告相同或類似之服務，足使消費者誤認為原告授權所設立，致原告遭受財產及信譽上之重大損害。查原告依系爭契約之約定得向被告收取每年15萬元之加盟金，今被告未經授權，私自開設「日南教室」，使原告自88年起至92年止，至少損失75萬元之加盟金，另致使原告業務上之信譽受有損害50萬元，合計應賠償原告125萬元，為此，爰依商標法第63條第1項、第3項之規定，請求被告負損害賠償之責。㈡另依系爭契約第19條約定：「如有違約之情事，違約之一方應支付他方參拾萬元正予他方作懲罰性違約金。」被告於合約期間內，以上開商標經營合約範圍外之「幼稚園」及「電腦班」，顯已違反系爭契約，故依約被告自應賠償原告30萬元之懲罰性違約金。㈢對被告抗辯之陳述：被告主張原告就其商標權之損害賠償請求權，已罹於二年之消滅時效。查原告雖自88年起即發現被告侵害原告商標權之行為，然依原告於92年2月間及93年8月間所取得之廣告傳單得知，被告其後仍持續侵害原告之商標權，且被告於93年2月25日本院刑事庭審理中，亦自承照片中之招牌及交通車之車身商標為被告現正使用，依最高法院86年度台上字1798號裁判意旨可知，原告損害賠償請求權已因被告侵權行為持續不斷發生，其消滅時效亦不斷重新起算，是原告之損害賠償請求權並未罹於二年之消滅時效。並聲明：⑴被告應給付原告新台幣205萬元，及自起訴狀繕本送達之日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⑵願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：㈠被告經營之吉堡美語補習班之立案名稱，及加盟原告期間就加盟業務之經營所使用之原告服務標章之內容等情，原告早已知悉且無任何異議或反對之表示，足見被告並無違約亦無侵害原告權利之情事。另系爭契約中所示加盟校加盟之項目雖為美語，然在實際經營中，原告實亦提供安親、電腦等項目之教材或師資訓練，是在加盟期間，被告使用原告「美語/安親/電腦」之服務標章，並無與契約本旨相違之處。又被告所使用之商標與圖樣，係依法定程序所合法取得之商標，實無致相關消費者混淆誤認之虞；㈡再者，原告於90年7月2日具狀向臺灣臺中地方法院檢察署提出告訴，並於偵察程序中，原告供陳：「在88年進行蒐證，在89年5月9日發律師函終止契約」而原告係以93年8月30日之刑事附帶民事訴訟起訴狀，對被告主張損害賠償請求權，縱認被告有原告所指之違反商標法行為，然依最高法院79年台上字第
496號判決意旨及民法第197條第1項前段規定，及原告提出告訴發現事實之時點，可知原告起訴主張損害賠償請求權之時，顯已罹於二年消滅時效。是原告起訴所請，確無理由等語置辯。並聲明：⑴駁回原告之訴。⑵如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、本件兩造不爭執之事項：㈠美語教學諮詢合作契約書為兩造所簽訂。
㈡吉的堡及圖之服務標章（標章註冊號為43595）為原告所專用，專用期限至99年2月28日。
㈢被告於89年5月間收受 桂齊恆 律師代原告向被告終止契約函。
㈣被告所使用之廣告招牌、車輛、傳單及委託刊登之報紙分類廣告。
㈤被告於89年1月4日曾委託西海岸有線電視播出招生廣告。
四、本件兩造爭執所在厥為：㈠被告是否逾系爭契約所授權之美語教學範圍，使用系爭商標於電腦班及幼稚園之經營，而侵害原告之商標專用權？㈡被告是否未經同意，逾越系爭契約所授權之營業地點使用系爭商標，侵害原告之商標專用權？㈢被告是否於終止系爭契約後，仍使用近似於原告專用之商標，經營相同或類似原告之服務，侵害原告商標權？㈣原告訴請被告負侵害商標權之損害賠償請求權，是否已罹於二年之消滅時效？㈤被告是否違反雙方所簽訂之加盟合約，違約經營非合約授權範圍內之營業項目，而應付懲罰性違約金30萬元？茲分別說明如下：
㈠依據系爭契約所載，原告僅限授權被告於兒童美語補習教學
事宜使用原告所註冊專用之「吉的堡及圖KIDCASTLE」服務標章，有上開契約書影本在卷可稽。惟被告卻於雙方約定之經營項目外，另於如「電腦班」及「幼稚園班」之招生使用該商標，則被告顯逾越授權範圍而違約並侵害原告商標權。另原告與被告曾於87年6月24簽立一份「電腦教學諮詢合作契約書」，該契約第6條明定被告應繳付「諮詢費」、「廣告費」及「人力支援費用」等，作為原告「協助諮詢之報酬或其他相關費用」，更足徵加盟原告之「電腦班」確須另外繳付權利金及訂立契約。而被告亦於刑事案件中自承嗣後因帳目問題，並未實際繳付上開權利金，雙方就加盟「電腦班」一事最後不了了之，足見被告亦明瞭其與原告間系爭契約範圍，並不包含「電腦班」之經營在內。被告雖辯稱無違約或侵權行為云云，惟被告上開行為，足以認定被告有違反系爭契約之約定，實際對外招收「幼稚園」及「電腦班」之學生，並擅自使用相同於「吉的堡及圖（KIDCASTLE）」之註冊商標與圖樣於有關之廣告上並加以散布之行為。
㈡被告雖辯稱：被告經授權係大甲地區唯一合法加盟店，並非
僅限於台中縣○○鎮○○路○○號之地址。並同時准予使用原告公司之商標教學教材、教案及其他商品宣傳。而被告之日南教室位於大甲地區內，且被告為大甲地區吉的堡之合法加盟分校，是被告並未逾越系爭契約所授權之營業地點使用原告之商標權云云。惟查，兩造系爭契約第1條及第2條已明白約定被告之營業地點（非僅以轄區限定招生學區範圍），如需變更或擴大均須經原告之書面同意，被告未取得原告之書面同意，自不得擅自於臺中縣大甲鎮日南地區設立所謂之「日南教室」甚明。是被告未經原告同意擅自設立所謂之「日南教室」並使用系爭商標，自屬侵害原告之商標權。被告上開辯解，殊難採信。
㈢被告雖辯稱：其所經營之吉堡補習班所使用之服務標章，係
依法定程序申請而取得的合法權利，並無侵害他人權利之情事。復觀之吉堡使用之服務標章之圖樣內容，比出之手勢動作內容、圖樣之方向（臉部朝向之方向）、及腳踩滑板之圖示內容，較之原告使用之服務標章之圖樣，均不相同，可見被告所使用之服務標章，並無與原告之商標產生混淆或誤認之情云云。然查，原告委請律師於89年5月9日發函終止雙方系爭契約後，被告卻將原告專用之服務標章圖形略作修改，，並將原招牌之服務標章文字從「KIDCASTLE」改為近似之「KICASTLE」，並輔以近似之圖樣，繼續經營「美語班」、「安親班」及「電腦班」等與原告相同或類似之服務，由於被告所使用之商標與圖樣，近似於原告之「吉的堡及圖（
KIDCASTLE）」之商標與圖樣，且因其文字、圖形、讀音之近似，於客觀上顯有致相關消費者混淆誤認之虞，足使一般消費者誤認為原告授權所設立，顯有侵害原告之商標權。況被告連續未得商標權人同意，於同一服務，使用相同之註冊商標及近似於其註冊商標之商標，並有致相關消費者混淆物認之虞之犯行，業經本院刑事庭以93年度訴字第30號判處有期徒刑6月在案，嗣經檢察官及被告提起上訴，惟經臺灣高等法院臺中分院判決上訴駁回在案，有該刑事判決書各一份附卷可考。是原告主張被告有前開侵害商標權之事實，應堪認定。
㈣按因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害
及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾十年者亦同。民法第197條第1項定有明文。顯見關於侵權行為損害賠償請求權之消滅時效，應以請求權人實際知悉損害及賠償義務人時起算，非以侵權行為終止時為準。至於對知悉侵權行為所生之「損害」後，該狀態是否繼續致使損害額隨之變更，並無認識之必要。尚難以損害狀態之延續即謂係屬另一侵權行為之發生。有最高法院93年度台上字第659號判決要旨可資參考。查原告自承其於88年進行蒐證，在89年5月9日發律師函給被告，並終止系爭契約，然原告遲至93年8月31日始提起本件之刑事附帶民事訴訟，縱認原告前開主張被告侵權行為屬實，惟其對被告之侵權行為損害賠償請求權，顯已罹於二年消滅時效，被告自得拒絕給付。雖原告另提出其於92年2月及93年8月間所取得被告持續侵害於原告商標權之廣告傳單外，被告復於93年2月25日本件刑事案件本院刑事庭審理中，已自承照片中之招牌及交通車之車身商標為被告現正使用等語，而認被告於上開時點仍持續侵害原告之商標權，是原告之損害賠償請求權並未罹於二年時效云云。惟查，原告所提出之廣告單是否係其於92年2月及93年8月間所取得，既為被告所否認，原告復未就此舉證證明；至於照片部分其中一張廣告招牌之照片並無拍照日期，難以證明時間，另一紙交通車部分招片日期為「2001（即90年）.7.27」，縱認被告曾於本院刑事庭陳述「對」等語，惟此既為被告所否認，原告自應就其前述主張舉證以實其說，尚難以被告於刑事庭答覆詢問之簡短陳述，即遽以推論被告於93年2月25日仍有為另一侵權行為；再者，本件原告於90年7月2日具狀向臺灣臺中地方法院檢察署提出告訴，指稱被告有觸犯商標法之行為之際，顯已實際知悉損害及賠償義務人，而原告既未主張被告有另一侵權行為，復未能舉證證明，則其前述主張僅係被告先前侵權行為狀態之延續，揆諸上開判決要旨及規定，本件原告侵權行為損害賠償請求權，已罹於二年之消滅時效，被告自得拒絕給付。
㈤另按侵權行為，即不法侵害他人權利之行為，屬於所謂違法
行為之一種，債務不履行為債務人侵害債權之行為，性質上雖亦屬侵權行為，但法律上另有關於債務不履行之規定，故關於侵權行為之規定，於債務不履行不適用之。最高法院43年度台上字第752號判例要旨可資參照。本件兩造系爭契約第19條既已明定「如有違約之情事，違約之一方應支付他方參拾萬元正予他方作懲罰性違約金。」等語，而被告復有於系爭契約範圍外經營「幼稚園」及「電腦班」等行為，顯屬違約，已如前述。次按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，民法第252條亦有明文；但當事人約定之違約金是否過高，須依一般客觀事實，社會經濟狀況，當事人所受損害情形及債務人如能依約履行時，債權人可享受之一切利益為衡量標準。查本件被告之違約行為係違反系爭契約之禁止規定，故本件衡量基準即以被告之行為期間及如該行為經原告同意後原告可獲得之利益，復斟酌社會經濟等狀況，因認原告請求被告賠償懲罰性違約金20萬元為適當；超過部分之請求，則不應准許。
五、綜上所述，原告依據侵權行為之法律關係請求被告給付125萬元及法定遲延利息部分，為無理由，應予駁回；另原告依據契約關係請求被告給付懲罰性違約金20萬元及自94年6月
30日（即原告於93年6月29日始追加起訴此部分，並當庭交被告訴訟代理人收受）起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息部分，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，則無理由，不應准許，應予駁回。
六、假執行之宣告：本判決原告勝訴部分未逾50萬元，爰依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，依職權為假執行之宣告，併依職權於原告勝訴部分，酌定相當之擔保金額，為被告得供擔保後免為假執行之宣告。
七、本判決事證已臻明確，兩造其餘有關侵害著作權及商標權部分之攻擊防禦方法，核與本判決結果不生影響，爰不逐一論駁，附此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第79條、第389條第1項第5款、第392條第2項，判決如主文。
中華民國95年2月10日
民事第四庭法官夏一峯以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中華民國95年2月10日
書記官