裁判字號：最高行政法院89年判字第1690號判決
裁判日期：民國89年05月26日
裁判案由：新型專利申請
行政法院判決八十九年度判字第一六九○號
原告乙○○住臺
送達一號被告經濟部智慧財產局（承受原經濟部中央標準局業務）右當事人間因新型專利申請事件，原告不服行政院八十七年八月二十七日台八十七訴字第四二一八五號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
事實緣原告前於八十六年七月十八日對第00000000號「全能式電子投幣機」新型專利案，依專利法第四十四條規定提出修正申請專利範圍之申請，經被告審查以該案業經審定異議成立，應不予專利在案，原告對前揭審定提起訴願及再訴願，均遭駁回，乃提起行政訴訟，該案已移本院審理中，不再繫屬於被告，所提更正申請已無標的，乃於八十六年八月十五日，以（八六）台專（甲）五一五○一字第一三二四六二號函，處分更正申請案應不予受理。原告復於八十六年八月二十日再依專利法第六十七條申請更正，經被告依同一理由以八十六年九月十七日（八六）台專（甲）五一五○一字第一三六五三四號函，處分更正申請應不予受理。原告不服，提起訴願及再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：
原告起訴意旨及補充理由略謂：
一、原告申請更正第00000000號「全能式電子投幣機」新型專利申請專利範圍，乃依專利法第六十七條第一項第一款「申請專利範圍過廣」為由。原告申請更正之目的係因原告於撰寫專利說明書時，將申請專利範圍寫得過廣，以致於被他人提出異議，並遭被告為異議成立之審定。因此，原告乃主動縮減專利範圍，消除被異議之有爭執部分。未料被告卻以本案之異議程序，經訴願及再訴願決定駁回，乃審定完畢，申請並無標的，應不予受理。然原告之前述專利案雖經異議，在提出更正申請當時，尚在行政訴訟程序中，依專利法第一百零五條準用同法第四十七條規定，該異議案並未確定，被告對此部分並未詳究，即不受理本案之更正申請，實屬違法。
二、原告所提之「申請專利範圍」更正申請乙事，被告、經濟部等專利主管機關，均委由財團法人工業技術研究院機械工業研究所審查、鑑定，在審查人員均相同之情況，自不可能有不同之審查結果，如此顯然有違公平原則。而且就專利案之鑑定，行政院與司法院本就協調指定有至少六十三家鑑定單位可供選擇，主管單位豈可擇一而草率行事。原告之專利既已取得美國發明第0000000號專利，該發明案之調查參考資料中，有一件是美國發明專利第0000000號，亦即異議案異議成立之主要引證案。被告在審定原告專利之異議案時，一直認定該引證案與原告之異議案之專利構造相同。但在美國專利局，以原告之專利案與引證案相比較後，認定二者之構造並不相同，所以核准原告專利。美國專利局能夠認同原告之看法，認定該兩案構造上並不相同，反觀被告卻一直主觀認定，根本不予原告一個修正縮減專利範圍之機會。在原告取得美國專利之前之答辯程序中，已針對該相同之引證案提出辯論，並再修正申請專利範圍後即獲得專利權。完全相同之專利案，實質內容包括構造說明及圖式均完全相同之情況下，原告在既有內容基礎下修正「申請專利範圍」，竟然仍被工業技術研究院機械工業研究所鑑定為「構造近似而無功效增進」。既然有如此分野，則基於工業技術審查不分家之原則，主管單位應給原告公平之機會，另找不同之鑑定單位再作判定，否則無法化解原告冤情。
三、綜上所述，被告不受理原告專利之申請專利範圍修正，實有明顯之違法情事存在，請判決撤銷一再訴願決定及原處分等語。
被告答辯意旨略謂：
一、本件第00000000號新型專利案，經 林政德 提起異議後，被告以八十五年五月十四日台專（判）○四○二四字第一一六三五七號異議審定書為「本案異議成立，應不予專利」之審定。原告循序提起訴願、再訴願及行政訴訟，經鈞院以八十七年度判字第五二三號判決駁回確定。依專利法第一百條第四項規定，本件第00000000號新型專利案暫准之專利權已確定自始不存在，所請更正申請專利範圍即失所附麗。
二、依專利法第四十四條規定，專利申請案補充或修正其說明書或圖式，須在該申請案審定前為之，而於審定公告後，除因被異議時，對該案再為審查，得提出補充修正併案審查，以及被告依職權通知申請人補充修正外，其申請案並未於審查中，所提補充或修正之申請，自應不予受理。復依專利法第六十七條規定，已取得專利權之專利案方得提出更正申請；且核准更正公告後，溯自申請日生效。從而專利案倘經審定異議成立應不予專利時，因未取得專利權，縱該審定於行政救濟程序中尚未確定，仍與前揭規定不合，為免影響該異議審定之法律安定性，異議審定後之更正申請亦應不予受理。本件原告所提修正申請專利範圍之申請，與專利法第四十四條規定不合。嗣原告於八十六年八月二日再提更正申請，因本案專利異議業經審定異議成立，應不予專利，並未取得專利權，復與專利法第六十七條規定不合，本件更正申請並無標的存在。
三、原告主張其所欲申請更正之第00000000號新型專利，乃依專利法第六十七條第一項第一款「申請專利範圍過廣」為申請。然本案審定公告後，第三人提起異議，業經審定異議成立，應不予專利在案，原告並未取得專利權，是與已取得專利權之專利案，方得因申請專利範圍過廣，提出更正申請之專利法第六十七條規定不合。且核准更正公告後，溯自申請日生效，必影響原異議審定之法律安定性。從而本案業經審定異議成立，應不予專利，縱該異議審定因提起行政救濟而未確定，惟以行政處分一經作成即已發生實質上之法律效果，在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，因案件不再繫屬被告，本件更正申請仍屬無標的，應不予受理。
四、原告所稱異議案實質審查是否公平妥當等情，係屬另案是否妥當之問題，與本件更正申請無涉，不得執為本案之論據。綜上所述，被告原處分並無違法，請判決駁回原告之訴等語。
理由
一、本件原告原係以經濟部中央標準局為被告提起本件訴訟，嗣有關本件之專利業務，於八十八年一月二十六日由經濟部智慧財產局承受，本院 爰逕 將被告改列為經濟部智慧財產局，先予敍明。
二、按專利法第六十七條第一項第一款所定申請專利範圍過廣之申請更正，必以專利權存在為前提，苟無專利權存在，自無可申請更正之專利範圍可言。
三、本件原告前以「全能式電子投幣機」新型向被告申請專利，經被告審查，為准予專利之審定，並以第00000000號「全能式電子投幣機」新型專利案公告，嗣經林政德提起異議後，被告以八十五年五月十四日台專（判）○四○二四字第一一六三五七號異議審定書為「本案異議成立，應不予專利」之審定。原告不服，循序提起行政訴訟，本院以八十七年度判字第五二三號判決駁回確定等情，為兩造所不爭，並有本院前開判決附於再訴願卷可憑，是本件第00000000號新型專利係屬自始不存在。依前開說明，原告自無可更正之專利範圍存在，原告申請更正專利範圍，自屬無從准許。本件被告所為否准原告申請之原處分，經核並無違誤，一再訴願決定遞予維持，亦無不合。原告提起本件行政訴訟求予撤銷，為無理由，應予駁回。至原告所為其他主張，經核與前開結論不生影響，爰不予論述，併此敍明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。
中華民國八十九年五月二十六日
行政法院第四庭
審判長評事 吳錦龍
評事 沈水元 評事 吳明鴻 評事 尤三 謀評事 陳光秀 右正本證明與原本無異
法院書記官阮桂芬中華民國八十九年五月二十六日