裁判字號：臺北高等行政法院91年訴字第3444號判決
裁判日期：民國92年10月08日
裁判案由：商標評定
臺北高等行政法院判決九十一年度訴字第三四四四號
原告千松貿易股份有限公司代表人甲○○董事長訴訟代理人乙○○商標代被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人日商‧壺三股份有限公司代表人山隼史訴訟代理人 林志剛 律師複代理人黃闡億律師訴訟代理人 楊憲祖 律師右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十一年七月一日經訴字第○九一○六一一四八三○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國（下同）八十八年八月三日以「壺三及圖TSUBOSAN」商標，做為註冊第一二二五五○號「壺三及圖HOSUSAN」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第八類之銼刀、萬能刀、登山刀、雕刻刀、花剪、樹剪、剪刀、鉗、扳手等商品，向被告申請註冊，經被告准列為註冊第九一一四八一號聯合商標（下稱系爭商標，圖樣如附圖一所示）。嗣參加人以該註冊聯合商標有違註冊時商標法第三十七條第七、十四款之規定，檢具其「TSUBOSAN及設計圖」商標（下稱據以評定商標，圖樣如附圖二所示），對之申請評定，經被告審查，以九十一年三月二十二日中台評字第九○○二九九號商標評定書為申請成立之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭商標是否有違註冊時商標法第三十七條第十四款之規定？㈠原告主張：
⒈按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申
請人因與該他人間具有契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第十四款所規定。
原告試問：
⑴原告與參加人有無契約？沒有。若有請參加人舉出雙方簽署之契約。
⑵原告與參加人有無地緣關係？沒有。
⑶原告與參加人有無業務關係？沒有。若有請參加人舉出雙方進出貨之憑證。
以上三個問題若原告與參加人有任一關係，則原告願意放棄此一商標之註冊，若參加人無法舉證則是否應還給原告一個公道。總不能因原告回參加人之信就認為雙方具有合作之關係。
⒉參加人至今已成立一百餘年，在此我們給予尊重，但是在尊重之餘，試問一
個百年老店為何至西元一九七一年才在自己國家日本申請註冊，且只有在一個國家申請，何以說是知名且眾所周知。並且只在日本販賣而已，日本壺八銼刀等在台六、七十年。原告於五十四年創立以來，便使用壺三及圖TSUBOSAN商標，但原告在六十七年向被告申請未准後才另以壺三HOSUSAN申請核准。
⒊西元一九八一年參加人來原告公司要我們經銷代理他們的產品，但因當時原
告進口之品牌為壺石牌銼刀，是原告委託日本國壺石工業所承製並出口，原告曾提供給參加人公司壺石的文書以供報價參考，但因當時原告賣的是台灣製的壺三銼刀，所以雙方價格不合。
⒋「」商標，原告在六十年前就已經使用很久，由於建立不錯口碑，所
以在六十七年向被告提出申請，但六十八年三月八日因「」商標外文近似，商標法第三十七條第一項第十二款及第四十三條之規定應予核駁，才以「」申請核准（六十八年六月六日申請，六十八年七月十六日核准公告），八十三年十二月七日申請「」八十四年十一月一日核准，本資料送智財局有據可查，但實際「壺三」被核駁後，因在市場廣為使用，且建立了優良的品牌，為消費者所共知且認知之品牌，在沒人異議之下，一直使用到現在從不間斷。
⒌參加人在一九八二年來台找原告要原告代理他們的產品，但因當時有自創品
牌「壺石銼刀」，參加人的條件沒有比較優惠的利潤，價格談不攏，到一九八四年沒有結論，才去找別家代理進口，今天是他們口頭要求代理，沒有簽約，沒有實際買賣，只憑原告一張普通的商業書信，算是實際代理，太牽強了，何況中華民國是一個屬地主義國家，誰在那一國註冊就有權使用該商標。
⒍參加人說在台販賣多年，從來沒有提出申請，藐視中華民國商標，今天要政
府來保護他們商標，政府還將他保護，豈有此理，況且，幾年來原告為了同行的和諧，沒有提出仿冒告訴，如今還想一直侵佔原告的權利，實在沒有道理，請法官明查秋毫，還我商標以示公道。
綜觀以上論點，請鈞院詳查原告之事實而來加以審查，方不會誤審且造成原告的心血，付之流水，為此請判決如訴之聲明，以保原告合法之權益。
㈡被告主張：
⒈商標之註冊違反第三十七條第一項之規定者，利害關係人得申請商標主管機
關評定其註冊為無效，為現行商標法第五十二條第一項所明定。而所稱利害關係人，係指該商標之註冊對其權利或利益有影響之關係者，復為同法第八條所規定。本件依參加人於申請評定書所述及被告八十六年九月五日公布施行之「利害關係人認定要點」二之（四）主張其商標或標章與系爭商標相同或近似且為先使用之人，及其受讓人、授權使用人或代理商之規定。系爭商標之申請註冊對其權利或利益難謂無影響關係，應屬適格之利害關係人。又依修正前商標法施行細則第四十條第二款（即現行商標法第七十七條之一第二款）商標評定案件適用註冊時之規定，本件被評定之註冊第九一一四八一號「壺三及圖TSUBOSAN」聯合商標係於八十九年十一月一日獲准註冊，其商標之評定核應適用八十七年十一月一日公布施行之商標法，合先敘明。
⒉商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請
人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標者，不得申請註冊。但得該他人同意者，不在此限。」為本件商標註冊時商標法第三十七條第十四款所明定。而判斷兩商標近似與否，應依具有普通知識經驗之商品買受者，於購買時施以普通所用之注意，有無引起混同誤認之虞以為斷。又商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標。
⒊查本件參加人為產製銼刀商品之日本廠商，早自西元一八八三年（日本明治
十六年）即開使製造、販賣銼刀商品，中文「壺三」為其公司名稱之特取部分，而外文「TSUBOSAN」及壺設計圖形則為其表彰使用於銼刀商品上之商標，除於西元一九七一年（日本昭和四十六年）即在其日本本國申准註冊外，其商品亦早在西元一九七○年透過我國代理商即原告進口銷售，以及其後亦陸續透過其他代理商如尚賀股份有限公司、雷堡貿易股份有限公司等代理進口至國內市場銷售，是衡酌關係人就據以評定商標商品自西元一八八三年即有持續行銷使用至今，以及透過包括原告在內之我國代理商代理進口至國內市場銷售多年情事，其商標之信譽及所表彰之商品於系爭聯合商標八十八年八月三日申請註冊前，難謂不為原告、同業業者及相關消費者所知悉，從而原告以相同之中文「壺三」、外文「TSUBOSAN」及近似圖形之聯合式作為系爭聯合商標之圖樣，指定使用於同一或類似之銼刀、萬能刀、登山刀等商品，客觀上難謂無襲用之情事，凡此有關係人檢送之公司簡介、日本商標註冊資料、進口發票、產品型錄、廣告資料以及與原告間之往來信函等證據資料影本附卷可稽，是原告知悉他人商標存在，仍以相同之中、外文及近似圖形之聯合式作為本件註冊第九一一四八一號「壺三及圖TSUBOSAN」聯合商標之圖樣申請註冊，並指定使用於同一或類似之銼刀、萬能刀、登山刀等商品，復未取得參加人之同意，揆諸前開說明，自有首揭法條規定之適用。
⒋至原告指稱系爭聯合商標圖樣係沿用其正商標圖樣（即註冊第一二二五五○
號「壺三及圖HOSUSAN」商標），及先前申請案遭被告核駁之「壺石TSUBO-ISHI及圖」商標圖樣（即核駁第一五一六七九號商標）而來，且據以評定商標迄今未在我國申准註冊使用於銼刀等商品，系爭聯合商標之申請註冊，自無違首揭法條之規定乙節；經核首揭條款係指他人商標確有先使用於同一或類似商品之情事而言，並不以該他人商標須在我國獲准註冊為前提。本件姑不論系爭聯合商標圖樣，與原告所述前揭沿用之二商標圖樣不盡相同、適用之法條亦不同，難以執為本案有利辯解之論據外，參加人之據以評定商標商品如前所述，早於西元一九七○年即透過原告代理進口至我國市場銷售事實，亦較原告前揭二沿用商標之申請日為早，從而原告所述，核難採為本案有利之辯解。又原告訴稱從未且無代理參加人任何產品及行銷事實，按代理則一定有合約、L╱C甚至報價單等憑證可資證明，參加人並未檢附上揭資料佐證云云。經查本件參加人之據以評定商標商品早在西元一九七○年透過原告進口銷售，原告雖予否認，惟依據原告於一九九四年五月十六日寫給參加人之信函記載「我們代理貴社壺山銼刀‧‧‧」字樣，足見原告所稱不曾代理，亦不足採。
⒌末查本件系爭聯合商標既應依商標法第三十七條第十四款規定評決其註冊無
效，則其是否尚有違反同法條第三十七條第七款規定，自無庸審究，併予陳明。
綜上論述，被告原處分，洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人主張：
⒈原告起訴理由略以：⑴原告與參加人無契約、地緣、業務往來關係，請參加
人提出雙方簽署之契約、進出貨憑證以證明雙方有上開關係；⑵參加人只在日本國申請商標註冊，何以說是知名且眾所周知。參加人商標商品只在日本販賣，原告自五十四年創立以來，便使用壺三及圖TSUBOSAN商標，但原告在六十七年向被告即前中央標準局申請未准後才另以壺三HOSUSAN申請核准；⑶無論國內或日本進口的銼刀上都有「壺」的圖形，「三」是取自原告公司代表人生日中的數字，非抄襲自參加人商標圖樣；⑷系爭商標之正商標已使用二十二年云云，主張系爭商標無商標法第三十七條第十四款之情形。惟查：
⑴原告曾代理參加人產品，自當知悉據以評定商標存在：
①原告公司代表人甲○○曾於八十三年五月十六日致函（評定申請書附件
五）當時參加人公司社長山重雄表示：「二十年前的初識從你父親到現在雖我們代理貴社的壺三銼刀沒有幾年．．．」云云，足見原告確曾代理販售參加人公司產品，原告辯稱與參加人無契約，業務往來關係，實不足採。而原告既曾代理販售參加人產品，自當知悉參加人據以評定商標之存在。
②參加人為產製銼刀商品之日本廠商，早自西元一八八三年（日本明治十
六年）即開使製造、販賣銼刀商品，中文「壺三」為參加人公司名稱之特取部分，而外文「TSUBOSAN」及壺設計圖形則為其表彰使用於銼刀商品上之商標，除於西元一九七一年（日本昭和四十六）即在日本本國申准註冊外，參加人商品並早在西元一九七○年代透過我國代理商即原告進口銷售，其後亦陸續透過其他代理商如尚賀股份有限公司、雷堡貿易股份有限公司等代理進口至國內市場銷售，且由代理商印製商品型錄及於業界相關媒體刊登廣告加以宣傳。是由上開事實可知參加人商標之信譽及所表彰之商品於系爭聯合商標八十八年八月三日申請註冊前，即已為販售同一類商品之原告所知悉。
③原告並自承參加人於西元一九八一年曾至原告公司請其經銷代理參加人產品，是原告於當時自應因此知悉參加人商標存在。
④行政訴訟法第一百八十九條第一項規定：「行政法院為裁判時，應斟酌
全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽。但別有規定者，不在此限。」是我國行政訴訟法原則上採自由心證主義，非法定證據主義。而依前述證據資料既已足證明原告於申請系爭商標註冊前，即因代理經銷關係知悉據以評定商標存在，自無提出原告所稱之契約及進出貨憑證之必要。
⑵據以評定商標是否著名與系爭商標是否構成商標法第三十七條第十四款情形無關：
①商標法第三十七條第十四款並不以他人商品達著名程度為要件，退萬步
言之，縱使參加人據以申請評定之商標未達著名之程度，亦與系爭商標圖樣是否有該條款規定情形無涉。
②著名商標之認定，應綜合商標使用期間、地域範圍、所使用商品之銷售
量及廣告、宣傳之方式、數量、期間及範圍等認定之，有著名商標或標章認定要點足供參照，非以在多數國家獲准註冊為唯一要件，原告以參加人只在日本國申請商標註冊，即稱參加人商標非著名，實不足採。
⑶如前所述，參加人曾先後透過原告、尚賀股份有限公司、雷堡貿易股份有
限公司等代理進口至國內市場銷售，非如原告所稱參加人商品只在日本販售。
⑷系爭商標係原告於八十八年八月三日始向被告機關申請註冊，有系爭商標
註冊公告資料為憑，原告稱其於五十四年創立以來便使用系爭商標，應舉證以實其說。
⑸退步言之，原告縱曾於六十七年以系爭商標圖樣申請註冊遭被告前身中央
標準局核駁，亦僅證明原告曾以系爭商標圖樣申請註冊之事實，而無從證明確有使用系爭商標圖樣於商品上之事實。再者，原告於西元一九七四年(民國六十三年)前即與參加人有過接觸（評定申請書附件五：西元一九九四年五月十六日原告公司代表人甲○○致參加人函記載：「‧‧‧二十年前的初識‧‧‧」），仍早於六十七年。
⑹縱使銼刀交易市場上仍有其他商標含有「壺」字及壺圖，惟仍有部分差異
，不似原告系爭商標圖樣上之「壺」圖與據以評定商標之「壺」圖相同，外文「TSUBOSAN」亦完全相同，「壺三」中文並與參加人公司名稱特取部分相同。且再參酌原告曾代理販賣參加人商品等之客觀事實，系爭商標應係抄襲自參加人商標，至為顯然。至於其他含有「壺」字及「壺」圖之商標是否有違商標法之規定，為另案是否妥適問題，與系爭商標是否有商標法第三十七條第十四款情形無涉。
⑺退步言之，縱使原告確有使用系爭商標之正商標，即審定第一二二五五○
號商標達二十二年，惟仍在參加人使用據以評定商標之後，且該正商標，除中文「壺三」相同外，外文部分「HOSUSAN」及圖型與系爭商標並不相同，原告並未使用系爭商標達二十二年。
⒉綜上所述，系爭商標圖樣非但外文「TSUBOSAN」及圖形與參加人據以申請評
定之商標完全相同，其中文「壺三」又與參加人公司名稱特取部分相同，復指定使用於同一商品或類似商品，其係抄襲自參加人商標應可認定，且原告曾代理販售參加人公司產品，其於申請註冊系爭商標前即已知悉參加人商標存在，自不待言。據此，系爭商標實有商標法第三十七條第十四款規定之情事，依法應不得註冊，原處分及訴願決定並無違誤。
理由
一、按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第十四款所規定。而衡酌商標是否近似，應以具有普通知識、經驗之購買人於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第十五條第一項亦定有明文。又商標之註冊違反第三十七條第一項之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效；而所稱利害關係人，係指該商標之註冊對其權利或利益有影響之關係者，復分別為商標法第五十二條第一項及第八條所規定。
二、本件原告於八十八年八月三日以「壺三及圖TSUBOSAN」商標（圖樣如附圖一所示），做為註冊第一二二五五○號「壺三及圖HOSUSAN」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第八類之銼刀、萬能刀、登山刀、雕刻刀、花剪、樹剪、剪刀、鉗、扳手等商品，向被告申請註冊，經被告准列為註冊第九一一四八一號聯合商標；嗣參加人以該註冊聯合商標有違註冊時商標法第三十七條第七、十四款之規定，檢具其「TSUBOSAN及設計圖」商標（圖樣如附圖二所示），對之申請評定，經被告審查，認依參加人申請評定書所述及被告八十六年九月五日公布施行之「利害關係人認定要點」二之(四)主張其商標或標章與系爭商標相同或近似且為先使用之人，及其受讓人、授權使用人或代理商為利害關係人之規定，應屬適格之利害關係人；而本件參加人為產製銼刀商品之日本廠商，以及透過包括原告在內之我國代理商代理進口至國內市場銷售多年情事，其商標之信譽及所表彰之商品於系爭聯合商標八十八年八月三日申請註冊前，難謂不為原告、同業間及相關消費者所知悉，從而原告未得參加人同意，即以相同之中文「壺三」、外文「TSUBOSAN」及近似圖形之聯合式作為系爭聯合商標之圖樣，指定使用於同一或類似之銼刀、萬能刀、登山刀等商品，客觀上難謂無違系爭商標註冊時商標法第三十七條第十四款之規定，乃為申請成立之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟；兩造及參加人之主張，各如事實欄所載，其爭點厥為系爭商標是否有違註冊時商標法第三十七條第十四款之規定？
三、經查，凡主張其商標或標章與系爭商標相同或近似且為先使用之人，及其受讓人、授權使用人或代理商即為利害關係人，又商標法第三十七條第十四款之規定，係指他人商標確有先使用於同一或類似商品之情事而言，並不以該他人商標須在我國獲准註冊為前提，故原告所稱參加人使用即據以評定商標未在我國申請註冊，不值得保護云云，尚不足採。次查，本件參加人為產製銼刀商品之日本廠商，早自西元一八八三年（日本明治十六年）即開使製造、販賣銼刀商品，中文「壺三」為其公司名稱之特取部分，而外文「TSUBOSAN」及壺設計圖形則為其表彰使用於銼刀商品上之商標，除於西元一九七一年（日本昭和四十六年）即在其日本本國申准註冊外，其商品亦早在西元一九七○年透過我國代理商即原告進口銷售，以及其後亦陸續透過其他代理商如尚賀股份有限公司、雷堡貿易股份有限公司等代理進口至國內市場銷售，是衡酌關係人就據以評定商標商品自西元一八八三年即有持續行銷使用至今，以及透過包括原告在內之我國代理商代理進口至國內市場銷售多年情事，其商標之信譽及所表彰之商品於系爭聯合商標八十八年八月三日申請註冊前，難謂不為原告、同業業者及相關消費者所知悉，從而，原告以相同之中文「壺三」、外文「TSUBOSAN」及近似圖形之聯合式作為系爭聯合商標之圖樣，指定使用於同一或類似之銼刀、萬能刀、登山刀等商品，客觀上難謂無襲用之情事，凡此有關係人檢送之公司簡介、日本商標註冊資料、進口發票、產品型錄、廣告資料以及與原告間之往來信函等證據資料影本附卷可稽，是原告知悉他人商標存在，仍以相同之中、外文及近似圖形之聯合式作為系爭聯合商標之圖樣申請註冊，並指定使用於同一或類似之銼刀、萬能刀、登山刀等商品，復未取得參加人之同意，揆諸前開說明，自有首揭法條規定之適用。至原告訴稱其從未且無代理參加人任何產品及行銷事實，若有請參加人提出契約或進貨憑證，殊難徒憑原告與參加人之書信來往，即論斷與系爭商標有任何關連乙節；經查本件原告公司代表人甲○○曾於八十三年五月十六日致函（評定申請書附件五）當時參加人公司社長山重雄表示：「二十年前的初識從你父親到現在雖我們代理貴社的壺三銼刀沒有幾年．．．」等語，按此信函為原告所書，此為原告所是認，則其信函內自認之事實，自堪採取，足見原告確曾代理販售參加人公司產品無疑；復按當事人互相表示意思一致，契約即為成立，並不以訂定書面為必要，是原告以參加人未提出代理契約或出貨憑證，即謂其與參加人間無代理業務關係云云，顯為強詞奪理，殊難採信。何況原告於本件訴訟中自承參加人曾於西元一九八一年至原告公司請其經銷代理參加人之產品，則當時原告亦應知悉參加人據以評定商標之存在。另原告訴稱系爭聯合商標圖樣係沿用其正商標圖樣（即註冊第一二二五五○號「壺三及圖HOSUSAN」商標），及先前申請案遭被告核駁之「壺石TSUBOISHI及圖」商標圖樣（即核駁第一五一六七九號商標）而來乙節，經核系爭聯合商標圖樣，與原告所述前揭沿用之二商標圖樣不盡相同、適用之法條亦不同，且參加人據以評定商標之商品，早於西元一九七○年即透過原告代理進口至我國市場銷售，已如前述，亦較原告前揭二沿用商標之申請日為早，是原告所述，殊難執為本件應為申請不成立之論據。末查本件系爭聯合商標既應依商標法第三十七條第十四款規定評決其註冊無效，則其是否尚有違反同法條第三十七條第七款規定，自無庸審究。綜上所述，本件原告起訴意旨，並非可採；被告所為申請成立，系爭聯合商標之註冊應為無效之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合；原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十二年十月八日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官徐瑞晃
法官蕭惠芳法官李得灶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十二年十月十五日
書記官陳清容