裁判字號：最高行政法院94年判字第358號判決
裁判日期：民國94年03月17日
裁判案由：商標評定
最高行政法院判決
94年度判字第00358號上訴人千松貿易股份有限公司代表人乙○○被上訴人經濟部智慧財產局代表人丙○○
參加人日商．壺三股份有限公司代表人山隼史訴訟代理人甲○○律師
黃闡億 律師 楊憲祖 律師上列當事人間因商標評定事件，上訴人對於中華民國92年10月8日臺北高等行政法院91年度訴字第3444號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、上訴人於民國88年8月3日以「壺三及圖TSUBOSAN」商標，做為註冊第122550號「壺三及圖HOSUSAN」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第8類之銼刀、萬能刀、登山刀、雕刻刀、花剪、樹剪、剪刀、鉗、扳手等商品，向被上訴人申請註冊，經被上訴人准列為註冊第911481號聯合商標（下稱系爭商標，圖樣如附圖一）。嗣參加人以該註冊聯合商標有違註冊時商標法第37條第7款、第14款之規定，檢具其「TSUBOSAN及設計圖」商標（下稱據以評定商標，圖樣如附圖二），對之申請評定，經被上訴人審查，以91年3月22日中台評字第900299號商標評定書為申請成立之處分。上訴人不服，提起訴願，亦遭駁回，遂提起本件訴訟。
二、上訴人於原審起訴主張略以：參加人至今已成立100餘年，但1家百年老店為何至西元1971年才在自己國家日本申請註冊，且只有在1個國家申請，何以說是知名且眾所周知？日本壺八銼刀等在台六、七十年，上訴人於54年創立以來，便使用壺三及圖TSUBOSAN商標，但上訴人在67年向被上訴人申請未准後才另以壺三HOSUSAN申請核准。西元1981年參加人要上訴人經銷代理他們的產品，但因當時上訴人進口之品牌為壺石牌銼刀，是上訴人委託日本國壺石工業承製並出口，上訴人曾提供給參加人壺石的文書以供報價參考，但因當時上訴人賣的是台灣製的壺三銼刀，所以雙方價格不合。參加人在西元1982年找上訴人代理產品，但因當時有自創品牌「壺石銼刀」，參加人的條件沒有比較優惠的利潤，價格談不攏，到西元1984年沒有結論，才去找別家代理進口，今天是參加人口頭要求代理，既未簽約又無實際買賣，只憑上訴人普通的商業書信，算是實際代理，太牽強了，何況我國是採屬地主義，誰在那國註冊就有權使用該商標。參加人說在台販賣多年，從來沒有提出申請，爰請將訴願決定及原處分均撤銷等語。
三、被上訴人則略以：參加人為產製銼刀商品之日本廠商，早自西元1883年即開使製造、販賣銼刀商品，中文「壺三」為其公司名稱之特取部分，而外文「TSUBOSAN」及壺設計圖形則為其表彰使用於銼刀商品上之商標，除於西元1971年即在其日本申准註冊外，其商品亦早在西元1970年透過我國代理商即上訴人進口銷售，以及其後亦陸續透過其他代理商如尚賀股份有限公司、雷堡貿易股份有限公司等代理進口至國內市場銷售，是衡酌關係人就據以評定商標商品自西元1883年即有持續行銷使用至今，以及透過包括上訴人在內之我國代理商代理進口至國內市場銷售多年情事，其商標之信譽及所表彰之商品於系爭商標88年8月3日申請註冊前，難謂不為上訴人、同業業者及相關消費者所知悉，從而上訴人以相同之中文「壺三」、外文「TSUBOSAN」及近似圖形之聯合式作為系爭聯合商標之圖樣，指定使用於同一或類似之銼刀、萬能刀、登山刀等商品，客觀上難謂無襲用之情事，凡此有關係人檢送之公司簡介、日本商標註冊資料、進口發票、產品型錄、廣告資料以及與上訴人間之往來信函等證據資料影本可稽，是上訴人知悉他人商標存在，仍以相同之中、外文及近似圖形之聯合式作為系爭商標之圖樣申請註冊，並指定使用於同一或類似之銼刀、萬能刀、登山刀等商品，復未取得參加人之同意，自有商標法第52條第1項規定之適用。另系爭商標既應依商標法第37條第14款規定評決其註冊無效，則其是否尚有違反同法條第37條第7款規定，自無庸審究等語，資為抗辯。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，略以：按凡主張其商標或標章與系爭商標相同或近似且為先使用之人，及其受讓人、授權使用人或代理商即為利害關係人，又商標法第37條第14款之規定，係指他人商標確有先使用於同一或類似商品之情事而言，並不以該他人商標須在我國獲准註冊為前提，故上訴人所稱參加人使用即據以評定商標未在我國申請註冊，不值得保護云云，尚不足採。次按，參加人為產製銼刀商品之日本廠商，早自西元1883年即開使製造、販賣銼刀商品，中文「壺三」為其公司名稱之特取部分，而外文「TSUBOSAN」及壺設計圖形則為其表彰使用於銼刀商品上之商標，除於西元1971年即在其日本本國申准註冊外，其商品亦早在西元1970年透過我國代理商即上訴人進口銷售，以及其後亦陸續透過其他代理商如尚賀股份有限公司、雷堡貿易股份有限公司等代理進口至國內市場銷售，是衡酌關係人就據以評定商標商品自西元1883年即有持續行銷使用至今，以及透過包括上訴人在內之我國代理商代理進口至國內市場銷售多年情事，其商標之信譽及所表彰之商品於系爭商標88年8月3日申請註冊前，難謂不為上訴人、同業業者及相關消費者所知悉，從而，上訴人以相同之中文「壺三」、外文「TSUBOSAN」及近似圖形之聯合式作為系爭聯合商標之圖樣，指定使用於同一或類似之銼刀、萬能刀、登山刀等商品，客觀上難謂無襲用之情事，凡此有關係人檢送之公司簡介、日本商標註冊資料、進口發票、產品型錄、廣告資料以及與上訴人間之往來信函等證據資料影本可稽，是上訴人知悉他人商標存在，仍以相同之中、外文及近似圖形之聯合式作為系爭聯合商標之圖樣申請註冊，並指定使用於同一或類似之銼刀、萬能刀、登山刀等商品，復未取得參加人之同意，揆諸前開說明，自有系爭商標註冊時商標法第37條第14款、同法施行細則第15條第1項與商標法第52條第1項及第8條規定之適用。至上訴人訴稱其從未且無代理參加人任何產品及行銷事實，若有請參加人提出契約或進貨憑證，殊難徒憑上訴人與參加人之書信來往，即論斷與系爭商標有任何關連乙節，本件上訴人公司代表人乙○○曾於83年5月16日致函，當時參加人公司社長山重雄表示「20年前的初識從你父親到現在雖我們代理貴社的壺三銼刀沒有幾年．．．」等語，按此信函為上訴人所書，此為上訴人所是認，則其信函內自認之事實，自堪採取，足見上訴人確曾代理販售參加人公司產品無疑。復按，當事人互相表示意思一致，契約即為成立，並不以訂定書面為必要，是上訴人以參加人未提出代理契約或出貨憑證，即謂其與參加人間無代理業務關係云云，殊難採信。何況上訴人於本件訴訟中自承參加人曾於西元1981年至上訴人公司請其經銷代理參加人之產品，則當時上訴人亦應知悉據以評定商標之存在。另上訴人訴稱系爭商標圖樣係沿用其正商標圖樣，及先前申請案遭被上訴人核駁之「壺石TSUBOISHI及圖」商標圖樣而來乙節，經核系爭商標圖樣，與上訴人所述前揭沿用之二商標圖樣不盡相同，適用之法條亦不同，且參加人據以評定商標之商品，早於西元1970年即透過上訴人代理進口至我國市場銷售，亦較上訴人前揭二沿用商標之申請日為早，是上訴人所述，殊難執為本件應為申請不成立之論據。末按，系爭商標既應依商標法第37條第14款規定評決其註冊無效，則其是否尚有違反同法條第37條第7款規定，自無庸審究。綜上所述，被上訴人所為申請成立，系爭商標之註冊應為無效之處分，洵無違誤，訴願決定亦無不當，因而將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
五、本院經核原判決於法並無違誤。上訴意旨仍執前詞並主張若認為上訴人不應以系爭商標申請註冊，即應就上訴人商標中最先以「壺三」、「TSUBOSAN」及圖形各獲准註冊之最早申請日加以審查，然參加人刻意就後來才申請之聯合商標提出干涉，已不可取，原審法院不察，以系爭商標88年8月3日申請註冊前作為上訴人不得以「壺三」等部分申請註冊之認定時點，並據為系爭商標有違商標法第37條第14款之判決，足徵原判決有不適用法規或適用法規不當之違法。在我國既早有業者以類似商標申請註冊，則參加人應就其確為據以評定商標之創用人提出具體證據，然原審法院並未要求；再者，原審法院未命參加人就「參加人與上訴人有代理關係」此有利於己之事實舉證，顯未盡調查證據之義務，原判決僅憑單一信函，未佐以其他直接具體之證據而驟下判斷，亦有判決不備理由之違法，而以後來事實推斷早已註冊之商標係因該事實之發生而產生，則有判決理由矛盾之情事；至於上訴人雖提及參加人曾於1981年至上訴人公司，然當時上訴人已取得註冊第122550號「壺三及圖HOSUSAN」正商標專用權，即有權在台使用「壺三」標誌，原審法院竟為「當時上訴人亦應知悉參加人據以評定商標之存在」之判斷，顯在時間點之判斷前後矛盾，綜上述事實觀察原判決，其顯有判決不備理由及判決理由矛盾之違法。原審法院未對商標法第37條第14款之構成要件詳細審酌，卻以私文書不具證據力之事後文件駁回上訴人之訴，顯有違反經驗法則，爰請廢棄原判決，並撤銷訴願決定及原處分等語。然查商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第37條第14款所明定。而衡酌商標是否近似，應以具有普通知識、經驗之購買人於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第15條第1項亦定有明文。又商標之註冊違反第37條第1項之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效；而所稱利害關係人，係指該商標之註冊對其權利或利益有影響之關係者，復分別為商標法第52條第1項及第8條所規定。次查系爭商標圖樣與上訴人所註冊第122550號「壺三及圖HOSUSAN」正商標圖樣並不相同，且參加人係就系爭商標申請評定，並非前開註冊第122550號正商標，而系爭商標圖樣中之外文「TSUBOSAN」及圖形與據以評定商標完全相同，其中文「壺三」又與參加人公司名稱之特取部分相同，復指定使用於同一商品或類似商品，原判決以上訴人申請註冊系爭商標之時作為認定上訴人是否因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉參加人商標存在之時點，亦符合商標法第37條第14款規定，是尚無適用法條不當之情形。再查上訴人取得註冊第122550號正商標專用權者，為該中文「壺三」、外文「HOSUSAN」與一碗狀圖形所組成之整體商標圖樣，上訴人並未取得單純「壺三」二字之商標圖樣。上訴人既自承參加人於70年曾為請上訴人經銷代理參加人產品，則上訴人自應因此知悉參加人之據以評定商標存在，該時點既先於上訴人申請註冊系爭商標，原判決認定上訴人於申請系爭商標註冊前已知悉據以評定商標存在，並無違誤。從而，原判決維持原處分及訴願決定，揆諸前開規定與說明，並無不合，尚難認有判決不適用法規或適用不當之違法。末查原判決已就本件爭點即上訴人主張據以評定商標未在我國申請註冊，不值得保護；上訴人從未且無代理參加人任何產品及行銷事實，殊難徒憑上訴人與參加人之書信來往，即論斷與系爭商標有任何關連；系爭商標圖樣係沿用上訴人正商標圖樣，及先前申請案遭被上訴人核駁之「壺石TSUBOISHI及圖」商標圖樣而來各節，為不可採等情，明確詳述其得心證之理由，有如前述。亦難謂有判決不備理由或理由矛盾之違法，縱原審雖有未於判決中加以論斷者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當。至於上訴人其餘訴稱各節，乃上訴人以其對法律上見解之歧異，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，均無可採。綜上所述，上訴意旨指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國94年3月17日
第四庭審判長法官徐樹海
法官高啟燦法官吳錦龍法官黃合文法官林茂權以上正本證明與原本無異中華民國94年3月17日
書記官王褔瀛