裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第2260號判決
裁判日期：民國93年07月14日
裁判案由：服務標章
臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第二二六○號
原告米老鼠牛排館國
際企業有限公司樓代表人甲○○董事）訴訟代理人乙○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○右當事人間因服務標章註冊事件，原告不服經濟部中華民國九十二年三月十九日經訴字第○九二○六二○四六七○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
壹、事實概要：緣原告前於民國（以下同）九十年十月二十九日以「米老鼠牛排館」服務標章（以下簡稱系爭服務標章，如附圖一），指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十五類之食品、飲料零售；冷凍牛肉零售；牛肉零售．．．等服務，向被告申請註冊。案經被告審查，認系爭服務標章圖樣與美商．迪士尼企業公司（以下簡稱迪士尼公司）之「米老鼠」著名商標（以下簡稱據以核駁商標，如附圖二）構成近似，有使一般消費者產生混淆誤認之虞，應不予註冊，而依九十一年五月二十九日修正公布施行之商標法（以下簡稱商標法）第七十七條準用同法第三十七條第七款之規定，以九十一年十一月十五日服務標章核駁第0000000號審定書為系爭服務標章之註冊申請應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、被告應核准原告第000000000號「米老鼠牛排館」服務標章註冊之申請。
二、被告聲明：求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
系爭服務標章是否相同或近似於據以核駁商標？
一、原告陳述：
１、按「服務標章圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。」固為商標法第七十七條準用第三十七條第七款所明定，惟「所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章，已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」亦為八十八年九月十五日修正之商標法施行細則第三十一條所明示。故所謂著名商標或標章，應指商標或標章於我國境內相當廣泛範圍內已為相關公眾所共知者而言。又該條款之適用，除以相同或近似於他人著名商標或標章之圖樣申請註冊者外，另要以有致公眾混淆誤認之虞者，始足該當適用之。是以，縱使有相同於他人著名商標或標章之圖樣申請註冊，但不致產生公眾混淆誤認之情事時，則尚難有上揭法條之適用，合先陳明。
２、「米老鼠」固為迪士尼公司所創作之卡通人物之一，惟其僅係一卡通人物之代稱，有標榜「美國老鼠」之意（因「美國」舊亦稱「米國」）；而其真正的外文名字為「MICKEYMOUSE」。惟近來迪士尼公司均以「米奇」（即MICKEY）稱呼之，並與另一卡通人物「米妮」（即MINI）互為卡通人物中表彰虛擬之一男一女之角色，是以，即便是過去國人習以「米老鼠」三字稱呼該卡通人物，然已因迪士尼公司近來一直使用「米奇」之名稱，且從該公司之相關文宣與廣告中也未見其主動使用「米老鼠」之相關字樣。職是之故，原告認為「米老鼠」三字，已漸失其表彰該卡通人物之合適性。是以，當一般消費者一聽聞「米老鼠」三字時，是否隨之聯想到迪士尼公司所有之上開「米奇」卡通造型人物，容有疑義。
３、原告以「米老鼠牛排館」作為系爭服務標章之圖樣，用以表彰原告之上揭指定服務項目時，是否亦如被告於原處分書所言：「本件服務標章圖樣上之『米老鼠』文字，與迪士尼公司之『米老鼠』著名商標近似，難謂無致消費者產生混淆誤認之虞．．．，惟標章圖樣之特取部分『米老鼠』仍有前揭法條規定之情事．．．。」云云，實亦有疑問。原告謹臚列下述之理由，用以說明被告上述之認定，於認事用法上之違誤：
⑴、「米老鼠」三字雖為過去國人對迪士尼公司所創作之擬人化老鼠卡通造型人物名
稱之代稱，惟事實上迪士尼公司並未將「米老鼠」三字認定為上開卡通人物之正確代稱；此觀乎目前迪士尼公司在有關上開卡通人物之卡通影片、卡通造型玩偶或其他以該卡通造型圖樣所為之各種文宣廣告，均以「米奇」稱呼之，而非以「米老鼠」為其代稱可自明。況且，包括迪士尼公司之前手「華特迪斯奈公司」在內，自始至今從未將「米老鼠」三字當作其表彰任何商品之商標或表彰服務之標章，故迪士尼公司並未將「米老鼠」三字，當作其所有之商標或標章看待；凡此，亦可從迪士尼公司或其前手華特迪斯奈公司從未向被告申請任何之「米老鼠」商標之實際情事可明顯窺知。爰此，迪士尼公司本身既未認定「米老鼠」為其所有之商標，則被告竟未深切體察其中之道理，不僅平白為他人作嫁，且遽認系爭服務標章有違前揭法條之適用，實對原告相當不公平。
⑵、承上所述，迪士尼公司既然未曾使用「米老鼠」為其表彰商品及服務之商標或服
務標章，亦即在市面上未見迪士尼公司使用「米老鼠」標章之習慣，則原告以「米老鼠」作為服務標章圖樣，向被告申請註冊，而指定使用於上開服務項目時，於實際之情形而言，理應不致讓一般消費者產生混淆誤認之情事。故被告不察此等實情，於認定事實上即有疏漏。
⑶、前揭商標法第七十七條準用第三十七條第七款適用上之構成要件為「服務標章圖
樣相同或近似於他人著名之『商標』或『標章』」，要以他人之「商標」或「標章」為標的；反觀，本件據以核駁商標實為國人舊時對卡通造型人物之代稱，而該代稱時至今日根本不為其所有之迪士尼公司所使用，甚至更不曾經該公司當作商標或標章使用之，已如前述；既然非屬該公司所認定之卡通人物代稱，亦非屬該公司所使用之商標或標章，則「米老鼠」三字對迪士尼公司而言，實非屬商標概念，之於一般消費者而言，當然亦非屬商標概念，其事理至為明確。爰此，「米老鼠」三字既非一商標概念，則當然非上開法條構成要件上之「商標」或「標章」要素。是以，被告未辨明「代稱」與「商標」之分野，而遽以上開法條予以適用，此於認事用法上洵屬違誤，實有糾正之必要。
⑷、在八十二年十二月二十二日修正前之商標法第三十七條第一項第七款規定：「商
標圖樣相同或近似他人著名標章，使用於同一或同類商品者，不得申請註冊。」該舊法之規定，亦以他人之著名商標或標章為其審查標的，且在適用上只要以所申請註冊之商標相同或近似於他人著名標章為唯一之構成要件，不若上開現行商標法有關著名商標之保護規定中，仍另需要以「有致公眾混淆誤認之虞」為要件。是以，上開舊法有關著名商標保護之規定，其適用上較現行法寬鬆。今查，在上開舊法適用期間，原告發現有：註冊第一三九○五號「米老鼠」標章（專用期間：七十三年十月一日至八十三年九月三十日），及註冊第四二九九八「米老鼠」標章（專用期間：七十九年二月一日至八十九年一月三十一日），上揭二註冊標章，既然在舊法時期適用較寬鬆之條件下（即不需要「有致公眾混淆誤認之虞」），仍能經被告之前身即中央標準局核准註冊，且兩案前後相接約達十六年之久，則何以在今日現行法採較嚴謹之條件下（即仍需考慮「有致公眾混淆誤認之虞」），卻反遭被告予以核駁？於此，被告未能確實述明理由，且其前後不一之審查認定，誠亦讓原告不能甘服。
⑸、同為迪士尼公司前身「華特迪斯奈公司」所創用之「唐老鴨」卡通人物，核其知
名度實不下於據以核駁商標之「米老鼠」，惟原告亦查出有經被告核准註冊第一○六五七六號「唐老鴨」標章（專用期間：八十六年八月十六日至九十六年八月十五日），目前仍屬有效存在者。而迪士尼公司對「唐老鴨」三字，其態度與對待「米老鼠」三字之情形實如出一轍；均非正式地認為該卡通人物之名稱，亦從未將之視為一商標或標章之使用，被告因而核准上開案件，否則，若如本件審查之嚴格角度而言，早經核駁矣。職是之故，系爭服務標章「米老鼠」遵此審查原則而言，亦應獲准註冊才是。被告未能詳察本件與上述「唐老鴨」乙案之案情相同，實有違行政處分之平等原則，其理甚明。
⑹、原告之負責人甲○○從事餐飲服務業已逾十年，於五年多前有鑑於國內有關西餐
牛排館雖充斥於坊間，但總給予一般消費者良莠不齊之感，若非價格高檔致一般消費者聞之卻步，而實際上已成為社會名流或作為炫耀經濟能力者所出入之場所；即是標榜消費低廉，但餐廳硬體設備不良或飲食衛生環境不佳之窘境。是以，甲○○即於桃園縣中壢市位於中原大學斜對面（即原告營業現址）開設第一家「米老鼠牛排館」，從事經營西餐牛排館之服務業務。因店面裝潢高雅舒適，故以平廉兼中高價位之經營模式開展事業。一方面以平價但品質衛生兼顧之餐點加惠予當地中原大學城之學生及附近居民、上班族，另方面以中高價位且品質更優良精緻之牛排西餐等高級餐飲服務，提供給予喜好鮮美口味而品質精緻之饕客享用。因經營方向正確且飲食環境高雅，加上原告透過各種媒體不斷地廣告宣傳，如：中國時報、廣告宣傳車及散發海報及廣告DM等，如此「米老鼠牛排館」時至今日，已創造出良好之聲譽及相當之口碑。而原告經營至今，除前開之中原大學旁之總店外，目前已陸續開有桃園內壢分店、龜山分店、龍潭分店及台北松山分店，是以，原告所經營之「米老鼠牛排館」予台北及大桃園地區之消費者心目中，勢已建立起良好之企業形象，並留下深刻的品牌信譽，實已無庸置疑。又系爭服務標章圖樣「米老鼠牛排館」，實係原告公司名稱之特取部分，而國內一般廠商或公司，將公司名稱之特取部分與其用以表彰其所產製商品之商標取名一致之情形，可謂相當普遍，且不論公司或企業規模大小，該等情形實在不勝枚舉。是以，原告所有之「米老鼠牛排館」標章，既已在一般消費者心目中留下相當深刻之品牌印象與認識，兼之與原告公司形象相結合之結果，系爭服務標章「米老鼠牛排館」所標榜之餐飲，應不致使一般公眾對其商品之來源或產製主體產生混淆誤認之虞。而系爭服務標章圖樣「米老鼠牛排館」雖是指定使用於「食品飲料零售、冷凍牛肉零售、牛肉零售、魚排零售、冷凍豬肉零售、豬肉零售、家禽肉零售、家畜肉零售」等營業服務，然該等營業服務仍屬原告提供餐飲服務業務時，常相伴隨之營業服務，且原告為拓展西餐牛排館之業務，日前已接受外界之陸續加盟，而系爭服務標章所指定之上開服務項目，正是原告目前所提供給加盟業者作為餐飲服務業務上所必要之料理材料，甚至亦是往來過路客或在原告餐飲店裡接受餐飲服務之消費者所欲加以選購者。既然目前一般消費者對「米老鼠牛排館」所表彰之服務內容，不致與迪士尼公司主體產生混淆誤認，則僅流通於原告與原告所有之加盟業者間之銷售管道，其購買人亦僅為原告之所有加盟業者或往來過路客及在原告餐飲店內接受服務之客人，既已知悉「米老鼠牛排館」餐飲店而加以選購，此時，更不會有被告所認定：「難謂無致使消費者產生混淆誤認之虞」之情事。
４、綜上析陳，被告所據以適用之商標法第七十七條準用第三十七條第七款規定，其適用要件，除要以所申請之服務標章圖樣相同或近似於他人之著名「商標」或「標章」之外，更要以有造成公眾混淆誤認之虞之情事時，始該當適用。今「米老鼠」三字對迪士尼公司而言，頂多是一個卡通造型人物之代稱，甚至迪士尼公司本身亦不正式認同該代稱，而另以「米奇」稱呼之；既然「米老鼠」三字實為一非正式之代稱而非商標，則即使本件原告所有之上開系爭服務標章圖樣「米老鼠」，與上開迪士尼公司卡通人物代稱「米老鼠」三字近似，然終非屬商標或標章之法律概念，故系爭服務標章圖樣應無上揭法條規定之適用。又原告之負責人甲○○所經營之「米老鼠牛排館」西餐牛排館服務，迄今已逾五年多，而且包括中壢中原大學旁之總店在內，連同桃園及台北之各加盟店，至今亦有多家；期間透過原告之於報章媒體之大量廣告與宣傳，加以上開各店面標章之充當活動招牌而提供消費者餐飲服務之結果，已使一般消費者認識原告所有之標章及所表彰之服務。另因系爭服務標章圖樣與原告公司名稱之特取部分完全相同，故一般消費者顯已將系爭服務標章圖樣與原告主體產生聯想與結合，而不致與迪士尼公司產生混淆之情形。另系爭服務標章圖樣所指定之各種肉品零售服務，與原告上開「米老鼠牛排館餐飲服務常相伴而生，且該等零售服務所提供之各種肉品，亦均為原告上開「米老鼠牛排館」餐飲服務所提供給客人用餐時所必須之材料商品，故餐飲服務與系爭服務標章所指定之營業服務，實具有相當之關聯性，又上開該等指定服務所提供之各種肉品，亦係原告目前為保持各加盟店餐飲服務品質而販售給加盟店之材料商品，故行銷管道也僅存在於原告與各加盟店之間（即使是一般之往來過路客或到原告餐飲店內尋求服務之消費者，也因明確知悉原告之實際身分），職是之故，系爭服務標章應無致公眾產生混淆誤認之虞，其理至臻明確。惟被告不察，而遽以認定系爭服務標章有違商標法第七十七條準用第三十七條第七款之規定，核其認事用法顯有違誤。為此，請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、按「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為商標法第七十七條準用同法第三十七條第七款所明定。又同法施行細則第三十一條第一項規定：「本法第三十七條第七款所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認為該商標或標章已廣為相關消費者所普遍認知者」。
２、本件原告申請註冊之「米老鼠牛排館」，雖同意圖樣內之「牛排館」不在專用之內，惟其圖樣內特取部分之「米老鼠」文字，與迪士尼公司之「米老鼠」著名商標近似，有致消費者產生混淆誤認之虞，故被告依法核駁之。原告以「米老鼠」為國人對迪士尼公司所創作之擬人化老鼠卡通造型人物名稱之代稱，迪士尼公司並未將「米老鼠」認定為上開卡通人物之正確代稱，又迪士尼公司於文宣廣告上，均以「米奇」稱呼之，而非以「米老鼠」之稱呼，且未以「米老鼠」文字，向被告申請商標或服務標章註冊，「米老鼠」三字對迪士尼公司而言，非屬商標概念，則原告以「米老鼠」作為服務標章圖樣，向被告申請註冊，不會使一般消費者產生混淆誤認之虞；惟一般消費者對「米老鼠」之認知，係對迪士尼公司所創作之著名卡通人物「MICKEYMOUSE」，所廣為人知之的中文稱呼，縱迪士尼公司以「米奇」之中文名字，使用於其廣告文宣上，但消費者仍會對「米老鼠」與「MICKEYMOUSE」、「米奇」等卡通人物產生聯想，因此「米老鼠」已於國內達到著名之地步，又著名商標或標章之認定，不以在我國註冊為前提要件，縱迪士尼公司未將「米老鼠」作為商標圖樣，向被告申請註冊，被告綜合考量客觀情事，仍得認定其「米老鼠」為著名，因此，原告以「米老鼠」作為服務標章圖樣，向被告申請指定使用於食品、飲料零售等服務，因「米老鼠」為著名商標，故會使一般消費者產生混淆誤認之虞。
３、原告以被告曾核准註冊第一三九○五號、第四二九九八號「米老鼠」服務標章及第一○六五七六號「唐老鴨及圖」服務標章等案例，認為審查有不一致情事，有違平等原則；惟原告所舉之「米老鼠」服務標章或因專用權屆滿而失效，或被評定其註冊為無效，而「唐老鴨」標章圖樣與系爭服務標章圖樣有別，屬於另案核准是否妥適之範疇，依商標審查個案拘束原則，自不得相提並論，作為被告應核准之依據。
４、原告以其公司開設第一家「米老鼠牛排館」已逾五年，期間透過媒體為廣告宣傳，並檢附其宣傳資料影本、DM等，至今已創造出良好之聲譽及相當之口碑，陸續開有四家分店，並接受外界之加盟，已使消費者認識原告之標章及所表彰之服務，又因原告系爭服務標章圖樣與原告公司名稱之特取部分完全相同，一般消費者將標章圖樣與原告產生聯想，不會與迪士尼公司產生混淆誤認之虞；惟原告雖使用「米老鼠牛排館」於其廣告文宣上，且系爭服務標章圖樣為與公司名稱之特取部分完全相同，但違反商標法第三十七條第七款著名商標之規定，不因原告之使用，而例外獲得核准註冊，另公司名稱之核准與商標之申請為不同之法律規範，商標之申請需符合商標法之規定，與其是否為公司名稱無涉，因原告申請之「米老鼠牛排館」，違反商標法第三十七條第七款之規定，是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合，爰請判決如被告答辯之聲明。
理由
一、按服務標章圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊，為商標法第七十七條準用第三十七條第七款所明定。而服務標章圖樣是否構成近似，依同法施行細則第五十條準用第十五條第一項之規定，應以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。又所稱「著名商標或標章」，依同細則第三十一條第一項之規定，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。
二、本件原告前於九十年十月二十九日以「米老鼠牛排館」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十五類之食品、飲料零售；冷凍牛肉零售；牛肉零售．．．等服務，向被告申請註冊。案經被告審查，認系爭服務標章圖樣上之「米老鼠」文字，與迪士尼公司之「米老鼠」著名商標構成近似，有使一般消費者產生混淆誤認之虞，本件雖經同意圖樣內之「牛排館」不在專用之內，惟服務標章圖樣之特取部分「米老鼠」仍有前揭法條規定之情事，應不予註冊，而依商標法第七十七條準用同法第三十七條第七款之規定，以九十一年十一月十五日服務標章核駁第0000000號審定書為系爭服務標章之註冊申請應予核駁之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。
三、原告於本件行政訴訟中訴稱，「米老鼠」為國人對迪士尼公司所創作之擬人化老鼠卡通造型人物名稱之代稱，迪士尼公司並未將「米老鼠」認定為上開卡通人物之正確代稱，又迪士尼公司於文宣廣告上，均以「米奇」稱呼之，而非以「米老鼠」之稱呼，且未以「米老鼠」文字，向被告申請商標或服務標章註冊，「米老鼠」三字對迪士尼公司而言，非屬商標概念，則原告以「米老鼠」作為服務標章圖樣，向被告申請註冊，不會使一般消費者產生混淆誤認之虞。且被告曾核准註冊第一三九○五號、第四二九九八號「米老鼠」服務標章及第一○六五七六號「唐老鴨及圖」服務標章等案例，是審查有不一致情事，有違平等原則。又原告開設第一家「米老鼠牛排館」已逾五年，期間透過媒體為廣告宣傳，並檢附其宣傳資料影本、DM等，至今已創造出良好之聲譽及相當之口碑，陸續開有四家分店，並接受外界之加盟，已使消費者認識原告之標章及所表彰之服務。另因原告系爭服務標章圖樣與原告公司名稱之特取部分完全相同，一般消費者將標章圖樣與原告產生聯想，不會與迪士尼公司產生混淆誤認之虞云云。惟查：
１、一般國內消費者對中文「米老鼠」三個字之認知，係對該著名卡通人物昔時之稱謂，且廣為人知，則消費者聞得「米老鼠」三個字即可輕易與迪士尼公司之「M-ICKEYMOUSE」，又稱為「米奇」、「米妮」之著名擬人化卡通人物產生聯想，故「米老鼠」觀念上可謂與其相當，是系爭服務標章圖樣上之中文「米老鼠」與該等商標之圖形及文字觀念相同，自屬構成近似。又「MICKEYMOUSE」卡通人物之卡通影片廣泛發行於世界各地，並製成相關週邊商品販售，「MICKEYMOUSE」商標顯已為國內消費者所熟知，核屬著名商標無疑。況且著名商標或標章之認定，不以在我國註冊為前提要件，縱迪士尼公司未將「米老鼠」作為商標圖樣，向被告申請註冊，被告綜合考量客觀情事，仍得認定其「米老鼠」為著名。
２、系爭服務標章係指定使用於食品、飲料零售；冷凍牛肉零售；牛肉零售．．．等服務，以迪士尼公司「MICKEYMOUSE」商標之著名程度及國內消費者對其認識程度，系爭服務標章之申請註冊難謂無致消費者對其服務之來源或提供主體產生混淆誤認之虞。
３、原告所舉之另案「米老鼠」服務標章，或因專用權屆滿而失效，或被評定其註冊為無效，而「唐老鴨」服務標章圖樣與系爭服務標章圖樣有別，屬於另案核准是否妥適之範疇，依商標審查個案拘束原則，自不得相提並論，作為本件被告應核准之依據。
４、原告雖使用「米老鼠牛排館」於其廣告文宣上，且系爭服務標章圖樣為與公司名稱之特取部分完全相同，但違反商標法第三十七條第七款著名商標之規定，不因原告之使用，而例外獲得核准註冊。另公司名稱之核准與商標之申請為不同之法律規範，商標之申請需符合商標法之規定，與其是否為公司名稱無涉，因原告申請之「米老鼠牛排館」，違反商標法第三十七條第七款之規定，是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。
四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告所為系爭服務標章之註冊申請，應予核駁之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應核准原告第000000000號「米老鼠牛排館」服務標章註冊之申請，均無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中華民國九十三年七月十四日
臺北高等行政法院第一庭
審判長法官徐瑞晃
法官李得灶法官吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年七月十四日
書記官劉道文