裁判字號：臺北高等行政法院91年訴字第1659號判決
裁判日期：民國92年05月29日
裁判案由：商標異議
臺北高等行政法院判決九十一年度訴字第一六五九號
原告建春有限公司代表人甲○○訴訟代理人戊○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人乙○○兼送達
丁○○
參加人福記冷凍食品股份有限公司代表人丙○○董事長訴訟代理人己○○右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年三月四日經訴字第○九一○六一○四三二○號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國八十九年七月二十四日以「福記」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十九類之蜜餞、果凍、仙草凍、愛玉凍、冷凍果蔬、乾製果蔬、脫水糖漬果蔬、醃漬果蔬、豆腐、豆乾、麵筋、人造肉商品，向被告申請註冊，經審查准列為註冊第九七二一○七號商標（下稱系爭商標），嗣參加人以該商標有違註冊時商標法第三十七條第七、十一、十二款之規定，對之提起異議，經被告審查為異議成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標圖樣是否有「他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾」，而構成商標法第三十七條第十一款規定之違反？㈠原告主張之理由：
⒈按商標圖樣有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝
名、筆名、字號，未得其承諾者，不得申請註冊，但商號或法人營業範圍內之商品，與申請註冊之商標所指定之商品非同一或類似者，不在此限，固為商標法第三十七條第十一款所明定，惟商號或法人營業範圍內之商品則以商號或法人登記之營業項目為準，如登記之營業項目未具體載明商品者，參酌實際經營之項目認定之，亦為同法施行細則第三十二條第一項所規定。
⒉查參加人公司執照所營事業第一項固包括果菜之加工及內外銷業務，惟該項業
務之涵蓋範圍甚廣，若依商標及服務近似檢索參考資料中之二九○二「薑醬」組群、二九○三「食用用油」組群中之「玉米油、酪梨油、橄欖油、柑橘油等」，二九○五「果凍」組群，二九一三「果蔬抹醬」組群，三○○四「調味品」組群中之「辣椒醬、香菇醬、蕃茄醬、磨菇醬等」，三二○二「果汁、果菜汁」組群皆屬「果菜之加工業務」，而各組群間互不近似，且依商標法施行細則第四十九條之商品分類表中並無果菜之加工品項，且被告亦從未核准以果菜之加工為指定商品之商標者，可見果菜之加工並非具體之商品名稱，則依商標法施行細則第三十二條第一項之規定，被告自應參酌參加人實際經營之項目作為認定之依據，而參加人所檢附之證據中並無任何有關果菜之加工業務之具體商品，被告逕以範圍廣泛之果菜之加工業務與原告商標所指定使用之脫水糖漬果蔬及醃漬果蔬商品，屬同一或類似，而為撤銷原告商標處分，實屬違法不當。
⒊被告雖認定兩者為同一或類似商品，但何以九十一年十二月二十六日（九一）
慧商○二九二字第九一○一○七七○七號函及九十一年十月二十二日（九一）慧商○七九一字第九一○○八七四五四號函卻指明無法作為類似商品審查的依據，被告認定前後不一。
㈡被告主張之理由：
⒈「商標圖樣有他人之肖像，法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝
名、筆名、字號，未得其承諾者。」不得申請註冊，「但商號或法人營業範圍內之商品，與申請註冊之商標所指定之商品非同一或類似者，不在此限。」為商標法第三十七條第十一款所明定。所稱法人及其他團體或全國著名商號之名稱，係指其特取部分而言；而商號或法人營業範圍內之商品，則以商號或法人所登記之營業項目為準；如登記之營業項目未載明具體商品者，參酌實際經營之項目認定之，同法施行細則第三十二條第一項復定有明文。
⒉查系爭商標圖樣上之中文「福記」與參加人公司名稱特取部分「福記」相同，
且系爭商標所指定使用之冷凍果蔬、乾製果蔬、脫水糖漬果蔬等商品，復與參加人公司執照所營事業項目第一項中之果菜商品屬同一或類似商品，且未得其承諾，逕以「福記」二字作為系爭商標圖樣申請註冊，自有首揭法條之適用，又本件既應依商標法第三十七條第十一款規定撤銷其審定，其是否另有違同法條第七、十二款之規定，即毋庸審究。經查，原告確於異議期間另向被告申請減縮系爭商標指定商品，刪除其中之「冷凍果蔬、乾製果蔬」商品，前經被告九十年十月二十三日（九○）智商○○九二字第九○○○八五○○一號函以系爭商標業經撤銷審定，將申請減縮商品案予以駁回。嗣該案經原告向原訴願決定機關提起訴願，被告依訴願法第五十八條第二項規定於九十年十二月十三日以（九○）智商○○九二字第九○○一○○七二八號函自行撤銷該處分，惟查，參照商品及服務類似組群參考資料所示，系爭商標減縮商品後所指定使用之脫水糖漬果蔬及醃漬果蔬商品，與新鮮水果及蔬菜商品雖非同一或類似商品，然參加人公司執照所營事業項目第一項既為冰塊製造、果菜、魚類、冷凍食品之加工及內外銷業務，則其登記營業範圍應包括果菜之加工及內外銷業務，核此加工業務仍與系爭商標所指定使用之脫水糖漬果蔬及醃漬果蔬商品，屬同一或類似，且其申請註冊並未得參加人承諾，自有違前揭法條之規定。
⒊在受理商標註冊申請時，為了審慎，如果申請人所指定的商品範圍過於廣泛，
無法界定其保護範圍時，被告會發函請申請人加以說明，此與公司營業登記經營的業務項目所要求的寬嚴不同，即便有此九十一年十二月二十六日（九一）慧商○二九二字第九一○一○七七○七號函及九十一年十月二十二日（九一）慧商○七九一字第九一○○八七四五四號函二公函，也沒有審查標準不一的問題。
㈢參加人主張之理由：
「福記」商標從五十八年使用至今，市場上已使用多年，系爭商標與參加人公司名稱重複，會導致消費者誤以為是參加人公司的產品。福記商標商品主要為休閒食品，為蛋品加工及豆干加工，之前也有做過蔬菜滷過之後用真空包裝對外販售，但因市場反應不佳，所以下架，此部分目前無法舉證，能舉證的資料只有蛋品加工及豆干加工。
理由
甲、程序方面：原告起訴時，被告代表人為 陳明邦 ，嗣於九十一年九月九日變更為蔡練生，茲據被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。
乙、實體方面：
一、原告於八十九年七月二十四日以「福記」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十九類之蜜餞、果凍、仙草凍、愛玉凍、冷凍果蔬、乾製果蔬、脫水糖漬果蔬、醃漬果蔬、豆腐、豆乾、麵筋、人造肉商品，向被告申請註冊，經審查准列為註冊第九七二一○七號商標，嗣參加人以該商標有違註冊時商標法第三十七條第七、十一、十二款之規定，對之提起異議，經被告審查為異議成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回之事實，有參加人異議申請書、被告九十年十月二十五日（九○）智商○三五○字第九○○○八五七二五號發文之中台異字第九○一三八一號異議審定書及經濟部九十一年三月四日經訴字第○九一○六一○四三二○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。本件之爭點應為系爭商標圖樣是否有「他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾」，而構成商標法第三十七條第十一款規定之違反？
二、按商標異議案件適用異議審定時之規定，為商標法第七十七條之一第一款所明定。本件異議案係於九十年十月二十五日審定，自應適用八十七年十一月一日公布施行之商標法，合先敍明。次按商標圖樣有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者，不得申請註冊。但商號或法人營業範圍內之商品，與申請註冊之商標所指定之商品非同一或類似者，不在此限，為本件系爭商標註冊時商標法第三十七條第十一款所明定。又商標法第三十七條第十一款所稱法人及其他團體或全國著名商號之名稱，指其特取部分而言。商號或法人營業範圍內之商品，以商號或法人所登記之營業項目為準；如登記之營業項目未載明具體商品者，參酌實際經營之項目認定之。（商標法施行細則第三十二條第一項、最高行政法院五十四年判字第二一七號判例參照）。參加人公司名稱為「福記冷凍食品股份有限公司」，其中「冷凍食品股份有限公司」係屬表明其公司之營業種類及其組織形態之文字，非參加人所得專用外，其餘「福記」二字為參加人公司名稱之特取部分，系爭商標圖樣中文部分亦為「福記」，中文部分完全相同。又系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十九類之蜜餞、果凍、仙草凍、愛玉凍、冷凍果蔬、乾製果蔬、脫水糖漬果蔬、醃漬果蔬、豆腐、豆乾、麵筋、人造肉商品。原告於九十年九月二十五日向被告申請減縮系爭商標指定商品，刪除其中之「冷凍果蔬、乾製果蔬」商品，經被告九十年十月二十三日（九○）智商○○九二字第九○○○八五○○一號函以系爭商標業經撤銷審定，將申請減縮商品案予以駁回。嗣該案經原告提起訴願，被告自我省查後，旋依訴願法第五十八條第二項規定於九十年十二月十三日以（九○）智商○○九二字第000000000函自行撤銷，並經被告九十年十二月十九日（九０）智商００九二字第九００一０二一八三號函准予減縮，並公告於九十一年一月十六日第二十九卷第二期之商標公報。因此本件自應以經公告減縮後之指定使用商品與參加人營業範圍之商品是否同一或類似作為判斷基礎。
三、查原告減縮系爭商標指定商品後，其中指定使用之「脫水糖漬果蔬」及「醃漬果蔬」商品，與「新鮮水果及蔬菜」商品雖非同一或類似商品，但參加人公司執照所營事業項目第一項既為「冰塊製造、果菜、魚類、冷凍食品之加工及內外銷業務」，其登記營業範圍應包括「果菜之加工及內外銷業務」，因此該加工業務仍與系爭商標所指定使用之「脫水糖漬果蔬」及「醃漬果蔬」商品，屬同一或類似，且原告申請註冊並未得參加人承諾，逕以有中文「福記」之系爭商標商標圖樣申請註冊，自有違商標法第三十七條第十一款之規定。原告雖主張參加人公司執照所營事業第一項果菜之加工及內外銷業務，涵蓋範圍甚廣，若依商標及服務近似檢索參考資料有關各組群間互不近似，且商標法施行細則第四十九條之商品分類表中並無果菜之加工品項，被告亦從未核准以果菜之加工為指定商品之商標者，可見果菜之加工並非具體之商品名稱，則依商標法施行細則第三十二條第一項之規定，被告自應參酌參加人實際經營之項目作為認定之依據，而參加人所檢附之證據中並無任何有關果菜之加工業務之具體商品，被告逕以範圍廣泛之果菜之加工業務與原告商標所指定使用之脫水糖漬果蔬及醃漬果蔬商品，屬同一或類似，實屬違法不當云云。
四、經查，商號或法人營業範圍內之商品，以商號或法人所登記之營業項目為準；如登記之營業項目未載明具體商品者，參酌實際經營之項目認定之，商標法施行細則第三十二條第一項定有明文，已如前述，因此關於參加人營業範圍內之商品，自應以其所登記之營業項目為準，而其公司執照所營事業項目第一項之「冰塊製造、果菜、魚類、冷凍食品之加工及內外銷業務」，既已包括「果菜之加工及內外銷業務」，自毋庸再以其營業項目未載明具體商品，而參酌實際經營之項目認定，亦與參加人公司執照所營事業項目「果菜之加工及內外銷業務」屬於被告商標及服務近似檢索參考資料何一組群，或商標法施行細則第四十九條之商品分類表中有無果菜之加工品項無關，原告主張被告應參酌參加人實際經營之項目作為認定之依據一節，非屬可採。至被告九十一年十二月二十六日（九一）慧商○二九二字第九一○一○七七○七號函及九十一年十月二十二日（九一）慧商○七九一字第九一○○八七四五四號函所指「加工過之果菜」、「果菜之加工」商品名稱涵義廣泛或「加工過的果菜」商品，無法提供審查上商品分類或類似商品之認定，係指以該等名稱申請註冊，因涵義廣泛，無法於商標法施行細則第四十九條之商品及服務分類表歸類或依被告商標及服務近似檢索參考資料提供審查上商品分類或類似商品之認定而言，與本件係依參加人公司執照所登記之營業項目作為判斷類似或同一商品基礎，核屬二事，彼此並不衝突矛盾，應併敍明。
五、因此，被告以系爭商標圖樣有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾，有違商標法第三十七條第十一款規定，而為系爭商標之審定應予撤銷之處分，結論於法尚無不合，訴願決定以系爭商標減縮商品後所指定使用之「脫水糖漬果蔬」及「醃漬果蔬」商品，與「新鮮水果及蔬菜」商品雖非同一或類似商品，然參加人公司執照所營事業項目第一項既為「冰塊製造、果菜、魚類、冷凍食品之加工及內外銷業務」，則其登記營業範圍應包括「果菜之加工及內外銷業務」，核此加工業務仍與系爭商標所指定使用之「脫水糖漬果蔬」及「醃漬果蔬」商品，屬同一或類似，且其申請註冊並未得參加人承諾，而維持原處分，亦屬妥適。從而原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十二年五月二十九日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法官姜素娥
法官林文舟法官陳國成右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十二年五月三十日
書記官王英傑