裁判字號：最高行政法院90年判字第2234號判決
裁判日期：民國90年11月29日
裁判案由：服務標章
最高行政法院判決九十年度判字第二二三四號
原告耕頂興業股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人乙○○被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 右當事人間因服務標章事件，原告不服行政院中華民國八十九年二月十八日台八十九訴字第○五○三二號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實緣原告於民國八十七年五月十五日以「FUNMALLfunmore歡魔城」服務標章，指定使用於商品及服務分類表第四十二類之餐廳旅館之服務、會場出租之服務申請註冊，經被告編為00000000號（下稱系爭服務標章），嗣被告以其有違商標法第七十七條準用同法第三十七條第六款之規定，乃予以核駁，發給第二五五五九號服務標章核駁審定書。原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：
甲、原告起訴意旨略謂：
一、按「服務標章依其性質準用本法有關商標及本施行細則之規定」、「商標圖樣有使公眾誤認誤信其商品性質、品質或產地之虞者不得申請註冊」及「商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失去其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。」商標法第七十七條準用同法第三十七條第六款及同法細則第二十八條第一項及第五十條準用同細則第二十八條第一項分別定有明文。
二、系爭服務標章以歡樂、魔幻、渡假城為主題，圖樣上之中文「歡魔城」與外文「
FUNMALLfunmore」讀音相近，意譯相似，指定使用於餐旅渡假服務，為原告所創用，且外文「MALL」有樹蔭路、「PALL-MALL」遊戲、「PALL-MALL」遊戲之場所及「PALL-MALL」用之木槌等等之意；系爭服務標章須有「MALL」才能彰顯「歡樂、魔幻、渡假城」之意，若將其刪除，則失去其服務標章圖樣完整性。被告以（八七）標商二六一字第○三七一六四號核駁理由先行通知書曾指示刪除「MALL」，惟原告認為系爭服務標章係整體使用，不得刪除「MALL」，轉而聲明其不在專用範圍之內。
三、台茂開發股份有限公司（下稱台茂公司）之聯合審定第一一四五七○號「台MALL及圖（二）」服務標章，係於八十七年七月二十二日提出申請，比原告之系爭商標申請日期晚兩個月，其所申請之圖樣內之「MALL」不在專用之中，竟先取得註冊核准之審定，且台茂公司另有相同聲明「MALL」不在專用內之商標圖樣有五十三件，服務標章二十三件；原告又於八十八年九月三日就「MALL」標章於國際分類第四十二類之餐廳、旅館及會場出租服務進行美國聯邦USPTO註冊調查，各類商品中與「MALL」完全相同者，計七五五件，第四十二類商品中與「MALL」完全相同者，計有二○九件，近似會場出租服務項目亦有八件，及HOTELS,RESTAURANTS項目中，亦有商標圖樣中有「MALL」字樣，故國內外商標註冊中，商標含有「MALL」者相當普遍，若將其刪除則失其商標圖樣之完整性，經原告聲明該部分不在專用之列時，得以該圖樣申請註冊，亦係法有明文規定，顯示系爭服務標章在聲明「MALL」不在專用之列時，應准予其註冊方是。
四、系爭服務標章於八十六年三月初設計完稿，八十七年五月十五日提出申請註冊，八十七年六月起登報招商，八十八年一月起陸續刊登開幕廣告，復經媒體多元報導，廣大消費群眾光臨，高雄、墾丁的「歡魔城FUNMALLfunnore」餐廳旅館之服務、會場出租之服務，已是遠近馳名，故「歡魔城FUNMALLfunmore」並非狹隘之購物中心，所指定使用於餐廳旅館服務，並不使消費者對其服務性質產生誤認。
五、台茂公司之關係企業歡影城股份有限公司，於八十七年十二月三十日申請「歡影城及圖」服務標章，指定使用於第四十二類飲料店之服務，經核准編為第一二六○四七號，若公告期間未有人對之提出異議，即取得商標專用權，而有違反原告之權益，故原告遂向被告提出異議申請書。
六、綜上所述，原處分及一再訴願決定，實屬違誤，請併予撤銷等語。
乙、被告答辯意旨略謂︰
一、原告申請註冊之系爭服務標章圖樣上之外文「MALL」，係有冷暖氣設備之購物中心之意，此有文馨出版社出版之最新英漢辭典八十一年版第八五二頁影本附卷可稽，以之作為系爭服務標章圖樣之一部分，指定使用於餐廳旅館服務，有致消費者對其服務性質產生誤認之虞。又原告雖聲明圖樣上之外文「MALL」不在專用之列，惟不符商標法施行細則第五十條準用同細則第二十八條第一項之規定。
二、原告所訴註冊第八四五四五○號「台MaII及圖」等商標與註冊第一一二四一號「TaiMall」等服務標章，皆聲明「MALL」不在專用之列而獲准註冊一節，其商標或服務標章圖樣與本案不盡相同，案情有別，自不得執為本件應准註冊之論據。至原告檢送之報紙廣告，其刊登日期皆晚於系爭服務標章申請註冊日期，尚難據以主張該服務標章業經長期使用，為消費者所知悉，縱有商標法第七十七條準用同法第五條第二項之情事，亦不得排除商標法第七十七條準用同法第三十七條第六款之適用。原告另舉註冊第一一四五七○號「台MalI及圖（二）」服務標章指定使用於餐廳、會場出租等服務，經聲明「MALL」不在專用之列，而獲准註冊一節，核屬另案妥適問題，非本案所應審究。又各國國情有別、法制不同，縱商標圖樣有「MALL」一字而於美國註冊者，仍不得執為本件應准註冊之論據。
三、綜上所述，原告之訴顯無理由，請予判決駁回等語。理由
一、依商標法第七十七條準用同法第三十七條第六款規定，服務標章圖樣有使公眾誤認誤信其服務之性質、品質或營業地之虞者，不得申請註冊。
二、本件原告於八十七年五月十五日以系爭服務標章，指定使用於商品及服務分類表第四十二類之餐廳旅館之服務、會場出租之服務申請註冊，經被告編號審查，以其有違商標法第七十七條準用同法第三十七條第六款之規定，乃予核駁。原告不服，循序提起行政訴訟，並以如事實欄所示各節，據為爭執。經查：
（一）系爭服務標章圖樣上之外文「MALL」一字，依文馨出版社出版之最新英漢辭典八十一年版第八五二頁所載，係有冷暖氣設備之購物中心之意，指定使用於餐廳旅館服務，有致消費者對其服務性質產生誤認之虞。原告雖謂「MALL」有樹蔭路、「PALL-MALL」遊戲、「PALL-MALL」遊戲之場所及「PALL-MALL」用之木槌等意，惟並不能排除該字「有冷暖氣設備之購物中心」之意，足使消費者對其服務性質產生誤認之可能，是原告此項主張，並不足採。又原告雖聲明圖樣上之外文「MALL」不在專用之列，惟原告縱為此項聲明，與行為時商標法施行細則第五十條準用同細則第二十八條第一項之規定亦有不合，仍不得據以准許系爭服務商標之註冊。
（二）原告主張註冊第八四五四五○號「台Mall及圖」等商標與註冊第一一二○四一號「TaiMall」等服務標章，皆聲明「MALL」不在專用之列而獲准註冊一節，其商標或服務標章圖樣與本案不盡相同，案情有別，自不得執為本件應准註冊之論據。又觀之原告所檢送附卷之報紙廣告，其刊登日期皆晚於系爭服務標章申請註冊日期，尚難認系爭服務標章業經長期使用已為消費者所知悉。況縱本件有商標法第七十七條準用同法第五條第二項所定「如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者」之情事，亦不得排除仍不得排除商標法第七十七條準用同法第三十七條第六款「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」之適用。
（三）原告主張註冊第一一四五七○號「台Mall及圖（二）」服務標章指定使用於餐廳、會場出租等服務，經聲明「MALL」不在專用之列，而獲准註冊一節，核屬另案妥適與否問題，非本案所得審究。又各國國情、法制不同，縱商標圖樣有「MALL」一字而於美國註冊者，仍不得執為本件應准註冊之論據。
三、綜上所述，本件原處分核無違誤，一再訴願決定遞予維持，並無不合。原告猶執前詞，聲明求予撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十年十一月二十九日
最高行政法院第四庭
審判長法官葉振權
法官蔡進田法官吳錦龍法官劉鑫楨法官吳明鴻右正本證明與原本無異
法院書記官阮桂芬中華民國九十年十一月二十九日