裁判字號：臺北高等行政法院89年訴字第2999號判決
裁判日期：民國91年06月26日
裁判案由：發明專利申請
臺北高等行政法院判決八十九年度訴字第二九九九號
原告美商‧歐彭電視公司代表人強‧史汀坎普訴訟代理人 陳長文 律師複代理人甲○○律師訴訟代理人 宋耀明 律師被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 （局長）訴訟代理人乙○○右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國八十九年十月四日經（八九）訴字第八九○八八八二八號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：訴外人美商湯瑪斯消費者電子公司於民國八十五年四月二十四日以「於互動式電視系統中確認被傳送之應用的裝置及方法」向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經被告編為第00000000號予以審查，不予專利。該公司不服，申請再審查。案經被告再審查，於八十九年二月二日以（八九）智專三（二）○四○二○字第○八九四一○○○二一二號函准備查系爭專利案申請權讓與原告，並於同日以（八九）智專三（二）○四○二○字第○八九八七○○○一九八號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：請求撤銷原處分及訴願決定，並判命被告作成准予專利之處分或其他適法處分，訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：如主文所示。
三、兩造之爭點：原告所申請之「於互動式電視系統中確認被傳送之應用的裝置及方法」發明專利案，是否符合發明專利之要件？㈠原告主張：
⒈被告核駁系爭專利申請案之審定理由及經濟部駁回訴願之決定理由均違反專利法及專利審查基準之相關規定，謹詳細剖析如后：
⑴依據專利法及專利審查基準可知：引證案和系爭專利申請案實為不同之發明。
①被告及經濟部均提出八十五年十二月十一日公告之第00000000
號「具有雙前向雜湊函數之密碼裝置」發明專利案（下稱引證案），據以認為依專利法第二十條第一項第二款，系爭專利申請案與引證案為相同之發明而不具新穎性。
②由引證案之說明書公告本可知，引證案係提出一種「密碼處理器，其使
用一雙前向配置以實施一具有互補性之加密演算法，使得密碼處理機之輸入的倒數能從此其輸出端檢出」。此外，由引證案之發明背景可知：
「加密演算法一般係用作雜湊函數之一部分，其中，該輸入信號之確認係藉由以一加密鍵處理（即『雜湊法』）輸入信號所提供。傳統的單前向雜湊函數（SFFH）內，該函數之輸入的信號之逆轉不能於該函數之輸出偵測出來。此種傳統處理在諸多的應用中無法令人滿意」。由上述引證案所揭之內容可知：
Ａ、雜湊法或雜湊函數為一種習知之加密運算法。
Ｂ、引證案之發明在於將傳統實施單前向雜湊函數之密碼裝置改進為具有雙前向雜湊函數之密碼裝置，使得密碼裝置之輸入的導數能從其輸出端檢出。
③由系爭專利申請案之說明書可知，系爭專利申請案「係有關一種確保由
一互動式電視系統所接收之資料為授權資料之方法與裝置」，以便「保護各別之ITVS接收機，使其不受惡性及未授權PC資料之破壞」；以及「本發明之接收機包含一因應於所傳送之程式指引來選擇PC資料之信號封包的IRD。此IRD暫時儲存所選擇之PC資料。授權之PC資料含有一項認證。PC資料處理器經設計可區別該認證並檢查該認證之真實性。處理器將此PC資料之部分予以雜湊化，並將所產生之雜湊值與PC資料一起傳送且對應至PC資料之相同部分之雜湊值相比較。如果此等雜湊值相同且該項認證為真，則系統便可執行所傳送之程式。在本發明之實施例中，發射機含有軟體產生裝置用以提供互動程式。此程式分為多個模組並產生一指示模組。各別之模組皆予以雜湊化並使所產生之雜湊值包含於該指示模組中。此等模組接著受到調控以供傳輸。」由上述系爭專利申請案之內容可知：
Ａ、系爭案之發明係關於保護接收機不受惡性及未授權之PC資料（程式化及╲或控制資料）之破壞的裝置及方法，而非任何密碼裝置。
Ｂ、系爭案之發明中用以將PC資料之部分予以雜湊化所用之雜湊法，並非限定為引證案之雙前向雜湊函數，而可為任何業界已習知之雜湊法。
Ｃ、系爭案之發明中之雜湊化處理，即「處理器將此PC資料之部分予以雜湊化，並將所產生之雜湊值與和PC資料一起傳送且對應至PC資料之相同部分之雜湊值相比較。如果此等雜湊值相同且該項認證為真，則系統便可執行所傳送之程式」，係完全不同於引證案之雙前向雜湊函數之處理方式。
由前述分析可知：系爭案和引證案為不相同之發明。
㮀④原告曾於訴願理由書中將系爭案請求項所載之發明與引證案進行詳細之比對，並得出下列結果：
Ａ、系爭案完全未應用引證案所揭示之密碼處理器、第一裝置及第二裝置。
Ｂ、引證案完全未揭示或教示系爭案之記憶體、檢測器、分出裝置、解密器、雜湊函數元件處理器。
Ｃ、系爭案與引證案之發明目的及技術手段完全不同。
Ｄ、雖然系爭案係利用「加密」手段，而該引證案係揭示一「密碼」裝置，然而二者加密處理之技術完全不同。
因此，系爭案請求項之發明之技術內容顯然與引證案所揭示者並不相同。依據專利審查基準，系爭案確具有新穎性無疑。
⑵被告及經濟部認為系爭案不具新穎性之理由均違反專利法及專利審查基準之規定。
①被告於其再審審定書中認為：系爭案「運用於互動電視系統的保護接收
機不受破壞，然而，這只是將引證案的雜湊函數的密碼裝置簡單轉用於任何設備上均可達到的功效」；而經濟部於其訴願決定書中認為：「系爭案運用於互動電視系統保護接收機不受破壞，僅係將引證案的雜湊函數的密碼裝置簡單轉用於任何設備上均可達到的功效，雖系爭案加密之方法形式上與引證案或有不同，惟系爭案和引證案均使用相同之雜湊法於資料加密和解密，系爭案構成元件是該加密和解密的構成習知元件，系爭案與引證案，實屬相同之創作」。
②引證案所揭之發明在於將傳統之使用單前向雜湊函數之密碼裝置改進為
具有雙前向雜湊函數之密碼裝置；而系爭案之發明並不需要使用「雙前向雜湊函數」或其密碼裝置來完成；因此系爭案完全不必「轉用」任何引證案之發明的技術內容，顯見被告及經濟部之理由均與事實不合。
③系爭案申請專利範圍第一項所揭發明之構成元件包括：記憶體、檢測器
、分出裝置、解密器、雜湊函數元件、及處理器，其中之記憶體、檢測器、及分出裝置等構成元件均非加密或解密之元件。因此，經濟部認為「系爭案構成元件是該加密和解密的構成習知元件」之見解完全與事實不符。
④由以上分析可知，被告和經濟部認為系爭案不具新穎性之理由不僅有違
專利法及專利審查基準之規定，更與事實不合，其所作之審定及決定自屬違法不當。⒉系爭案符合發明專利所需之新穎性：申請專利之發明，基本上必須滿足產業
上利用性、新穎性及進步性等專利要件，始能取得發明專利，而各該專利要件於專利法上均有個別獨立之要求及法源依據，因此絕無相互援引、類推解釋之必要及可能。被告係以系爭案不具新穎性而作成不予專利之處分，此業經被告於九十年七月十日庭訊時確認無誤。惟被告作成行政處分之理由乃屬進步性之判斷方式，被告顯然是以進步性之判斷方式作為系爭案不具新穎性之核駁理由，是以被告適用法規顯有違誤。依據專利審查基準第1-2-5頁之規定，新穎性判斷之基本原則如下：
⑴新穎性判斷之基本原則作為新穎性判斷對象之發明，為申請專利範圍之「請求項所載發明」。
⑵申請專利範圍應就每一請求項目逐項判斷其新穎性，但可不需對每一請求項目各自逐項作成審定。
⑶判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性。
⑷比對方式，應採單獨比對方式，以個別獨立的引證資料與「請求項所載發
明」進行比對，不得將二個以上獨立的引證資料予以組合，以與「請求項所載發明」比對。
然被告之專利再審查核駁審定書中不予系爭案專利之理由既未以申請專利範圍之請求項所載發明為判斷對象，亦未就申請專利範圍之每一請求項逐項判斷其新穎性，是以被告未依法定方式所作成之行政處分自有違誤之處。此外，被告於該審定書所載之理由略以「這只是將引證案的雜湊函數的密碼裝置簡單『轉用』於任何設備上均可達到的功效。因此，二者實屬同一性創作」，依據專利審查基準，「轉用」乃為進步性判斷之一種類型（專利審查基準第1-2-22頁）；至於「轉用」是否容易，係判斷有無進步性，而非判斷有無新穎性。再者，依據專利審查基準，「經判斷該發明具有新穎性後，始能判斷有無進步性」（專利審查基準第1-2-19頁至1-2-20頁），亦即若進入進步性之判斷，則代表已具有新穎性。換言之，被告所作成之行政處分乃是以「進步性」之判斷標準作為理由，來認定系爭案不具「新穎性」，其認定事實與適用法律均有不當，據此所作成之行政處分自應予以撤銷。
⒊系爭案與引證案並非同一發明：依據前揭審查基準之規定，新穎性判斷之基
本原則，應以申請專利範圍之請求項所載發明做為判斷對象，原告謹將系爭案與引證案之申請專利範圍第一項逐一比對如下：
⑴引證案之申請專利範圍第一項如下：「一種密碼裝置，包括：一密碼處理
器，具有一第一輸入端供接收第一輸入資料‧‧‧，一第二輸入端供接收第二輸入資料‧‧‧，以及一輸出端供輸出‧‧‧；第一裝置，供處理該密文及第一輸入資料以產生‧‧‧第一密文導出；第二裝置，供處理該第一密文導出及第二輸入資料，用以輸出‧‧‧第二密文導出；‧‧‧」。
⑵系爭案之申請專利範圍第一項如下：「一種接收以模組傳輸之執行應用程
式之裝置，該等模組包含一含有有關其他模組資訊之指示模組，該指示模組上具有一加密之雜湊值以及附有一加密之認證，該認證含有應用程式供應者之識別碼，該裝置包括：一記憶體；一檢測所傳輸之該等模組並將已檢測之模組儲存於記憶體中之檢測器；將該認證自一已檢測之指示模組中分出之裝置；將該認證及加密之雜湊值予以解密之解密器；將該等已檢測之指示模組予以雜湊化以產生另一雜湊值之雜湊函數元件；一處理器，其係經程式化以供確認已解密之該認證，並將該解密之雜湊值與另一雜湊值相比較，如果該解密之雜湊值與另一雜湊值相等且該認證為真，則允許該程式之執行。」由以上之比對可以得知，引證案僅為一應用密碼處理器、第一裝置及第二裝置用以執行雙前向雜湊函數之密碼裝置；而從二者實際之操作方式以觀，系爭案既未應用引證案之技術手段，亦未包含引證案所揭示之密碼處理器、第一裝置及第二裝置，因此引證案並未揭示系爭案所請求之技術內容。此外，二者之技術內容迥然不同，引證案既未揭示系爭案所應用之記憶體、檢測器、分出裝置、解密器、雜湊函數元件及處理器等，被告豈能逕行主觀認定系爭案是引證案之「簡單轉用」，而遽下二者為同一發明之結論。被告認定系爭案係引證案之「簡單轉用」之理由不外乎系爭案應用了「雜湊函數」，然雜湊函數僅為密碼學中一通用、常見函數方法之通稱，其本身上有許多變化；引證案係傳統單前向雜湊函數裝置改良為雙重確認雙前向雜湊函數裝置，而系爭案則係應用在保護接受器不受惡意及未授權進入之外力入侵與破壞，以確保互動電視系統中所需之資料保密及通信安全，雜湊函數僅係系爭案之一小部分，並非全案之唯一特徵。綜上所述，系爭案與引證案絕非同一發明，亦不具有被告所指「簡單轉用」之關係，因此引證案不足以做為系爭案不具進步性之引證資料。
⒋被告關於本案所為之行政處分違法不當：被告於九十年七月二十四日庭訊時
表示，系爭案因為使用到「雜湊函數（hashfunction）」，且其使用到「確認」之功能，此與引證案相同，所以系爭案係「直接轉用」引證案之技術內容因而不具「新穎性」。惟依照此一推論方式，則所有專利申請案只要是使用到「雜湊函數」以及具有「確認」功能，都將不具有「新穎性」而不能獲得專利權。實則雜湊函數乃屬於一於密碼學中習知常用之數學映射函數，原告一再陳明系爭案從未將該雜湊函數列為發明申請之標的，系爭案僅是應用在保護接受器不受惡意及未授權進入之外力入侵與破壞，以確保互動電視系統中所需之資料保密及通信安全，雜湊函數僅係系爭案所使用之數學原理，並非全案之申請專利特徵。此外，原告亦檢索到一於八十八年四月二十一日公告之第00000000號「使用 赫許鍵 產生密碼簽名」發明專利案，該案亦晚於系爭案公告日（八十五年十二月十一日）始獲頒發明專利，但該案同樣是使用到「雜湊函數」（該案音譯為赫許，英文原文均為hash），同時具有「確認」之功能，如依據被告之前述審查標準，勢必不准予該案專利權。準此，關於「使用赫許鍵產生密碼簽名」發明專利案，除非被告違法准予該案專利，較為合理之推論為該案具有前述「雜湊函數」及「確認」功能以外之其他特徵及裝置，突顯出其與引證案之區別，而具有可專利性。換言之，只要系爭案亦可證明其具有足以與引證案不同之特徵與裝置，即應獲准發明專利，被告機關亦於前次庭訊中肯認此一推論。是以被告僅以系爭案應用「雜湊函數」即推論系爭案不具「新穎性」，而疏未審酌系爭案是否具有與引證案不同之特徵與裝置，據此所為之行政處分自顯有違法不當。
⒌被告引用引證資料顯有錯誤：被告於九十年十月五日所提出之補充答辯書中
引用引證案說明書所載「在Gilhousen之系統內，有各類密碼鍵之使用‧‧‧以防止誤認頻道」，做為系爭專利不具新穎性之引證資料。然查該段引用資料實係關於引證案之先前技術之資料背景說明，其為美國專利第0000000號專利之技術內容，絕非引證資料（即中華民國專利公告號第二九三二二二號專利）之實際技術內容。因此，被告在未實際查證引證資料之技術內容以及比較本案與引證案之差異之情形下，即遽然主觀認定系爭案之技術內容已揭露於引證案中而不具新穎性，其引用引證資料顯有錯誤而不可採。實則，系爭專利與引證案之技術內容迥然不同，而由被告於九十年十月五日所提出之補充答辯書中錯誤引用引證資料之情形以觀，很明顯的，被告對於引證案之技術內容實有誤解，才會將引證案之先前技術內容之敘述誤認為是該引證案之技術內容，是以，懇請鈞院命被告說明，究竟其係引用中華民國專利公告號第二九三二二二號專利（即原引證案）來核駁系爭專利，亦或是引用美國專利第0000000號專利來核駁系爭專利。
⒍引證資料並未教示系爭專利之所有技術內容，二者並非「相同發明」，且引
證案與系爭案所使用之手段方法亦不相同，是以引證案並未教示系爭專利之所有技術內容，其與系爭案並非「相同發明」已無疑義。退萬步言，即使被告陳明其僅係引用原引證案中之習知技術美國專利第00000000號專利來核駁系爭專利，而此一更正後主張亦為鈞院所接受，則經比對美國專利第0000000號專利與系爭專利之技術內容後，原告仍然認為引證資料（美國專利第0000000號）並未教示系爭專利之所有技術內容，此二者之技術內容並不相同而非「相同發明」。例如，從被告所引用之該段敘述來看，其僅教示了一種資料認證方法，而關於系爭專利之其他技術特徵及方法，均無法由前述引證資料中發現，此如何說明該引證資料足以做為本案不具新穎性之資料？又如前述引證資料之目的僅係以「確認之方式來實施以防止誤認頻道」，然而系爭專利之其中一目的則在於保護接受器不受惡意及未授權進入之外力入侵與破壞，以確保互動電視系統中所需之資料保密及通信安全，二者之目的並不相同。由此可知，引證資料與系爭專利並不相關。
⒎綜上所述，系爭案與引證案絕非相同發明，亦不具有被告所指「簡單轉用」
之關係，且引證案不足以做為系爭案不具新穎性之引證資料，是以，系爭專利實已具備所有可專利性之要件。
㈡被告主張：
⒈本案「於互動式電視系統中確認被傳送之應用的裝置及方法」，係相關於以
雜湊法運用於資料傳輸的加密和解密方法和裝置，被告以專利公告第二九三二二二號「具有雙前向雜湊函數之密碼裝置」為引證案核駁。
⒉查本案係將使用雜湊法之加密和解密之技術使用於資料傳輸，然使用雜湊法
之密碼裝置已揭露於引證案中，本案只是將此技術簡單轉用於資料傳輸而已，並無任何進步性之創作功效，且該引證案已將雜湊法進一步改良為雙前向，更進一步證明，本案只是簡單將雜湊法構成密碼裝置運用於資料傳輸。
⒊至於本案所揭示構成元件：記憶體、檢測器、分出裝置、解密器、雜湊函數元件及處理器等，均是為配合使用雜湊函數元件於資料傳輸必要之設計。
⒋原告於行政訴訟起訴狀指出本案可為任何業界已習知之雜湊法，又於主張本
案不必轉用任何引證案之發明技術內容，顯然前後不合，很顯然本案亦可使用引證案之雜湊法之密碼裝置，因為引證案之雜湊法亦是習知之一，所以本案亦是轉用引證案之雜湊法之密碼裝置。
⒌原告強調系爭案於加密、解密及認證所應用之「雜湊函數」，乃為密碼學中
一通用、常見函數方法之通稱，系爭案之認證方式未見引證案有相同之揭露，系爭案仍具專利要件云云。惟查，系爭案與引證案間之比較非僅以個別之申請專利範圍為比較依據，而係以引證案說明書、申請專利範圍及圖式所揭露內容與系爭案申請專利標的之申請專利範圍比較，來論究系爭案是否具發明專利要件。原告認同「雜湊函數」之應用屬習知技術，而系爭案於與PC資料一起傳送之認證資料，與對應資料相符，則允許該程式執行之界定，亦已見於引證案說明書所載「在Gilhousen之系統內，有各類密碼鍵之使用以供應一加密電視信號中。在所敘述中的鍵中有類別鍵，每個含連接至用戶解攪頻器之一不同副組，且含有節目鍵，針對每個電視節目而使授權用戶解密一特別節目信號。該節目鍵之處理一般係以一種確認之方式來實施以防止誤認頻道」，該特別節目信號即系爭案之認證資料，均使用一認證資料之確認，兩者具相同之技術內容，故系爭案仍不具新穎性。
理由
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第十九條暨第二十條第一項之規定申請取得發明專利。惟其發明如係「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第二十條第一項第二款所明定。
二、本件訴外人美商湯瑪斯消費者電子公司於八十五年四月二十四日以「於互動式電視系統中確認被傳送之應用的裝置及方法」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號予以審查，認系爭案運用於互動電視系統之保護接收機不受破壞，屬將八十五年十二月十一日公告之第00000000號「具有雙前向雜湊涵數之密碼裝置」發明專利案（即引證案）之雜湊函數之密碼裝置簡單轉用至任何設備上均可達到之功效，二者同屬同一之創作，系爭案自不具新穎性等理由，而為應不予專利之處分。原告受讓系爭專利案申請權，不服該處分，提起訴願，遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。其主張略以：引證案之發明在於將傳統實施單前向雜湊函數之密碼裝置改進為具有雙前向雜湊函數之密碼裝置，使得密碼裝置之輸入的導數能從其輸出端檢出；而系爭案之發明係關於保護接收機不受惡性及未授權之PC資料之破壞的裝置及方法，並非任何密碼裝置，且所使用之雜湊法，亦不限定為引證案之雙前向雜湊函數，而可為任何業界已習知之雜湊法，且引證案亦未揭示有系爭案之記憶體、檢測器、分出裝置、解密器、雜湊函數元件及處理器等，系爭案與引證案之發明目的及技術手段完全不同，絕非同一發明而具有新穎性；又被告既謂：「系爭案運用於互動電視系統的保護接收機不受破壞，只是將引證案的雜湊函數的密碼裝置簡單『轉用』於任何設備上均可達到的功效。因此，二者實屬同一性創作」等語，依據專利審查基準，轉用乃為進步性之判斷，被告執為系爭案不具新穎性之核駁理由，其行政處分具有重大瑕疵；另被告於答辯書中引用引證案說明書所載「在Gilhousen之系統內，有各類密碼鍵之使用‧‧‧以防止誤認頻道」，做為系爭專利不具新穎性之引證資料，惟查該段引用資料實係關於引證案之先前技術之資料背景說明，其為美國專利第0000000號專利之技術內容，絕非引證資料（即中華民國專利公告號第二九三二二二號專利）之實際技術內容，被告引用引證資料顯有錯誤而不可採；系爭案應符合發明專利之要件等云云，請求撤銷原處分及訴願決定，判命被告作成准予專利之處分。
三、經查，系爭「於互動式電視系統中確認被傳送之應用的裝置及方法」發明專利申請案，係一種有關確保互動式電視系統所接收之資料為授權資料之方法與裝置，其主要特徵為對個別可執行之模組附加經編密後的雜湊值（hashvalue），於接收端解密確認供應者之真實性後，方予執行；此種資料傳輸的加密、解密及認證所應用之「雜湊函數」方法，已揭露於引證之「具有雙前向雜湊涵數之密碼裝置」發明專利案中。原告雖稱系爭案運用者為業界習知之雜湊法，並非引證案之雙前向雜湊法，而引證案之先前技術之資料背景說明，亦不能稱之為引證資料而加以比對云云；惟查系爭案與引證案間之比較，非僅以個別之申請專利範圍為比較依據，而係以引證案說明書、申請專利範圍及圖式所揭露內容與系爭案申請專利標的之申請專利範圍比較，來論究系爭案是否具發明專利要件，原告既認同「雜湊函數」之應用屬習知技術，且於引證案之先前技術資料背景說明中有所揭示，又豈能謂之引證案未曾揭露？次查系爭案之發明，係一種有關確保互動式電視系統所接收之資料為授權資料之方法與裝置，其構成元件：記憶體、檢測器、分出裝置、解密器、雜湊函數元件及處理器等，均是為配合使用雜湊函數元件於資料傳輸必要之設計，並非創作之本身。又「專利審查基準」有關進步性判斷所稱之「轉用發明」，係指某一技術領域之既有技術、知識被轉用至其他技術領域而言，本件系爭案與引證案，均係在資料傳輸的加密、解密及認證之同一技術領域內，自無轉用發明之可言；至於原審定書所稱「轉用於任何設備上」之「轉用」，究非轉用發明可比。綜上，系爭案與引證案，實屬相同之創作，系爭案自不符發明專利之要件。被告所為本件應不予專利之處分，揆諸首揭法條規定，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞訴請撤銷，並請求命被告作成准予專利之處分，核無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十一年六月二十六日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法官徐瑞晃
法官吳慧娟法官李得灶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十一年六月二十八日
書記官陳清容