裁判字號：智慧財產法院100年民專訴字第65號民事判決
裁判日期：民國101年08月24日
裁判案由：侵害專利權有關財產權爭議
智慧財產法院民事判決
100年度民專訴字第65號原告泱博實業股份有限公司法定代理人 葉杰 訴訟代理人 陳郁倫 律師被告三洋窯業股份有限公司兼法定代理人 陳福吉 被告三洋興業股份有限公司兼法定代理人 陳力維 共同訴訟代理人 范綱祥 律師複代理人 陳冠州 律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於101年7月11日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序方面：按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條分別定有明文。查本件係屬專利法所保護智慧財產權益所生之第一審民事事件，依前揭條文之規定，本院有管轄權，合先敘明。
二、原告主張：㈠原告取得冠季科技股份有限公司於民國93年6月30日申請，
由 龍清勇 、葉杰及 王德宗 等三人所發明之中華民國發明第I276476號「無機板材表面防護之方法」專利權（下稱系爭專利），專利範圍公告於96年3月21日。系爭發明專利權人於取得專利權後，業函知所有相關公會團體系爭取得發明專利之訊息及範圍，故於業界已無人不知系爭專利權之存在。惟被告等卻仍未經原告之專利授權，長期持續製造、販賣侵害原告系爭專利之無釉磚（下稱系爭產品）迄今。原告將該產品等委託財團法人臺灣經濟科技發展研究院鑑定，進而確認被告等之侵害原告專利權之事實，況依專利法第87條，亦應推定系爭產品乃以系爭專利方法所製造，被告確實侵害系爭專利權無訛。原告乃於98年5月7日委託 林言丞 律師以崇律甲字第98050701號律師函函告被告等不得繼續不法侵害原告之專利權，惟被告等均置之不理而故意製作或販賣侵害原告發明專利權之磁磚，其中被告三洋窯業股份有限公司至100年5月間仍有侵權之行為。爰依專利法第84條第1項前段、第85條第2項、民法第184條、第185條、公司法第23條第
2項（請求權基礎整理詳本院卷㈡第3頁）提起本件訴訟。㈡系爭專利無應撤銷原因。被告所提之被證6乃於系爭專利申
請日後公告，無證據能力。且被證5、6與系爭專利分屬不同技術領域。
㈢聲明：
⒈被告應連帶給付原告新臺幣（下同）100萬元，及自起訴
狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息。
⒉原告願供擔保，請准宣告假執行。
三、被告則抗辯以：㈠系爭專利有應撤銷原因－被證5結合被證6可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：
被證5為2000年6月28日公告之中國專利第CN0000000號「自動拋光打蠟機」，被證6為2005年4月1日公告之我國專利第I230186號「防污性材料及其製造方法、以及用於此材料之塗覆組成物」，兩者之組合可證明系爭專利不具進步性。原告前曾以同一事實理由，對被告及訴外人TAICERAENTERPRISECO.,LTD（下稱TAICERA公司）提起訴訟，由本院以99年度民專訴字第144號受理（下稱前案），嗣原告於法院公開心證後撤回起訴，可知系爭專利確實不具進步性。
㈡原告始終未證明侵權情事，在原告未證明系爭專利方法所製
成之物品在該方法申請專利前為國內外所未見者前，亦無從依專利法第87條推定系爭產品乃以系爭專利方法製造。原告雖將侵權產品委託財團法人臺灣經濟科技發展研究院鑑定，並提出鑑定報告主張被告侵權，然該鑑定報告係針對RF8951磁磚所做成，而本件原告主張侵權者為RF8962磁磚，兩者無關。且該鑑定報告作成時間為98年4月21日（參見原證3鑑定報告封面下方），惟上開原告律師函發函時間為同年5月
7日，則依原告之主張其自98年4月間即知專利權有受侵害之事實，竟遲至100年6月28日才提起本件訴訟，縱其主張有理由，其請求權亦已罹於時效而消滅。
㈢聲明：
⒈原告之訴及其假執行聲請均駁回。
⒉如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、兩造不爭執之事實（參本院卷㈡第5頁）：原告為系爭專利之專利權人，專利期間自96年3月21日至11
3年6月29日止。
五、得心證之理由：㈠原告主張其為系爭專利之專利權人，被告進口、販賣之系爭
產品乃以系爭專利方法製造而侵害系爭專利申請專利範圍第
1項等情，被告則提出系爭專利有應撤銷之原因及系爭產品未使用系爭專利方法製造之抗辯。是以下本院之判斷僅須針對系爭專利申請專利範圍第1項論述，合先敘明。
㈡系爭專利技術內容：
⒈系爭專利係提供一種無機板材表面防護之方法，係以無機
鍍液使用於玻璃、磁磚、拋光石英磚、大理石、花崗石及人造石材等，將其表面分佈之大量毛孔，以物理拋磨方式，將鍍液均勻分散及填補，使其具有較高平整度，表面增亮、親水、抗污、耐候及抗化學等特性，亦可添加抗菌材加強其抗菌效果；特別是能增加被覆基材表面親水性，減少因下雨時水的表面張力形成水滴，而使被覆基材受葉燒現象影響，傷其外觀及使用年限，有效提高抗污能力（參本院卷㈠第105頁發明摘要）。
⒉系爭專利之申請專利範圍共5項，其中第1項為獨立項，
其餘為附屬項。而申請專利範圍第1項：「一種無機板材表面防護之方法，係於基材表面先將二氧化矽與矽酸鹽類混合之無機鍍液以旋渡、塗佈、浸渡等方式鍍膜，再行拋磨，將無機鍍液均勻分散及填補，形成平整度較高之被覆基材。」（本院卷㈠第116頁）。
㈢原告未證明系爭產品使用系爭專利方法製造而侵害系爭專利申請專利範圍第1項：
⒈系爭專利申請專利範圍第1項之要件可拆解如下：
⑴1A：一種無機板材表面防護之方法，⑵1B：係於基材表面先將二氧化矽與矽酸鹽類混合之無機
鍍液⑶1C：以旋渡、塗佈、浸渡等方式鍍膜，⑷1D：再行拋磨，將無機鍍液均勻分散及填補，形成平整度較高之被覆基材。
⒉以原告主張作為被控侵權產品例示之「RF8951奈米拋光磚
」及「RF8962聚晶奈米拋光磚」，固均為一種具有表面防護之無機板材，惟原告無法證明被告係使用包含二氧化矽與矽酸鹽類混合之無機鍍液、無法證明其鍍膜方式、亦無法證明其有無拋磨或製造方法之先後順序，故無法據以比對是否落入系爭專利申請專利範圍第1項之範圍。
⒊原告雖提出原證3財團法人臺灣經濟科技發展研究院出具
之鑑定報告，據以主張系爭產品侵害系爭專利云云，然查，該鑑定報告雖指出「RF8951奈米拋光磚」係在基材表面將二氧化矽與矽酸鹽類混合成無機渡液以旋渡、塗佈、浸渡等方式鍍膜云云，其推論理由主要係以EDS檢測證物正面之成分包含大量的氧及矽，而認為證物正向表面的主要材質應包含二氧化矽及矽酸鹽（本院卷㈠第77頁），然查，「RF8951奈米拋光磚」本身為瓷磚，為習知物品，其主要成分即為二氧化矽，故主要元素即包含大量的氧及矽，此為系爭專利所屬技術領域之通常知識，故僅以包含大量的氧及矽兩元素，但未分析其鍍液具體之成分種類，尚無法直接推論其即為二氧化矽及矽酸鹽之組成物。此外，系爭專利主要特徵之一，即在於使用有別於習知之有機防護劑，系爭專利說明書第5頁（本院卷㈠第108頁）已指出目前市售之防護劑以氟樹脂及有機矽烷類為主，並列出有機矽烷類的成分種類，例如：烷氧基矽烷、有機基烷氧基矽烷、聚矽氧烷、丙烯酸-矽樹脂、環氧-矽樹脂、胺基甲酸乙酯-矽樹脂、烷氧基矽烷水解生成物等，其中幾乎主要成分皆含大量的氧及矽，是自難以鑑定物正面之成分包含大量的氧及矽，即率認待鑑定物使用包含二氧化矽及矽酸鹽之鍍液。況上開鑑定報告亦僅使用「在正常狀態下大量的氧及矽形成二氧化矽或者搭配金屬構成矽酸鹽類化合物之可能性相當高」（本院卷㈠第79頁）、「…在正常狀態下形成二氧化矽或者搭配金屬構成矽酸鹽類無機化合物之可能性頗高」（本院卷㈠第85頁）等不確定推論字眼，更遑論其僅以待鑑定物之平整狀態，即推論「前述之鍍膜處理應係經過拋磨之均勻與分散處理」（本院卷㈠第79頁），亦未認定待鑑定物表面防護處理方法之順序即得出待鑑定物符合系爭專利申請專利範圍文義讀取之結論。綜上，前開鑑定報告要不足以作為認定系爭產品之製造方法落入系爭專利申請專利範圍第1項權利範圍之依據。
⒋原告雖又稱：被告在前案自承磁磚製造商PT.KIMLIONG
KERAMIKINDONESIA於生產「RF8951奈米拋光磚」所使用之機器設備、流程等均與該案共同被告TAICERA公司相同，亦係引進一鼎科技之機械設備及使用中國「拋光磚專用化學拋光劑」發明專利生產上開磁磚，而實則被告所使用之該藥劑內涵顯然落入系爭專利範圍云云，惟縱認原告上述屬實，亦僅及於系爭專利若干技術特徵，並不能證明系爭產品之製造方法符合系爭專利「係於基材表面先將二氧化矽與矽酸鹽類混合之無機鍍液以旋渡、塗佈、浸渡等方式鍍膜，再行拋磨，將無機鍍液均勻分散及填補，形成平整度較高之被覆基材」之全部要件，是原告此一主張，亦非可採。
⒌至原告就此雖聲請將系爭產品送鑑定及履勘製造工廠等語
，惟衡諸系爭產品之製造方法，無從藉由將成品送鑑定之方式還原，此觀諸前述原告提出之上開鑑定報告亦僅憑臆斷推論製造方法即明；又兩造不爭執系爭產品係於國外製造而由被告進口、販賣，本院自無從至工廠履勘，是原告上開證據調查聲請，難以准許，附此敘明。
㈣原告主張依專利法第87條推定系爭產品乃以系爭專利方法所製造部分：
⒈按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，
民事訴訟法第277條前段定有明文。若負舉證責任之人先不能舉證，以證實自己主張之事實之真實，則他造就其抗辯事實即令不能舉證，或所舉證據尚有疵累，法院亦不得為負舉證責任之人有利之認定。又依民法第184條第1項前段規定，侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（最高法院100年台上字第1189號判決意旨參照）。再按專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，專利法第84條第1項前段亦定有明文。上開條文雖未如民法第184條第1項前段規定侵害專利權請求損害賠償之主觀要件，惟基於侵害專利權亦屬侵權行為，而侵權行為損害賠償之債，係為填補權利人因侵權行為所生財產上或非財產上之損害，在調和個人自由及社會安全之基本價值下，於現行法律未明文排除過失原則之情形下，仍應以加害人有故意或過失不法侵害他人專利權為其成立要件。換言之，提起專利侵權損害賠償訴訟，就侵權行為是否成立之舉證責任，與一般侵權損害賠償訴訟並無不同。
⒉次按民事訴訟法第277條但書亦規定，法律別有規定，或
依其情形顯失公平者，即不受主張有利事實，應負舉證責任分配原則之限制。而專利法第87條第1項即係就製造方法專利所為之特別規定，即製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。是以，專利法第87條考量方法專利之舉證困難，就舉證責任分配有民事訴訟法之特殊規定，而於第1項明定於一定要件下，得推定侵權而將舉證責任轉換予被告，唯有在適用第87條第1項之推定後，被告始有提出反證之責，或提出文書或勘驗物之義務。準此，於權利人主張被告侵害系爭方法專利部分，須於符合該製造方法申請專利前為國內外未見者，始有推定之適用，而生舉證責任倒置之結果，否則仍須由主張責任原因成立之權利人就被告侵害其所有之系爭方法專利權，負舉證之責任（最高法院98年台上字第367號判決意旨參照）。
⒊系爭專利申請專利範圍第1項為一種無機板材表面防護之
方法，兩造均不爭執其係一種製造方法專利。因此，如原告欲主張專利法第87條第1項關於方法專利舉證責任分配之特殊規定，其必須先舉證證明：⑴依該製造方法專利所製成之物，於該專利申請前為國內外所未見；⑵他人製造相同之物。而關於該製造方法專利所製成之物，是否於專利申請前為國內外所未見，或他人是否製造相同之物的舉證責任，則應依據一般舉證責任分配之原則，由主張者即原告負舉證責任。經查，原告固主張：依系爭專利說明書表一記載，以系爭專利方法製造之板材光澤度達90%，高於原證10中國國家標準的60%，防污率亦達5級之最高等級，此為系爭專利方法申請專利前為國內外未見者云云，然查，磁磚本身為習知物品，而原告就其主張以系爭專利方法製造之板材光澤度達90%、防污率達5級等情，並未舉證以實其說，縱認屬實，自系爭專利說明書第9頁（本院卷㈠第112頁）「在每種測試基材上，在10cmX20cm處，以膠帶（地球牌）貼其面積為對照組…」之記載以觀，系爭專利說明書表一（本院卷㈠第115頁）所載系爭專利方法處理後板材之增亮、防污、吸水性等效果，乃與未經處理之板材比較，而非與先前技術比較，又原證10為中國「建築材料標準匯編」（本院卷㈡第221至223頁），乃中國關於裝飾裝修材料所設之標準，並非先前技術可達到水準之證明，從而，原告上開主張，均與先前技術水準無涉，自不足以證明依系爭專利方法所製成之物，於該專利申請前為國內外所未見，原告復亦未證明系爭產品之增亮、防污、吸水性等與以系爭專利方法製成之物品相同，揆諸前揭說明，要無從依專利法第87條第1項推定系爭產品為以系爭專利方法所製造。
㈤綜上所述，原告未能證明系爭產品使用系爭專利方法製造而
侵害系爭專利申請專利範圍第1項，亦未能依一般舉證責任之分配原則，證明其於本件關於侵權事實之證明可適用專利法第87條第1項而推定系爭產品為以系爭專利方法所製造，則原告依專利法第84條第1項前段、第85條第2項、民法第
184條、第185條、公司法第23條第2項（本院卷㈡第3頁），請求被告連帶給付100萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償之日止，按年息5%計算之利息，均無理由，不應准許，其假執行之聲請，亦無所據，應併予駁回。又原告既不能證明被告侵權，則被告所為之專利無效抗辯，即無再予審酌之必要。又本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及立論之證據資料，均經本院審酌後，對判決結果不生影響，爰無庸逐一論述，併此敘明。
六、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條。
中華民國101年8月24日
智慧財產法院第三庭
法官歐陽漢菁以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國101年8月27日
書記官葉倩如