裁判字號：臺北高等行政法院90年訴字第2855號判決
裁判日期：民國91年02月08日
裁判案由：發明專利異議
臺北高等行政法院判決九十年度訴字第二八五五號
原告文德光學股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 陳文郎 律師（兼送達代收人）複代理人 林傳源 律師
丁○○被告經濟部代表人 宗才怡 部長）訴訟代理人丙○○
參加人乙○○右當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十年二月五日經（九○）訴字第○九○○六三○二○四○號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人參加訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國（下同）八十七年五月十二日以「具磁鐵的眼鏡框製造方法」向中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請發明專利（下稱系爭案），經該局編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其有違專利法第十九條、第二十條第二項之規定，於八十六年八月六日檢具七十八年一月一日公告之00000000號新型專利（下稱引證一）、八十五年四月二十一日公告之00000000號發明專利案（下稱引證二）對之提起異議。經智慧財產局審查，於八十九年六月十五日以（八九）智專三（一）○二○一五字第八九八九○○一○三九號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經被告審議，認所為訴願決定將足以影響原告之權益，而依訴願法第二十八條第二項之規定，於八十九年十二月十一日以經（八九）訴字第八九○六四四二三號函通知其參加訴願程序表示意見後，經被告為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明求為判決：如主文所示。
㈢參加人聲明：如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭案是否係運用申請前既有之技術而為熟習該項技術者所能輕易完成？㈠原告主張之理由：
⒈按專利法除於第十九條規定「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創
作」外，並未於其它條文進一步定義何謂「高度創作」？且被告及原處分機關亦皆未就此不確定法律概念做直接詮釋，因此逕以不確定之法律概念為由而據以撤銷原處分實屬違法。更何況本發明係一種方法，以方法為標的之發明案，應如何才能符合前揭法條，尚待仔細推敲：
⑴揆諸專利審查基準第二－一－一頁第四至十五行謂：「依專利法第九十七條
規定『稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良』之意旨，再依同法第十九條之規定『稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作』，可演繹出『新型』係．．．保護有一定空間之物品實體的形狀、構造或裝置上之具體創作或改良，．．．舉凡不具形體的製造方法、使用方法、處理方法或物品其特定用途之方法等，及沒有一定空間形狀、構造的化學物質或醫藥品等，．．．皆非屬新型專利之標的」。因此，發明人對物品，可選擇申請發明專利或新型專利。然對沒有一定空間形狀之製造方法，不論是先驅式（pioneer）的發明創新，或是就既有方法之改良，一律只能申請發明專利。此時若對方法申請案一味強調專利法第十九條之「高度」，而否准具進步性之製造方法的專利申請，將與專利法第一條「鼓勵、保護發明」之立法目的不符。
⑵另專利法第十九條乃發明專利之定義，僅為概括性之規定，其之所以明文「
高度創作」，乃為與同法第九十七條新型專利之定義相對照，並意圖使兩種專利有所區隔。然如前所述，此種「高度」或「非高度」之區別，或許只有在申請標的為占有一定空間形狀之物品時，才有論究實益，因為此時申請人有權選擇其一申請。然若當申請標的為不具空間形狀之「製造方法」時，因發明人已無選擇空間，故專利法第十九條之「高度」，不應用來論述一具有進步性的「方法」，才符合專利法第一條之立法目的。
⒉即便被告將專利法第十九條之「高度」強加於「方法」專利，依「專利審查基
準」第一－九－一四頁第二至三行之規範：「是否具高度創作乙節，仍須有客觀證據作比較，否則易流於主觀判斷，倘無證據，實無從據以判斷是否缺乏高度創作」。今參加人所舉兩證據，皆為物品專利，並未教示任何製造方法，亦即無客觀證據作為系爭案屬高度創作與否之比較基準。在無可資比較對象的情形下，被告竟於訴願決定中，認為系爭案非屬高度創作，其裁量毫無憑據，顯有認定事實未依證據之違法。
⒊又訴願決定中，認為系爭案為熟習該項技術者所能輕易完成。首先關於是否輕
易完成，依專利審查基準第一－二－二一頁倒數第十五至五行闡述如下：「判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是否具有．．．『顯然的進步』。．．
．『顯然的進步』係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題或困難性而言，通常係表現於功效上。例如在技術發展空間有限之領域中，若在技術上有微小的改進、發明能解決人類長久未能解決之技術問題者或在發明所屬之技術領域中，發明能突破熟習該項技術者長久根深蒂固存在之技術、知識時，得視為具有『顯然的進步』」。具磁鐵的眼鏡框，其製造技術已臻成熟，能發展的空間相當有限。而系爭案在有限的空間裡，相較於習知技術，能有如下顯著功效之突破，堪稱具有顯然的進步。茲配合「系爭案之製造方法與習知方法之對照圖」，將系爭案增進功效處，詳述如下：
⑴習知具磁鐵眼鏡框之製造方法為於零件形成容置磁鐵之凹孔，將各零件組接
一起，形成完整框架，拋光再電鍍（在約攝氏一百五十度環境下）、烤漆（在約攝氏一百八十度至二百度環境下）再嵌裝磁鐵。習知方法將「嵌裝磁鐵」步驟安排在電鍍、烤漆等作業之後，乃為了避免磁鐵經電鍍及烤漆高溫環境後，磁性消失。然此種習知方法亦難避免缺失，蓋因經電鍍和烤漆作業之後的框架已屬成品，若再嵌裝磁鐵，因眼鏡用磁鐵常呈具一圓端面的多邊柱體，且其外表經電鍍以防銹，然後再與鏡框干涉配合。當進行此干涉組嵌裝時，磁鐵外表之電鍍層勢必被刮傷，而使內部易生銹之磁鐵金屬與空氣接觸產生氧化，致影響磁鐵之外觀，進而影響眼鏡之整體外觀。另一方面，干涉嵌裝亦可能直接破壞鏡框之電鍍烤漆層，此時之鏡框外表不被破壞則已，一被破壞則電鍍烤漆層便整片剝落，造成難以修補之瑕疵，尤有甚者，為了適應消費者需求，鏡架常烤漆成各種不同顏色，勢必與最後嵌裝的磁鐵顏色不同，且嵌裝處之磁鐵與鏡框孔穴間因倒角所造成之凹痕，即便塗佈環氧樹脂亦難隱藏，而破壞鏡架整體之外觀，故習知方法極易破壞鏡架整體外觀，而使不良率居高不下。
⑵有鑑於此，系爭案乃思突破，以具高度創新之方法，同時解決習知磁性消失
和破壞鏡架外觀等兩種弊病。其一實施例所包含之步驟如下：於零件形成容置磁鐵之凹孔，將各零件組接一起，形成完整框架，拋光、埋入磁鐵、電鍍（在約攝氏一百五十度環境下）、烤漆（在約攝氏一百八十度至二百度環境下）後加以磁化。系爭案之製造方法與習知製造方法有極大差異，因之增進超乎預期之功效，首先，系爭案在電鍍烤漆之前便先埋設磁鐵，因此即便磁鐵外表之電鍍層因干涉配合而刮傷，因可藉由後續之電鍍或烤漆程序，再度彌補填滿該傷口，不致使刮傷處暴露於空氣而氧化，當然不會影響眼鏡整體外觀，具較佳的程度。另一方面，此時之鏡框尚未經電鍍或烤漆之表面處理，故無所謂鏡框刮傷問題，即使有，亦可由後續之電鍍或烤漆程序，使傷口消失於無形，電鍍時不會吸附電鍍液中雜質顆粒，故表面平順，同時，因系爭案先埋設磁鐵後再電鍍烤漆，因此磁鐵和框架因同顏色而隱藏，故可得精美外觀。因電鍍烤漆程序在後，所以磁鐵與框架接縫處可為電鍍烤漆所填滿，減少塗佈環氧樹脂之必要性。再者，系爭案於電鍍烤漆後再磁化，磁化後即為成品，無須再經其他高溫作業，因此對解決眼鏡界長久根深蒂固存在的強度不夠、表面黏附雜質顆粒、鏡框與磁石顏色不一致、生鏽、表面刮傷，縫隙、退磁等問題，故系爭案之方法可確保電鍍後之框架表面完美無暇，進而降低整體不良率，提供突破性的解決技術，足稱「顯然的進步」。
⑶嚴謹施工需付出高昂的代價，且嚴謹施工亦難決上列問題點，有實務經驗的
人都瞭解，嚴謹施工等於技術水準之提高，也等於品質的提昇，亦等於成本的增加。因此系爭案以五分力施工可達成之品質，即便引證案仍可以十分力施工而達成，但需付出更高的代價；然系爭案以十分力能夠獲得之品質，引證案卻永遠無法達成。更何況縫隙外露、退磁等問題即便嚴謹施工亦無法解決，故系爭案確有技術上的突破，非運用引證案可輕易完成。
⒋系爭案既然能克服習知技術長久以來所無法解決之問題，且有如上述顯著功效
之進步，自非熟習該項技術者所能輕易完成而具進步性。此可由系爭案之美國對應案已獲美國專利商標局頒予專利而得佐證，被告和參加人對系爭案之指摘，無足採信。另依專利審查基準第一－二－二七頁倒數第四至二行之記載：「判定發明不具進步性，原則上應引證具體的既有技術、知識資料。」參加人所舉引證一和引證二未教示「製造方法」，對系爭案之方法專利自不具證據力。
在無適格證據情況下，卻空言系爭案能輕易完成，試想，若系爭案之製造方法能輕易完成，為何在系爭案申請前，未有相同的前案提出申請，被告不查究竟，遽為採納無適格引證資料之指摘，其裁量之恣意，已臻違法，其所為之決定，亦因違法而無可維持。
⒌另被告認為「系爭案可由引證案『輕易思及』，且引證案之外觀問題，可由嚴
謹施工而解決」，在「系爭案之申請標的為『方法』」的大前提下，欲得「系爭案可由引證案輕易思及」之結論，姑且不論「輕易思及」之認定標準為何？尚需「引證案已揭露製造方法」之小前提，方能依邏輯推縯得到上述結論，而引證一和二之標的物為「物品（眼鏡）」遍尋其說明書並無製造方法之揭露，因此小前提並不存在，當然無法進一步推縯出結論。所以被告欲主張「系爭案可由引證案輕易思及」，首先應舉證引證案之製造方法或步驟為何？並明確指出方法步驟記載於引證案說明書中哪一頁哪一行？㈡被告主張之理由：
一、原告主張系爭案與引證一第00000000號新型專利案及引證二第00000000號發明專利案在「電鍍、烤漆、拋光及組接」等製造程序上有所不同，且能解決習知磁性消失和破壞鏡架外觀等弊病，自非熟習該項技術者所能輕易完成而具進步性云云。惟查，系爭案申請專利範圍第一項特徵在於包括：將至少一可磁化元件設置在該眼鏡框架裡面，以及磁化該可磁化元件，以使該可磁化元件可以被磁化而不會破壞該眼鏡框架的外觀；另申請專利範圍第二項特徵則在於其包括：將至少一可磁化元件在被磁化之前先設置在眼鏡框架裡面以及磁化該可磁化元件，以使可磁化元件可以被磁化而不會破壞該眼鏡框架的外觀。故依前述申請專利範圍所述，系爭案最重要的特徵為「將可磁化元件在被磁化之前先設置在眼鏡框架裡面」且其僅提及「磁化的先後順序」，並未提及「電鍍、烤漆、拋光、組接」等製造程序，而依發明專利審查基準，判斷系爭案與引證案的異同，主要以系爭案申請專利範圍為主，故原告以「電鍍、烤漆、拋光、組接」等製造程序和引證一及二案比較，顯有誤導之嫌。又系爭案與引證一及二案對如何磁化皆未細部說明其磁化技術有何不同，而磁化技術乃為習知，故系爭案將引證一及二案「先將可磁化物磁化後，再將其埋設在眼鏡框裡」的程序，改成「將至少一可磁化元件在被磁化前先設置在眼鏡框架裡面再磁化該可磁化元件」，只是改變可磁化元件磁化之先後順序而已，為熟習該項技術者所能輕易完成，故系爭案違反專利法第二十條第二項規定，不符合發明專利之要件。另系爭案與引證一及二案有關眼鏡框架外觀部分，只要兩案在製造程序上嚴謹製作，皆不會有破壞眼鏡框架外觀的情事發生。再者，被告訴願決定書係認系爭案「是否屬高度創作而非為熟悉該項技術者所能輕易完成，不無疑問」而撤銷原處分，主要係謂「高度創作」的發明案，必須達到「非為熟悉該項技術者所能輕易完成者」，因此原告謂被告訴願決定書僅依「高度創作」做依據，顯有誤解。
丙、參加人主張之理由：引證案與系爭案之製造方法僅是先後磁化之別，系爭案未臻發明程度，不具新穎性。且系爭案係先行打洞置入磁材，再為電鍍、磁化，若先為電鍍磁鐵再為置入，所得外觀顏色效果並無不同。又系爭案先將磁材置入再與鏡框部分其他部分併為磁化，則磁化時間將增加，故應亦無進步性。
理由
甲、程序方面：原告於九十年四月六日起訴時，被告代表人原為 林信義 ，嗣於九十一年二月一日變更為宗才怡，茲由其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
乙、實體方面：
一、原告於八十七年五月十二日以「具磁鐵的眼鏡框製造方法」向智慧財產局之前身即中央標準局申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其有違專利法第十九條、第二十條第二項之規定，對之提起異議。案經智慧財產局審查，於八十九年六月十五日以（八九）智專三（一）○二○一五字第八九八九○○一○三九號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經被告審議，認引證一及引證二之特徵雖在一種眼鏡或眼鏡框之構造，然從其結構中可推知其製法係先將可磁化物磁化後，再將其埋設在眼鏡框裡，此與系爭案係先埋設可磁化元件後，再將其磁化的製法順序雖有不同，但系爭案此種製法之差異是否確屬高度創作而非為熟習該項技術者所能輕易完成，不無再行斟酌之餘地，而為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟之事實，為兩造所不爭執，並有卷附發明專利申請書、說明書、經濟部智慧財產局八十八年四月九日（八八）智專（用）０二０五五字第八一０八四０號專利審定書、專利異議申請書、被告九十年二月五日經（九０）訴字第０九００六三０二０四０號訴願決定書可證，堪信為真實。本件爭點應為系爭案是否係運用申請前既有之技術而為熟習該項技術者所能輕易完成？
二、按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作」，固為專利法第十九條所明定。惟「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」，復為同法第二十條第二項所規定。本件原告系爭第00000000號專利申請，該發明係在於提供一種具磁鐵的眼鏡框製造方法，其可供將至少一磁鐵設置到眼鏡框架裡面而不會破壞該等眼鏡框架的外觀。其中一個或是多個可磁化元件在被磁化之前係預先被置入到該眼鏡框架裡面去。該等可磁化元件接著會被磁化，以使得這些可磁化元件預先置入以及可以被磁化而不會破壞眼鏡框架的外觀。其申請專利範圍為１、一種具磁鐵的眼鏡框製造方法，其特徵在於其包括：將至少一可磁化元件設置在該眼鏡框架裡面，以及磁化該可磁化元件，以使該可磁化元件可以被磁化而不會破壞該眼鏡框架的外觀。２、一種具磁鐵的眼鏡框製造方法；其特徵在於其包括：將至少一可磁化元件在被磁化之前先設置在該眼鏡框架裡面，以及磁化該可磁化元件，以使該可磁化元件可以被磁化而不會破壞該眼鏡框架的外觀，有發明專利說明書附卷可憑。依系爭發明說明及其專利申請之範圍以觀，其最重要的特徵為將可磁化元件在被磁化之前先設置在眼鏡框架裡面，嗣後再磁化該可磁化元件。
三、查引證一第00000000號新型專利為「帶有磁性之眼鏡框及無框眼鏡片」，其申請專利範圍為：「１、一種帶有磁性之眼鏡及無框眼鏡片，供配成一對之主、副二副眼鏡，可一併載用者；其中主鏡之鏡框係軟性磁材製成或非磁材製成而裝有軟性磁材，配上框腳等設備後供直接戴於頭上；副鏡則在其鏡框上，或無框鏡片上之適當位置，或與主鏡框裝設磁材相對稱之位置設有永久磁材，使此副鏡可憑磁力吸著於主鏡上者。２、：：」；引證二第00000000號發明專利則為「藉由磁鐵裝卸之太陽眼鏡」，其申請專利範圍為：「１、一種藉由磁鐵裝卸之太陽眼鏡，主要係由無掛耳太陽眼鏡及與此做為獨立體的眼鏡框而成之裝卸式太陽眼鏡，其特徵為，前述無掛耳太陽眼鏡和眼鏡框，係根據著裝表面平坦的磁鐵形成能夠裝卸者。２、：：。３、：：前述磁鐵係形成在無掛耳太陽眼鏡或眼鏡框之一方，而他方係以具有磁化性之材料形成：：」依前述引證一及引證二兩專利案，其專利構造或創作之特徵均在利用磁材使主眼鏡（或鏡框）與副眼鏡（或太陽眼鏡）吸附，以便利裝卸。而系爭案係在於提供一種具磁鐵的眼鏡框製造方法，目的亦在利用磁材使主眼鏡框可以供附掛一副鏡，其功能及目的與引證一、引證二專利案並無不同。原告雖主張在「電鍍、烤漆、拋光及組接」等製造程序上有所不同，且能解決習知磁性消失和破壞鏡架外觀等弊病，自非熟習該項技術者所能輕易完成而具進步性云云。惟查，系爭案依前述申請專利範圍所述，系爭案最重要的特徵為「將可磁化元件在被磁化之前先設置在眼鏡框架裡面，以及磁化該可磁化元件，以使該可磁化元件可以被磁化而不會破壞眼鏡框架的外觀，其專利範圍僅提及「磁化的先後順序」，並未提及「電鍍、烤漆、拋光、組接」等製造程序，而發明專利審查，判斷系爭案與引證案的異同，主要以系爭案申請專利範圍為主，故原告以「電鍍、烤漆、拋光、組接」等製造程序和引證一及二案比較，尚有未洽。又系爭案與引證一及二案對如何磁化皆未細部說明其磁化技術有何不同，而磁化技術乃為習知，故系爭案將引證一及二案「先將可磁化物磁化後，再將其埋設在眼鏡框裡」的程序，改成「將至少一可磁化元件在被磁化前先設置在眼鏡框架裡面再磁化該可磁化元件」，係於製成過程中改變可磁化元件磁化之先後順序，是否為熟習該項技術者所能輕易完成，而違反專利法第二十條第二項規定，不符合發明專利之要件，即非無疑義。又引證一及引證二專利案有關帶有磁性眼鏡框及無框眼鏡片就裝設磁材磁化之先後順序，於申請專利範圍說明時，並未明確表明，依引證一或引證二專利案之構造或創作，其製成過程（或方法）是否必然造成破壞眼鏡框架外觀的情事；系爭案之製造方法所製成之成品是否較引證一、引證二專利案成品之構造或創作，更增進其功效，且非能輕易完成，均有待斟酌。從而被告訴願決定書認系爭案「是否確屬高度創作而非為熟習該項技術者所能輕易完成，不無再行斟酌之餘地」而撤銷原處分，著由原處分機關另為適法之處分，尚非無據，本件原告主張被告決定違法云云，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十一年二月八日
臺北高等行政法院第四庭
審判長法官姜素娥
法官林文舟法官陳國成右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十一年二月十五日
書記官王英傑