裁判字號：智慧財產法院98年行專訴字第86號判決
裁判日期：民國98年12月31日
裁判案由：新型專利舉發
智慧財產法院行政判決
98年度行專訴字第86號民國98年12月10日辯論終結原告鴻海精密工業股份有限公司代表人甲○○（董事長）訴訟代理人 孫建國 律師
黃彥卿 律師被告經濟部智慧財產局代表人乙○○（局長）訴訟代理人丁○○
參加人丙○○上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國98年6月26日經訴字第09806114260號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告前於民國92年11月18日以「電子卡連接器」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號進行形式審查准予專利後，發給新型第M253987號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利有違專利法第93條、第94條第1項第1款、第2款及第4款規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。經被告審查，以98年3月6日（98）智專三（二）04087字第09820130720號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部同年6月
26日經訴字第09806114260號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告聲明求為判決：原處分及訴願決定均撤銷。並主張：㈠系爭專利申請專利範圍第4項具有新穎性及進步性：
⒈系爭專利申請範圍第4項之技術特徵，係「所述遮蔽殼體
側部之上水平部還設有延伸入所述收納空間內之彈臂」，清楚界定出彈臂位於上水平部之側部，其設置有特定功效之考量：
⑴通常電子卡插入口位置較低，使用者手持電子卡插入連
結器時，通常大拇指會對電子卡的外露末端產生向下的壓力，導致電子卡於插入初期位於連接器內的一端相對於外露的末端向上翹起。而系爭專利申請專利範圍第4項所述之彈臂設於上水平部，易與電子卡插入連結器內的一端接觸，實現接地功能。
⑵將彈臂設於上水平部，當電子卡插入時，彈臂可達成抵
壓電子卡並壓迫其向下的功效，以避免電子卡上表面與遮蔽殼體內表面產生摩擦，進而避免刮傷電子卡表面。
⒉證據8（即公告第311805號之專利）：
⑴證據8揭示第一接地點位於下部，使用上不易在電子卡
插入初期翹起時與電子卡接觸，且其接地功能需等到電子卡完全平穩的插入連結器時方能實現，具有潛在的損害電子產品的危險。
⑵證據8之接地點設於兩側部上內，可能導致電子卡在插
入過程中，因施力點在左右兩側部之抵靠力量不同導致電子卡左右方向的搖晃。而系爭專利將彈臂設於上水平部則不會對電子卡造成上下方向的搖晃，原因在於當電子卡被彈臂抵壓時，電子卡會抵靠於下水平部之凸起，而非如舉發審定書所述「應不具此功效」。
⑶證據8所揭示之彈臂係設置於下水平部及側壁，而未揭
露系爭專利之彈臂，且證據8僅能直接無歧義得出遮蔽殼體設置彈臂之結論，並不能得出彈臂設置於系爭專利之遮蔽殼體側部之上水平部。
⒊綜上，證據8或證據8與先前技術（US6,120,322）之結
合，無法證明系爭專利申請專利範圍第4項不具有新穎性及進步性。
㈡系爭專利申請專利範圍第5項具有新穎性及進步性：
⒈系爭專利申請專利範圍第5項之技術特徵為「所述彈臂係
位於兩相鄰所述凸起之間」。其作用在於：當電子卡插入連結器，電子卡會抵壓彈臂使其發生形變，由於本專利彈臂位於兩相鄰的凸起之間，凸起將會抵擋電子卡，從而使彈臂被抵壓發生形變量有限，不至於被電子卡過度抵壓形變而失去彈性，彈臂之使用壽命因此可以延長，從而增加整個電子卡連接器之使用壽命。而系爭專利清楚界定彈臂結構位於凸起之間，並未為證據8所揭示。
⒉證據8所揭露之彈臂係設置於下水平部末端及近開口之側
壁，其中設置於開口處之彈臂沒有凸起之保護，在電子卡初步插入時，很容易因為電子卡的插入方向歪斜導致彈臂的過度偏轉造成損壞；而設置於內側下水平面之彈臂需在電子卡幾乎完全插入時才能實現接地功能，相對於系爭專利之技術方案存在靜電損壞電子卡連接器之風險。
⒊綜上，證據8或證據8與先前技術（US6,120,322）之結
合，無法證明系爭專利申請專利範圍第5項不具有進步性。
三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：㈠系爭專利申請專利範圍第4項部分：
⒈證據8揭露之第二接地點44b設於側部且靠近電子卡插入
口，同樣很容易與電子卡插入連接器內的一端接觸以實現接地功能；另系爭專利之電子卡係由遮蔽殼體之側部之上、下水平部所設之凸起所抵壓導引，上水平部之凸起已可抵壓電子卡向下以避免電子卡表面與遮蔽殼體內表面產生摩擦，無另需彈臂來抵壓電子卡之必要。再就結構來看，該彈臂之抵壓能力明顯不及凸起，更加強說明彈臂非用以抵壓電子卡，而係純為接地之用，並無其他特定功效。
⒉先有電子卡，始有連接器之先後關係，是以電子卡與連接
器有相互對應位置，以達電子卡之作用。系爭專利僅有設置之差異，但功效均為接地作用，故不具新穎性。
㈡系爭專利申請專利範圍第5項部分：
證據8揭露之第一接地點44a設於下部，已可使其因引導部之上、下兩條軌道42a、42b已抵壓電子卡而不被電子卡過度抵壓變形致失去彈性。
㈢原告並未於系爭專利說明書說明任何功效，該彈臂僅有接地作用。
四、參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：證據8與系爭專利為前後兩代之產品，故在殼體兩側引導電子卡插入之凸起功能完全相同。又接地點之位置為PCMCIA協會所規定，系爭專利之彈臂位置，呼應PCMCIA協會所規定之接地點位置。
五、參加人前以系爭專利有違專利法第93條、第94條第1項第1款、第2款及第4款規定提起舉發（見舉發卷第76至97頁），經被告審查後，認系爭專利申請專利範圍第1至4、6、
7項不具新穎性，即無須審究上開申請專利範圍是否具進步性之主張，另認第5、8項不具進步性，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定（見舉發卷第261至270頁），原告即以證據8無法證明系爭專利申請專利範圍第1至8項不具新穎性及進步性，且證據8或證據8與先前技術（US6,120,
322）之結合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性及進步性，亦無法證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性為由而提起訴願（見訴願卷第21至24頁）。經訴願決定駁回其訴願，原告以證據8或證據8與先前技術（US6,120,322）之結合，均無法證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性及進步性，亦無法證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性為由而提起本件行政訴訟（見本院卷第7至10頁），復於本院審理時自陳對於原處分認定系爭專利不具專利要件部分不予爭執（見本院卷第94頁）。而就本件引證資料，被告於本院審理時陳明為證據8（見本院卷第74頁）。是本件爭點為㈠系爭專利申請專利範圍第4項是否具新穎性？（引證資料：證據8）㈡系爭專利申請專利範圍第4、5項是否具進步性？（引證資料：證據8）（見本院卷第74頁）故本件無庸再審酌關於系爭專利申請專利範圍第
1至3、6、7項之新穎性、第8項之進步性的爭點。
六、得心證之理由：㈠本件應適用之法律規範：
⒈查系爭專利係於93年8月19日形式審查准予專利，是系爭
專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之92年2月6日修正公布之專利法（即現行專利法）為斷。
⒉按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置
之創作，且可供產業上利用，而無申請前已見於刊物或已公開使用之情事者，得依專利法第93條、第94條第1項第
1款規定，申請取得新型專利。又新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利，同法第94條第4項定有明文。而新型有違反同法第94條第1項第1款、第4項規定者，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之（同法第107條第2項規定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第94條第4項所定情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人（即參加人）附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。
㈡系爭專利之技術內容：
系爭專利之申請專利範圍共8項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項（見舉發卷第110至111頁之新型專利說明書）。申請專利範圍第1項：「一種電子卡連接器，其包括：絕緣本體，係呈縱長構形，於其上設有對接部；複數端子，係收容於絕緣本體內並於所述對接部內沿前後向延伸；遮蔽殼體，係組設於絕緣本體上，其包括有主體部及位於主體部兩側之側部，其中所述主體部與側部間形成有用以容納電子卡之收容空間，所述側部還設有複數延伸入所述收容空間內之凸起，且該等凸起共同形成用於導引電子卡之導引槽。」（相關圖式見附圖1）㈢參加人所提之引證案：
⒈參加人原提出之引證案共9項，惟如前所述（見第五項）
，於本件行政訴訟僅須審酌證據8，即86年7月21日公告之第311805號「卡承接構造」新型專利案（見舉發卷第15至45頁）。
⒉證據8之技術內容：
⑴證據8之申請專利範圍僅1項：「一種卡承接構造，包
含一框結構組合及固定在基板上之連接器，前述連接器係位於遠離基板之一邊緣，及前述框結構係排置在該邊緣用以選擇性接受薄和厚的卡，並透過框結構相對端之前述連接器達成電氣連接，其特徵在：前述基板形成由該邊緣朝向連接器之缺口，用以允許厚的卡下面之凸出部插入，及前述框結構兩側提供引導部用以固定該框結構於基板上並維持基板之機械強度。」（見舉發卷第26頁之專利說明書）（相關圖式見附圖2）⑵證據8揭示一種卡承接構造100，包含一框結構40組合
及固定在基板22上之連接器30，新型前述連接器30係位於遠離基板22之一邊緣，及前述框結構40係排置在該邊緣用以選擇性接受薄和厚的卡，並透過框結構40相對端之前述連接器30達成電氣連接,前述基板22形成由該邊緣朝向連接器之缺口22a，用以允許厚的卡下面之凸出部插入，及前述框結構40兩側提供引導部42用以固定該框結構40於基板22上並維持基板22之機械強度，又該引導部42之插入方向的前方形成使金屬板朝內側而自下方突出之第1接地點44a，並在引導部42的入口附近側方形成第2接地點44b。
㈣系爭專利申請專利範圍第4項具新穎性：
⒈新穎性之判斷：
⑴專利法第94條第1項第1款規定，申請前已見於刊物或
已公開使用之情事者，不得申請取得新型專利。此乃新型專利之新穎性要件，亦即在新型專利申請案之申請日之前，大眾經由刊物公開或使用公開所能得知之先前技術，將使系爭專利不具新穎性。
⑵有關專利要件，新穎性之判斷較進步性為優先，且判斷
新穎性時，係採「單獨對比」原則，即將發明專利申請案之申請專利範圍與每一份引證資料中所公開與該申請案相關的技術內容單獨地進行比較。
⑶按專利審查基準為專利專責機關為規範內部審查作業而
依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則（行政程序法第159條第1項參照）。
基於行政自我拘束原則，為專利審查機關自應受其拘束（最高行政法院96年度判字第1552號判決參照）。而於審酌專利審查機關即被告就系爭專利舉發案所為之處分是否合法，即應以之為判斷標準。而被告係於97年9月
5日作成原處分，本件即應審酌93年6月28日經濟部經授智字第09320030740號令修正發布之2004年版專利審查基準第二篇第三章有關「⒉新穎性」之規定。
⑷依被告所訂定之專利審查基準2004年版第二篇第三章「
專利要件2.2.2規定：「引證文件：...審查新穎性時，應以引證文件中所公開之內容為準，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容，而引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造或使用申請專利之發明。實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容。」2.4規定：「新穎性之判斷基準...請求項中所載之發明與引證文件中所載之先前技術有下列情事之一者，即不具新穎性：⑴完全相同...⑵差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵...⑶差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念...⑷差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵...。」至「專利審查基準第二篇發明專利實體審查」雖於98年7月30日經濟部經授智第00000000000號令修正發布，同年7月30日起施行，惟就前揭2.2.2、2.4部分未予修正，附此敘明。
⒉關於系爭專利之創作目的：
系爭專利係以習用之電子卡連接器為改良對象，由於先前技術即美國專利公告第6,120,322號之電子卡連接器，為便於電子卡順利插入所述對接部內並能穩固固持於對接部內以保證其與所述端子達成良好電性配接，該電子卡連接器之絕緣本體還於所述本體部之兩端分別設有向後延伸出之導引臂並於導引臂間進而形成有以供容納電子卡之收容空間，且於每一導引臂之朝向所述收容空間之一側形成有用於導引及支撐電子卡之導引槽道。該遮蔽殼體係組設於絕緣本體上並向后延伸將所述收容空間包覆於其內，該遮蔽殼體設有側部包覆於所述導引臂之外側。而其絕緣本體兩端之導引臂之設立，在一定程度上增加該種電子卡連接器之製造成本，亦增加製造工序（見舉發卷第116頁之系爭專利說明書中【先前技術】）。是以系爭專利之創作目的，在提供一種電子卡連接器，其包括有內設對接部之絕緣本體及收容於對接部內沿前後向延伸之端子。所述絕緣本體上還組設有遮蔽殼體，該遮蔽殼體包括有主體部及兩相對之側部，其中主體部及側部間形成有收容空間，所述每一側部設有延伸入所述收容空間內之複數凸起，且該等凸起共同構成可用於引導電子卡插入之導引槽。而其功效在於將用於導引電子卡之導引槽設於遮蔽殼體之側部而非於絕緣本體上另設導引臂。由於不需另設導引臂而使用既有之結構予以革新而使之具有導引臂之功效，且藉由由金屬材料構成之凸起形成之導引槽具有一定之彈性，可與電子卡達成更好之接觸。如此則既可節省材料降低成本，又可簡化製造工序降低製造複雜度（見舉發卷第115、119頁之系爭專利說明書中【新型說明】）。
⒊系爭專利申請專利範圍第2項為依附於第1項獨立項之附
屬項，第3項為依附於第2項附屬項之附屬項，第4項為依附於第3項附屬項之附屬項，除包含第1至3項所有之技術特徵之外，第4項進一步限縮界定其中「所述遮蔽殼體側部之上水平部還設有延伸入所述收容空間內之彈臂。
」（見舉發卷第111頁）。
⒋系爭專利申請專利範圍第4項為附屬項，依附於第3項附
屬項，第3項依附於第2項附屬項，第2項依附於第1項獨立項。第4項除包含第1至3項所有之技術特徵之外，第4項進一步限縮界定其中「所述遮蔽殼體側部之上水平部還設有延伸入所述收容空間內之彈臂」（見舉發卷第17
3頁）。而原處分與原訴願決定均認定證據8可證明系爭專利申請專利範圍第1項至第3項不具新穎性，原告亦未就此爭執（見本院卷第94頁）。然由於系爭專利申請專利範圍第4項具有所直接或間接依附之第1至3項以外之技術特徵，未必不具新穎性，仍應再就其附屬特徵作進一步之審查，此即逐項審查之原則。
⒌系爭專利申請專利範圍第4項所附加之技術特徵與證據8之技術特徵的比對：
⑴證據8之專利說明書第6頁倒數第3行至第2行揭示：
「又保持部42（應為引導部42之誤）之插入方向的前方形成使金屬板槽內側而自下方突出之第1接地點44a，並在引導部42的入口附近側方形成第2接地點44b。...」（見舉發卷第32頁），故證據8揭示有位於下部之第1接地點44a與位於側部之第2接地點44b。證據8所揭示之「第1接地點44a」、「第2接地點44b」即為系爭專利申請專利範圍第4項之「彈臂」。又證據8所揭示之「第1接地點44a」係位於系爭專利所稱之下水平部（此為被告所不爭執，見本院卷第74頁），而系爭專利申請專利範圍第4項之「彈臂」則位於上水平部。
⑵因此，證據8僅揭示「第1接地點44a」與「第2接地
點44b」分別位於下部與側部，系爭專利之「彈臂」則設置於上水平部，二者之設置位置顯非完全相同。而除下部、側部之位置外，尚有多處可供容設「接地點」或「彈臂」（例如上部、水平部、上水平部、下水平部等），是以此設置位置之差異並非僅為文字之記載形式有別；亦非系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術（證據8）所揭露之位於下部之「第1接地點44a」與位於「側部之第2接地點44b」之技術內容，即能直接且無歧異得知系爭專利申請專利範圍第4項有關設置於上水平部之「彈臂」之技術特徵；亦非參酌證據8所為之「下部」、「側部」的揭露，即能直接置換為「上水平部」。故證據8無法證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性。
⑶綜上，證據8無法證明系爭專利申請專利範圍第4項不
具新穎性，而原處分第6頁倒數最後1行至第7頁第3行認「㈤...設置位置不同僅係因應不同IC卡所設之接地金屬片之位置不同，非電子卡連接器本身構造上之特殊創作，為其所屬領域具有通常知識者能直接且無歧異予以改變，...」（見舉發卷第264至265頁），及原訴願決定第14頁倒數第7行至倒數第2行認「...其間差異僅在於系爭專利之彈臂等結構部分相對應於證據8之第一接地點或第二接地點之技術特徵，為所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據8之先前技術形式上明確記載之技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含系爭專利之相對應的技術特徵，...」（見訴願卷第55頁），顯有違誤。
㈤關於系爭專利申請專利範圍第4項是否具進步性之爭點：
⒈按就行政法學理言，行政機關之裁量僅單純不合目的，或
未作成其他更有意義甚至更理想之決定，其行為僅為「不當」，並不涉及合法性之問題，依據訴願法第1條第1項規定，人民得對之向上級機關提起訴願，而受理訴願之機關為上級行政機關，依據行政機關上下隸屬指導關係，自得審查行政處分之「合法性」及「合目的性」。至於行政法院基於權力分立之原則，僅能審查行政機關之決定是否合法，而不能審查行政機關如何決定始更符合行政目的，否則無異於以行政法院取代行政機關行使裁量權。此參行政訴訟法第4條第1項之規定，人民僅得對於違法行政處分提起行政訴訟，即臻顯灼（最高行政法院92年度判字第1426號判決參照）。
⒉基於憲法上權力分立原則，司法權之本質在於人民權利之
救濟，以獨立、客觀、中立為其核心；而行政權在於執行立法者之意志，重其專業性及靈活運作。行政訴訟係對行政行為之監督機制，固應充分發揮司法權之功能，以保障人民之權利，惟司法審查非可無限上綱，仍應遵循一定之界限，本於司法權與行政權之分立，就行政權行使與否，為行政機關之第一次判斷權，司法機關應予尊重，凡未經行政機關處分者，除有法律明文規定外，不得於行政訴訟上由司法機關逕行第一次判斷權之行使。
⒊系爭專利申請專利範圍第4項部分：
如前所述，證據8無法證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性，而參加人原舉發理由已包含以證據8證明爭專利申請專利範圍第4項不具進步性之主張，本件理應續為進步性之專利要件的判斷。惟被告所作成之原處分並未針對此爭點予以審查（原處分第6頁第5至12行，見舉發卷第265頁），亦即此爭點並非原處分之範圍，本院無從審究其有無違法之處。倘若本院就證據8是否得以證明系爭專利申請專利範圍第4項具備進步性之爭點予以審酌，不僅有逾越原處分內容而為訴外裁判之虞，更為司法機關行使原處分機關（被告）之第一次判斷權，有悖於行政爭訟救濟制度旨在糾正違法行政處分之目的。因此系爭專利申請專利範圍第4項是否具進步性部分，既尚未經被告作成第一次判斷，本院無從就此爭點為判斷。
㈥系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性：
⒈系爭專利申請專利範圍第5項為附屬項，依附於第4項附
屬項，第4項為附屬項，依附於第3項附屬項，第3項依附於第2項附屬項，第2項依附於第1項獨立項。第5項除包含第1至4項所有之技術特徵之外，第5項進一步限縮界定其中「所述彈臂係位於兩相鄰所述凸起之間」（見舉發卷第172頁）。而原處分與原訴願決定均認定系爭專利申請專利範圍第1至3項不具新穎性，及第5項不具進步性，原告就其中第1至3項不具新穎性部分未予爭執，如前所述。然由於第5項具有所直接、間接依附之第1至4項以外之技術特徵，未必不具進步性，故應依逐項審查之原則，再就其附屬特徵作進一步之審查。
⒉系爭專利申請專利範圍第5項係直接、間接依附於第1至
4項，經還原其技術特徵為一種電子卡連接器100，其包括；絕緣本體10，係呈縱長構形，於其上設有對接部12；複數端子20，係收容於絕緣本體10內並於所述對接部12內沿前後向延伸；遮蔽殼體30，係組設於絕緣本體10上，其包括有主體部32及位於主體部兩側之側部34，其中所述主體部與側部間形成有用以容納電子卡之收容空間，所述側部34還設有複數延伸入所述收容空間內之凸起36，且該等凸起36共同形成用於導引電子卡之導引槽362；其中所述側部包括上水平部、下水平部及連接所述上、下水平部之豎直部，其中上水平部係自所述主體部側端緣延伸出，所述下水平部與所述上水平部平行相對，所述凸起36係分別形成於所述上水平部與下水平部上；其中分別位於上、下水平部之所述該等凸起36係間隔排列；其中所述遮蔽殼體30側部之上水平部還設有延伸入所述收容空間內之彈臂38；其中所述彈臂38係位於兩相鄰所述凸起36之間。
⒊由於系爭專利申請專利範圍第1至3項不具新穎性，此經
原處分及訴願決定認定在案，亦為原告所不爭執。是本院僅就第5項中「其中所述遮蔽殼體30側部之上水平部還設有延伸入所述收容空間內之彈臂38」、「其中所述彈臂38係位於兩相鄰所述凸起之間」之技術特徵為技術上之比對判斷。
⑴關於位於上水平部之彈臂的技術特徵：
①證據8所揭示之位於下部之「第1接地點44a」與位
於側部之「第2接地點44b」，與系爭專利申請專利範圍第5項之位於上水平部之「彈臂」，僅是設置位置之差異，已於前述（見第六㈣⒌⑴⑵項）。系爭專利僅是依先前技術，將彈臂之設置位置由下部、側部簡易改變為上水平部，係為所屬技術領域中具有通常知識者依系爭專利申請前之先前技術顯能輕易完成。
②原告雖主張證據8之第1接地點位於下部，使用上不
易在電子卡插入初期翹起時與電子卡接觸，且其接地功能需等到電子卡完全平穩的插入連結器時方能實現，具有潛在的損害電子產品的危險；又證據8之接地點設於兩側部上內，可能導致電子卡在插入過程中，因施力點在左右兩側部之抵靠力量不同導致電子卡左右方向的搖晃，而系爭專利將彈臂設於上水平部，當電子卡被彈臂抵壓時，電子卡會抵靠於下水平部之凸起，不會對電子卡造成上下方向的搖晃云云。惟從系爭專利之專利說明書全文判斷，系爭專利之創作目的在改良習用之電子卡連接器的絕緣本體兩端設立導引臂，增加製造成本及製造工序，故系爭專利將用於導引電子卡之導引槽設於遮蔽殼體之側部，並有凸起形成導引槽，其功效在於使用既有之結構予以革新而使之具有導引臂之功效，且藉由由金屬材料構成之凸起形成之導引槽具有一定之彈性，可與電子卡達成更好之接觸，既可節省材料降低成本，又可簡化製造工序降低製造複雜度（見第六㈣⒉項）。是本件即應以此為判斷進步性要件之重點，至原告於本件訴訟所提彈臂設於水平部之前揭功效，並非系爭專利之創作改良目的，不足作為系爭專利具有進步性之論據。故原告此部分主張，要無可取。
⑵關於位於兩相鄰凸起間之彈臂的技術特徵：
①證據8之第1接地點44a與第2接地點44b固位於兩
側邊，而並非位於兩相鄰之凸起間，惟由圖二(a)、
(b)、圖三(a)、(b)（如附圖2所示）可知，當電子卡插入時，會先受到引導部42a、42b之引導抵壓，再與第2接地點接觸，當電子卡完全插置後再與第
1接地點接觸。而系爭專利申請專利範圍第5項之彈臂雖位於兩相鄰之凸起間，惟依系爭專利說明書中【新型說明】第8頁第2段第5行至第6行之記載：「藉由金屬材料構成之凸起形成之導引槽具有一定之彈性，可與電子卡達成更好之接觸」（見舉發卷第119頁），故電子卡應當皆已被上下兩面之凸起所導引，亦即當電子卡插入時，亦先受到凸起之引導抵壓，再與彈臂接觸，達到接地之功能。是以證據8之第1接地點、第2接地點之接地功能，與系爭專利申請專利範圍第5項相較並無不同。
②原告主張證據8設置於內側下水平面之彈臂，須在電
子卡幾乎完全插入時，始能實現接地功能，而系爭專利之彈臂設置具有容易實現接地功能云云。證據8與系爭專利之接地功能並無不同，且如前所述，系爭專利之電子卡為上下兩面之凸起所導引，而非如原告所稱彈臂可抵壓電子卡並壓迫其向下。況接地作用係於電子卡完全插入殼體並與連接器接合動作時始生作用，於電子卡插入之初並無何接地功能。故原告此部分所指彈臂功能，委無可取。
③原告另主張證據8所揭露之彈臂設置於下水平部末端
及近開口之側壁，於開口處無凸起之保護，易因為電子卡初步插入的方向歪斜，致彈臂過度偏轉而損壞；而系爭專利之彈臂位於兩相鄰的凸起之間，凸起將會抵擋電子卡，彈臂不至於被電子卡過度抵壓形變而失去彈性，彈臂、電子卡連接器之使用壽命因此可以延長云云。然原告所稱系爭專利之前揭功能，並非其創作改良目的，此觀系爭專利說明書所載（見第六㈣⒉項）自明，無從持此認定系爭專利具有進步性。⑶綜上，經整體技術特徵比對，系爭專利申請專利範圍第
5項之技術特徵與證據8之技術內容實質相同，差異僅在於彈臂設置位置之簡易變化，此為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。
㈦本件應為全案撤銷：
⒈按申請專利範圍之請求項有2項以上時，專利審查機關應
就每一請求項各別判斷其專利要件（如新穎性、進步性），因專利創作不易，專利審查機關均應就申請專利範圍各請求項詳加逐項審查，以盡其審定之職權，並增加專利申請獲准之機會。是不論是申請專利範圍中記載申請專利發明之構成之必要技術內容、特點之獨立項，或依附獨立項之附屬項均應逐項審查。而因附屬項包含獨立項所有的技術內容與特徵，如獨立項之發明具有新穎性或進步性，則該附屬項之發明亦具新穎性或進步性；倘獨立項之發明不具新穎性或進步性時，仍應對該附屬項之發明為新穎性或進步性之判斷。經逐項審查後，於最終審定時，基於專利整體性之考量，則須全案准許或撤銷，無從為「部分請求項准許、部分請求項撤銷」之審定，蓋申請人當初係以專利說明書記載所有請求項之技術內容，以申請專利範圍所有請求項之整體技術特徵申請專利專責機關審定，雖經逐項審查後認定部分請求項符合專利要件，惟此部分無從與其餘不符專利要件之請求項部分分離，倘申請人就不符專利要件部分，未依專利法第64條第1項、第2項規定更正，即應為全案撤銷之審定。
⒉綜上所述，經逐項審查系爭專利之申請專利範圍，雖第4
項具備新穎性，惟本院無法審酌第4項是否具備進步性，已於前述，縱使證據8不足以證明第4項具備進步性，然第1項（獨立項）及第2、3、6、7項（附屬項）不具新穎性，且第8項（附屬項）不具進步性，此經原處分及訴願決定認定在案，亦為原告所不爭執；另第5項（附屬項）復經本院認定不具進步性，如前所述（見第六㈥項）。由於參加人當初係以申請專利範圍之全部請求項申請准予專利，則就系爭專利是否符合專利法之規定而得予專利，即應審酌所有申請專利範圍之整體技術特徵。因無從單獨將申請專利範圍第4項與其他不具專利要件之請求項（第1至3、5至8項）分離，原告復未更正其專利說明書，減縮申請專利範圍，刪除不具可專利性之請求項，則仍應併同與第4項以外之請求項，就系爭專利之全案，為舉發成立之審定。
七、從而，系爭專利申請專利範圍共有8項，經逐項審查結果，其中第1至3、6、7項不具新穎性、第8項不具進步性。
被告所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，其中系爭專利申請專利範圍第4項之新穎性部分，理由雖有未洽，訴願決定就此部分未加指摘，亦非妥適，惟因系爭專利確有多項請求項不具可專利性，而應予全案撤銷，則原處分撤銷系爭專利權，於法尚無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國98年12月31日
智慧財產法院第二庭
審判長法官陳國成
法官曾啟謀法官蔡惠如以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國98年12月31日
書記官林佳蘋