智慧財產法院98年度民專訴字第68號民事判決

裁判字號：智慧財產法院98年民專訴字第68號民事判決

裁判日期：民國98年12月31日

裁判案由：侵害專利權有關財產權爭議

智慧財產法院民事判決
98年度民專訴字第68號98年12月16日言詞辯論終結原告聯勝光電股份有限公司法定代理人 黃國書 訴訟代理人 陳威霖 律師
梁懷信 律師 林文鵬 律師複代理人 許永昌 律師被告華上光電股份有限公司兼上法定代理人乙○○共同訴訟代理人 張宇樞 律師
李育昇 律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於98年12月16日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
甲、程序方面：原告起訴時法定代理人為甲○○，嗣於本院審理中之98年10月
6日變更為黃國書，並具狀聲明承受訴訟，於法核無不合，應予准許。
按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基
礎事實同一或擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款、第3款定有明文。本件原告於民國98年5月13日起訴請求：㈠禁止被告華上光電股份有限公司（下稱華上公司）製造、委託製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國專利公告第251388號專利之型號為ＭＳ系列及與本件專利範圍相同之發光二極體產品。㈡被告華上公司應交付原告侵害上開專利之ＭＳ系列及與本件專利範圍相同之發光二極體產品，以供銷毀。㈢被告等應連帶賠償原告新台幣（下同）一百萬元整，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率百分之五計付之利息。㈣訴訟費用由被告等連帶負擔。㈤原告願供擔保，請准宣告假執行。復於98年8月28日補充理由㈢狀中具狀變更訴之聲明第1、2項為㈠禁止被告華上公司製造、委託製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國專利公告第251388號專利之ＭＳ系列編號⑴AOC-209RxM、AOC-209YxM⑵AOC-214O
xM、AOC-214RxM、AOC-214YxM、AOC-214RMM⑶AOC-312RxM-Au、AOC-312YxM-Au⑷AOC-325OxM、AOC-325RxM、AOC-325YxM與
⑸AOC-341OxM、AOC-341RxM、AOC-341YxM發光二極體產品。㈡被告華上公司應交付原告侵害上開專利之ＭＳ系列編號⑴AOC-209RxM、AOC-209YxM⑵AOC-214OxM、AOC-214RxM、AOC-214YxM、AOC-214RMM⑶AOC-312RxM-Au、AOC-312YxM-Au⑷AOC-325OxM、AOC-325RxM、AOC-325YxM與⑸AOC-341OxM、AOC-341
RxM、AOC-341YxM發光二極體產品，以供銷毀。被告雖不同意上述變更。惟查，上開訴之聲明變更，其請求之基礎事實同一，且係將應受判決事項之聲明由不明確之範圍縮減為具體特定編號產品，屬減縮應受判決事項之聲明，是其所為訴之變更合於首揭規定，應予准許。
乙、實體方面：原告起訴主張略以：
㈠原告聯勝光電股份有限公司（下稱聯勝公司）係從事研發與製
造發光二極體（LightEmittingDiodes,LED）專業廠商，原告於民國95年5月取得中華民國專利公告第251388號「貼附式發光二極體晶粒製造過程及其產品」（下稱系爭專利，原證一）。系爭專利主要提供一種貼附式發光二極體，將原先磊晶片逆轉黏附另一種導電基材上，以達到增加亮度或調整晶粒厚度之功效。
㈡被告華上公司係發光二極體製造商，每月發光二極體出貨量，
包含MS系列發光二極體，約超過十億顆（原證二）。據被告華上公司網站有關MS系列發光二極體介紹，MS系列發光二極體主要是利用晶圓黏附（WaferBonding）方式，將磊晶片（EpiWafer）黏附於另一具有導熱與導電特性基板（Substrate）上（原證三）。針對被告華上公司MS系列中之AOC-214RxM發光二極體（下稱系爭產品）爰委託閎康科技股份有限公司（下稱閎康公司）進行電子顯微鏡SEM分析與能量色散X-射線譜儀
EDX分析（原證四）。系爭產品結構，係於一臨時性N型GaAs基板上先形成發光二極體磊晶結構與歐姆接觸層ZnAu，並將其反轉貼附於另一具有歐姆接觸層ZnAu之導電基板GaP上，之後將最上層臨時性N型GaAs基板移除並形成N型Au電極，即是系爭產品結構。
㈢國際權威期刊IEEEPHOTONICSTECHNOLOGYLETTERS,VOL.11,
NO.8,AUGUST1999;"p-ohmiccontactAuZn-basedsystem
forp-GaPsubstrate"說明ZnAu合金即是作為p型GaP材料之歐姆接觸。參考系爭產品結構，其磊晶結構中具有GaP與ZnAu合金之介面，因此系爭產品之磊晶結構有歐姆接觸。參酌被告華上公司中華民國專利公告第I288979號（原證六）文字說明與第四圖至第六圖圖示，被告華上公司利用金屬擴散接合之發光二極體，即是將具有歐姆接觸層25（如AuZn金屬）之磊晶片，反轉後利用接合層40（如AuZn金屬）貼附於另一具有歐姆接觸層31（如AuZn金屬）之導電基板30（如GaP）上，如第I288979號第四圖與第五圖)，之後將最上層臨時性基板10（例如N型GaAs）移除，即I288979號第六圖。
㈣系爭產品將具有歐姆接觸層AuZn之磊晶片，反轉後貼附於另一
具有歐姆接觸層AuZn之導電基板GaP上，以達到電極反轉。系爭產品於磊晶結構與GaP導電基板間具有ZnAu合金與SiO2介面，此反射鏡面可以反射光線進而增加亮度。因為將發光二極體磊晶結構反轉貼附於GaP導電基板上，使原本發光二極體磊晶結構厚度加上GaP導電基板厚度後之總厚度變大，利用此種發光二極體反轉結構可調整發光二極體厚度，是以系爭產品已侵害系爭專利第一項申請專利範圍；又系爭產品之磊晶結構是黏附至導電基材GaP上，而導電基材GaP是一種III-V族化合物半導體，故系爭產品侵害系爭專利第二項申請專利範圍，如下表所示：
┌───┬─────────┬─────────┬────┐││申請專利範圍第一項│系爭產品│比較結果│├───┼─────────┼─────────┼────┤│前言│一種貼附式發光二極│系爭產品為一種貼附│相同│││體晶粒製造過程及其│式發光二極體││││產品，其特徵為│││├───┼─────────┼─────────┼────┤│要件一│一種磊晶片在完成歐│系爭產品之磊晶結構│相同│││姆接觸後│具有AuZn歐姆接觸││├───┼─────────┼─────────┼────┤│要件二│以適當粘著材料點（│系爭產品並將該磊晶│相同│││黏）附另一種導電基│結構反轉黏附至導電││││材上，以達到電極逆│基材GaP之上。││││轉增加亮度或調整晶│因貼附於GaP導電基││││粒厚度（功）之功效│材上，即可調整晶粒││││者，粘著後之晶片可│厚度，粘著後之晶片││││經切割成為晶粒。│可經切割成為晶粒。│││││而SiO2-AuZn介面可│││││以反射光線，因此也│││││達到增加亮度效果。│││││││└───┴─────────┴─────────┴────┘┌───┬─────────┬─────────┬────┐││申請專利範圍第二項│系爭產品│比較結果│├───┼─────────┼─────────┼────┤│前言│如申請專利範圍第1│系爭產品為一種貼附│相同│││項所述之一種貼附式│式發光二極體││││發光二極體晶粒製造│││││過程及其產品，│││├───┼─────────┼─────────┼────┤│要件一│其中另一種導電基材│系爭產品因為是黏附│相同│││，通常可為Si、III-│至導電基材GaP之上││││V族化合物半導體或│，而導電基材GaP是││││不同結構之磊晶片。│一種III-V族化合物│││││半導體││└───┴─────────┴─────────┴────┘參考財團法人經濟科技發展研究院之專利侵權鑑定報告（原證七），該報告說明系爭產品已侵害系爭專利第一項與第二項之申請專利範圍。
㈤被告華上公司生產與銷售MS系列發光二極體產品，包括該系列
編號AOC-214RxM發光二極體產品，已侵害原告系爭專利，被告應依專利法第84條第1項規定對原告負損害賠償之責，且依專利法第56條第1項、第84條第1項規定得請求禁止被告華上公司製造、委託製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害屬原告所有系爭專利之型號為MS系列及與本件專利範圍相同之發光二極體產品。再者，原告亦得依據專利法第84條第3項規定請求被告華上公司交付侵害上開專利之MS系列及與本件專利範圍相同之發光二極體產品予原告，以供銷毀。另據公司法第23條第2項規定，被告華上公司代表人被告乙○○於執行屬被告華上公司業務範圍之發光二極體生產作業時，違反專利法致侵害原告專利權，被告乙○○應與被告華上公司對原告負連帶損害賠償之責。原告所得請求之損害賠償數額，涉及原告損失或被告等因侵權行為所得之利益，爰依民事訴訟法第244條第4項規定，先表明最低請求一百萬元，嗣取得相關資料後再為擴張。為此，原告依據專利法第84條第1項、第3項、第85條、第86條、公司法第23條第2項規定，請求如訴之聲明所示。
㈥被告於收受起訴狀後仍持續製造、邀約銷售、銷售MS系列發光
二極體產品與其他晶圓黏附(WaferBonding）式發光二極體產品，為故意侵權行為。被告於收受起訴狀與原告提供之侵權證據後，於網站仍持續刊登MS系列發光二極體產品與其他晶圓黏附（WaferBonding）式發光二極體產品，包括但不限於AOC-214RxM發光二極體（原證九）。參酌原證三第三頁與第四頁，晶圓黏附（WaferBonding）式發光二極體產品依據LED尺寸大小（由9mils、14mils、31mils、與41mils等)有不同產品，但均有相同結構。被告此等持續行徑，屬於故意侵權行為，據專利法第85條第3項規定，原告得請求酌定損害額之三倍為懲罰性賠償。
㈦系爭專利申請範圍屬於物之發明：
⒈系爭專利申請專利範圍第一項，主要是將具有複數層半導體
磊晶層之磊晶結構或磊晶片，將其上下顛倒後置放於另一導電基板上，申請專利範圍第一項主要將磊晶結構反轉後置放於另一導電基板上，強調磊晶結構置放於導電基板之相對位置，屬於結構上下顛倒變化，當然屬於物之發明。是以不論何種材料磊晶結構均可適用，因而與製程無關。申請專利範圍第一項完全沒有提及LED製程所需⑴化合物材料、⑵通入化合物材料之數量與時間、與⑶反應溫度等，可以證明申請專利範圍第一項屬於物之發明。
⒉美國聯邦巡迴法院之前身美國關稅暨專利上訴法院（The
UnitedStatesCourtofCustomsandPatentAppeals，簡稱CCPA）相關判決，專利申請範圍內包含「方法」或「製造」字眼並不當然使其排除在productclaim範圍之外，仍可屬於物之發明。是以即便系爭專利第一項前言包含「製造過程」字眼，據前述國外判決解釋，系爭專利第一項仍屬於productclaim範圍，即屬於物之發明。㈧即便系爭專利申請範圍非屬於productclaim，也應屬於
productbyprocessclaim，而productbyprocessclaim則屬於物之發明一種。
⒈參考美國聯邦巡迴法院與其前身美國關稅暨專利上訴法院之
判決，所謂productbyprocessclaim是指專利申請範圍中主要或部分要件非以結構描述而係以製程方式表達，但於申請專利範圍內有出現製造過程也不必然解釋成productbyprocessclaim。揆諸下表申請專利範圍第一項內容，可以勉強解釋與製程相關僅於系爭專利第一項有包含⑴「製造過程」和⑵「以適當粘著材料黏附」字眼，而其他部分均是結構描述。是以即便系爭專利申請範圍非屬於productclaim，也應屬於productbyprocessclaim，而非被告所謂方法專利。
┌─────┬───────────────────┐││申請專利範圍第一項│├─────┼───────────────────┤│前言│一種貼附式發光二極體晶粒製造過程及其│││產品，其特徵為│├─────┼───────────────────┤│要件一│一種磊晶片在完成歐姆接觸後│├─────┼───────────────────┤│要件二│以適當粘著材料黏附另一種導電基材上，以│││達到電極逆轉增加亮度或調整晶粒厚度（功│││）之功效者，粘著後之晶片可經切割成為晶│││粒。│└─────┴───────────────────┘⒉據美國聯邦巡迴法院前身美國關稅暨專利上訴法院判決，此
種productbyprocessclaim解釋上仍屬於productclaim而非processclaim，屬於物之發明而非方法發明。即便系爭專利申請範圍屬於productbyprocessclaim，仍係物之發明而非方法發明。依據美國聯邦巡迴法院於AbbottLaboratoriesv.Sandoz,Inc.（Fed.Cir.2009）一案之全院聯席判決，productbyprocessclaim與一般productclaim最大差別在於productbyprocessclaim中製程之描述即是此種claim要件。
⒊被告抗辯系爭專利之專利範圍屬於方法專利，無非以⑴系爭
專利前言包含「製造過程」四字，⑵系爭專利之主文包含「後」字云云。惟查，美國聯邦巡迴法院前身美國關稅暨專利上訴法院(TheUnitedStatesCourtofCustomsandPatentAppeals，簡稱CCPA)判決，包含InApplication
ofHughes,496F.2d1216,1219,182U.S.P.Q.(BNA)106(C.C.P.A.1974);InApplicationofGarnero,56C.C.P.A.1289,412F.2d276,279,162U.S.P.Q.（BNA)221(1969)
等，均說明即便專利申請範圍內有包含「方法」或「製造」字眼，並不當然使其排除在productclaim範圍之外，即仍可屬於物之發明("Inproductclaimsthearticleisdefinedintermsofstructuralcharacteristicsonly.
Themereuseinaclaimofstructuralorcharacterizingtermsderivedfromprocessesormethods,however,doesnotpreventaclaimfrombeingconsideredatrueproductclaim".)。是以，即便系爭專利第一項前言包含「製造過程」字眼，據前述國外判決解釋，系爭專利第一項仍屬於productclaim範圍，屬物之發明。
⒋系爭專利主文包含「後」字，係指磊晶結構反轉後置放於另
一導電基板上，強調磊晶結構置放於導電基板之相對位置，屬於結構之上下顛倒變化故當然是屬於物之發明。且另一方面申請專利範圍第一項完全沒有提及LED製程所需⑴化合物材料⑵通入化合物材料之數量與時間、與⑶反應溫度等，更可以證明申請專利範圍第一項屬於物之發明。
⒌即便申請專利範圍第一項包含部分製程限制，參考美國聯邦
巡迴法院Fromsonv.AdvanceOffsetPlate,Inc.,720F.2d1565,1570,219U.S.P.Q.(BNA)1137,1140(Fed.Cir.1983)判決，於申請專利範圍內有出現製造過程也不必然解釋成productbyprocessclaim("Thataprocesslimitationappearsinaclaimdoesnotconvertaproductclaimtoaproductbyprocessclaim.")。即便申請專利範圍第一項可解釋成productbyprocessclaim，參考美國聯邦巡迴法院前身美國關稅暨專利上訴法院ApplicationofLyons,53C.C.P.A.1514,364F.2d1005,
150U.S.P.Q.(BNA)741(1966);ApplicationofTaylor,53
C.C.P.A.1187,360F.2d232,149U.S.P.Q.(BNA)615(1966).ApplicationofFreeman,35C.C.P.A.920,166F.2d178,76U.S.P.Q.(BNA)585(1948);ApplicationofWertheim,
541F.2d257,271,191U.S.P.Q.(BNA)90,103(C.C.P.A.1976);ApplicationofHirao,535F.2d67,69,190U.S.P.
Q.(BNA)15,17(C.C.P.A.1976)等相關判決，此種productbyprocessclaim解釋上仍屬於productclaim而非processclaim，即屬於物之發明而非方法發明("Suchaclaimiscalledaproduct-by-processclaim,andisdeemedaproductclaimandnotaprocessclaim.")。是以即便系爭專利申請範圍屬productbyprocessclaim，仍係物之發明而非方法發明。
㈨依民事訴訟法第277條但書、民事訴訟法第344條第1項第4
、5款規定及民事訴訟法第367條規定，被告應提出商業帳簿及AOC-214RMM、AOC-312RMM、AOC-341RMM與AOC-341YSM產品及包裝，據商業帳簿及上開產品包裝上產品型號、製造或出廠序號等標示，可知被告確有銷售或提供系爭產品與第三人，且原告提出之四種產品，確為被告所產製。
⒈被告為國內知名上市櫃公司，對於公司所有出貨或銷售紀錄
均應記錄於其商業帳簿內，且於產品包裝上均會有一致產品型號、製造或出廠序號等標示。原告提出送請侵權鑑定之系爭產品共計四種（原證十一），其每一藍膜包裝上均有出貨標籤，包含系爭產品型號、製造或出廠日期之序號、出貨數量等資訊。
⒉整理資訊如下表：
┌────┬───────┬───────┬────┐│系爭產品│型號│製造或出廠序號│出貨數量││││││├────┼───────┼───────┼────┤│1│AOC-214RMM│SC000000-00│120│├────┼───────┼───────┼────┤│2│AOC-312RMM│SC000000-00│150│├────┼───────┼───────┼────┤│3│AOC-341RMM│SC000000-00│19│├────┼───────┼───────┼────┤│4│AOC-341YSM│SC000000-00│20│└────┴───────┴───────┴────┘⒊原告提出送請侵權鑑定之系爭產品包裝上之產品型號標示，
完全與被告網站上產品型號相同，且該等型號標示上AOC字樣，即為被告公司英文簡稱，足見原告提出之系爭產品，確為被告出產製造無疑，被告空言否認，不但有背誠信，亦無助於真實之發現。為此，依民事訴訟法第344條第1項第4、5款規定及民事訴訟法第367條規定，被告負有提出其商業帳簿（包含系爭產品1~4之出貨與製造記錄）及型號為AOC-214RMM、AOC-312RMM、AOC-341RMM與AOC-341YSM產品及包裝義務，蓋上開書證及產品、包裝，均為被告持有，僅存於被告一方，如非命被告提出，被告為妨礙本件訴訟進行，當會任意空言否認，況據上開商業帳簿及產品包裝上之產品型號、製造或出廠序號等標示，即可確定系爭產品1~4係由被告製造。倘被告拒絕提出，依據民事訴訟法第282-1條第1項與第345條第1項規定，即得審酌情形認原告主張之系爭產品1~4確由被告製造。
㈩被告係商品製造人，其產品因通常使用而侵害原告專利權致原
告受有損害，於專利侵害時有民法第191-1條適用或得類推適用之，應由被告至少提供涉嫌侵權產品供勘驗或分析：
⒈被告係一商品製造人，使用被告製造之產品侵害原告專利權
致原告損害，故於專利侵害時，有民法第191-1條適用。即便專利侵害案件無直接適用民法第191-1條，但於商品責任中，因相關產品設計製造訊息由商品製造人掌控，故將舉證責任轉由商品製造人負擔以求公平。同理，於專利侵害中，涉嫌侵權品之相關資料也是由製造商所掌控，故專利侵害中應可以類推適用民法第191-1條規定，由涉嫌侵權品之製造商至少由其提供涉嫌侵權產品供勘驗或分析以求公平。
⒉被告於網站上提供相關產品規格書（原證十二），標示AOC-
214RMM、AOC-312RMM、AOC-341RMM與AOC-341YSM等型號為其產品，且於規格書標示AOC-214RMM、AOC-312RMM、AOC-341RMM與AOC-341YSM產品之電極結構，此產品型號與電極結構足以表彰被告生產之產品。原證十一中四種藍膜包裝之產品型號與原證十二被告網站提供之四種產品型號一致，且原證十一之四種產品電極結構與原證十二被告網站提供之四種產品電極結構一致，故依據民法第191-1條第二項後段被告即視為原證十一中四種系爭產品之商品製造人。
⒊原告依據原證七與原證十一之四份鑑定報告，證明AOC-214R
MM、AOC-312RMM、AOC-341RMM與AOC-341YSM等型號之系爭產品侵害原告之專利權使原告受損，故依據商品責任舉證轉換原則，應由商品製造人即被告至少提供涉嫌侵權產品供勘驗或分析以求公平。
參酌最高法院96年度台上字第793號與87年度台上字第1455號
，當事人主張有利於己之事實者，就其事實固負舉證之責任，惟按主張消極之事實而在客觀上無法積極證明者，舉證責任移轉於他方當事人，亦為舉證責任分配原則之一。原告今主張沒有其他LED製造商之LED產品電極結構與原證十一系爭產品1~
4之電極結構相同，此為一消極事實。據前述最高法院判決，此一消極事實原告無需負舉證責任。如被告主張有其他LED製造商之LED產品電極結構與原證十一系爭產品1~4之電極結構相同，則被告需針對此積極事實負舉證責任。
原證十三（系爭產品5）、原證十四（系爭產品6）、原證十五
（系爭產品7）經鑑定報告證明侵害系爭專利⒈原證十三（包含三張藍膜，製造或出廠序號分別為8BC60079
、8BC60084與8BC60086，而鑑定機構自序號為8BC60084藍膜取出系爭產品5進行分析後，其餘由鑑定單位彌封簽名遞交法院）為被告華上公司產品編號AOC-214RMM之發光二極體，且由被告華上公司之代理商深圳市瑞光科技有限公司所出售（發票暨出貨單詳原證十六）。深圳市瑞光科技有限公司為被告之合法授權廠商（原證十七與原證十八，原證十七係深圳市瑞光科技有限公司於兩本雜誌所刊登之被告華上光電授權書，原證十八係深圳市瑞光科技有限公司於網站上所刊登代理銷售被告華上光電產品之資訊）。
⒉原證十四（包含一張藍膜，其製造或出廠序號為8BD30377，
而鑑定機構自序號為8BD30377藍膜取出系爭產品6進行分析後，其餘由鑑定單位彌封簽名遞交法院）係被告華上公司產品編號AOC-214RMM之發光二極體，由被告華上公司之代理商深圳市杰能光電有限公司所出售（出貨單詳原證十九）。
原證十五（包含一張藍膜，製造或出廠序號為95B70899，而鑑定機構自序號為95B70899藍膜取出系爭產品7進行分析後，其餘由鑑定單位彌封簽名遞交法院）為被告華上公司產品編號AOC-312RMM之發光二極體，係由被告華上公司之代理商東莞市星聚電子有限公司所出售（出貨單詳原證二十）。⒊原告提出送請侵權鑑定之系爭產品5~7共計三種產品，每一
藍膜包裝上均有被告出貨標籤，其上包含系爭產品之型號、製造或出廠日期之序號、出貨數量等資訊，如下所示:
┌────┬───────┬───────┬────┐│系爭產品│型號│製造或出廠序號│出貨數量││││││├────┼───────┼───────┼────┤│5│AOC-214RMM│8BC60084│3890│├────┼───────┼───────┼────┤│6│AOC-214RMM│8BD30377│3110│├────┼───────┼───────┼────┤│7│AOC-312RMM│95B70899│2350│└────┴───────┴───────┴────┘⒋原證十三之系爭產品5、原證十四之系爭產品6、與原證十
五之系爭產品7經鑑定單位分析出具鑑定報告，證明系爭產品5（鑑定報告詳原證二十一）、系爭產品6（鑑定報告詳原證二十二）、與系爭產品7（鑑定報告詳原證二十三）侵害系爭專利。系爭產品5~7侵害系爭專利申請專利範圍第一項⒌系爭專利申請專利範圍第一項係物品專利，主要特徵為具有歐姆接觸之磊晶片黏貼於導電基板上之結構。
⑴據專利法第五十六條第三項規定，於解釋申請專利範圍時
得審酌發明說明及圖式，『點附』一詞參考系爭專利說明書，乃為「黏附」或「貼附」之意，如參考:①系爭專利公告本說明書第一頁第五行至第六行，係描述「磊晶片‧‧‧而後貼附固定於‧‧‧單晶基板上」；②公告本說明書第五頁第三~四行描述「將磊晶片之磊晶面3粘附於另一鍍有歐姆接觸6、8的P型基材上」；③公告本說明書第五頁第六行至第七行亦描述「將一種磊晶片‧‧‧以適當黏著材料貼附於另一種導電基材上」；④原公告本第六部分申請專利範圍第一頁第五行「粘著後之晶片可經切割成為晶粒」。據說明書內容，『點附』係為「黏附」或「貼附」之意。或有論者依據系爭專利明書圖1D，認為磊晶片上之歐姆接觸5係部分黏接於導電基板上，而認為『點附』之解釋為「部分黏附」而非「整面接合」。惟據本院97年民專訴字第6號判決意旨，「說明書及圖式能用來解釋申請專利範圍中之既有文字與用語，但是不可將發明說明及圖示中之限制條件讀入申請專利範圍」，此解釋係將發明說明及圖示中之限制條件讀入申請專利範圍，明顯違反本院97年民專訴字第6號判決意旨。
⑵退萬步言，即便認為『點附』解釋為「部分黏附」而非「
整面接合」，然原先申請專利範圍中並非撰寫成「僅僅點附」，參考系爭申請專利範圍撰寫方式係用「二段式」撰寫方式，而「二段式」撰寫方式乃屬於開放式撰寫方式，只要有「部分黏附」即落入本申請專利範圍，故原先「點附」一詞配合開放式撰寫方式之解釋，「整面接合」既然比「部分黏附」，於黏貼之面積比例來的多，「整面接合」當然落入本申請專利範圍。舉例而言，原先專利範圍為A+B+C1，其中C1表示有P部分黏接，而侵權產品為A+B+C1+C2，其中C2表示有Q部分黏接，而P部分黏接加上Q部分黏接表示全面黏接，依據開放式寫法，侵權產品為A+B+C1+C2當然落入專利範圍為A+B+C1之內。
⒍系爭產品5~7包含具有歐姆接觸之LED磊晶結構；此具有歐
姆接觸之LED磊晶結構以金屬材料黏貼於導電之GaP基板或金屬Mo基板上，故文字侵害系爭專利申請專利範圍第一項。
⑴系爭產品5之結構與系爭專利之實施例結構圖2完全一致
，實施例結構圖2係為系爭專利申請專利範圍第一項所涵蓋，系爭產品5當然落入系爭專利申請專利範圍第一項。
參考原證3第3頁與原證12公證書中有關被告MS系列產品之英文技術說明，被告MS系列產品為將磊晶片以晶圓貼附製程（waferbonding）貼附於另一基板上。即系爭產品
5之GaP、AlGaInP（磊晶層）為LED磊晶結構，係以金屬黏貼層（AuZn）貼附於GaP（III-V）之導電基板。故系爭產品5侵害系爭專利申請專利範圍第一項。從物理學觀之，系爭產品5不可能是在具有AuZn金屬層之GaP導電基板上，直接磊晶生長GaP、AlGaInP（磊晶層），如此將使磊晶過程中因材料不匹配（包含晶格係數與導熱係數）而產生有嚴重缺陷，無法產生LED磊晶結構。故系爭產品5明顯為將GaP、AlGaInP（磊晶層）為LED磊晶結構，係以金屬黏貼層（AuZn）貼附於GaP（III-V）導電基板，故系爭產品5當然侵害系爭專利申請專利範圍第一項。
⑵系爭產品5之結構與每一層材料成分，恰與原證六被告華
上光電股份有限公司之中華民國專利公告第I288979號第
4圖至第6圖一致，並與原證3第3頁與原證12之公證書中有關被告MS系列產品之英文技術說明相呼應。
⑶系爭產品5與系爭產品6之結構與材料成分一致，系爭產品
6亦侵害系爭專利第一項申請專利範圍。系爭產品5與系爭產品7之結構與材料，主要差異僅僅是GaP導電基板更換成Mo金屬導電基板，原先AuZn之歐姆接觸與金屬接合層，更換成Au之歐姆接觸與金屬接合層。然①由原證六專利說明書第11頁表格與第一段第二行之說明，Au金屬可以當成金屬接合層，而②參考原證六被告之專利說明書第13頁第二段說明，此種垂直型LED架構Au與其上之GaP層間必定形成歐姆接觸，否則將導致此垂直LED架構導電不良而無法適當發光。是以系爭產品7侵害系爭專利第一項申請專利範圍。
被告主張:
㈠就原告鑑定報告之鑑定標的物同一性有疑，無足採信：
⒈鑑定機構未確認原告提供之標的是否確為被告產品製程：
⑴鑑定機構據以作鑑定標的，乃「原告所提供之書面規格資
料、檢測結果、以及技術資料」。原告雖有提供「被告所製造之發光二極體」，惟此乃原告單方片面所稱，未經鑑定機關確認，且鑑定機構實際據以鑑定依據乃閎康公司針對本案證物實體進行之SEM/EDX檢測報告。鑑定機構並未就下列事項進行確認：①原告提供之「被告所製造之發光二極體」，是否確係被告製造之系爭產品②閎康公司製作之SEM/EDX檢測報告是否正確③閎康公司之SEM/EDX檢測報告，其中所認定被告生產系爭發光二極體所使用之製程，是否確為被告系爭產品製程。
⑵原告雖提出「被告產品」及「被告產品之製程」，惟鑑定
機構已於鑑定報告中明確載明伊並未加以確認，因此原告自稱「被告產品之製程」是否的確與被告產品製程相同，無從僅由鑑定報告中得知，故鑑定標的物同一性即有問題，非可據此鑑定報告驟認被告產品製程有侵害原告專利。
⒉被告網站敘述僅為被告系爭產品製程之簡單敘述，一般人（
包括原告）無從基於該段敘述得知被告系爭產品之製造方法。查原告起訴書第2-3頁，對於被告如何生產系爭MS系列之發光二極體，原告乃「依據被告華上光電股份有限公司網站中有關MS系列發光二極體之介紹」，並據以認定此即為被告製造系爭產品之方法，自行解讀且片面製作相關資料，而與原告系爭專利併送鑑定，得出兩者近似之結果，並據以認定被告系爭產品之製程侵害原告之專利。儘管被告網站上對於被告系爭產品之生產方法作有敘述，惟網站上僅刊載一般性介紹，從商業慣例可知，一間公司不可能將其營業秘密任意公諸於網站，而使其他競爭對手得利，一般人（包括原告）無從僅憑網站上摘要介紹，即可輕易得知被告生產系爭產品方法。原告僅據被告網站敘述，片面解讀所得出「被告系爭產品之製程」，顯無可採。鑑定機構完全依照原告所提供、未經確實查證之「被告系爭產品製程」即驟加鑑定，其鑑定結果與事實不合。
⒊原告未提出任何證據證明被告所有第I288979號專利落入系
爭專利範圍，原告起訴狀聲請調查證據部分第一點記載「請命被告華上公司提出所有MS系列發光二極體產品之研發生產相關資料，包括每一MS系列發光二極體研發記錄簿、結構圖、生產配方等。」而待證事項為「被告華上公司之MS系列發光二極體產品是否侵害系爭專利。」迄今原告根本無法提出確實證據證明被告之製程，遑論據以鑑定是否確有專利侵害行為，可知原告起訴根本無確切證據為據，顯然僅係欲藉專利侵害訴訟之名，達攻擊原告市場上競爭對手之被告之實。
㈡原告應就相關事實負舉證責任，豈有先濫行起訴而後要求被告提出公司營業秘密之理:
依舉證責任分配法則，上訴人主張被上訴人涉嫌侵權之產品有侵害系爭專利之事實乃有利於上訴人之積極事實，自應由上訴人就此積極事實負舉證責任。智慧財產法院判決亦有案例（參照97年度民專上易字第10號判決）。是原告欲提起本件訴訟，自須事前就起訴理由之基礎事實暨相關證據進行蒐集並提出於法院，孰料原告僅基於被告網站概略介紹，即自行揣測被告產品之製程，並將未經查證之資料送交鑑定機構作鑑定，更據此無證據力之鑑定報告提起訴訟，而於起訴書中請求命被告提出產品製程之相關資料，完全與所揭示之舉證責任相悖。
㈢縱原告系爭專利為有效，被告之系爭產品亦無侵害原告專利：
⒈鑑定報告，於鑑定標的物同一性上已有顯然錯誤，因此無證
據力。退萬步言，縱鑑定標的物同一性上並無錯誤，該鑑定報告內容亦非可採。原告起訴狀第6頁記載「系爭產品是將具有歐姆接觸層AuZn之磊晶片，反轉後貼附於另一具有歐姆接觸層AuZn之導電基版GaP上，以達到電極反轉。系爭產品於磊晶結構與GaP導電基版間具有ZnAu合金與SiO2介面‧‧‧反射鏡面，可以反射光線進而增加亮度。其次，因為將發光二極體磊晶結構厚度加上GaP導電基版厚度後之總厚度變大，故利用此種發光二極體反轉結構可以調整發光二極體之厚度。是以系爭產品已侵害系爭專利第一項之申請專利範圍；又系爭產品之磊晶結構是黏附至導電基材GaP之上，而導電基材GaP是一種III-V族化合物半導體，故系爭產品亦侵害系爭專利第二項申請專利範圍」云云。上開敘述有諸多與事實不符之處，所得被告系爭產品構成專利侵害結果，自無可採。
⒉原告專利範圍第一項要件二（原告起訴書第7頁）「以適當
粘著材料點（黏）附另一種導電基材上，以達到電極逆轉增加亮度或調整晶粒厚度（功）之功效者，粘著後之晶片可經切割成為晶粒。」而原告說明書圖式顯示：⑴磊晶片經減薄（研磨）後⑵完成p、n兩面歐姆接觸⑶以適當粘著材料點附另一種導電基材上⑷粘著後之晶片可經切割成為晶粒。被告系爭產品製程，由於涉及商業機密，因此暫無法將所有細節陳報。惟若就原告上開專利製程與被告系爭產品製程之主要步驟相對照，可知被告產品製程與原告系爭專利之製程方法並不相同，無構成專利侵害可能。
㈣對於原告主張損害賠償，尚未就成立要件暨數額提出任何證據
。就原告損害賠償主張，被告否認有專利侵權事實，否認有因專利侵權受有利益，或造成原告損害。
㈤原告提供給閎康公司之產品，是否確為被告產品，有來源不明疑義：
⒈該標籤上完全無任何被告公司字樣，原告亦未說明何以認定
該標籤為被告產品上之標籤，甚至該標籤是否為原告偽造，亦未可知，原告未盡舉證以實其說。縱認定上開樣品確為被告所生產，惟相同商品之製造方法可能有數種，綜觀原告所提書狀，均未確實舉證被告製程為何，僅單方面以上開樣品為據，請閎康公司推斷出製造方法，並將此未經查證資料送請財團法人台灣經濟科技發展研究所進行鑑定，所得之鑑定結果無足採信。
⒉閎康公司之分析報告，僅就原告提出之「樣品」（是否確為
被告產品，尚無從認定）進行分析並得出「可能之製程」，而財團法人台灣經濟科技發展研究所僅就「可能之製程」進行比對。原告主張被告產品製程之來源自始即有疑問，且如何分析得出該「可能之製程」僅屬推論，無確實證據，原告據此之專利侵權主張，自無可採。
㈥原告應就主張被告侵害專利事實，負舉證責任：
⒈按最高法院98年度台上字第367判決（被證7）可知非謂製
程專利之專利權人不需舉證而得任意向他人主張專利侵權；是專利權人應就使用該專利製程而得出之產品係屬於「國內外未見」之「新產品」作舉證，始有上開推定適用。
⒉本件系爭專利若屬於製程專利，仍須於符合該製造方法所製
成之物品在該製造方法申請專利前為國內外所未見者，始有推定適用，而生舉證責任倒置結果；否則揆諸上揭最高法院之判決意旨，仍須由主張責任原因成立之原告就被告侵害伊所有之系爭方法專利權，負舉證責任。原告欲主張被告之產品製程落入原告系爭專利範圍，應由原告先就被告之製程負舉證責任。
㈦原告「規格書」與閎康公司之檢測報告，不能作為鑑定依據：
原告所謂之「規格書」（鑑定報告第23、24頁，被證8)，僅從被告公司網頁列印之產品介紹，若詳細檢視該產品介紹，可發現其揭露資訊依序為「產品特色」、「產品功能」、「產品尺寸」、「光學特性」、「波長」等與產品本身有關之資訊，其中未有隻字片語提及該產品「成分或製程為何」，任何人無從僅由該網頁之產品介紹，獲知如何製造該產品資訊。原告僅據被告網站上敘述，片面主觀解讀得到其一廂情願之「被告系爭產品之製程」，實無足採。鑑定機構僅依照原告提供原告自稱為「被告系爭產品之製程」進行鑑定，其鑑定結果毫無參考價值。
㈧財團法人台灣經濟科技發展研究所已自承未曾接觸過實體物品
，僅根據原告所提「書面資料」即作出鑑定報告，已嚴重違背專利侵害鑑定中，鑑定機關應就實體與系爭專利進行比對之基本原則：
⒈鑑定報告第6頁第參點明確記載「本案鑑定針對證物內容之
部分，僅係依據委託單位所提供之書面規格資料、檢測結果、以及技術資料進行鑑定分析，並未以實體物品進行分析；故而如實際之證物與作為本案鑑定證物依據之書面資料間之綜合判斷存在差異，則當以實際之證物為準。」第肆點復載明「本鑑定案係為委託單位以上述資料單造委託，除專利內容外，本所並未確核其他資料，且本所亦未進一步通知證物所有人說明暨提供其他相關資料，特此述明。」從系爭鑑定報告第7頁，亦記載本案鑑定之證物，僅有「規格書」以及「檢測報告」，並無「實物」或「設計圖」等相關資料（被證3）。可知財團法人台灣經濟科技發展研究所據以進行鑑定之標的，僅僅為「原告所提供之書面規則資料、檢測結果、以及技術資料」（閎康公司針對本案證物實體進行之SEM/
EDX檢測報告）；系爭鑑定報告並未就下列事項進行確認：⑴原告提供給閎康公司之「被告所製造之發光二極體」，是否確係被告製造之系爭產品？⑵閎康公司製作之SEM/EDX檢測報告是否確係依據該來源不明之產品所完成？⑶閎康公司SEM/EDX檢測報告，其中認定之製程，是否確為該來源不明產品之製程？⒉儘管原告提出所謂被告產品「可能之製程」，惟財團法人台
灣經濟科技發展研究所已明確表示伊並未加以確認，因此原告所提出專利侵害鑑定報告中據以為鑑定對象之「製程」，是否確為被告產品製程，根本無從自鑑定報告中得知；如此明顯瑕疵，自無從據此鑑定報告率爾進入認定被告產品之製程侵害原告系爭專利。
㈨原告為侵權行為損害賠償主張前，須先證明侵權事實確係存在，始得請求被告提出文書或勘驗物：
⒈按智慧財產案件審理法第10條第1項立法理由，適用前提在
於「侵害之事實及其損害所及範圍之證據，在訴訟當事人間具有明顯存在於一方之情形」，並未改變民事訴訟法第277條本文關於當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任之相關規定。參照司法院院字第2269號解釋意旨，本件依舉證責任分配法則，關於上訴人主張被上訴人涉嫌侵權之產品有侵害系爭專利之事實乃有利於上訴人之積極事實，應由上訴人就此積極事實負舉證責任。」有本院97年度民專上易字第10號判決可佐（被證5）。
⒉原告事前須先就起訴理由之基礎事實暨相關證據進行蒐集並
提出於法院。原告僅基於被告網站上概略介紹及一件未經證明其來源之產品，即自行揣測被告產品製程，並將未經查證之書面資料逕送鑑定，更據此無實體比對而無證據力之鑑定報告率爾提起訴訟，於起訴書中倒果為因，依智慧財產案件審理法第10條規定，請求命被告提出產品製程之相關資料，顯已悖於民事訴訟法第277條本文以及上開實務見解。
⒊智慧財產案件審理法第10條立法目的，並在訴訟之始即將舉
證責任倒置，將原本屬於原告之舉證責任，轉嫁於被告，使得原告只要一紙起訴狀，即可在未盡舉證責任情形下，任意主張被告負自證不侵權之責任。本條適用前提應為⑴原告已提出相當之證明，使法院確信侵權行為事實及證據明顯存在；⑵所指稱之文書或勘驗物確實存在，且明顯存在於一方。
故若原告未能提出相當證據，使法院大致相信有侵權行為事實存在，卻反而直接要求被告提出公司之商業機密，顯係為打擊競爭對手手段，不但未能節省司法資源及發現真實，反而是不當濫用訴訟、曲解舉證責任法則、戕害智慧財產權、違反社會正義行為。
㈩若准許原告為訴之變更追加，原告未盡舉證責任：
⒈原告起訴提出之證據，充其量僅有財團法人台灣經濟科技發
展研究院之智慧財產研究所所製作有重大瑕疵之「專利權侵害鑑定研究報告書」，該鑑定報告書僅以所謂之「AOC-214RxM」製程為待鑑定對象，原告就其他13項被告產品，僅空泛指稱為侵權產品，卻無提出任何證據以為佐證。
⒉本件原告指稱被告14項產品為專利侵權產品云云，自應就各
項被告產品提出個別鑑定報告。惟原告只對其中一項產品提出一份有重大瑕疵之鑑定報告，原告對於其他13項產品之舉證竟付之闕如，罔顧法律舉證責任規定。
原告所有專利公告編號第251388號、專利證書第086340號專利
之申請專利範圍因「發明範疇不明確」，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，故宜依智慧財產案件審理法第16條第1項規定，在本案中自為認定系爭專利應屬無效。經查原告系爭專利，名為「貼附式發光二極體晶粒製造過程及其產品」。該專利之申請專利範圍係由1個獨立項以及3個附屬項所構成，獨立項內容為「一種貼附式發光二極體晶粒製造過程及其產品，其特徵為一種磊晶片在完成歐姆接觸後以適當粘著材料點附於另一種導電基材上，以達到電極逆轉增加亮度或調整晶粒厚度之功效者，粘著後之晶片可經切割成為晶粒。」（原證1「申請專利範圍」）可知此專利之申請專利範圍包含「製造過程」以及「產品」，致無法判斷請求項所指者為物或方法，顯屬上開「專利審查基準」所稱「發明範疇不明確」之例；因此，依專利法第67條第1項第1款以及同法第26條規定，專利專責機關本應依舉發或依職權撤銷其發明專利權。是可依智慧財產案件審理法第16條第1項規定，在本案中自為認定系爭專利應屬無效。
即或未因系爭專利發明範疇不明確而自為認定無效，系爭專利
應屬「方法專利」或「方法限定之發明專利」，應由原告就被告產品之製程負舉證責任：
⒈原告系爭專利名稱及該專利之唯一獨立項即為製程之描述：
⑴原告系爭專利名稱為「貼附式發光二極體晶粒製造過程及
其產品」。單就專利名稱而言，即清楚標示該專利為一「製造過程」，無任何將該專利排除於「方法專利」外之解釋空間。
⑵原告系爭專利申請專利範圍第一項為「一種貼附式發光二
極體晶粒製造過程及其產品，其特徵為一種磊晶片在完成歐姆接觸後以適當粘著材料點附於另一種導電基材上，以達到電極逆轉增加亮度或調整晶粒厚度功之功效者，粘著後之晶片可經切割成為晶粒。」是此請求項既以時間之先後順序為要件之描述，自應屬於「製程」或「方法」之描述，絕非屬於物品結構之說明，故原告系爭專利屬「製程專利」，昭然至明。
⑶系爭專利說明書【五、發明說明】就過去已知技術部份之
說明，記載：「現今一般發光二極體晶粒的製造方法是是將磊晶片的基板磨薄後，鍍上金屬‧‧‧但此方法須再重新開發製作新的磊晶片，相當於重新研製新的材料，耗費人力、物力與時間，造成成本增加‧‧‧本發明之主要目的在提供一種貼附式發光二極體晶粒‧‧‧」（系爭專利發明專利說明書第二頁），足證系爭專利係針對過去製造方法之缺點加以改良，為製程專利無疑。再觀前說明書【
五、發明說明】較佳實施例中，載明：「茲配合圖式將本創（造）較佳實施例詳細說明如下：實施例：步驟一：‧‧‧。步驟二：‧‧‧。步驟三：‧‧‧。步驟四：‧‧‧。步驟五‧‧‧。」（系爭專利發明專利說明書第四頁）；是由系爭專利實施例詳列各動態之實施步驟，可知其屬於製程專利，絕非物品專利。
⑷若進一步深究其申請專利範圍，可知該專利係由1個獨立
項（請求項第1項)及3個附屬項（請求項第2~4項)所構成，而本專利唯一之獨立項為該發光二極體晶粒之製造過程，而其餘附屬項，雖為對物品之描述，但由於附屬項必須依附於獨立項，非可單獨判斷，而唯一的獨立項又為製程之描述，故本專利為方法專利，顯無疑義。
⑸若用較清楚的方式來表示，獨立項（請求項第1項)若簡
稱為A，3個附屬項（請求項第2~4項)簡稱為B、C、
D，則申請專利範圍可簡化成A、AB、AC、AD。在專利侵害之全要件比對上，無論就該專利之任何一項作比對，皆無可避免而需就A加以比對；而獨立項A又為該發光二極體晶粒製造過程之描述，故若在進行侵害鑑定要件分析時，皆須以請求項第1項即發光二極體晶粒之製造過程作為對該申請專利範圍之解釋基礎。
⒉方法限定物質（productbyprocess）之請求項即為方法專利之撰寫方式：
⑴按專利權威學者認為「當一物質或物品難以用構造語言來
描述時，可以用製造該物質或物品之方法來請求。」（被證8）「第一項獨立項的請求標的為方法，第二項附屬項則成為以第一項方法製造出來之物品，即是以方法限定物品之請求。」（被證9）。基此，方法限定物品之寫法係用於當物品難以用構造描述，只得以製程界定申請專利範圍，而既無法以構造描述，該專利自非物品專利，而應係以製程描述之方法專利。經查，原告既主張系爭專利係以方法限定物品（productbyprocess)之方法撰寫，依學者見解，系爭專利之撰寫方法，已符合就方法限定物品請求之描述，屬方法專利。
⑵「申請人也可以利用附方法產物（productbyprocess）
申請專利範圍，以清晰一請求由特殊方法或是由特定起始材料，如：冷凍之精子或卵子，所再生之生物體。然而，須注意附製程產物之申請專利範圍必然較嚴謹之產物申請專利範圍來的薄弱。而對附製程產物之新穎性分析仍舊是維持與單獨產物相同。預見先前技藝的範圍並不受到所請求製程的限制。然，一旦獲准專利，附製程產物之申請專利範圍將則只會被相同製程之相同產物所侵權。」（被證10）是認為一旦採用productbyprocess寫法，即將製程寫入請求項，該製程將會構成專利範圍之限制，即該附製程產物之申請專利範圍將只會被相同製程之相同產物所侵權。
⑶原告提及美國關稅暨專利上訴法院判決，提到productby
processclaim仍屬於productclaim，但除該段敘述外，無任何其他文字說明為何productbyprocessclaim屬於productclaim。美國判決固然有其參考價值，但美國判決對我國法院並無當然拘束力，若引用美國判決時，僅指出結果，而不附理由具體說明為何在我國承認該種寫法，及為何productbyprocessclaim屬於物品專利，該結論純屬斷章取義，在我國法院審判中應不具任何參考價值。反之，被告已透過上述學說推論及說理解釋，具體附理由說明productbyprocessclaim屬於方法專利。
⑷原告提出「即便系爭專利申請範圍非屬於productclaim
，則也應屬於productbyprocessclaim‧‧‧product
byprocessclaim與一般productclaim最大差別在於，productbyprocessclaim中有關製程之描述即是此種claim之要件」。所謂「productbyprocessclaim」，依據原告所提出美國聯邦巡迴上訴法院之判決，以「[T]heSupremeCourthasreiteratedthebroadprinciplethat"[e]achelementcontainedinapatentclaimisdeemedmaterialtodefiningthescopeofthepatentedinvention."Warner-Jenkinson,
520U.S.at19.AlthoughWarner-Jenkinsonspecificallyaddressedthedoctrineofequivalents,thisruleappliestoclaimconstructionoverall.
Asappliedtoproduct-by-processclaims,Warner-Jenkinsonthusreinforcesthebasicrulethattheprocesstermslimitproduct-by-processclaims.」其中重點在於①在專利申請範圍中所包含之每一個元素，均應用來定義專利發明之範圍。②在「product-by-processclaim」，有關於方法之敘述亦應用以界定申請專利範圍。退萬步言，縱使系爭專利在依法舉發或撤銷前非為無效，然原告之系爭專利既係以「一種貼附式發光二極體晶粒製造過程」來界定其專利發明，據原告所提出上開美國聯邦巡迴上訴法院之見解，亦應透過此「製造過程」以界定原告系爭專利之申請專利範圍。
⒊本件原告系爭專利，其製程之描述將會構成請求項之限制，
限縮申請專利範圍，唯有以同一製程所製造之相同物品，方會落入原告專利要件之範圍。因此，於認定被告產品是否落入原告系爭專利範圍時，仍須就兩造產品之製程相比對，非得僅依據最後成品即驟認定被告產品侵害原告之專利。是若原告主張被告專利侵權，自應由原告就被告產品之製程及是否落入系爭專利之申請專利範圍負舉證責任。然原告迄今仍未能證明被告產品之製程究竟為何，原告自應承受未盡舉證責任之不利益。
⒋系爭專利範圍之解釋，應以申請專利範圍為準，如申請專利
範圍項所載之技術特徵明確時，不得再援引其他說明書或圖式之記載，以增加或減少申請專利範圍所載之限定條件。查系爭專利，無論自專利名稱、專利申請範圍第一項、說明書【五、發明說明】之記載或其實施例所載步驟，均已可明白
確定系爭專利確為製程專利，業如前述，則依前開專利法第56條及法院裁判先例意旨，即不容原告另引系爭專利申請範圍以外之事由扭曲解釋，將系爭專利隨意辯稱為物品專利。
財團法人台灣經濟科技發展研究院之智慧財產研究所製作之「專利權侵害鑑定研究報告書」有重大瑕疵，非可採信：
⒈系爭鑑定報告第7頁記載本案鑑定之證物，僅有「規格書」及「檢測報告」，並無「實物」或「設計圖」等相關資料。
可知鑑定機構根本無從確認原告所提供之待鑑定資料是否確係被告產品之製程。就此鑑定過程之瑕疵，原告訴訟代理人於98年8月18日庭訊時，表示會再提呈相關證據，顯見原告對此鑑定報告之明顯瑕疵無法提出說明，不足採信。
⒉系爭專利之申請專利範圍原記載為「一種貼附式發光二極體
晶粒製造過程及其產品‧‧‧」，但鑑定報告關於系爭專利申請專利範圍卻竟記載成「一種貼附式發光二極體晶粒製造其產品」（鑑定報告第12頁），其中竟將「過程及」三個關鍵的字漏載。由原告一直強力主張系爭專利為物品專利以觀，鑑定單位似有將系爭專利誤導為單純物品專利之嫌，縱上開漏載非出自故意，亦可得知該鑑定報告多所謬誤及缺漏，該鑑定報告顯無足採信。
原告所有系爭專利申請專利範圍第一項及第二項之技術特徵，
於其申請前已見於美國US4,883,561號專利（下稱「561案」）之說明書第四欄、第六欄及第七欄（被證13），故不具備新穎性之要件:
⒈系爭專利申請範圍第一項不具新穎性：
561案⑴在第7欄第9-11行揭露了導波層62,66，相當於系爭案的磊晶片，⑵在第7欄第11行揭露了歐姆接觸層68，相當於系爭案的歐姆接觸，⑶561案中包含使用黏著劑與使用凡德瓦力（不使用黏著劑）二種製程，足見使用黏著劑之系爭專利範圍早已為561案所揭露：查561案第一實施例第6欄第58-60行中，記載"Forexample,afreeepitaxialfilmcomprisinglayersformingalightemittingdiode,alaser,aphotodetectororaphotovoltaicdevice51maybedirectlyadheredtoanopticalfiberorfiberbundle52asdepictedinFIGS.5-7bymeansofanadhesiveorbyanadhesivelessopticalcontactusingVanderWaalsforcesaspreviouslydescribed."。足證561案專利範圍，包含使用黏著劑或使用凡德瓦力（不使用黏著劑）二種方法。再查561案第二實施例第7欄第22-26行記載"TheApiezonWallowedeasyhandlingoftheseparatedlaserlayerswhichwerethenmountedonaborosilicateglasssubstrate76by
aUVcurableopticalfibersplicingcement78,such
asNorland61."，而其所稱"UVcurableopticalfibersplicingcement"即指黏著劑。由此可知，黏著劑之使用亦為561案實施例所揭露。⑷第4欄第64行中，已記載"Thefilmsmaybeadheredtothenewsubstrate,"，相當於系爭案的導電基材。由此可見，系爭專利申請範圍第一項的所有技術特徵均可見於561案中，由於系爭專利的申請範圍第一項所有技術特徵是既有的技術，故不具有新穎性，違反專利法第22條第1項第1款規定。
⒉系爭專利申請項第二項不具新穎性：
系爭專利申請項第二項中，導電基材可為Si、Ⅲ-V等材質，也被561案第7欄第66行Sisubstrate82,以及第8欄第61-62行所揭露，因此不具有新穎性，違反專利法第22條第1項第1款規定。
系爭專利申請專利範圍第三項粘著材料及第四項之歐姆接觸，
均為所屬技術領域中具有通常知識人士所熟知之技術，故不具備進步性要件：
⒈系爭專利申請專利範圍第三項之粘著材料不具進步性：
⑴561案說明書中，可知黏著劑之使用早為業界熟知技術：
觀美國專利561案第4欄第64-68行中，已記載"Thefilmsmaybeadheredtothenewsubstrate,e.g.glass,diamond,silica,sapphire,quartz,metal,etc.
bybondingthefilm,e.g.,withanultravioletcurablecementofthetypeusedtosplicetheopticalfibersor,asisknowninthatart,withothercompatibleadhesives."等語，已明載使用黏著劑之使用早為業界熟知技術。此另自561案第三實施例第8欄第55-59行之說明為"Anyadhesivecontactingthelift-offlayertothesubstratewouldlikelydegradeatthesetemperatures."，其中"degrade"意指黏劑之使用將導致效果較差或品質下降等(而非原告所稱將導致無效云云)，此乃因561案之第三實施例，是先將磊晶於GaAs基板的GaAs磊晶層剝離，再以凡德瓦力黏貼於Si基板上，再進行後續之磊晶成長，而因後續在磊晶成長須於700℃高溫下進行，若使用黏著物，於700℃高溫下則將導致劣化之故。而561案與過去傳統技術相異之點，即在其包含使用黏著劑之傳統製程以及使用凡德瓦力(不使用黏著劑)之二種製程，以解決前開因黏著劑而劣化之問題。可見561案專利之技術特徵者，正是強調過去已知技術僅使用黏著劑，而561案專利包含使用黏著劑之製程，以及使用凡德瓦鍵結（不使用黏著劑）之二種製程，此一特徵與過去技術相異。由此可證，黏著劑之使用早為業界週知之技術，應無疑義。
⑵系爭專利申請範圍第三項之黏著材料多屬於焊錫類（即
solder），早於西元1925年就有專利，而自西元1971年就開始使用於半導體上，本即為所屬技術領域之簡單應用，根本不具有進步性之要件甚明。
⒉系爭專利申請專利範圍第四項之歐姆接觸欠缺進步性：
歐姆接觸之運用可追溯至西元1950年獲得諾貝爾獎之電晶體發明時，該技術即已付諸實施，此觀美國US0000000號專利公報第二欄第22-30行所稱"alowresistancecontact"自明，並廣為一般教科書所描述，為所屬技術領域中具有通常知識人士所熟知之習知技術，根本欠缺進步性要件，至為明確。
原告所有系爭專利之申請專利範圍因「發明範疇不明確」，因
此有應撤銷原因，宜依智慧財產案件審理法第16條第1項規定，在本案中自為認定系爭專利應屬無效。原告之系爭專利，名稱為「貼附式發光二極體晶粒製造過程及其產品」。該專利之申請專利範圍係由1個獨立項以及3個附屬項所構成，獨立項之內容為「一種貼附式發光二極體晶粒製造過程及其產品，其特徵為一種磊晶片在完成歐姆接觸後以適當粘著材料點附於另一種導電基材上，以達到電極逆轉增加亮度或調整晶粒厚度之功效者，粘著後之晶片可經切割成為晶粒。」（參原證1「申請專利範圍」）可知此專利申請專利範圍包含了「製造過程」以及「產品」，以致無法判斷請求項所指者為物或方法，顯屬上開「專利審查基準」所稱「發明範疇不明確」之例；依專利法第67條第1項第1款以及同法第26條規定，專利專責機關本應依舉發或依職權撤銷其發明專利權。是可依智慧財產案件審理法第16條第1項規定，在本案中自為認定系爭專利應屬無效。綜上，原告主張之系爭專利，說明書或圖式未載明實施之必要事項，且不具新穎性及進步性，有應撤銷原因，被告自無侵害原告系爭專利之可能。
被告答辯聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回，並陳明如受不利判決，願供擔保，免為假執行。
得心證之理由：
㈠本件原告起訴主張被告華上公司生產之ＭＳ系列編號⑴AOC-20
9RxM、AOC-209YxM⑵AOC-214OxM、AOC-214RxM、AOC-214YxM、AOC-214RMM⑶AOC-312RxM-Au、AOC-312YxM-Au⑷AOC-325OxM、AOC-325RxM、AOC-325YxM與⑸AOC-341OxM、AOC-341RxM、AOC-341YxM發光二極體產品侵害原告系爭專利，據此請求禁止被告華上公司製造、委託製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口上開產品，並應交付該等產品以供銷毀，且被告等應連帶賠償原告一百萬元及法定利息。被告則以系爭專利不具新穎性、進步性，且說明書及圖式未載明實施必要事項，有應撤銷原因；原告所提出鑑定之產品是否為被告產品，有來源不明疑義，被告華上公司產品並未侵害原告系爭專利，原告亦無損害等語置辯。
㈡原告主張系爭專利為物之發明，被告產品侵害其所有之系爭專
利固據提出被控之侵權物(即原證十一之四款產品，以及原證
十三、十四、十五之三款產品)及侵害鑑定報告為證。惟查，系爭專利依其專利說明書之記載，系爭專利名稱為「貼附式發光二極體晶粒製造過程及其產品」，系爭專利說明書之發明摘要記載「本發明為一種貼附式發光二極體晶粒之製造過程及其產品，其係由一發光二極體（ＬＥＤ）磊晶片及單晶基板
(Substrate)所構成。磊晶片經研磨加工後製作歐姆接觸而後貼附固定於具有歐姆接觸（ohmicContact）之單晶基板上，再予以切割製作成貼附式發光二極體晶粒(Dice)。」其申請專利範圍為：1.一種貼附式發光二極體晶粒之製造過程及其產品，其特徵為一種磊晶片在完成歐姆接觸後以適當粘著材料點附於另一種導電基材上，以達到電極逆轉增加亮度或調整晶粒厚度功之功效者，粘著後之晶片可經切割成為晶粒。2.如申請專利範圍第1項所述之一種貼附式發光二極體晶粒製造過程及其產品，其中另一種導電基材，通常可為Si、111-V族化合物半導體或不同結構之磊晶片。3.如申請專利範圍第1項所述之一種貼附式發光二極體晶粒製造過程及其產品，其中適當粘著材料，通常可為銀膠、銦、錫、金鍚合金、錫鉛合金等。4.如申請專利範圍第1項所述之一種貼附式發光二極體晶粒製造過程及其產品，其中該歐姆接觸通常可用電阻式鍍法、電子式鍍法、濺鍍法等製作。由上述系爭專利說明書之名稱、發明摘要、4項申請專利範圍雖均記載系爭專利為「一種貼附式發光二極體晶粒之製造過程及其產品」，其標的包括「製造過程」之方法發明「及其產品」的物的發明。但查，申請專利範圍得分為物的請求項及方法請求項。又按系爭專利審定公告時之專利法施行細則第16條第2項規定，獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。再依83年11月25日公告之專利審查基準第三章第一節關於申請專利範圍之判斷亦載明，專利法施行細則第16條第2項，規定申請專利範圍之獨立項，應載明「申請專利」之標的，構成及其實施之必要技術內容、特點。亦即，申請人應從「發明說明書」中所揭示之「發明」，依自己之判斷，於申請專利範圍之獨立項中，記載其所欲申請專利之發明，以便明確的表示其所欲申請專利之發明。
(1)發明說明書中，記載有二個以上之發明時（例如：物的發明、生產該物的方法發明、處理該物的方法發明、生產該物的機械、器具、裝置及其他物的發明、專為利用該物特性之物的發明，或為處理該物之物的發明等），究竟欲以其中何特定發明申請專利(83年11月25日公告之專利審查基準1-3-8頁參照)；依獨立項之記載事項，而判斷發明究竟是屬於「物」之發明、「方法」發明，或「生產該物之方法」發明中之何一範疇，尚不明瞭者(83年11月25日公告之專利審查基準1-3-15頁參照)；「物品之發明，其技術手段係以方法之形式表達者」
(83年11月25日公告之專利審查基準1-3-16頁參照)。參照系爭專利審定公告時所應適用之專利審查基準，本件系爭專利申請專利範圍於同一項請求項均載明其發明標的包括「製造過程」之方法發明「及其產品」的物的發明二項標的，固有不符上開審查基準，致所界定發明標的不明確之情形。但依系爭專利核准審定時之專利法規定，其可作為舉發專利之事由列明於83年1月21日修正公布之專利法第71條，依該條規定，上開系爭發明標的或範疇不明確並非得據為舉發事由。因此，被告抗辯系爭專利係專利審查基準所稱之「發明範疇不明確」之例，依專利法第67條第1項第1款以及同法第26條規定，在本件應認定系爭專利無效部分，非為可採。
㈢次按，系爭專利於其說明書實施例以圖1a至圖1e說明系爭專利
製程，包括步驟一至步驟五，載明：「步驟一:參閱圖la取
YG磊晶片，利用研磨機將磊晶片的基板1磨薄，基板厚度控制在整個磊晶片厚度為150-200/μm之間。步驟二:參閱圖1b再利用拋光機或化學藥品拋光磊晶片的基板1，將基板1研磨時所造成的損傷(damage)去除乾淨。步驟三：參閱圖1c以電子束蒸鍍及電阻式蒸鍍法將P層金屬5及N層金屬4分別鍍上，利用光罩顯影技術將P層及N層之電極圖案蝕刻完成，再將磊晶片置入高溫爐內在400度C-600度C中燒結5-30分鐘，令其形成良好之歐姆接觸。步驟四：參閱圖1d將砷化嫁P型單晶片基板7研磨至厚度為100/μm-200μm，並以上述之方法鍍上P層金屬並經高溫爐約450度C製作良好歐姆接觸6，8再以上述完成歐姆接觸的磊晶面5和此一砷化鎵單晶片用特殊粘著劑接合即完成貼附式發光二極體晶片。步驟五：參閱圖1e以晶粒切割機，將粘著好的磊晶片依設計之尺寸切割成晶粒，並用化學藥品將去除乾淨，即可將一般傳統N型為基板的YG發光二極髑晶粒，轉換成以P型為基板的YG發光二極體晶粒。」，顯然係就系爭專利申請專利範圍所記載「一種貼附式發光二極體晶粒之製造過程」說明其實施之步驟，又於申請專利範圍載明磊晶片在完成歐姆接觸「後」以適當粘著材料點附於另一種導電基材上，明顯亦已界定系爭專利產品製程步驟之先後順序關係。依上開系爭專利申請專利範圍所已記載產品製造過程及其順序，以及實施例之步驟說明，自應屬方法發明。雖然系爭專利於各請求項尚記載「及其產品」之內容。但查，系爭專利就其產品表達仍係以上開製程之產品加以界定，亦即其係以製程方法所得之產物界定其產品。系爭專利於實施例圖2亦記載係根據步驟一至步驟五所製成之產品(專利說明書第5頁第2行參照)。系爭專利在其申請專利範圍各項均同時有「製造過程」「及其產品」之記載，而依上說明，其二者均重在產品製造過程及實施步驟順序之界定，因此，系爭專利各申請專利範圍整體之內容應認定係屬方法發明，尚不能以其中含有「及其產品」之記載，即認其屬物的發明。
㈣至於原告主張系爭專利為方法限定物質（productbyprocess
）之請求項之記載之部分。經查，系爭專利於其申請專利範圍第1項業已界定一種貼附式發光二極體晶粒之製造過程及其產品，其特徵為一種磊晶片在完成歐姆接觸後以適當粘著材料點附於另一種導電基材上，以達到電極逆轉增加亮度或調整晶粒厚度功之功效者，粘著後之晶片可經切割成為晶粒。因此，本件若依原告主張係屬以方法限定物質（productbyprocess）之請求項之記載，則應屬以製造方法界定物的申請專利範圍之形式。惟查，以製造方法界定物之申請專利應以製造方法以外之技術特徵無法充分界定申請專利範圍時，始得以製造方法界定物的發明(專利審查基準2004年版第2-1-45頁參照)。本件依系爭專利上述申請專利範圍及其實施例之記載，並無以製造方法以外之技術特徵無法充分界定申請專利範圍之情事，亦無以方法限定物質之方式記載其申請專利範圍之必要。因此，原告主張系爭專利係屬以方法限定物質（productbyprocess）之請求項之記載形式撰寫，自非可採。
㈤原告主張被告應負侵害專利權之損害賠償責任，係以被告華上
公司之侵權物為原證十一之四款產品，以及原證十三、十四、十五之三款產品，且七款產品均有作鑑定資為論據(98年10月7日準備程序筆錄參照)。被告則以原告無法證明上開產品係由被告華上公司所製造或販賣，亦無法證明在國內製造、銷售之事實置辯。經查，原告係以原證十一之四款產品型AOC-214
RMM、AOC-312RMM、AOC-341RMM與AOC-341YSM之產品及包裝，依產品包裝上之產品型號、製造或出廠序號等標示，及被告華上公司應提出商業帳簿即可得知被告華上公司的確有銷售或提供系爭產品與第三人，且原告所提出原證十一號之四款產品，確為被告華上公司所產製之產品等等。但查，原告已陳明原證十一之四款(件)產品沒有購買證明，是被告華上公司在臺灣的代理商提供予原告，並非購買取得等情(98年10月7日準備程序筆錄參照)。且原告就係被告華上公司在臺灣何一代理商所提供，亦未提出證據證明。又原證十一之四款產品均打印有樣品字樣，顯然亦非供銷售之用。因此，縱認原告所指原證十一之四款產品與被告華上公司產品之型號相符，亦無從證明上開產品係被告華上公司於國內所製造、銷售。而依專利權之保護採屬地原則，原告既不能證明原證十一之四款產品係被告華上公司於國內所製造、銷售，即難認被告華上公司就原證十一之四款產品有侵害原告之專利權。
㈥關於原證十三、十四、十五之三款產品，原告主張原證十三(
包含三張藍膜，其製造或出廠序號分別為8BC60079、8BC60084與8BC60086)係被告華上公司產品編號AOC-214RMM之發光二極體，且係由被告華上公司之代理商深圳市瑞光科技有限公司所出售(發票暨出貨單詳原證十六)。深圳市瑞光科技有限公司為被告華上公司之合法授權廠商(詳原證十七與原證十八，原證十七係深圳市瑞光科技有限公司於兩本雜誌所刊登之被告華上光電授權書，原證十八係深圳市瑞光科技有限公司於網站上所刊登代理銷售被告華上光電產品之資訊)。原證十四(包含一張藍膜，其製造或出廠序號為8BD30377)係被告華上公司產品編號AOC-214RMM之發光二極體，且係由被告華上公司之代理商深圳市杰能光電有限公司所出售(送貨單詳原證十九)。
原證十五(包含一張藍膜，其製造或出廠序號為95B70899)係被告華上公司產品編號AOC-312RMM之發光二極體，且係由被告華上公司之代理商東莞市星聚電子有限公司所出售(出貨單詳原證二十)等等。經查，原告所提出原證十三、十四、十五之三款產品，原告主張係分別自被告於大陸地區之代理商所取得，惟原告所提出購買原證十三產品之發票暨出貨單其出具日期分別係2009年9月24日及2009年9月21日，而原告所提出原證十七有關深圳市瑞光科技有限公司為被告華上公司之合法授權廠商之總代理授權書，記載授權期間自2007年8月1日至2009年7月31日止，則原告所提出2009年9月21日所購買之原證十三產品並非在上開授權期間，能否謂瑞光科技有限公司仍為被告華上公司之合法授權廠商，自有可疑。而被告就此亦否認為其公司之產品(98年12月16日言詞辯論筆錄參照)。次查，原告所提出購買原證十四、原證十五之產品分別係購自深圳市杰能光電有限公司與東莞市星聚電子有限公司，惟原告就深圳市杰能光電有限公司、東莞市星聚電子有限公司係被告華上公司之代理商一節，並未提出證據證明，尚難信實。原證十三、十四、十五之產品既均係原告取自或購自大陸地區之廠商，且原告未能舉證證明該等廠商與原告於其取得或購得該等產品時有何直接產銷關係，據以認定該等產品係被告於國內所製造或銷售，縱然原告所指原證十三、十四、十五之三款產品與被告產品之型號相符，亦不能以其等型號相符遽認上開於大陸地區取得或購得之產品係被告於國內所製造、銷售。再依專利權之保護採屬地原則，原告既不能證明原證十三、十四、十五之三款產品係被告於國內所製造、銷售，即難認被告就原證十三、十四、十五之三款產品有侵害原告之專利權。
㈦原告另主張依民事訴訟法第344條第1項第4、5款規定及民事訴
訟法第367條規定，被告實負有提出其商業帳簿（包含系爭產品1~4之出貨與製造記錄）及型號為AOC-214RMM、AOC-312RMM、AOC-341RMM與AOC-341YSM產品及包裝義務部分。惟按，當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。因此，原告主張被告華上公司製造、銷售之產品侵害其專利權，原則上自應由原告就此侵權行為之積極事實負舉證責任。雖然智慧財產案件審理法第10條規定文書或勘驗物之持有人，無正當理由不從法院之命提出文書或勘驗物者，法院得處一定之罰鍰，必要時並得為強制處分。惟其適用仍須持有人依法有提出之義務，且無正當理由未提出者為限。又民事訴訟法第344條第1項第4、
5款規定及民事訴訟法第367條規定，當事人就該等文書或勘驗物之提出義務，仍應係就應證之事實為重要始有必要命其提出(民事訴訟法第343條參照)，以避免原告未盡其應負之舉證責任，即依上開規定作為證據搜索之手段。就智慧財產民事事件，關於損害額之審理，得於侵權行為是否成立後行之。因此，原告就侵權行為之積極事實如尚未能負舉證證明，則與損害賠償額審理有關之商業帳簿，尚無逕依民事訴訟法第344條第1項第4、5款規定命被告提出之必要。又涉及是否侵害原告專利權之文書或勘驗物，亦應以原告已就其應負被告侵權行為之積極事實已盡相當之舉證責任，使法院就權利侵害之事實及其損害所及之範圍之證據，認為具有明顯存在於被告之情形，已符合就應證之事實為重要，始有必要依民事訴訟法第344條第1項第4、5款規定及民事訴訟法第367條規定，命被告就該等文書或勘驗物加以提出。本件依上說明，原告之舉證無法證明其所主張侵權之產品係由被告華上公司在國內製造、銷售，難認被告華上公司產品有侵害原告之專利權，則原告主張依民事訴訟法第344條第1項第4、5款規定及民事訴訟法第
367條規定，被告負有提出其商業帳簿及型號為AOC-214RMM、AOC-312RMM、AOC-341RMM與AOC-341YSM產品及包裝義務部分，即非可採。
又民法第191條之1係規定商品製造人因其商品之通常使用或消費所致他人之損害，負損害賠償責任，而本件原告係主張因被告華上公司製造、銷售侵害專利權產品而受有損害，並非被告基於通常使用或消費上開產品而受有損害，與民法第191條之1規定並不相當，原告主張於專利侵害時有民法第191條之條適用或得類推適用，應由被告至少提供涉嫌侵權產品供勘驗或分析，非屬有據。
㈧依上所述，原告就其主張原證十一之四款產品及原證十三、十
四、十五之三款產品既均不能證明係被告於國內所製造、銷售，即難認被告有侵害原告之專利權，則原告本於系爭專利主張依專利法第84條第1項、第3項、第85條、第86條、公司法第23條第2項規定，請求如訴之聲明所示，即無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其陳明願供擔保為假執行之聲請亦失所附麗，應併駁回。至於兩造關於系爭專利是否有其他得撤銷之原因、上開產品是否構成文義侵害或均等之侵害鑑定以及損害賠償之計算之攻擊防禦方法及舉證，因與本件判斷結果不生影響，自無再加以論究之必要，應予敘明。
四、據上論結，依民事訴訟法第78條判決如主文。中華民國98年12月31日
智慧財產法院第二庭
法官陳國成以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國98年12月31日
書記官蘇靖雅