臺北高等行政法院92年度訴字第1940號判決

裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第1940號判決

裁判日期：民國93年08月11日

裁判案由：有關專利事務

臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第一九四○號
原告法商．沙諾費–
公司(Sanofi代表人伊莉沙白索雷特
(Elisab-LEMAIT訴訟代理人 陳長文 律師
張哲倫 律師複代理人 朱柏璁 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）右當事人間因有關專利事務事件，原告不服經濟部中華民國九十二年三月五日經訴字第○九二○六二○四八八○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
壹、事實概要：緣原告前於民國（以下同）九十一年九月二十日以第00000000號「經取代之2-嘧啶基-6,7,8,9-四氫嘧啶并[1,2-a]嘧啶-4-酮及7-嘧啶基-2,3-二氫咪唑并[1,2-a]嘧啶-5(1H)酮衍生物」，向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號案受理。原告於申請書中聲明主張二項優先權之申請日分別為西元二○○一年九月二十一日及西元二○○二年二月二十八日，申請案號數為第00000000．九號及第00000000．二號，受理該申請案之國家（地區）為歐洲專利局（EPO）。經被告審查，以九十一年十月三十日（九一）智專一
（二）一五一二三字第九一一二一三三○五九號函，為本案不得享有第一項優先權。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、命被告作成本案優先權主張應予受理之處分。
３、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明：被告未於言詞辯論期日到場，據其提出之書狀，聲明求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
本案係於我國加入WTO後申請，得否「主張」優先權之問題？
一、原告陳述：查原告就系爭專利之優先權日，主張適用世界貿易組織（下稱WTO）下與貿易相關之智慧財產權協定（下稱「TRIPS」）第七十條第二項規定，優先權之期日得早於九十一年一月一日。惟訴願決定卻以：㈠WTO會員向我國主張之專利優先權日不得早於九十一年一月一日，有訴願決定機關九十一年十一月二十七日經智字第○九一○二六一七五○○號令解釋在案；㈡我國於原告就系爭專利所主張優先權之優先權日（九十年九月二十一日）當時並非WTO會員國，依TRIPS第七十條第一項規定，應無其同法第二項適用之理；㈢我國於九十一年一月一日加入WTO後，WTO會員國就優先權所為之主張，則應依TRIPS第七十條第一項，自會員適用本協定之日始有拘束力之規定，而此與TRIPS第七十條第二項之規定有別；㈣原告所舉WTO調解委員會上訴機構對TRIPS第七十條第一項見解，係就美國、加拿大兩國間就專用期間延長之法令適用疑義所為之裁定，與本案優先權之適用有間等語，駁回原告之訴願。惟查被告前揭論述均未有當，爰析述如次：
１、本件申請案優先權主張依TRIPS第七十條第二項規定得就本於基礎案所主張之優先權適用TRIPS規定：
⑴、本件申請案優先權主張依TRIPS第七十條第二項規定得適用TRIPS相關規定：
①、查我國加入WTO後「將全面執行TRIPS協定規定，不要求任何過渡期間」（我國WTO入會條約案附件第一冊第八十五頁）。按TRIPS第七十條第二項規定：
「除本協定另有規定外，本協定對於會員適用本協定之日以前已存在且已受會員保護或日後符合本協定保護要件之標的，亦適用本協定規定」（原文：Except
asotherwiseprovidedforinthisAgreement,thisAgreementgivesrise
toobligationsinrespectofallsubjectmatterexistingasthedate
ofapplicationofthisAgreementfortheMemberinquestion,andwhich
isprotectedinthatMemberonthesaiddate,orwhichmeetsorcomessubsequentlytomeetthecriteriaforprotectionunderthetermsofthisAgreement.）。準此，若一標的符合下列二要件：㈠於我國加入WTO之前已存在；㈡該標的日後符合TRIPS保護之要件，則該標的得適用TRIPS相關規定，縱該標的存在於我國加入WTO之前亦同。
②、查本件申請案基於基礎案所得主張之優先權，於我國加入WTO之日即九十一年一月一日已存在，毫無疑義，符合前開規定第一項要件。
③、若本於歐洲專利局基礎案所得主張之優先權是否係符合TRIPS保護要件之標的？
按歐洲專利公約第六十六條規定：「一合法申請之歐洲專利申請案，於指定之締約國內，等同於各會員國之國內申請案」（原文：AEuropeanpatentapplica-tionwhichhasbeenaccordedofadateoffilingshall,inthedesign-atedContractingStates,beequivalenttoaregularfiling.）。查原告為法國國民，本件基礎案向歐洲專利局提出申請時已指定於法國等國家（歐洲專利局基礎案專利申請書），是基礎案依歐洲專利公約之規定即等同於法國內國之專利申請案，此部分法律爭議，被告已於九十一年十一月二十七日經智字第○九一○二六一七五○○號令承認歐洲專利局基礎案得於我國主張優先權。鑑於法國為WTO會員國，該國之專利申請案自有TRIPS協定適用而受TRIPS相關規範保護，是故，本於基礎案所得主張之優先權亦符合TRIPS第七十條第二項規定所定之第二項要件。
④、綜上，縱基礎案第一次申請日早於我國加入WTO，依TRIPS第七十條第二項規定，本件申請案所主張之優先權仍得適用TRIPS協定。
⑵、依TRIPS第二條第一項規定，本件申請案應適用巴黎公約規定得就基礎案主張優先權：
①、本件申請案所主張之優先權依TRIPS第七十條第二項規定既得適用TRIPS協定，則
按TRIPS第二條第一項規定：「就本協定第二、三、四篇而言，會員應遵守巴黎公約（西元一九六七年）第一條至第十二條及第十九條之規定」（原文：Inre-spectofPartsII,IIIandIVofthisAgreement,MembersshallcomplywithArticles1through12,andArticle19,oftheParisConvention(1967).）。是被告就本件申請案優先權審查，依TRIPS第二條第一項規定，應根據巴黎公約相關規範為之。
②、關於主張優先權之要件，巴黎公約第四條Ａ項第一款規定：「任何人已於任一巴
黎公約會員國適法申請專利者，或係該專利申請案之繼受者，有權於其他會員國申請專利並主張優先權」（原文：anypersonwhohasfiledanapplication
forapatent,orfortheregistrationofautilitymodel,orofanin-dustrialdesign,orofatrademark,inoneofthecountriesoftheUn-ion,orhissuccessorintitle,shallenjoy,forthepurposeoffiling
intheothercountries,arightofpriorityduringtheperiodsherein-afterfixed）；同條項第二款規定：「任何依巴黎公約會員國國內法所申請之專利申請案，或依巴黎公約會員國所簽署之雙邊或多邊條約所申請之專利申請案，而視其為一般國內申請案者，應給予優先權」（原文：anyfilingthatisequivalenttoaregularnationalfilingunderthedomesticlegislation
ofanycountryoftheUnionorunderbilateralormultilateraltreati-
esconcludedbetweencountriesoftheUnionshallberecognizedasgi-vingrisetotherightofpriority.）。
③、有關優先權期間，巴黎公約第四條Ｃ項第一款規定：「前開專利優先權期間應為
十二個月」（原文：theperiodsofpriorityreferedtoaboveshallbetwelvemonthsforpatents.）。
④、查基礎案根據歐洲專利公約第六十六條規定，視同法國內國之專利申請案，已如
前述。鑑於法國屬巴黎公約會員國，是基礎案符合巴黎公約第四條Ａ項第二款「依巴黎公約會員國所簽署之雙邊或多邊條約所申請之專利申請案，而視其為一般國內申請案者」規定， 洵勘 認定，則原告自得本於巴黎公約前開規定，向同受T-RIPS及巴黎公約拘束之我國，依專利法第二十四條第一項規定就基礎案主張優先權。前開論證不僅與我國加入WTO之日期無涉、與原告主張優先權之日期早於九十一年一月一日無關，更自始無關歐洲專利局是否與我國簽署相互承認優先權之互惠協定。被告未及於此，曲解TRIPS第七十條第二項規定，率以基礎案第一次申請日早於我國加入WTO日期（九十一年一月一日），遽為優先權不受理認定，其論據實深違法理。
⑤、實則，縱基礎案第一次申請日早於我國加入WTO日期，根據TRIPS第七十條第二項
規定，本件申請案優先權主張於我國仍得適用TRIPS協定。按我國雖非巴黎公約會員國，惟於加入WTO後因適用TRIPS而須遵守巴黎公約規定，則原告自得依TRI-
PS、巴黎公約及專利法第二十四條第一項等規定，本於基礎案第一次申請日期於我國主張十二個月之優先權。
２、依WTO調解委員會（DisputeSettlementBody）上訴機構（AppellateBody）見解，本件並無TRIPS第七十條第一項適用：
⑴、有關TRIPS第七十條第一項規定解釋上之疑義，美國與加拿大前曾就此於西元二
○○○年向WTO調解委員會訴請評斷，該案經爭端解決小組作成有利於美國之評斷(PanelReportinCanada-TermofPatentProduction,WT/DS170/R,5May2000），加拿大不服，向上訴機構提出上訴，經上訴機構駁回其上訴並維持原議（ReportoftheAppellateBody,WT/DS170/AB/R,18September2000）。該案情略為：
①、依加拿大新專利法，於西元一九八九年十月一日起提出申請之專利申請案，其專
利期間為自申請日起算二十年；依加拿大舊專利法，於西元一九八九年十月一日前提出申請之專利申請案，其專利權期間則為自核准日起算十七年。加拿大於西元一九九六年一月一日起適用TRIPS協定，美國則於西元二○○○年，就美國於西元一九八九年之前在加拿大提出申請而現仍有效之專利權，主張該等專利權期間應適用新專利法二十年之專利權期間，法律基礎為TRIPS第七十條第二項。
②、加拿大則主張美國於西元一九八九年之前在加拿大提出申請而現仍有效之專利權
，該等專利權期間應適用舊專利法十七年之專利權期間，因加拿大於西元一九九六年一月一日始適用TRIPS協定，根據TRIPS第七十條第一項規定：「本協定對於會員適用本協定前之行為不具拘束」，是加拿大於西元一九九六年之前就美商所提出之專利申請案所為之受理申請或核准專利等任何行為，皆不受TRIPS拘束。
美國自不得根據TRIPS第七十條第二項規定主張該等專利案應適用加拿大新專利法。
③、有關TRIPS第七十條第一項規定解釋上之疑義，上訴機構認定：⒈TRIPS第七十條
第一項所謂「適用本協定前之行為」，係指該行為於適用TRIPS協定前，業經作成、發生或完成，則TRIPS協定不適用該會員之該行為（原文：Article70.1providesthat,wheresuch"acts""occurred"beforethedateofapplic-ationoftheTRIPSAgreementforaMember,thatistosay,wheresuch"acts"weredone,carriedoutorcompletedbeforethatdate,nooblig-ationoftheTRIPSAgreementistobeimposedonaMemberinrespect
ofthe"acts".）；⒉於智慧財產權領域，區別「行為」及基於行為所創造之「權利」是極為重要之基本觀念（原文：intherealmofintellectualproper-
tyrights,itisoffoundamentalimportancetodistinguishbetween"a-cts"andthe"rights"createdbythose"acts".）；⒊本案重要的課題係有權機關基於舊專利法所核准之專利權，是否應適用加拿大其後始受拘束之TRIPS協定，TRIPS第七十條第一項是否應排除所有於西元一九九六年一月一日之前經加拿大有權機關受理獲核准之專利權？（原文：withrespecttoArticle70.1,thecrucialquestionforconsiderationbeforeusis,therefire:ifpatentscreatedby"acts"ofpublicauthoritiesundertheOldActcon-tinuetobeinforceonthedateofapplicationoftheTRIPSAgreement
forCanada(thatis,on1January1996),canArticle70.1operatetoexcludethosepatentsfromthescopeoftheTRIPSAgreement,ontheg-roundthattheywerecreatedby"actswhichoccurred"beforethatdate?）⒋「行為」係指業經作成；「已發生之行為」係指業經作成且已完成或結束。此等並不包括現存而尚未終結之權利或義務。故前開問題之答案應為否定（原文：theordinarymeaningoftheterm"acts"suggeststhattheanswer
tothisquestionmustbeno.An"act"issomethingthatis"done",and
theuseofthephrase"actswhichoccurred"suggeststhatwhatwasdo-
neisnowcompleteorended.Thisexcludessituations,includingexis-tingrightsandobligations,thathavenotended.）WTO調解委員會上訴機構最後作成評斷，維持爭端解決小組原議，認定本件不適用TRIPS第七十條第一項規定，駁回加拿大之上訴。
⑵、根據前開WTO調解委員會上訴機構見解，TRIPS第七十條第一項所稱之行為係指官
方或有權機構之行為，且該行為於會員適用TRIPS之前已作成並已結束，至於「權利」存在於適用TRIPS之前或之後，則非所問。
⑶、準此以觀，我國於九十一年一月一日加入WTO並適用TRIPS協定，本件申請案於九
十一年五月六日向被告提出申請，被告於九十一年一月一日前就本件申請案並無作成任何「行為」，是故本諸WTO調解委員會上訴機構前開見解，本件申請案當無TRIPS第七十條第一項適用，自不待言。至若本於基礎案所得主張之優先權雖早於九十一年一月一日，惟鑑於TRIPS第七十條第一項所規範者係以官方或有權機關之「行為」為對象，則前開優先權權利存在之時點即與TRIPS第七十條第一項之適用無關。簡言之，原處分見解及訴願決定就TRIPS第七十條第一項之解釋，違背WTO調解委員會上訴機構見解，應無適用餘地，本件申請案既無TRIPS第七十條第一項規定適用，則本件申請案根據TRIPS第七十條第二項規定，適用TRIPS第二條第一項、巴黎公約及專利法第二十四條第一項規定，就基礎案主張優先權，即有本據。
３、英國在與我國成立優先權互惠關係後，旋即於該國西元二○○○年第一一一四號法規文件第五節第五條(ｂ)款中明訂：「雖中華民國與英國之優先權互惠關係生效日為西元二○○○年五月廿四日，但得據以主張優先權之基礎案則可回溯包括於西元一九九九年五月廿四日後所提出之中華民國專利申請案」。另瑞典專利局亦認定：於優先權互惠關係生效（亦即，西元二○○二年七月一日）前向中華民國首次提出之申請案，可作為向該國（瑞典）主張優先權之基礎案，此有該國專利局所出具之聲明可稽。足徵引用TRIPS第七十條第二項規定而引據巴黎公約之論據，實為國外專利主管機關處理優先權日期早於該國適用TRIPS協定日期之一貫模式，被告實不應無視於前開國際協定及條約之規定而自外於此等正確見解。
４、依TRIPS第四條有關「最惠國待遇」之規定，WTO會員所屬國民當可無條件享受我國給予任何一會員國國民之任何利益、優惠、特權或豁免權。而我國既已與部分會員國簽署雙邊互惠協定，給予根據在該國申請之專利案得在我國主張優先權之利益及優惠，則原告自可要求被告依據「最惠國待遇」之規定，接受原告之優先權主張。按WTO架構下「最惠國待遇」之精神在於將過去僅限於少數國家間之互惠、或特殊權益等安排，擴大至所有之WTO會員國，因此任何WTO會員國在台灣加入WTO後，均得主張台灣過去與部分國家間互惠協議之利益（例如我國與澳大利亞、德國、日本及美國間之專利優先權互惠協議）。
⑴、我國既已加入WTO，且於加入之時，並未依據TRIPS第四條之規定，主張保留或與
各會員國單獨協商，因此，當然必須依據「最惠國待遇」之精神，對於所有會員國開放並提供等同於先前與我國訂有專利優先權互惠協議部分會員國間之相同利益，以履行我國於WTO架構下之國際義務。
⑵、次按「最惠國待遇」之精神，其中所謂應開放之「互惠、或特殊權益等安排」，
除包含了互惠協議之實質內容，更包含了互惠協議之生效始點。因此，我國於加入WTO前對於部分會員國已開放之專利優先權相互承認等特殊權益，於我國加入
WTO後，對於所有會員國均應本於「最惠國待遇之精神」加以開放，且生效始點均應比照原先互惠國所得主張之始點。一視同仁，不得有任何之歧視或不等同之待遇。
５、綜上，原處分及訴願決定解釋及適用法律顯有錯誤，爰請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：被告未於言詞辯論期日到場，據其提出之書狀，陳述如左：
１、按「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之次日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得享有優先權。」為專利法第二十四條第一項所規定，揆諸該項規定，得享有優先權之要件為：外國承認本國國民據本國專利申請案在該外國主張優先權，我國亦承認前揭外國國民之優先權主張；受理該外國申請案之國家或地區與我國已相互承認優先權，且其所主張之優先權日不得早於相互承認優先權之生效日，即依專利法第二十四條規定主張優先權者，其優先權日應自相互承認優先權之生效日起，始得依法享有優先權。又專利法第二十四條第五項規定，依該條主張之優先權日不得早於八十三年一月二十三日。查本項乃源於我國自八十三年一月二十三日導入國際優先權制度，為配合修正前專利法第二十四條國際優先權制度施行，依「不溯既往原則」明定於修正前專利法第一百三十六條，以資明確。揆諸上揭法條立法原則，我國優先權日之主張，其優先權日不得早於與我國所簽雙邊協定簽署之日或公告生效之日，以符合前揭「不溯既往」之立法原則。是我國未加入世界貿易組織（WTO）前，皆以平等互惠原則與外國簽署相互承認專利優先權協定，且我國與外國所簽署雙邊協定，原則上，均以其優先權日不得早於簽署之日或公告生效之日為準。準此，我國與法、英、美、德、荷蘭等國間之相互承認專利優先權協定，皆本於同一平等互惠原則簽訂。
２、原告主張我國自九十一年一月一日加入世界貿易組織（WTO）後，自應依TRIPS第七十條第二項「除本協定另有規定外，本協定對於會員國適用本修訂之日以前存在且已受會員保護或日後符合保護要件之標的，亦適用之」規定得回溯十二個月主張優先權云云。惟查上揭TRIPS第七十條第二項規定乃於既受保護之權利得追溯適用之情形。是為符合TRIPS前揭規定，對於我國加入WTO時，仍有效存續之發明及新式樣專利案，應依前揭TRIPS規定給予其專利權期限保護，爰於我國九十年十月二十六日修正施行之專利法增訂第一百三十四條第二項、第三項予以保護。故本案係於我國加入WTO後，得否「主張」優先權之問題，與TRIPS第七十條第二項就既有權利之保護問題無涉。
３、進而，我國於九十一年一月一日加入世界貿易組織（WTO），WTO會員如未與我國簽署雙邊互惠協定，應可認為係廣義與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家，惟為維護前與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家，所採之國民待遇及最惠國待遇原則下，WTO所屬國民主張優先權日，不得早於九十一年一月一日，即所主張優先權日晚於九十一年一月一日，始得依專利法第二十四條第一項之規定向我國主張優先權。復查主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準（專利法第二十四條第四項參照），因此，判斷申請案之新穎性、進步性或申請之先、後，有主張優先權者，係以優先權日為判斷依據。故主張優先權者，就相同之發明與申請在後之申請案相較，享有優先地位。按我國於九十一年一月一日始加入WTO，對於加入WTO之後向我國提出之申請案，倘可享有溯及主張優先權日早於九十一年一月一日者，則將造成九十一年一月一日以後之申請案，雖較外國申請案在我國申請日早，惟因較其最早之優先權基礎案申請日晚，致處於未能預知之風險。因此，經濟部於九十一年十一月二十七日經智字第○九一○二六一七五○○號令解釋：「WTO會員所屬國民向我國申請專利，如係依PCT（PatentCooperationTreaty,專利合作條約）或EPC（EuropeanPatentConven-tion,歐洲專利公約）提出之國際申請案，並以WTO會員為指定國，於依其指定國之國內法規定，視為合格國內申請案者，得向我國主張優先權」「我國係於九十一年一月一日加入WTO，故WTO會員向我國主張之專利、商標優先權日不得早於九十一年一月一日。」查本案原告於九十一年九月二十日向我國申請專利，並主張九十年九月二十一日之歐洲專利局優先權，依前揭解釋令意旨，原告所主張之優先權日顯早於我國於九十一年一月一日加入WTO之日，自不得向我國主張優先權。故被告原處分本案不得享有第一項優先權，當無違誤。
４、綜上所述，被告之原處分並無違法，爰請判決如被告答辯之聲明。理由
一、本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第二百十八條準用民事訴訟法第三百八十六條各款所列之情事，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決，合先敘明。
二、按申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之次日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得享有優先權，為處分時專利法第二十四條第一項所明定。揆諸該項規定，得享有優先權之要件為：外國承認本國國民據本國專利申請案在該外國主張優先權，我國亦承認前揭外國國民之優先權主張；受理該外國申請案之國家或地區與我國已相互承認優先權；且其所主張之優先權日不得早於相互承認優先權之生效日。另世界貿易組織會員所屬國民向我國申請專利，如係依專利合作條約（PCT）或歐洲專利公約（EPC）提出之國際申請案，並以世界貿易組織會員為指定國，於依其指定國之國內法規，視為合格國內申請案者，得向我國主張優先權；又我國係於九十一年一月一日加入世界貿易組織，故世界貿易組織會員向我國主張之專利優先權日不得早於九十一年一月一日，復經經濟部九十一年十一月二十七日經智字第○九一○二六一七五○○號令解釋在案。再者，我國未加入世界貿易組織前，皆以平等互惠原則與外國簽署相互承認優先權協定，且我國與外國所簽署雙邊協定，原則上，均以其優先權日不得早於簽署之日或公告生效之日為準，準此，我國與法、英、美、德、荷等國間之相互承認專利優先權協定，皆本於同一平等互惠原則簽訂。
三、本件原告前於九十一年九月二十日以第00000000號「經取代之2-嘧啶基-6,7,8,9-四氫嘧啶并[1,2-a]嘧啶-4-酮及7-嘧啶基-2,3-二氫咪唑并[1,2-a]嘧啶-5(1H)酮衍生物」，向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號案受理。原告於申請書中聲明主張二項優先權之申請日分別為西元二○○一年九月二十一日及西元二○○二年二月二十八日，申請案號數為第00000000．九號及第00000000．二號，受理該申請案之國家（地區）為歐洲專利局（EPO）。經被告審查，認我國尚未與歐洲專利局（EPO）簽署相互承認優先權之互惠協定，而本案係主張EPO之優先權，乃依專利法第二十四條規定，為本案不得享有第一項優先權之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。
四、原告於本件行政訴訟中訴稱，依巴黎公約第四條之規定，一合法申請之歐洲專利申請案，任何人得據以在其他會員國申請專利並主張優先權；我國雖非巴黎公約會員國，惟因我國加入世界貿易組織（WTO）後因適用TRIPS而須遵守巴黎公約規定，故原告自得依TRIPS第七十條第二項之規定、巴黎公約第四條及專利法第二十四條第一項等規定主張本案之優先權；另依WTO調解委員會上訴機構之見解，本案並無TRIPS第七十條第一項之適用云云。惟查：
１、本件原告係於九十一年九月二十日向我國申請第000000000號發明專利案，並同時主張歐洲專利局(EPO)九十年九月二十一日之優先權日，因歐洲專利局與我國並未簽署相互承認優先權協定，依專利法第二十四條之規定，本案自不得享有該項優先權。雖然我國已於九十一年一月一日加入世界貿易組織，而歐洲專利局亦為世界貿易組織之會員，WTO之會員如未與我國簽署雙邊互惠協定，應可認為係廣義與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家，惟依前開經濟部令之解釋意旨，其所主張之優先權日不得早於九十一年一月一日，本件原告所主張之第一項優先權日九十年九月二十一日係早於九十一年一月一日，仍不得向我國主張優先權。
２、我國業於九十一年一月一日加入世界貿易組織，原告主張本件優先權申請案應依TRIPS第七十條第二項「除本協定另有規定外，本協定對於會員國適用本修訂之日以前存在且已受會員保護或日後符合保護要件之標的，亦適用之」規定，予以受理部分。經查TRIPS第七十條第一項、第二項原文為：Article70Protection
ofExistingSubjectMatter1.ThisAgreementdoesnotgiverisetoobligationsinrespectofactswhichoccurredbeforethedateofappl-icationoftheAgreementfortheMemberinquestion.2.Exceptasoth-erwiseprovidedforinthisAgreement,thisAgreementgivesrisetoobligationsinrespectofallsubjectmatterexistingatthedateofapplicationofthisAgreementfortheMemberinquestion,andwhichisprotectedinthatMemberonthesaiddate,orwhichmeetsorcomessubsequentlytomeetthecriteriaforprotectionunderthetermsofthisAgreement.Inrespectofthisparagraphandparagraphs3and4,copyrightobligationswithrespecttoexistingworksshallbesolelydeterminedunderArticle18oftheBerneConvention(1971),andoblig-ationswithrespecttotherightsofproducersofphonogramsandperf-ormersinexistingphonogramsshallbedeterminedsolelyunderArticle
18oftheBerneConvention(1971)asmadeapplicableunderparagraph6
ofArticle14ofthisAgreement.（中譯：第七十條現存標的之保護：⒈本協定對於會員適用本協定前之行為不具約束力。⒉除本協定另有規定外，本協定對於會員適用本協定之日已存在且已受會員保護或日後符合保護要件之標的，亦適用之。本項及第三項、第四項關於現存著作之著作權保護應完全依據西元一九七一年 伯恩 公約第十八條規定決定之；關於錄音物製作人及表演人之權利應完全依本協定第十四條第六項規定適用西元一九七一年伯恩公約第十八條規定決定之。）上述符合TRIPS第七十條第二項之規定保護要件之標的係指於會員國適用本修訂之日以前存在且已受會員保護或日後符合保護要件者而言。原告所主張之第一項優先權基礎案雖係於我國九十一年一月一日加入世界貿易組織之前，即已向歐洲專利局提出申請，但該基礎案並非向原告本國提出申請，或係向其他與我國相互承認優先權之外國所提出，尚不得向我國主張優先權。亦即該基礎案之優先權並非在我國適用TRIPS之日以前已受我國專利法保護而存在之權利標的，非屬「本協定對於會員國適用本修訂之日以前存在且已受會員保護之標的」，自無TRI-PS第七十條第二項之適用。又我國於九十一年一月一日加入世界貿易組織，WTO會員如未與我國簽署雙邊互惠協定，雖可認為係廣義與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家，惟WTO所屬國民主張優先權日，不得早於九十一年一月一日，亦即其所主張優先權日晚於九十一年一月一日，始得依專利法第二十四條第一項之規定向我國主張優先權（理由詳後述）。而本件原告主張第一項優先權之申請日為九十年九月二十一日，早於前述九十一年一月一日，該優先權亦非屬「日後符合保護要件之標的」，仍不能主張有TRIPS第七十條第二項之適用。
３、原告雖主張有關TRIPS第七十條第一項規定解釋上之疑義，美國與加拿大前曾就此於西元二○○○年向WTO調解委員會（DisputeSettlementBody）訴請評斷之WT/DS170/AB/R一案，該案經爭端解決小組作成有利於美國之評斷，加拿大不服向上訴機構提出上訴，經上訴機構駁回其上訴並維持原議。有關TRIPS第七十條第一項規定解釋上之疑義，根據前開WTO調解委員會上訴機構見解，TRIPS第七十條第一項所稱之行為係指官方或有權機構之行為，且該行為於會員適用TRIPS之前已作成並已結束，至於權利存在於適用TRIPS之前或之後，則非所問。準此以觀，我國於九十一年一月一日加入WTO並適用TRIPS協定，本件申請案於九十一年九月二十日向被告提出，被告於九十一年一月一日前就本件申請案並無作成任何行為，是故本諸WTO調解委員會上訴機構前開見解，本件申請案當無TRIPS第七十條第一項適用一節。經查，原告所引美國與加拿大於西元二○○○年向WTO調解委員會訴請評斷之前揭案例，美國所主張西元一九八九年之前在加拿大提出申請而現仍有效之專利權，主張該等專利權期間應適用新專利法二十年之專利權期間，法律基礎為TRIPS第七十條第二項。但該專利權於加拿大在西元一九九六年一月一日起適用TRIPS協定前，即已符合加拿大專利權保護要件給予專利，僅其專利權期間究應適用加拿大舊專利法之十七年期間抑或適用新專利法二十年期間存有爭議之問題。而本件申請案於我國九十一年一月一日加入WTO之前，並未取得我國之專利權，亦未依與我國訂有條約或協定而取得相互承認專利優先權。因此上開WT/DS170/AB/R一案係就適用TRIPS協定前，雙方就既已承認之專利權爭執之專利期間之長短問題，與本件申請案於我國適用TRIPS協定前，並未取得我國承認之權利者，兩者案情並不相同，從而尚不能執該案例之見解，主張本件應比照援引而認有TRIPS第七十條第二項之適用。
４、依經濟部於九十一年十一月二十七日經智字第○九一○二六一七五○○號令，對關於我國加入世界貿易組織（WTO）後，專利、商標優先權有關事項，釋示：「WTO會員所屬國民向我國申請專利，如係依PCT（PatentCooperationTreaty，專利合作條約）或EPC（EuropeanPatentConvention，歐洲專利公約）提出之國際申請案，並以WTO會員為指定國，於依其指定國之國內法規定，視為合格國內申請案者，得向我國主張優先權」「我國係於九十一年一月一日加入WTO，故
WTO會員向我國主張之專利、商標優先權日不得早於九十一年一月一日。」本件申請案係原告於九十一年九月二十日向我國提出申請，並聲明主張第一項優先權，其先前基礎案受理申請之機構為歐洲專利局，第一項優先權申請日為九十年九月二十一日，早於九十一年一月一日，自無從依該公告向我國主張優先權。又本件申請案第一項優先權之主張並無TRIPS第七十條第二項之適用，已如前述。因此，上開經濟部於九十一年十一月二十七日經智字第○九一○二六一七五○○號令，對關於我國加入世界貿易組織（WTO）後，專利、商標優先權有關事項之解釋，並無牴觸上位位階之法律規定，應先敍明。且被告經由我國駐蘇黎士台北貿易辦事處駐日內瓦分處洽詢WTO智慧財產權處參事MalthijsGeuze，渠表示，WTO智慧財產權貿易協定並未針對此節有特別的規定，另世界智慧財產權組織所負責的巴黎公約亦未規定，縱多數國家採回溯性原則，亦可由當事國自行決定。固然原告舉出英國及瑞典兩國就專利優先權受理原則皆採可回溯性原則，但日本雖自我國加入WTO後，接受在我國提出申請之商標案件可於日本主張優先權，惟僅承認加盟WTO以後申請之案件，該國就商標優先權受理原則即採不溯既往原則。可見各國有關商標或專利優先權的保護，其時點之認定，究竟應自加入世界貿易組織（WTO）後開始起算，抑或加入前十二個月在他國已申請的專利（或六個月前在他國已申請的商標）即均可主張優先權，係由各國自行決定採可回溯性原則及不溯既往原則。原告主張本件申請案所主張之優先權依TRIPS第二條第一項規定，應根據巴黎公約相關規範為之，本件係於九十一年九月二十日提出申請，並主張九十年九月二十一日申請之基礎案之優先權，符合巴黎公約第四條Ａ項第一款、第二款及第四條Ｃ項第一款規定優先權主張之期間云云，核非可採。
５、依專利法第二十四條第五項規定，依本條主張之優先權日，不得早於中華民國八十三年一月二十三日。查該項規定乃源自我國自八十三年一月二十三日導入國際優先權制度，為配合修正前專利法第二十四條國際優先權制度施行，依不溯既往原則明定於修正前專利法第一百三十六條，其規定依第二十四條主張之優先權日，不得早於本法公布施行日，以資明確。足見我國關於立法導入國際優先權制度，係採不溯既往原則。依上述優先權不溯既往之立法原則，被告主張我國優先權日之主張，其優先權日不得早於與我國所簽雙邊協定簽署之日或公告生效之日，而我國於九十一年一月一日成為WTO會員後，亦應依上述不溯既往原則處理，亦即WTO會員向我國主張之專利、商標優先權日不得早於九十一年一月一日，於法並無違誤，上開經濟部九十一年十一月二十七日經智字第○九一○二六一七五○○號令釋示，亦無違背法律之處。
６、原告所主張之第一項優先權基礎案雖於我國九十一年一月一日加入世界貿易組織之前，即已向歐洲專利局提出申請，但基礎案之優先權並非在我國適用TRIPS之日以前已受我國專利法保護而存在之權利標的，並無TRIPS第七十條第二項之適用，已如前述。況TRIPS第七十條第一項之行為不限於公權力之行為，亦包括私人或第三人之行為。原告於西元二○○一年九月二十一日向歐洲專利局所提出之專利權申請，在我國九十一年一月一日加入世界貿易組織之前，且我國目前亦未與歐洲專利局相互承認優先權，該專利之申請並非依我國法律承認為一既有之權利。因此，原告向歐洲專利局提出申請之基礎案，係我國適用TRIPS協定前之行為，依TRIPS第七十條第一項之規定，亦不受TRIPS協定之拘束而有適用同法第七十條第二項之餘地。
四、綜上所述，被告認本件申請案聲明主張第一項優先權，載明受理該優先權申請案之地區為歐洲專利機構，申請日為西元二○○一年九月二十一日，因我國與歐洲專利機構尚未相互承認優先權，且該專利優先權日早於九十一年一月一日，而依專利法第二十四條規定優先權不溯既往之立法原則，而為本案不得享有第一項優先權之處分，於法並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成本案優先權主張應予受理之處分，均無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中華民國九十三年八月十一日
臺北高等行政法院第一庭
審判長法官徐瑞晃
法官李得灶法官吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年八月十一日
書記官劉道文