裁判字號：最高行政法院87年判字第2484號判決
裁判日期：民國87年12月03日
裁判案由：發明專利申請
行政法院判決八十七年度判字第二四八四號
再審原告英商．卜內門洋鹼公司代表人甲○○○○訴訟代理人 陳長文 律師
馮博生 律師再審被告經濟部中央標準局右當事人間因發明專利申請事件，再審原告對本院中華民國八十七年一月十六日八十七年度判字第三二號判決提起再審之訴，本院判決如左︰
主文再審之訴駁回。
事實緣再審原告於民國八十三年三月十八日以其「二氟甲烷之製造」係使用含鋅或鋅化合物及金屬氧化物、氟化物或氟氧化劑之氟化觸媒使二氯甲烷與氟化氫作用俾產製二氟甲烷等情，向再審被告申請發明專利。案經再審被告編為第00000000號審查，不予專利。再審原告修正申請專利範圍，申經再審查結果，再審被告仍不予專利，發給八十五年五月十五日（八五）台專（玖）○一○六四字第一一六四三九號專利再審查審定書。再審原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，乃循序提起行政訴訟，經本院以八十七年度判字三二號判決（以下簡稱原判決）駁回在案。再審原告遂以原判決有行政訴訟法第二十八條第一款適用法規顯有錯誤、第十款發見未經斟酌之重要證物之再審事由提起再審之訴，茲摘敍兩造訴辯意旨於次：
再審原告起訴意旨及補充理由略謂︰一、本案向經濟部提起訴願期間，經濟部曾委請財團法人工業技術研究院化學工業研究所對本案進行審查。該所所為審查意見，原判決認為具鑑定性質，公正客觀。由該所審查意見第一點理由（．．．是故本人贊同訴願人在提高產率及降低有害副產物這方面的研究是具有進步性）可知，其完全認同本案所請發明在再審被告EPA0000000引據案之教示下，確具「進步性」。經濟部駁回再審原告訴願之決定中，係以完全迴避再審被告不予本案專利之有關「進步性」之理由，而僅以本案申請專利範圍過廣為駁回再審原告訴願之唯一理由。姑且不論經濟部僅以「申請專利範圍過廣」為其決定之唯一理由是否適法，經濟部既認同本案具備進步性，再審被告不予本案專利所憑「進步性」之理由即屬不當，而其因此認定本案不符專利法第二十條第二項有關進步性之規定即屬違法。原判決中復以專利法第二十條第二項之規定作為判決依據，顯有適用法條錯誤之情事。本案符合「進步性」之「專利要件」既屬事實，則原判決以完全不適用於本案之上開專利法條作為判決依據，殊見有適用法條錯誤之再審事由。二、專利法第二十條第一項前段係有關專利申請案需具備「產業可利用性」之「專利要件」規定。而專利法第二十條第四項「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」係關專利申請案「申請要件」之規定。「專利要件」與「申請要件」係屬完全不同之規定，其間並無存在任何因果關係。一發明專利申請案因「申請專利範圍過廣」，而不符專利法第二十條第四項之「申請要件」規定，絕無法作成此申請案因此不具產業可利用性、不符專利法第二十條第一項前段之「專利要件」規定之結論。在本案已具備進步性之前提下，再審被告不予本案專利之理由僅存「申請專利範圍過廣」乙節。根據再審被告再審查審定理由，所謂「申請專利範圍過廣」係指本案申請專利範圍未明確界定觸媒之成分種類及組成。本案訴願階段，經濟部委請財團法人工業技術研究院化學工業研究所對本案進行審查之審查意見，姑且不論其是否適法，其中第四點意見清楚陳述「本案申請專利範圍確實籠統過廣，因此不合專利申請要件．．．。」原判決所引據專利法條中，唯一與「申請要件」有關之法條為專利法第二十條第四項，而非專利法第二十條第一項前段。再者，再審被告所公開發行並為其所屬審查委員共同恪守遵奉之專利審查基準中，清楚地說明「非可供產業上利用之發明類型」為㈠未完成之發明，㈡非可供營業上利用之發明，及㈢實際上顯然無法實施之發明。該審查基準中，於「審查上應注意事項」乙節，特別提醒審查委員，在因發明不具「產業上可利用性」而核駁一申請案時，審查委員須說明「不具可供產業上利用性」之具體理由。然縱觀再審被告之再審查審定理由，完全未提及本發明係屬何種非可供產業上利用之發明類型，亦完全未說明本發明所以不具可供產業上利用性之具體理由，顯然違背專利審查基準之規定。再審被告曾於多件其它專利訴願案之答辯書中指稱，「實例無法支持（或謂申請專利範圍籠統過廣）」屬非可供產業上利用之發明類型中之未完成之發明，再審被告此一論點，實與其現行「專利審查基準」中相關之解釋相互衝突。再審被告當以「申請專利範圍籠統過廣」之主觀且空泛（無任何先前技術依據）之理由為其核駁理由時，其往往依專利法第四十四之規定，要求申請人修正縮限申請專利範圍。而根據再審被告現行專利審查基準有關非可供產業上利用之「未完成之發明」類型之說明，未完成之發明包括⒈屬於欠缺達成目的之技術手段的構想及⒉有技術手段但顯然不能達成目的之構想等兩種。如非屬於欠缺達成目的之技術手段的構想，或非屬於記載有技術手段但顯然不能達成目的之構想，則得依第四章「說明書及圖式之補充修正」，應優先適用專利法第四十四條之規定，通知補充修正。換言之，倘使一專利申請案所請發明係屬未完成之發明類型，其將無法根據專利法第四十四條之規定對其說明書作補充或修正，因為，此一補充修正勢將造成該申請案實質上之變更。再審被告往往一方面認定專利申請人未依其指示，於一定之期限內，為適當之補充修正，另一方面卻謂所請發明因未經適當之補充修正，因此不具產業可利用性。再審被告此種邏輯推論，實與其現行專利審查基準中之上述規定相互矛盾。再審原告需再度強調者，倘使一專利申請案得以在未變更實質之情況下，依據專利法第四十四條之規定補充或修正其說明書而克服其具備可專利性之瑕疵，則其所請發明，絕無法為「未完成之發明」或「不具產業可利用性之發明」。在此情況下，再審被告以專利法第二十條第一項前段之規定為其否准專利之依據，確屬對法條解釋錯誤所為之違法處分。據上說明，本案並無不符「產業可利用性」之「專利要件」之情事，原判決以完全不適用於本案之專利法第二十條第一項前段之規定作為判決依據，實屬法規適用上顯然之錯誤。三、專利法第四十四條第一項明定，「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：一、到局面詢。．．．」。此項法條係於八十三年修正增列申請人「得依申請」之規定，而根據立法院第二屆第一會期經濟、司法兩委員會審查「專利法修正草案」第四次聯席會議記錄，在場委員說明專利法第四十四條之修正，更兼顧申請人之權益。再審原告於民國八十五年四月一日針對再審被告再審查案核駁理由先行通知書所呈送之申復函中，確曾明確提出面詢之請求及所以提出面詢請求之理由。根據再審被告八十三年五月十二日所發布施行之專利案面詢作業要點第三點第二項之規定，「當事人申請面詢者，應於接獲審定書前之審理期間提出申請書，．．．但審查委員實際尚未審查或確認為無必要者，得敍明理由通知暫緩受理或不受理」。然查再審被告竟違反此項規定，未於其審定本案前，給予再審原告任何不受理面詢申請之通知，再審被告甚至於其再審查審定書中，亦完全未對再審原告所提面詢請求有任何交待。倘使再審被告允不需於審定前通知申請人暫緩受理或不受理面詢請求，且可置申請人面詢請求於不顧而逕行作出決定，則其「面詢作業要點」自應規定若審查委員認為無面詢必要者，得不受理並逕行審定，而無需再行通知。專利法第四十四條既規定專利申請人得依申請到局面詢，以維護專利申請人權益，再審被告在未通知再審原告不受理所提面詢請求及其不受理之具體理由之情況下對本案逕行審定，實嚴重違反專利法第四十四條之規定。再審被告置再審原告面詢請求於不顧，明顯及對應適用法律而仍刻意不予適用之違法。再審被告完全違反專利法第四十四條之修法意旨及其為辦理專利案之面詢作業所發布施行之「專利案面詢作業要點」之規定，其置再審原告所請面詢請求於不顧而逕行審定不予本案專利之行政處分，顯為濫用權力之違法行政處分。四、按當事人對於行政法院之判決，認有當事人發見未經斟酌之重要證物者，得向該院提起再審之訴為行政訴訟法第二十八條第十款所明定。所謂「重要證物」，必該證物係關係影響行政訴訟判決內容者。易言之，該證物若經斟酌，則可使行政訴訟判決機關就行政訴訟標的作一深入認知，並據以作成保障原告合法權益之判決。再審原告於本案再訴願期間曾向行政院提出申請專利範圍修正本，唯此修正本並未經鈞院斟酌，再審原告於前訴訟程序就此修正本不能予以使用，然再審原告現得使用該修正本作為原告提起再審之訴之重要證物。五、再審原告於民國八十七年二月十日接獲美國專利商標局核准本案之美國對應申請案專利之通知。再審原告所獲准美國專利之申請專利範圍第１項，係具有與本案於最初向中華民國提出專利申請時相同之範圍。此外，本案相對應之歐洲專利申請案，亦已接獲歐洲專利局核准專利之通知，其所獲准之申請專利範圍第１項，亦具有與本案於最初向中華民國提出專利申請時相同之範圍。再審原告認為，本發明可獲上述專利之事實，應可資為本專利申請案已符合中華民國專利法第二十二條有關專利申請要件之規定，並具備新穎性、進步性、產業上可利用性等專利要件之佐證。基於上述事實及理由，足見原判決及再審被告之原處分及維持原處分之訴願、再訴願決定，無論認事用法均有不當之處。請依法判決廢棄原判決，並將上述之原處分、訴願決定及再訴願決定均予撤銷，並准予本案專利等語。
再審被告答辯意旨略謂︰一、本案所申請為「二氟甲烷之製造」，其係一種製造二氟甲烷之方法，包括在含鋅或鋅化合物及金屬氧化物、氟化物或氟氧化物之氟化作用觸媒存在下令二氟甲烷與氟化氫反應。二、再審原告強調本案具有進步性，並引述財團法人工業技術研究院化學工業研究所的審查意見：「．．．是故本人贊同訴願人在提高產率及降低有害副產物這方面的研究是具有進步性」，又謂「．．．經濟部既認同本案具備進步性．．．」云云。惟其所言並非事實，論述並不成立，首先需陳明者，再審原告於本案訴願階段向經濟部提起之訴願，係於八十五年十二月十日為經濟部以經（八五）訴字第八五六二七五八○號訴願決定書予以駁回，並維持原處分，且該訴願決定書並未述及如再審原告所稱認同本案具進步性。又其雖引述工業技術研究院化學工業研究所的意見，惟該意見是指本案在提高產率及降低有害副產物的「功效」上，而並非如本案再審查審定書之核駁理由所述，即本案之「方法及手段」乃習知之技術，而為熟習此項技術之人士所可輕易完成而不具進步性，兩者並不相左。經查鹵烷類之氟化反應已揭示於各相關專利前案中，例如本案說明書第３頁所述及再審查核駁理由先行通知書之附件所示，惟使用不同的觸媒，其功效及選擇率會有所不同，然而本案完全使用EPA0000000所揭示之觸媒（包含鋅或含鋅化合物之氟化觸媒），雖其產物未盡相同，但其對於鹵烷類之氟化反應（取代氯）原理及提高氟－碳鍵之選擇率之機構則屬相同，故本案與該前案實屬同類反應，為熟習該項技術者所能輕易引用及完成，不具進步性，故先不論其功效如何﹖本案所申請之方法及特徵已不具進步性，何況本案乃完全選用習知之觸媒而取其較佳者，其會有較佳之功效，乃是理所當然。三、根據專利法第二十二條第四項之規定，申請專利範圍應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，另根據專利施行細則第十六條第二項之規定，申請專利範圍之獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點，就本案之技術內容而言，其最重要的特徵即在於觸媒的選用，然而申請專利範圍第１項對於使用之觸媒僅有概略的描述，對於觸媒之成分種類及組成比例並無任何具體的界定，即使最基本的技術內容亦未界定，對於以觸媒之選用為主要技術特徵的本案，其範圍籠統過廣之事實極為明確。另本案觸媒之成分種類非但未於申請專利範圍中予以界定，於說明書中亦僅以第４頁第行至行一語略述「吾人喜歡使用如歐洲專利第0000000號或英國專利PCT/GB93/00244號中所揭示之觸媒，這些專利之揭示內容將併入本文供參考」云云，且說明書中並無觸媒成分、組成之具體界定，故申請專利範圍第１項所請內容籠統過廣，遠非實施例所能合理支持，其超出實施例所能支持之範圍，自然屬於「未完成之發明」，易言之，其範圍不合理的擴張，熟習此項技藝人士亦難僅憑申請專利範圍第１項之界定或說明書實施例之輔助而據以實施第１項之全部範圍，故該項所請過廣之範圍，並不具產業上之可利用性，換言之，本案係同時不符專利申請要件及專利要件，而並非如再審原告所言「其間並無存在何因果關係」，再審被告以本案不符專利法第二十條第一項前段及第二十二條第四項之規定審定不予專利，認事用法並無不當。此外，再審被告欲說明者，不符專利申請要件之申請案，再審被告本可在申請程序中即予駁回，然再審被告基於鼓勵及保護發明之立場，寧可讓申請案進入技術內容之審查並給予多次修正的機會，在如此善盡鼓勵及保護程序下，仍未獲再審原告合理之申復及適當的修正，自難謂再審被告之核駁審定有違法不當之處。此外，再審原告謂再審被告未於核駁時說明不具可供產業上利用性之具體理由，其所言亦非事實，再審被告於八十五年二月五日即已依專利法第四十條第二項「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」之規定，以（八五）台專
（玖）○一○六四字第一○四七八八號再審查案核駁理由先行通知書函請申復、修正，其中之理由第二項即已明確告知申請專利範圍第１項所請籠統過廣，未具體界定催化劑成分之種類、比例等，惟再審原告於八十五年四月一日所提之修正本對該申請專利範圍第１項完全未予修正，再審被告乃於八十五年五月十五日以（八五）台專（玖）○一○六四字第一一六四三九號再審查審定書予以審定，並無不當，且審定書第三點即已明確告知核駁理由，而申請專利範圍第１項籠統過廣，未明確界定觸媒之成分種類及組成，此乃事實，理由當屬具體。又再審原告於再審之訴理由中又謂「．．．倘使一專利申請案所請發明係屬未完成之發明類型，其將無法根據專利法第四十四條之規定對其說明書作補充或修正，因為，此一補充修正勢將造成該申請案實質上之變更．．．」云云，惟該論述乃似是而非之邏輯推演，再審被告絕對同意「未完成之發明」無法依專利法第四十四條之規定補充任何實例或數據使申請案變成「完成之發明」，否則即屬實質技術內容之變更，然而，申請專利範圍中屬「未完成之發明」之部分卻可藉由刪除縮限的方式留下屬於「完成之發明」之範圍，即屬於實施例所能合理支持的範圍，亦可藉由合理明確符合科學性之技術理由說明再審被告所質疑「未完成發明」並非事實，惟查再審原告在再審被告審定前，既未刪修縮限屬於「未完成之發明」之申請專利範圍，並未提出技術上合理之申復理由以釋再審被告之疑，再審被告以本案申請專利範圍籠統過廣，熟習此項技術人士亦難僅憑說明書之揭示而據以實施第１項全部之範圍，故第１項籠統過廣之範圍實不具產業上之可利用性為由而進行審定，自無違誤。四、再審原告所稱其於本案再訴願期間曾向行政院提出申請專利範圍修正本乙節，惟查專利案件之審查乃再審被告之職責，且專利文件之修正亦應向再審被告為之，然而再審原告所謂之申請專利範圍修正本（即再審原告所謂向行政院提出者）從未逕送再審被告，此已不符修正之程序，再者，專利法第四十四條第一項中規定「專利專責機關於審查時，得依職權或依申報限期通知申請人或異議人為下列各款之行為．．．三、補充或修正說明書圖式。」，同條第四項中亦明定「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之．．．一申請專利範圍過廣．．．。」，其已明確規定任何補充或修正皆應於審查期間或審定公告之後始得為之。本案之修正係於再訴願階段提出，並非於再審被告之專利審查階段，自不符專利法第四十四條第一項之規定，又專利法第四十四條第四項規定之適用乃指「係在發明專利案審定公告之後提出者」，亦即經審查核准專利且依專利法第三十九條第一項之規定予以公告者，本件自初審審定書，再審查審定書皆為再審被告審定應不予專利，既從未經核准專利，自不曾有過公告之事實，故其自然亦不符專利法第四十四條第四項之規定；綜上所述，再審原告於再訴願階段所提之修正本，於程序於法皆有不合，故自當不予受理審究。此外，本案再審被告於再審查審定之前即已依專利法第四十條第二項「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復之規定於八十五年二月五日以（八五）台專（玖）○一○六四字第一○四七八八號再審查案核駁理由先行通知書函請再審原告提出申復及修正，其中理由第二項即已明確要求再審原告修正申請專利範圍，惟再審原告於八十五年四月一日所提修正本並未依照指示修正，亦未提出合理之申復，再審被告乃予以應不予專利之審定，並無不當，且按專利法施行細則第三十條「專利專責機關依本法第四十四條、第四十五條規定通知申請人面詢、實驗、補具說明書、模型、樣品或修正說明書、圖式，申請人逾期或不依通知辦理者，專利專責機關得依據現有資料逕予審定」亦有明文，再審被告所為審定程序於法亦無不合，是故提起行政訴訟之目的固然在於透過救濟程序使人民權益損害減至最低，惟其前提應在於人民已依法行事，而行政機關有違法失當之行政處分時，方需維護人民權利之救濟程序，若再審被告無違法失當之處，豈有可能造成再審原告權益受損，再審原告在再審被告審定前不願依法修正，卻在行政救濟階段方針對申請專利範圍作進一步修正，顯有不當，且若將取得專利之申請程序延至行政救濟階段，不但增加行政救濟機關之負擔，再審被告之核駁理由先行通知書及審定書將形同具文，就法律之安定性而言，亦無一明確之期限，因此若將再審被告審定後而於行政救濟階段方提出之修正本納入此次系爭案件審究之範圍，實非公平合理。五、按與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs）第二十七條第一項之規定，任何具備「新穎性」、「進步性」、「產業可利用性」之發明，無論物品或製法，均應以專利保護，另根據同協定第二十九條第一項有關「專利申請要件」之規定，WTO成員國之申請人，當提出專利申請時，必須以足夠清楚及完整之方式揭示所請發明，以使熟習該項技藝人士得以據以實施、由再審被告再審查核駁理由先行通知書、再審查審定書及本案再審之訴答辯書之理由可知本案除不符本國專利法第二十條第一項前段、第二項、第二十二條第四項之規定外，亦不符前述與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs）之相關規定，足見本國專利法與TRIPs之相關規定之精神乃是一致。本案無法獲得我國專利之癥結點在於再審原告對於再審被告所為不予專利之核駁先行通知理由未能提出技術上或學理上合理明確之申復說明，且又執意主張該不符專利要件之範圍之專利權所致。再審原告不思提出技術上或學理上之申復修正，卻圖以取得他國專利做為佐證，實為本末倒置，一個專利申請案應以技術上或學理上合理明確之理由或證據做為釋疑息爭之依據，而非以有無取得他國專利為依據，否則技術內容上之爭議勢難取得令人信服之結果，就本案而言，再審被告所為核駁理由已具體明確，而再審原告無法依核駁理由先行通知書所述提出合理的申復或適當的縮限申請專利範圍，再審被告之審定並無違法不當之處。請駁回再審原告之再審之訴等語。
理由按行政訴訟當事人對本院之判決提起再審之訴，必須具有行政訴訟法第二十八條所列各款情形之一者，始得為之，而該條第一款所謂適用法規顯有錯誤者，係指原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規相違背或與解釋判例有所牴觸者而言，至於法律上見解之歧異，再審原告對之縱有爭執，要難謂為適用法規錯誤，而據為再審之理由，本院六十二年判字第六一○號著有判例。又該條第十款所謂發見未經斟酌之重要證物者，係指該證物在前訴訟程序中即已存在而當事人不知其存在，現始發現者而言，並以如經斟酌可受較有利益之裁判者為限，亦經本院六十九年判字第七三六號著有判例。本件再審原告因發明專利申請事件，不服本院八十七年度判字第三二號判決，主張原判決有行政訴訟法第二十八條第一款適用法規顯有錯誤及第十款發見未經斟酌之重要證物之再審事由，提起再審之訴。經查原判決駁回再審原告在前訴訟程序之訴係以：按依專利法第二十條第一項規定，凡可供產業上利用之發明，無該項所列三款情事之一者，得申請取得發明專利。若不能供產業上利用者，自不得申請取得發明專利。同條第二項復規定，發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無同條第一項所列情事，仍不得申請取得發明專利。又申請發明專利之說明書，所載申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，復為同法第二十二條第四項所明定。本件被告（即再審被告，下同）以鹵烷類之氟化反應已揭示於美國第0000000號專利案、歐洲第0000000號、第0000000號專利案。本案完全使用歐洲第0000000號專利案所揭示含鋅或含鋅化合物之氟化觸媒，縱其產物未盡相同，但其對於鹵烷類之氟化反應（取代氯）原理及提高氟－碳鍵之選擇率之機構則屬相同，本案與該歐洲專利案實屬同類反應，而不具進步性。又本案申請專利範圍第一項所請籠統過廣，未明確界定觸媒之成分、種類及組成，依專利法第二十條第一項前段、第二項及第二十二條第四項規定，應不予專利。原告（即再審原告，下同）不服，循序提起行政訴訟，而為前揭事實欄所載情詞之主張。惟查本件於一再訴願階段曾由經濟部先後函請財團法人工業技術研究院化學工業研究所審查，據該所審查結果認為：「本案係以觸媒之選用為主要技術特徵，應對觸媒之成份種類及組成比例有所界定，並限定本案之專利申請範圍於使用本案之觸媒製造二氟甲烷一項產品。．．．訴願人利用此觸媒確實有提高二氟甲烷之產率及降低有害副產物之功效，因此本人贊同訴願人在這方面的研究是具有進步性。然而訴願補充理由書中雖然再次以中央標準局專利審查基準為其申請專利範圍籠統過廣提出辯解，但是如訴願答辯人所指，訴願人在本案申請專利範圍第一項所請內容未界定觸媒之成份種類及組成比例，其所請範圍確實籠統過廣並且有不合理的擴張，因此本人贊同訴願答辯人不予專利之審定並無違誤。」「就本案之技術內容而言，其最重要的特徵即在於觸媒之選用，而本案對於專利範圍第一項使用之觸媒僅有概略的敍述，並無任何具體的界定，連技術內容都未於界定。原處分機關曾以台專玖1064字第104788號專利再審查核駁理由先行通知書函請訴願人提出申復說明，而訴願人於八十五年四月一日修正之申請專利範圍第一項所請內容仍未依示修正。揆諸事實，本專利申請案係以觸媒之選用為主要技術特徵，應對觸媒之成分種類及組成比例有所界定，並限定使用本案之觸媒製造二氟甲烷一項產品。惟查訴願人在申請專利範圍第一項所請內容確實請求標的過廣，原處分機關所為不予專利之處分並無不當。」各等情，有該所八十五年十月二十四日（八五）工研化企字第一八三六號及八十六年三月二十四日（八六）工研化審字第○三八四號各函檢附之審查意見書附訴願可稽。核其審查之意見與被告及一再訴願決定機關之認定並無二致。而該所為我國化學工業之研究機構，對於化學工業之理論及實務均具權威性，所為之審查意見具有鑑定性質，公正客觀。次查除依首揭專利法第二十二條第四項之規定外，另據同法施行細則第十六條第二項之規定，申請專利範圍之獨立項應載明申請專利之標的構成及其實施之必要技術內容、特點。就本案之技術內容而言，其最重要的特徵即在於觸媒的選用，然而申請專利範圍第一項對於使用之觸媒僅有概略的描述，對於觸媒之成分種類及組成比例並無任何具體之界定，即使最基本的技術內容亦未界定，其範圍籠統過廣之事實，極為明確。起訴理由中雖稱被告專利審查基準第一－三－一五頁記載「獨立項須記載之構成之必要技術內容、特點事項中，若有部分依申請當時之技術知識以觀，係顯而易知的技術內容者，該部分可省略不予記載」，惟此乃原告斷章取義之詞，一獨立項所載事項，必須具備整體性之技術思想，本案係以觸媒之選用為主要技術特徵，若未界定觸媒之成分種類，則其可專利性何在﹖又豈非自認其觸媒之選用乃為「顯而易知之技術」﹖此外，凡具化工知識人士皆知，一化學反應之反應條件將隨該反應所選用觸媒之不同而有差異，若本案所請具新穎性及進步性，則該反應理應為一個新組合之反應，其反應條件豈能不予界定﹖故本案申請專利範圍未能界定反應條件，亦不符專利要件。且因該項所請範圍過廣，亦不具產業上之可利用性。又被告曾於八十五年二月五日以（八五）台專（玖）○一○六四字第一○四七八八號再審查案核駁理由先行通知書函請申復、修正，其中之理由第二項即已明確要求原告縮限申請專利範圍第一項，惟原告於八十五年四月一日所提之修正本對該申請專利範圍第一項完全未予修正，其雖依專利法第四十四條第一項第一款「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：到局面詢．．．」之規定申請面詢，惟第四十四條第一項之規定乃為行政裁量，專利專責機關可依事實狀況、個案情形而斟酌有無辦理之必要，被告以本案申請專利範圍第一項完全依被告之指示提出修正，且其申復理由論述已十分充足，表達亦已臻明確，實無再行面詢之必要，乃依專利法施行細則第三十條「專利專責機關依本法第四十四條、第四十五條規定通知申請人面詢、實驗、補具說明書、模型、樣品或修正說明書、圖式，申請人逾期或不依通知辦理者，專利專責機關得依據現有資料逕予審定」之規定，依該申復理由及現有資料予以審定，於法並無不合。再原告於再訴願期間，雖向行政院陳明願進一步縮限申請專利範圍，惟其所謂之申請專利範圍修正本係於被告再審查審定之後始行提出，即未經被告審查。既未經被告審查及再審查，殊非訴願、再訴願程序及本院所得審究。從而原告所為如前揭事實欄所載之主張，皆無可採。原處分為本案不予專利審定及一再訴願決定，遞予維持，並無違誤等語為得心證之理由。經核原判決已詳細說明否准本案發明專利申請之事實及理由，且所適用之法規與該案應適用之現行法規並不相違背，與解釋、判例均無相牴觸者之情形。至再審原告一再主張本案並無不符「產業可利用性」、「進步性」之專利要件，原判決竟以完全不適用於本案之專利法第二十條第一項、第二項之規定作為判決依據，顯有違誤乙節，因本案是否具有「產業可利用性」、「進步性」及「新穎性」，事涉事實之認定，核屬見解歧異之問題，並非法律適用之問題。另查再審原告提出之「申請專利範圍修正本」，既於原判決訴訟進行中早已存在，且經再審原告提出主張而為本院所不採，並非在訴訟終結後始知其存在或始得利之證據，核與行政訴訟法第二十八條第十款所謂發見未經斟酌之重要證物要件不合。綜上所述，再審原告所述，殊與行政訴訟法第二十八條第一款、第十款之再審要件不合。況再審原告所主張之事實，又核無行政訴訟法第二十八條所列其他各款之再審事由，其遽行提起再審之訴，難謂有再審理由，應予駁回。又本件事證已明，有如前述，再審原告聲請行言詞辯論，核無必要，併此敍明。
據上論結，本件再審之訴為無理由，爰依行政訴訟法第三十三條、民事訴訟法第五百零二條第二項，判決如主文。
中華民國八十七年十二月三日
行政法院第二庭
審判長評事陳石獅
評事徐樹海評事彭鳳至評事黃合文評事林茂權右正本證明與原本無異
法院書記官張惠美中華民國八十七年十二月四日