臺北高等行政法院93年度訴字第2570號判決

裁判字號：臺北高等行政法院93年訴字第2570號判決

裁判日期：民國94年09月02日

裁判案由：新型專利舉發

臺北高等行政法院判決
93年度訴字第02570號原告甲○○訴訟代理人 許盟志 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同上訴訟代理人丙○○
李聖賢
參加人乙○○訴訟代理人戊○○專利代理人複代理人丁○○（專利代理人）住台北市○○○路○段○○巷16上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國93年6月3日經訴字第09306219980號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：㈠原告前於民國（下同，除西元外）89年6月16日以「具有自
黏性之木紋薄片」，申請專利範圍：「1.一種具有自黏性之木紋薄片，係由一木膜層於下緣形成一固定膜層，而使木膜層不易沿木紋而裂開，又於固定膜層之下緣形成黏膜層，而使木紋薄片具有自黏性，再於黏膜層下緣貼附一保護層，使保護層之上緣可保護黏膜層，避免黏膜層被破壞而失去黏附力之木紋薄片；其主要特徵在於：該木紋薄片於一邊或一對邊形成連續之鋸齒狀後，再由數片相接並轉捲成梱，俾達木紋薄片具有延長長度及使用之便利效果。」向被告申請新型專利，經被告編為第000000000號審查，於90年11月8日准予專利，並於公告期滿後，發給新型第183556號專利證書（下稱系爭案）。
㈡嗣參加人於92年4月28日，引證89年2月11日審定公告之第
00000000號「木工裝潢原木皮黏合構造」專利案（下稱引證1）及西元1976年10月12日公告之美國第3,985,169號專利案（下稱引證2），以系爭案有違核准審定時專利法（下簡稱專利法）第97條、第98條第1項第1款及第2項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於92年11月28日以（92）智專3（3）05055字第09221208120號專利原處分（下稱原處分）為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：（原告未於言詞辯論期日到場，茲依其起訴狀及
準備程序之聲明及陳述）㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定、原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告及參加人聲明求為判決：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否係運用申請前既有之技術或知識，而熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效？亦即系爭案較諸引證案是否不具進步性？㈠原告主張之理由：
⒈就引證1而論：
⑴由系爭案之申請專利範圍中可知，雖然其「主要特徵」
係在一邊或一對邊形成連續之鋸齒狀特徵，然而審查時並不應僅就「主要特徵」觀之，而應係以「整體專利範圍觀之」，此點即便係在侵權訴訟中亦仍適用，否則如僅就「主要特徵」觀之，何來新穎性或全要件原則。再者，系爭案中，其「主要特徵」乃需配合「次要特徵」方能達到功效，因此就系爭案是否具進步性應以「整體申請專利範圍」觀之方為審查專利時最基本之要件與原則。茲將系爭案之全部特徵敘述如下：
①一木膜層於下緣形成一固定膜層而使木膜層不易沿木
紋裂開。添②固定膜層之下緣形成黏膜層，而使木紋薄片具有自黏性。
③於黏膜層下緣貼附一保護層，使保護層之上緣可保護
黏膜層，避免黏膜層被破壞而失去黏附力之木紋薄片。
添主要特徵有：
④該木紋於一邊或一對邊形成連續之鋸齒狀。添⑤由數片相接並轉捲成捆。
⑵又系爭案之功效乃係因為其設有之「固定膜層」方能達
到利用「鋸齒狀」接合之功效；其中一般原木皮層如引證1所述，僅包括有「原木皮層、壓克力膠層、PE防水層」，而系爭案除原有之「木膜層、黏膜層、保護層」外，另外增設一層「固定膜層」，此點即非引證1所揭示，而所以設有「固定膜層」之原因，除了於創作背景及目的中所述，其可防止膠層之水份滲出，造成木紋薄片吸水不平均，而產生皺紋外，於系爭案中需利用鋸齒狀接合，如不設有「固定膜層」於接合過程中根本無法固定，且亦使第3層之黏膜層（即壓克力膠層）滲透出該「齒狀」之接合處。而因引證1僅係習知單一之原木皮層片體，故根本不需要此「固定膜層」，而僅有3層（原木皮層、壓克力膠層、PE防水層），其中引證1僅提及單一片體之結構，而無系爭案中利用「固定膜層」所以達到將數片不同之木膜層接合為一長片體，再將其轉捲成捆。添⑶又配合系爭案之固定膜層之另一功能，其可防止膠料（
壓克力膠層）之水份，由木紋薄片所吸收之功能其中雖然於引證1之申請專利範圍第3項所述，引證1提出可於壓克力膠層再包括一「綿質」，然所謂綿質之功能在於該綿質層具有吸水性，可防止壓克力層之水份大量滲出於原木皮層，故此點亦與系爭案中所利用之固定膜層，具有之第1：分隔木膜層與黏膜層；第2：供齒狀接合使用，兩目的及功能不同，因而此點更在在證明，系爭案中之固定膜層絕非引證1所能揭示者。由上可知，該引證1顯然無法證明系爭案中之「4層」結構。而訴願決定及原處分未能審酌此點，而僅就主要特徵比較，卻忽略次要特徵亦為系爭案之特徵之一。
⑷引證1與系爭案之結構比較：①引證1：原木皮層、壓克力膠層、PE防水層。
②系爭案：木膜層、固定膜層、黏膜層、保護層。
⒉就引證2而論，該引證2依訴願決定及原處分所持之論點，
其乃係與引證1結合觀之，因此稱系爭案不具進步性，然而，兩案是否可簡易組合系爭案之重點，其中如上所述，該引證1根本未提及「固定膜層」亦即其根本無法接合，即便係將引證1設為「齒狀」亦無法接合，如此之組合效果，很明顯得是無法達到系爭案中利用「固定膜層」配何「齒狀」達到接合成「捆」之結構。添⒊又針對引證2其所揭示之內容而論，其僅為一原木塊之接
合，又觀之其內容中，其接合方式乃係直接於「齒與齒」之接合處，塗佈膠材，再利用濕度、溫度與壓力之控制達到接合之目的。也因此，之觀之引證1其所述之接合方式亦與系爭案不同，茲將其不同比較如下：
⑴系爭案係利用兩原木膜層，於其下方利用一「固定膜層
」接著固定，再利用一黏膜層與保護層形成一自黏結構。引證2係利用於兩原木塊中之「指縫鄰接處」，塗佈膠材，再利用濕度、溫度與壓力之控制達到接合之目的。
⑵系爭案中可利用於接合後，將其捲收成捆之結構。引證2並無法達此項結構。
⒋綜上，該引證2所利用之指縫接合結構很明顯與系爭案不
同，而訴願決定書中提及「引證2雖是應用於木材板塊組接之技術，惟不因其組接材料與系爭案之木紋薄片厚度不同而有差別」則是相當主觀之見解，試想，如果系爭案僅係由引證1、引證2所簡易組合，而不具進步性，亦即代表著，當熟習此項技藝之人士，只要藉由引證1、2即可推出系爭案之結構。然而事實上，依專利審查時之進步性判斷方式，當假設一位熟習此項技藝之人士，其同時知悉引證1及引證2之技術內容時，其是否有能力製造出系爭案之結構，其答案是否定的，因，如就引證1觀之時，其僅為單一之原木薄片，即便是將其裁切為齒狀，如何連接的問題依然存在，而如欲利用引證2中，將其齒狀之接合處接合，再加熱加壓，更係不可能的，因一般之原木薄片僅有不到0.3mm之厚度，根本不可能藉由其齒狀間接合。因此系爭案非由引證1、2簡易推之，該兩案不具證明系爭案不具進步性之證據力。添㈡被告主張之理由：
⒈訴訟理由中再次強調系爭案之木膜層於下緣形成一固定
膜層，未見於引證1等云云；惟查系爭案創作說明第4頁第3行至第8行「習用之木紋薄片（10）（如第1、2圖所示），其係為一定尺寸大小之乾木膜層（11）於其下緣形成一固定膜層（12）所構成，又該習用之木紋薄片（10）為達到膠附貼飾之目的，其需於上膠後方能黏貼於欲裝飾之物體（14）上，又該習用之木紋薄片（10）其係為一乾木膜（11）與一固定膜層（12）所構成」，顯然系爭案木膜層於下緣形成一固定膜層係為為習用技術，而非系爭案特徵；又創作說明第5頁第1行至第4行「本創作之主要目的，係在提供一種具有自黏性之木紋薄片，其係於木膜層之下緣形成一固定膜層再於固定膜層之下緣形成黏膜層，又再於黏膜層下緣貼附保護層，而能使木紋薄片其自黏性，進而增進其使用之便利者」，故系爭案具有自黏性之木紋薄片確揭露於引證1「木工裝潢原木皮黏合構造」。
⒉訴訟理由中再稱引證2雖揭示鋸齒形接合結構，其為板塊
之組接，不同於系爭案用於木紋薄片等云云；惟查引證
2為利用指型接頭進行木料連接的方法，確實揭露系爭專利特徵「該木紋薄片於一邊或一對邊形成連續之鋸齒狀後，再由數片相接並轉捲成捆，俾達木紋薄片具有延長長度及使用之便利效果」之接合技術手段，並不因其組接材料與系爭案之木紋薄片厚度不同而有差別，為公開習用技術之簡單轉用，不具進步性。
⒊綜上所述，系爭案係引證1、引證2之習用公開技術之簡
單結合，違反核准審定時應適用之專利法第98條第2項規定。
㈢參加人主張之理由：
⒈引證1利用原木皮層、壓克力膠層、背膠紙層及棉質結構
重疊的特徵，與系爭案之重疊結構特徵相同，其木膜層、固定膜層、黏膜層與保護層之功效也完全與引證1相同。⒉引證2第5圖及第6圖之木料相對揭示意圖，可以清楚見到與系爭案相同之結構。
理由
一、本件原告經受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條各款所列情形，爰併準用民事訴訟法第385條第1項前段規定，依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、原告起訴主張：系爭案之木膜層於下緣形成一固定膜層，未見於引證1，引證2雖揭示鋸齒形接合結構，其為板塊之組接，不同於系爭案用於木紋薄片，系爭案並非引證1、2之習用公開技術之簡單結合，具進步性，原處分顯有違誤，為此訴請如聲明所示云云。
三、被告則以：引證1揭露系爭案「由一木膜層於下緣形成一固定膜層，而使木膜層不易沿木紋而裂開，又於固定膜層之下緣形成黏膜層，而使木紋薄片具有自黏性」之結構，引證2則揭露系爭案特徵「該木紋薄片於一邊或一對邊形成連續之鋸齒狀後，再由數片相接並轉捲成捆，俾達木紋薄片具有延長長度及使用之便利效果」之技術手段，系爭案為引證1、2公開習用技術之簡單結合，未能提昇原有功能，不具進步性，原處分並無違誤等語置辯。
四、本件兩造及參加人對於事實概要欄所述之事實均不爭，此有新型專利說明書及其圖式、專利舉發申請書、中華民國專利公報、原處分、美國專利公報附於原處分卷可稽，堪認為真實。
五、按系爭案審定核准時專利法第97條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」第98條規定：「（第1項）凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請新型專利者，不在此限。二、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。（第2項）新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」又按第105條準用第72條第1項後段規定：新型專利有違反第97條及第98條之情事，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。依以上規定可知，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由舉發申請人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭案有違專利法之規定，被告自應為舉發成立，撤銷專利權之處分。是本件之爭執，厥在於系爭案是否係運用申請前既有之技術或知識，而熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效？亦即系爭案較諸引證案是否不具進步性？
六、經查：㈠按被告83年11月25日公告之專利審查基準第2-2-17頁規定：
「〔熟習該項技術者〕，係指虛擬成、於申請專利當時具有該新型所屬技術領域之技術常識；能運用研究、開發等一般技術性手段(指依據既有之技術或知識之基礎，經由邏輯分析、推理或試驗而得之技術手段)，以發揮一般創作能力，例如選擇材料或變更設計等，並將當時該新型所屬技術領域之技術水準，化為其本身之知識者而言。」「〔輕易完成且未能增進功效〕，係指並沒有運用優於熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展，卻輕易由先行技術可推論出並完成者。亦即，申請專利之新型具有能產生某一新功效、或增進新型之某種功效時，即認為熟習該項技術者所非能輕易完成。」第2-2-18頁規定：「判斷是否能輕易完成時，准予將2件或2件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合；准予先前技術(priorart)之各片斷部相互組合。惟上述之組合均係以熟習該項技術者，於申請當時(若有主張優先權者，則指有效優先權日)所能輕易完成且未能增進功效為限，並注意下列事項：（一）文獻之組合部分應注意事項1.應假設熟習該項技術者，如遭遇申請專利之新型所欲解決之問題時，是否能輕易組合所引証文獻之技術內容，以解決該問題。例1.組合2件或2件以上之文獻內容後，與申請專利之新型其必要的技術內容，在本質上如無法相切合時，則此等文獻之組合，通常視為非輕易完成。2.文獻之技術內容屬於非類似、非接近或無關的技術領域者，則其組合通常視為非輕易完成。3.組合的不同文獻，其數量愈多，通常視為非輕易完成。」核以上規定與專利法之立法目的「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」（專利法第1條參照）相符，被告於審查系爭案是否具有進步性時資為依據與基準，依法自值尊重，合先敘明。
㈡查原處分以引證1係針對目前裝潢用貼皮面所作之結構改良
，有別於PVC塑膠貼皮之材料構造及使用效果，係包括下列各質層：一原木皮層，乃由原木樹材以機械化加工方式予刨成極度薄質之皮膜，使其薄形之皮膜得以適當捲繞存置；一壓克力膠層，為濃度適中之黏膠層，可運用噴佈或塗覆之加工施設於前述原木皮層之底面，且達一定之均勻分佈要求；及，一具PE防水層之背膠紙層，為當壓克力膠於均勻分佈於原木皮層上後，於未乾涸前予貼合於壓克力膠層上，成一背膠自黏之撕紙；整體再經由自動化將原木皮緣邊裁平後，達到一種非為PVC膠皮之原木皮裝潢用貼皮黏合構造，適於木工裝潢工作所需者。引證2為利用指型接頭進行木料連接的方法。雖引證1、引證2分別與系爭案個別比較結構不完全相同，難以證明系爭案不具新穎性；然引證1揭露系爭案「由一木膜層於下緣形成一固定膜層，而使木膜層不易沿木紋而裂開，又於固定膜層之下緣形成黏膜層，而使木紋薄片具有自黏性」之結構，引證2則揭露系爭案特徵「該木紋薄片於一邊或一對邊形成連續之鋸齒狀後，再由數片相接並轉捲成捆，俾達木紋薄片具有延長長度及使用之便利效果」之技術手段，顯系爭案為引證1、2公開習用技術之簡單結合，未能提昇原有功能，不具進步性，是原處分關於進步性之認定，核係依前揭之說明而為審查，於法並無不合。
㈢至原告主張並無可採，茲說明如下：
⒈系爭案創作說明記載：「習用之木紋薄片（10）（如第1
、2圖所示），其係為一定尺寸大小之乾木膜層（11）於其下緣形成一固定膜層（12）所構成，又該習用之木紋薄片（10）為達到膠附貼飾之目的，其需於上膠後方能黏貼於欲裝飾之物體（14）上，又該習用之木紋薄片（10）其係為一乾木膜（11）與一固定膜層（12）所構成，是故，如直接上膠則有可能造成，所上膠之水份被乾木膜（11）所吸收，而乾木膜（11）之表面水份分佈不均而產生皺紋，因此熟悉此項技術者之施工者，係於上膠前先將該習用之木紋薄片（10）浸過水後，再進行烘乾，使水份均勻分佈於木紋薄片（10）之表面後，再進行上膠貼合及拋光修飾之動作，於使用上實為不便且極為耗時費工，又該木紋薄片（10）有一定之尺寸限制，是故，當欲裝飾之物體尺寸大於木紋薄片（10）時，則需數片木紋薄片（10）拼合使用，故此施工者之技術不純熟，則將使木紋薄片（10）之拼合處接縫（13）清楚顯露，進而破壞裝飾物（14）之整體美觀」此見於系爭案說明書第4頁，可知系爭案所稱木膜層於下緣形成一固定膜層係為習用技術，而系爭案所欲解決之技術問題在於如何便利地黏貼木紋薄片且如何便利地拼接木紋薄片；再系爭案創作說明記載：「本創作之主要目的，係在提供一種具有自黏性之木紋薄片，其係於木膜層之下緣形成一固定膜層再於固定膜層之下緣形成黏膜層，又再於黏膜層下緣貼附保護層，而能使木紋薄片其自黏性，進而增進其使用之便利者」「本創作之又一主要目的，係在提供一種具有自黏性之木紋薄片，其係將單一之木紋薄片於一邊或二對邊形成連續之鋸齒狀，再令數木紋薄片互相拼接，並轉捲成捆以利大裝飾物施工之便利性者。」此見於系爭案說明書第5頁，故系爭案之技術特徵即在於以「由一木膜層於下緣形成一固定膜層，而使木膜層不易沿木紋而裂開，又於固定膜層之下緣形成黏膜層，而使木紋薄片具有自黏性」之結構及「該木紋薄片於一邊或一對邊形成連續之鋸齒狀後，再由數片相接並轉捲成捆，俾達木紋薄片具有延長長度及使用之便利效果」之技術手段。
⒉查依引證1之申請專利範圍第1項記載：「.一種木工裝潢
原木皮黏合構造，係針對目前裝潢用貼皮面所作之結構改良、有別於PVC塑膠貼皮之材料構造及使用效果，係包括下列各質層：一原木皮層，乃由原木樹材以機械化加工方式予刨成極度薄質之皮膜，使其薄形之皮膜得以適當捲繞存置；一壓克力膠層，為濃度適中之黏膠層，可運用噴佈或塗覆之加工施設於前述原木皮層之底面，且達一定之均勻分佈要求；及，一具PE防水層之背膠紙層，為當壓克力膠於均勻分佈於原木皮層上後，於未乾涸前予貼合於壓克力膠層上，成一背膠自黏之撕紙；整體再經由自動化將原木皮緣邊裁平後，達到一種非為PVC膠皮之原木皮裝潢用貼皮黏合構造，適於木工裝潢工作所需者。」此有專利公報附於原處分卷可按，是被告認引證1利用原木皮層、壓克力膠層、背膠紙層及棉質結構重疊的特徵，與前揭系爭案之重疊結構特徵相同，其木膜層、固定膜層、黏膜層與保護層之功效也完全與引證1相同，洵屬有據。又原告主張引證1壓克力膠層再包括一「綿質」，而所謂綿質之功能在於該綿質層具有吸水性，可防止壓克力層之水份大量滲出於原木皮層，故此點亦與系爭案中所利用之固定膜層目的及功能不同云云，惟查原告所稱者係引證1申請專利範圍第3項即附屬項，此無足以推翻引證1已揭示系爭案之上開技術特徵之事實，附予敘明。
⒊再查引證2為一種利用指型接頭進行木料連接的方法，依
其第5圖及第9圖之木材相對接示意圖所示，其已揭示系爭案第3圖（分解立體圖），易言之，其已揭示系爭案之另一特徵「該木紋薄片於一邊或一對邊形成連續之鋸齒狀後，再由數片相接並轉捲成捆」之接合技術手段，且引證案所揭示之此種接合技術手段同在追求具有延長長度及使用之便利效果，並不因其組接材料與系爭案之木紋薄片厚度不同而有差別，被告認此為公開習用技術之簡單轉用，且系爭案為引證1、2公開習用技術之簡單結合，未能提昇原有功能，不具進步性，亦屬有據。
七、綜上所述，原告之主張，尚非可採，原處分認系爭案有核准審定時專利法第98條第2項不予新型專利之事由，就參加人之舉發申請為成立之審定，並撤銷原告之專利權，認事用法，並無違誤，訴願決定，遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段、第218條、民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。
中華民國94年9月2日
第三庭審判長法官王立杰
法官黃本仁法官王碧芳上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國94年9月2日
書記官葉瑩庭