裁判字號：臺北高等行政法院91年訴字第3244號判決
裁判日期：民國92年09月10日
裁判案由：新型專利異議
臺北高等行政法院判決九十一年度訴字第三二四四號
原告甲○○訴訟代理人 蔣文正 律師複代理人 桂齊恆 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同右訴訟代理人丙○○
戊○○丁○○
參加人乙○○右當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年六月十七日經訴字第○九一○六一一三五九○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：參加人於民國（下同）八十七年六月十九日以「可使用多尺寸釘體之訂書機結構改良」向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以其不符合系爭專利核准審定時專利法第九十七條、第九十八條第一項第二款及第二項所定之新型專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於九十年十二月十九日以（九○）智專三（三）○四○六四字第○九○八九○○二四六七號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈原處分及訴願決定均撤銷。
⒉被告應為異議成立之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭專利是否有違核准審定時專利法第九十八條第一項第二款新穎性之規定？㈠原告主張：
按系爭專利原核准時專利法第九十七條規定有：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」又同法第九十八條第一項第一款規定：「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。」惟查系爭專利於專利申請前，有相同之新型申請在先並經核准專利，系爭專利明顯有違前揭法條之規定，自應撤銷其不當之暫准專利權，方為合法合理。但查：
⒈查系爭專利係為第00000000號「可使用多尺寸釘體之訂書機結構改
良」新型專利案，於八十七年六月十九日提出申請，公告於九○年一月一日，公告號為第四一七五七一號，系爭專利之申請專利範圍，主要界定在於：
一種可使用多尺寸釘體之訂書機結構改良，其中，具有一底座，底座一端具有樞部配合樞軸與主釘軌、按壓臂樞接，並以一回復彈簧頂持於主釘軌與底座間，而按壓臂另端向下突伸出一推釘板以利釘體訂書推移，於按壓臂之中段處，另樞接一拉柄，而拉柄之另端與一推釘座拉引，而其特徵係在：主釘軌內另覆合設有一小尺寸之副釘軌，而於推釘座相對設有不同尺寸之主、副推釘部，而於主釘軌與副釘軌間另穿套一導軸，以利副釘軌推移動作之導引，可使單一訂書機分別安裝大、小尺寸不同之釘體，以提供多尺寸用途之結構形態者。而引證案之申請日期在系爭案之前，而審定公告日晚於系爭案之申請日，故得以作為系爭案違反專利法第九十八條第一項第二款所規定之擬制新穎性。由證據二之被告所編印之專利審查有準第2-2-11頁當中對於「有相同之新型申請在先並經核准專利」之判斷方式有極詳盡的說明：「‧‧‧又，此處所指之他件新型申請案，雖係指其申請專利之範圍之「請求項所載新型」而言，但當後申請案之新型，雖未記載於先申請案之新型申請專利範圍中，而已揭露於先申請案之新型說明或圖式內時，基於先申請案之新型在審定公告前，申請人尚得依專利法第一百零五條準用第四十四條第一款規定，補充修正記載於申請專利範圍中，因此在認定先申請案之新型是否為本條款所規定之「相同之新型」時，除考量其申請專利範圍外，凡在新型案說明或圖式有記載之新型，亦包涵在內。」故被告在專利異議審定書當中將兩案之申請專利範圍之構件數量、組合作用型態作比較，並且在準備程序當中指稱擬制新穎性係指申請專利範圍之構件逐一比對之方式並無不妥之認事方式顯然有違審查基準之規定。
⒉被告作成「異議不成立」的主要理由內容略為：
引證案與系爭專利比較，引證案雖設有底座、導座、外壓蓋、頂壓蓋等組合，然此等乃習用構造型態，引證案係於導座與置釘匣間形成有間隔距離，置釘匣內設有釘針推塊，導座之封緣面上設有彈性調整片、控制片及封蓋片等推釘結構；而系爭專利於主、副釘軌間並未形成間距，推釘座並同時形成不同尺寸之主、副推釘部，故兩案相對構件數量、組合作用型態各異，而系爭專利主要以單一推釘座進行推釘動作，顯已具有其特定標定的作用，兩案構造非屬簡單等效轉用，引證案不足以證明系爭專利不具新穎性。訴願決定機關作成「訴願駁回」之訴願決定書內容，除了再度提及系爭專利之結構特徵說明之外，係完全直接抄錄被告於異議審定書揭示之審查理由，其他並無特殊或進一步之說明，因此不再重覆贅述。
⒊綜觀前述被告的異議審查理由及原決定機關於訴願決定書所執之理由，明顯
均極不合理且違法，根本無法令原告信服，因此依法提出行政訴訟。對於被告與原決定機關之違法及不當作法，原告提出說明如后：
⑴被告未以系爭專利與引證案之技術內容比對，而針對申請專利範圍部分進行比較，其審查理由不完備，應屬於不適用法規及違反經驗法則之違法。
①被告於八十三年十月頒訂發行的「專利審查基準」第2-2-15揭櫫：
「先申請並經核准專利之發明案或新型案所記戴之技術，應就該先申請案之說明或圖式所記載之事項來認定。其認定可參酌該先申請案申請當時之既有技術。如參酌該先申請案申請當時之既有技術而可導出之事項，亦可作為先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術之認定基礎。」②由前開引述「專利審查基準」內容可知：判斷一件專利案是否具備「新
穎性」，應是將系爭案之技術特徵與引證案所有專利內容作比較而不是將兩案之構件數量、組合作用型態加以逐一比對，換言之，引證案之特徵內容為何，應不影響系爭案之技術內容已被揭露之事實。然而，被告在專利異議審定書當中卻是反其道而行，先載引證案所有構成之最佳實施例，再與系爭案比對，如此作為不僅無法正確地判斷系爭案是否具有新穎性，亦有違經驗法則。
③惟從被告及原決定機關所提出的審查理由均可以清楚得知，被告明顯係
以構件逐一比對的方式進行審查，而未依照先申請並經核准專利之發明案或新型案所記戴之技術加以與系爭專利比對，即草率地以「兩案相對構件數量、組合作用型態各異，而系爭專利主要以推釘座進行推釘動作，顯已具有其特定標的作用，兩案構造非屬簡單等效轉用，引證案不足以證明系爭專利不具新穎性。」，即逕為「異議不成立」之處分，明顯違反「專利審查基準」揭示之審查判斷原則。
④由前述已知擬制新穎性之判斷方式，是將申請在後之專利案的申請專利
範圍與申請在先之專利說明及圖式作比較，而被告在異議審定書之審定理由第（三）點述及關於引證案與系爭案比較，引證案雖設有底座、導座、外壓蓋、頂壓蓋等組合乃習用構造型態，此為兩造所不爭，亦即，系爭案關於申請專利範圍前序部分與引證案相關之結構均當習知，進而僅將系爭案「其特徵」範圍之技術與引證案比較，而系爭案獨立項當中，其特徵所界定之範圍係於主釘軌內另覆設有一小尺寸之副釘軌，而推釘座以相對設有不同尺寸之主、副推釘部，而於主釘軌與副釘軌間另穿套一導軸，以利副釘軌推移動作之導引，可使單一訂書機分別安裝大、小尺寸不同之釘體，以提供多尺寸用途之結構形態者。前述系爭案所界定之範圍即如證據五所示，由證據五之對照圖可知，被告認為系爭案與引證案不同處在於其特徵之後所界定之範圍，然而其構件均已揭示於引證案之第一圖當中，並且由前述之系爭案說明書可知，其主、副釘軌之直立側壁之間具有間隙，此部分亦與引證案相同，並且均為可供大、小釘體放置，故系爭案之構件為引證案所揭示而不具新穎性乃不爭之事實。
⑤復觀證據五之系爭案與引證案對照圖，雖然系爭案之推釘座（４０）具
有主、副釘座（４１）（４２），而引證案之釘針推蓋（１７）則未有如是之設計，但如證據六所示專利審查基準該2-2-15頁記載「先申請並經核准專利之發明案或新型案所記戴之技術，應就該先申請案之說明或圖式所記載之事項來認定。其認定可參酌該先申請案申請當時之既有技術。如參酌該先申請案申請當時之既有技術而可導出之事項，亦可作為先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術之認定基礎。」系爭案之推釘座（４０）與引證案之釘針推蓋（１７）相較，僅是設為內外兩層者以分別推抵小釘體、大釘體，如是設計乃是一般訂書機之推釘塊所輕易導出者，亦不具新穎性。
⑥「專利審查基準」係被告對外公布的內部審查作業規定，對被告的審查
人員具有拘束力，審理本異議事件的審查人員未依照「專利審查基準」規定的審查判斷方式進行審查，其審查理由明顯不完備，所為之處分當然為構成瑕疵之行政處分。
⑵被告所認知之事實有誤認，系爭專利與引證案均設置有間隙：
被告所認為引證案在申請專利範圍當中記載導座與置釘匣之間有間距，而系爭案則沒有，然而，由證據三之系爭案之創作說明（３）至創作說明（４）記載「該大釘體（７０）係靠主推釘部（４１）頂推，小釘體（７１）係靠副推釘部（４２）頂推，且大釘體（７０）係架設跨於副釘軌（５０）之外側面，小釘（７１）係架設跨於副釘軌之（５０）之內側面」，又在系爭案創作說明（５）第三段更具體說明「大尺寸小釘體（７０）係安置於主釘軌（２０）與副釘軌（５０）之直立側壁間，而小尺寸之釘體
（７１）則置於副釘軌（５０）兩側壁間，可分別為推釘座（４０）之推釘部（４１）與副推釘部（４２）推動者。」故雖然系爭案在圖式當中未予表示，但上述文字已極具體地說明主釘軌（２０）與副釘軌（５０）之所立側壁間具有間隙，以供大釘體（７０）放置，其具體的表現則是如證據四所示，而被告卻一再表示系爭案在主釘軌與副釘軌之間未設間隙，試問，倘兩者之間無間隙，如何供大釘體（７０）跨設於副釘軌（５０）上，又如何分別，推釘座（４０）之主推釘部（４１）與副推釘部（４２）推動。由前述可知被告所認知系爭案無間隙，與引證案具有間隙不同之認知顯然與事實不符。
⑶系爭專利結構特徵實質上已經喪失「新穎性」，系爭專利不具可專利性。
①被告於異議審定書中，已謂：「引證案與系爭專利比較，引證案雖設有
底座、導座、外壓蓋、頂壓蓋等組合，然此等乃習用構造型態，‧‧‧」，既此部分之結構為習用構造型態且無爭議，即不再詳細比對，再經引證案（先申請並經核准專利案）之技術內容及參酌當時既有技術可導出之事項比對，系爭專利之主、副推釘部分別呈間隔狀設於該主釘軌及副釘軌內，而引證案之釘針推塊及釘針推蓋分別設置於該置釘匣及導座內，且兩案由設置之動作形態及結構內容而言，均能分別推不同尺寸之釘體，因此兩案安裝之空間型態及使用方式均相同，均能提供不同尺寸的釘針使用結構，至於引證案之推釘結構，係為訂書機釘針切換之結構，而不影響引證案在「可供不同尺寸的釘針使用結構」部分已揭露出系爭專利之結構特徵。
②另外於原決定內容所述「引證案當無所謂捨棄此特徵部分後再與系爭專
利比較」，事實上，誠如前開引述之「專利審查基準」內容：「先申請並經核准專利之發明案或新型案所記戴之技術，應就該先申請案之說明或圖式所記載之事項來認定‧‧‧」，因此引證案之特徵部分是否為推釘結構，應不影響系爭專利為引證案部分內容之等效設計，引證案之技術內容已揭露系爭專利申請專利範圍結構之事實。
⑷將系爭案之申請專利範圍所載與引證案相較可知，系爭案之內容已揭示於引證案而不具新穎性：
如起訴附件二所示是系爭案申請專利範圍獨立項所載之構件（如元件標號以螢光筆塗佈之構件），將該等構件與起訴附件三之引證案圖式比對（為了便於辨認，將相應之構件以相同顏色塗佈），一經比對，不難看出，系爭案之獨立項當中所載技術特徵已被引證案所揭示。
⒋綜上所述，系爭專利所強調的各點技術特徵，在實質上已經為引證案所具體
揭示，明顯為不具新穎性的習知技術，系爭專利明顯違反核准時專利法第九十八條第一項第二款之規定，實無專利性可言。被告及原決定機關完全未依規定將引證案之技術與系爭專利進行比對，其對於本異議事件的審查作法及理由，明顯為不當違法，確有依法撤銷之必要，為此謹請撤銷被告違法不當之處分及原決定機關之決定，並命被告為異議成立之處分。
㈡被告主張：
起訴理由略謂：原處分針對申請專利範圍部分比較，屬於不適用法規及違反經驗法則；原處分認知事實有誤，兩案均設有間隙；系爭案已喪失新穎性；系爭案明顯違反專利法規定，原處分為不當違法云云。惟被告論究系爭案與引證案（即第00000000號「可配合不同大小釘針的訂書機結構」專利案）已就兩案整體技術內容比較，並參酌相關既有技術所可導出之事項，故原處分審定理由中指明：「引證案雖設有底座、導座、外壓蓋、頂壓蓋等組合，然此等乃習用構造型態，引證案係於‧‧‧兩案構造非屬簡單等效轉用」，起訴理由所指過於斷章取義，顯已偏離事實；而申請專利範圍乃專利申請人所主張之技術內容，自仍屬專利案論究之重要根據，是以原處分審定並未違背被告「專利審查基準」之相關規定。原告以訴願證物五（即系爭案第三圖）指稱系爭案亦形成間距；惟原告所指明顯罔顧事實，蓋系爭之「間距」乃指引證案申請專利範圍中所主張：置釘匣與導座間形成有「間隔距離」，俾由一釘針推蓋包覆於置釘匣之上，此係可參考引證案第一、四圖看出；至於系爭案第三圖，實無從看出主、副釘軌間形成有間距，而於系爭案第五圖中之間距係為安裝釘體之間距，此乃任何釘書機構所必有者，與原處分特指引證案具有之間距自不應混為一談，故原告之認定，已與事實不符，此於系爭案訴願答辯理由中均已敘明，實不應再提出混淆。至於兩案雖均可用於推動不同尺寸釘體，然新型係以構造為其構成之技術內容，系爭案以單一推釘座同時形成不同尺寸之主、副推釘部，在簡化構件、空間安排之整體組合上已有創新，顯符合新穎性之規定。故所訴理由皆不足採。綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人經合法通知未曾到場，亦未提出書狀作何陳述。
理由
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法取得新型專利，為系爭專利核准審定時專利法第九十七條暨第九十八條第一項前段所規定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第九十七條至第九十九條規定者，依法得自公告之日起三個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭專利有無違反專利法規定之情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
二、本件參加人於八十七年六月十九日以「可使用多尺寸釘體之訂書機結構改良」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，公告期間，原告以其不符合系爭專利核准審定時專利法第九十七條、第九十八條第一項第二款及第二項所定之新型專利要件，檢具八十七年六月二日申請，八十九年一月十一日審定公告之第00000000號「可配合不同大小釘針的訂書機結構」新型專利案（即引證案），對之提起異議，案經被告審查，認系爭新型專利案，主要具有一底座與主釘軌、按壓臂樞接，回復彈簧頂持於主釘軌、底座間，按壓臂向下突伸一推釘板，按壓臂中段另樞接一拉柄，拉柄另端與一推釘座拉引，其特徵在於：主釘軌內另覆合一小尺寸之副釘軌，推釘座相對有不同尺寸之主、副推釘部，主、副釘軌間另穿套一導軸，以利副釘軌推移動作；而引證案審定公告日期為八十九年一月十一日。晚於系爭案申請日八十七年六月十九日，不得據以作為系爭案不具進步性之論據；又引證案主要於底座上樞設一外壓蓋，導座與底座間裝有回復彈簧，導座內設有置釘匣，置釘匣與導座間形成間隔，置釘匣上設有推釘結構；引證案與系爭案比較，引證案雖設有底座、導座、外壓蓋、頂壓蓋等組合，然此等乃習用構造型態，引證案係於導座與置釘匣間形成有間隔距離，置釘匣內設有釘針堆塊，導座之封緣面上設有彈性調整片、控制片及封蓋片等推釘結構；而系爭案於主、副釘軌間並未形成間距，推釘座並同時形成不同尺寸之主、副推釘部，故兩案相對構件數量、組合作用型態各異，而系爭案主要以單一推釘座進行推釘動作，顯已具有其特定標的作用，兩案構造非屬簡單等效轉用，引證案不足以證明系爭案不具新穎性，乃為「異議不成立」之處分。原告不服，依序提起訴願、行政訴訟；兩造之主張各如事實欄所載，原告對引證案不得作為論究系爭案是否具進步性之論據，已不再爭執，故兩造爭點僅在於系爭案是否有違核准審定時專利法第九十八條第一項第二款新穎性之規定而已。
三、經查，引證案與系爭案比較，引證案雖設有底座、導座、外壓蓋、頂壓蓋等組合，然此等乃習用構造型態，引證案係於導座與置釘匣間形成有間隔距離，置釘匣內設有釘針堆塊，導座之封緣面上設有彈性調整片、控制片及封蓋片等推釘結構；而系爭案於主、副釘軌間並未形成間距，推釘座並同時形成不同尺寸之主、副推釘部，故兩案相對構件數量、組合作用型態各異，而系爭案主要以單一推釘座進行推釘動作，顯已具有其特定標的作用，兩案構造非屬簡單等效轉用，引證案不足以證明系爭案不具新穎性。原告雖稱系爭案於導座、置釘匣間亦形成間隔距離云云；惟查引證案係於導座、置釘匣之間形成有間隔距離，使置釘匣上分別設有推動置釘匣內及跨設在置釘匣上釘針的推釘結構（即彈性調整片、控制片、封蓋片及釘針推蓋等），故原處分之理由中所指之間距，並非指用於安裝釘體，蓋此等安裝釘體之間距早已存在於任何釘書機構造中，而係指系爭案中用於安裝推釘結構之間距，兩者自不得混為一談。系爭案於主、副釘軌間既未形成「間距」，僅單純以單一推釘座進行推釘動作，自難謂與引證案屬同一構造；原告僅以引證案部分構造作為比較之依據，當非屬客觀公正。至於兩案雖均可用於推動不同尺寸釘體，然新型係以構造為其構成之技術內容，系爭案以單一推釘座同時形成不同尺寸之主、副推釘部，在簡化構件、空間安排之整體組合上已有創新，顯符合新穎性之規定。綜上所述，引證案尚不足以證明系爭案違反前揭專利法第九十八條第一項第二款新穎性之規定，被告所為「異議不成立」之處分，揆諸首開說明，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，並命被告為異議成立之處分，均無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十二年九月十日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官李得灶
法官闕銘富法官吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十二年九月十五日
書記官陳清容