裁判字號：智慧財產法院98年行專訴字第82號判決
裁判日期：民國98年11月26日
裁判案由：新型專利舉發
智慧財產法院行政判決
98年度行專訴字第82號民國98年11月12日辯論終結原告建大工業股份有限公司代表人甲○○送達代收人乙○○訴訟代理人 楊承彬 律師被告經濟部智慧財產局代表人丙○○訴訟代理人戊○○
己○○
參加人華豐橡膠工業股份有限公司代表人丁○○訴訟代理人 張益隆 律師上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部民國98年7月1日經訴字第09806114530號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告前於民國95年2月15日以「輪胎之側邊胎壁防切割結構」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號進行形式審查准予專利後，發給新型第M296164號專利證書。嗣參加人華豐橡膠工業股份有限公司以其違反專利法第94條第1項前段、第94條第1項第1款、第4項及第108條準用第26條第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。經被告審查，認系爭專利有違專利法第94條第4項之規定，於98年
4月3日以（98）智專三（三）05018字第09820189360號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，亦為經濟部於中華民國98年7月1日以經訴字第09806114530號訴願書為訴願駁回之決定，原告不服，提起本件行政訴訟，本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告起訴聲明請求訴願決定與原處分均撤銷，並主張如下：
（一）參照舉發證據2或證據3專利之專利說明書全文，全然未有提及有關輪胎胎壁之補強功能之論述者，是被告憑空認定證據2及證據3專利亦揭示有防切割功能，已有認定事實，不憑證據之違法。又參照證據2專利之專利說明書圖式第3圖及證據3專利之專利說明書圖式第3圖及第5圖等實施例，則不論係證據2所揭示之反光附加夜光圖案，或證據3所揭示之反光附加夜光條，均僅係將「反光積層結構」施設於輪胎側邊之局部而已，自無從達成對於整體輪胎之「補強輪胎胎壁」功能；而由此反面更可證，不論係證據2或證據3專利，均僅係針對輪胎之局部所為之創作，自然未含有絲毫有關整體「輪胎防切割功能」之創作思想，是被告認定證據2及證據3專利已揭露輪胎防切割之技術特徵云云，顯已溢出證據資料所能呈現之範圍，而有違證據法則。
（二）對照系爭專利與證據2、證據3專利之技術內容，及被告所作成之上開原處分決定之理由可知，被告於判斷原告系爭專利之「進步性」時，未以系爭專利整體所欲解決之問題及解決問題之技術手段為出發點判斷，又於引用證據2、證據3專利所揭示之先前技術時，亦未顧及先前技術所欲解決之問題、解決問題之技術手段，以及最終之功效，僅籠統地以證據2、證據3專利之技術特徵中，包含有「玻璃珠表層、金屬鍍層以及塗覆橡膠樹酯塗料之纖維補強層」等要素為由，即逕謂同樣包含「金屬微粒」、「礦石微粒」及「黏膠」要素之系爭專利「不具進步性」，顯已違反「專利審查基準」中關於進步性判斷之基本原則。又原告系爭專利就「金屬微粒」、「礦石微粒」及「黏膠」等構成要件要素之安排，係以「未限定條件」之「混合」為結構型態，並以達成防切割功能為目的；而被告所舉證據2、證據3專利中有關「玻璃珠表層」、「金屬鍍層」以及「橡膠樹酯」等要素，係為了達成「反光」之功效，而為一具有「嚴格限定條件」之「積層結構」型態，是此二者整體所揭之技術特徵，以及所欲達成之功效，均有明顯之差異，被告對此未為審酌，逕認由證據2或證據3專利即得證明系爭專利不具有進步性云云，實有違誤。且若採取被告之上開論斷方法，逕以「構成要件要素之有無」作為「進步性有無」之判斷標準，則就專利實務上所承認之「轉用發明」、「用途發明」、「省略技術特徵之發明」、「組合發明」、「選擇發明」等，均將遭到否定，以上開證據2、3專利為例，上開證據3專利係引用並包含公開在先之證據2之相同構成要件要素，則證據3專利豈不當然不具有「進步性」，故由此等反面之例子加以檢視，即更可顯見本件被告就系爭專利有無「進步性」之判斷上，確有重大之違誤。
（三）縱使從寬認定原告系爭專利之「金屬微粒」、「礦石微粒」及「黏膠」等技術特徵，已為被告所舉證據2或證據3專利所揭露，惟參照證據2專利專利說明書之「中文創作摘要」內容所載，其所欲達成之功效係：「本創作具有反光附加夜光圖案之輪胎，包含一反光積層結構與一夜光層，該反光積層結構嵌入該輪胎表層中，而該夜光層藉由一隔離層以一特定圖案附著於該反光積層結構的部分表面上為其特徵者，俾使本創作輪胎在夜間黑暗中同時兼具有光線反射效果與自行放射出夜光效果之圖案，並作為夜間行車警示作用。」；另證據3專利所欲達成之功效，亦係：
「提供在夜間同時兼具有光線反射效果或自行放射出夜光效果之警示作用。」，顯然未揭露有關輪胎「防切割結構」之功效或「防切割結構」之空間安排，是原告運用「金屬微粒」、「礦石微粒」及「黏膠」等構成要件要素所創之「輪胎之側邊胎壁防切割結構」，較之證據2或證據3專利，即顯然具有「無法預期之功效」，而具有進步性。
三、被告答辯聲明請求駁回原告之訴，並抗辯如下：
（一）舉發證據2之圖式第三、四圖所示其具有反光附加夜光圖案之輪胎，包含一反光積層結構與一夜光層，且由證據2之說明書第7頁揭示：「反光積層結構23的製程步驟係將一樹脂塗料塗佈於一聚酯層上，於該樹脂塗佈層未乾燥前，將一層玻璃微珠植佈入該樹脂塗佈層表面中，而玻璃微珠直徑約為50μ…；於真空下，在外露的玻璃微珠與樹脂塗佈層表面上度上一層金屬鍍層後，再於金屬鍍層上塗佈樹脂塗料以黏貼上一纖維補強層；待乾燥後，再塗覆橡膠樹脂塗料於一纖維補強層上；俟橡膠樹脂層乾燥後，剝除樹脂塗佈層與聚酯層即形成反光積層結構23，最後進行輪胎之加硫成型處理而將反光積層結構23嵌入該輪胎20之表層中…」可知，其中該反光積層結構23（並參圖式第三、四圖）包含：玻璃珠表層、金屬鍍層及塗覆橡膠樹酯塗料之纖維補強層，該等技術亦為在輪胎側邊胎壁表面可形成一種補強層結構，實質上亦具有能達成系爭專利說明書中所載之可防止輪胎側邊胎壁割傷之功效，故系爭專利申請專利範圍第1項至第3項獨立項所述之防切割層，僅為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據2之反光積層的結構特徵顯能輕易完成者，且系爭專利之防切割層技術，係以習知材料微粒黏混而成，藉以防切割，並無不可預期之功效。
（二）又系爭專利申請專利範圍第4項附屬項係進一步界定其中側壁之防切割層係沿胎唇至胎面之2/3距離者，而證據2圖式第3圖所示之輪胎側壁之反光積層結構23沿胎唇至胎面之胎壁間亦略呈2/3寬度之距離，故證據2足以證明系爭專利申請專利範圍第1項至第3項獨立項及第4項附屬項不具進步性。復查，證據3之圖式第三、四圖揭示其具有反光附加夜光條之輪胎，包含一反光條之積層結構、一隔離層與一夜光層，又由證據3之說明書第6頁揭示：「反光條21之積層結構的製程步驟係將一樹脂塗料塗佈於一聚酯層上，於該樹脂塗佈層未乾燥前，將一層玻璃微珠植佈入該樹脂塗佈層表面中…；於真空下，在外露的玻璃微珠與樹脂塗佈層表面上度上一層金屬鍍層後，再於金屬鍍層上塗佈樹脂塗料以黏貼上一纖維補強層；待乾燥後，再塗覆橡膠樹脂塗料於一纖維補強層上；俟橡膠樹脂層乾燥後，剝除樹脂塗佈層與聚酯層即形成反光條21之積層結構，最後進行輪胎之加硫成型處理而將反光條21之積層結構嵌入該輪胎20之表層中…」可知，其中該反光條21之積層結構（並參圖式第三、四圖）包含：玻璃珠表層、金屬鍍層及塗覆橡膠樹酯塗料之纖維補強層，該等技術特徵亦為在輪胎側邊胎壁表面可形成一種補強層結構，實質上亦能達成系爭專利說明書中所載之可防止輪胎側邊胎壁割傷之功效，故系爭專利申請專利範圍第1項至第3項獨立項所述之防切割層，僅為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據3之反光條之積層結構的結構特徵顯能輕易完成者，且系爭專利之防切割層技術，係以習知材料微粒黏混而成，藉以防切割，並無不可預期之功效，故證據3亦足以證明系爭專利申請專利範圍第1至3項獨立項不具進步性。
四、參加人答辯聲明原告之訴駁回，其答辯理由除與被告及原處分相同者外，並主張如下：
原告主張本件系爭專利屬「轉用發明」。惟「轉用發明」係指將某一技術領域之先前技術轉用至其他技術領域之發明。
然若轉用發明僅係轉用相關技術領域的技術特徵，而未產生無法預期的功效，應認定該轉用發明能輕易完成，不具進步性。本件系爭專利係將於輪胎側邊胎壁表面上以玻璃珠表層、金屬鍍層及塗覆橡膠樹酯塗料形成一補強結構之先前技術，轉用於相同之輪胎技術領域內，而達成防切割功能，惟如前所述，原告於申請系爭專利時，本於其通常知識已知橡膠材製作之輪胎本可藉助於橡膠本身具韌性屬性，可具有防穿切割之結構體，業界亦有針對與地面接觸之輪胎胎面，研發出各種防切割之結構體，玆如輪胎製造成胎面形成一防切割層，或增加金屬防刺片，達到較佳防穿切割功效，則於具有韌性屬性之橡膠輪胎外增加一層補強層結構體，實質上能產生防切割功能，並非不能預期，即未產生無法預期的功效，不具進步性，非轉用發明。
五、本院之判斷
（一）按凡可供產業上利用之利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為專利法第93條及第94條第1項所明定。另新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者」，不得申請取得新型專利。為同法第94條第4項所明定。本件被告對於原告以「輪胎之側邊胎壁防切割結構」所申請新型專利，原以第00000000號為形式審查，准予專利，並發給新型第M296164號專利證書。參加人則以該專利有違專利法第94條第1項第
1款、第4項及第108條準用26條第2項之規定，對之提起舉發。經被告審查，認系爭專利有違專利法第94條第4項之規定，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，向經濟部提起訴願，亦經該部訴願審議委員會以相同之理由駁回原告之訴願。故本件爭點應為原告所舉證據是否能證明系爭專利非為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者。
（二）次按專利法近年來歷經多次修正，但關於准予專利之實體要件即產業利用性、新穎性及進步性等規定，雖亦有條次及文字之修正，但其基本原則相同。而專利有無新穎性及進步性之判斷時點，雖應為申請時，但如申請後、審定前之專利法又有變更，則應依審定時有效之專利法關於該要件之規定為斷。查系爭專利核准日期為95年6月13日，有專利公報在卷可按，故本件關於系爭專利有無具備進步性之判斷，應依核准審定時有效之92年2月6日修正公布，並於93年7月1日施行之專利法第94條第4項關於准予新型專利之進步性要件為斷。經查舉發證據2為92年10月1日公告之第00000000號「具有反光附加夜光圖案之輪胎」之新型專利案，而舉發證據3為93年9月11日公告之第00000000號「具有反光附加夜光條之輪胎」之新型專利，兩證據公告日均早於系爭專利95年2月15日之申請日，故證據2、3相對於系爭專利皆可作為其申請前之先前技術而為系爭專利是否具備進步性之判斷。又按依專利法第94條第4項係關於新型專利進步性要件之規定，所謂其所屬技術領域中具有通常知識者依先前之技術顯能輕易完成者，可由該專利申請是否確實在該技術領域中達成無法預期的功效，或解決了長期未能解決的需要，或他人持續努力均告失敗等因素為斷。
（三）經查系爭申請專利範圍共4項，第1至3項為獨立項，第
4項為依附第1、2或3項獨立項之附屬項。其中獨立項第1至3項均係輪胎之側邊胎壁防切割結構，包括輪胎本體、輪胎本體兩側之胎唇、頂面形成與地面接觸之胎面，兩側形成有連接胎唇與胎面之胎壁所構成，其技術特徵為介於胎唇與胎面間之兩側胎壁表面形成一防切割層，該防切割層則係分別由金屬微粒(獨立項第1項)、礦石微粒
(獨立項第2項)、及二者(獨立項第3項)與黏膠混合而成。3項獨立項之差異僅為防切割層內之組成物略有不同。而其第4項即附屬項則為上述輪胎側邊胎壁之防切割結構，其中側壁之防切割層係沿胎唇至胎面之2/3距離。
至其主要目的則為提供一種可防尖銳異物刺穿或切割車體輪胎之側邊胎壁防切割結構(見系爭專利說明書第5頁「新型內容」之第1、2行)。次查舉發證據2、3為同一創作人及申請人，依其申請專利範圍已揭示如系爭專利之輪胎本體、胎面、胎唇和胎壁，雖其並未揭示如系爭專利第1至3項所謂「介於胎唇與胎面間之兩側胎壁表面形成有一防切割層」之技術特徵，但其已揭示「介於胎唇與胎面間之兩側胎壁表面形成有一反光層」，此外並揭示「該反光層係由金屬鍍層、玻璃珠層與樹脂層混合而成」，而使該新型形成一種具有反光附加夜光圖案之輪胎。雖舉發證據2之創作目的係為造成輪胎反光之效果，但其所用之金屬鍍層、玻璃珠層等，特別是金屬鍍層，本極容易使於該技術領域內具通常知識者輕易思及其亦具有防切割之功能，又亦均係以樹脂或黏膠之附合作用將所謂金屬鍍層等或金屬微粒等，嵌入於胎壁表面，故舉發證據2、3已可證明系爭專利第1至3項不具進步性。又第4項即附屬項，僅胎唇至胎面間尺寸之不同，並未見係為特殊功能所設計，該尺寸之變化，亦顯係該技術領域內之通常知識者得以輕易完成，故亦不具進步性。故系爭專利之防切割層技術，係以習知材料微粒黏混合而成，藉以防切割，其所採之技術及所欲達成之功效並無不可預期者，誠屬顯而易知，故系爭專利申請專利範圍第1至4項均為所屬輪胎製造技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，不具進步性。
六、綜上，由以上舉發證據2、3即可證系爭專利申請專利範圍第1至4項均不具進步性，從而被告以系爭專利有違核准時專利法第94條第4項規定，所為舉發成立，應撤銷專利權之處分，於法尚無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告仍執前詞訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國98年11月26日
智慧財產法院第二庭
審判長法官陳國成
法官陳忠行法官蔡惠如以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國98年11月26日
書記官張祐豪