臺灣新北地方法院93年度智字第47號民事判決

裁判字號：臺灣新北地方法院93年智字第47號民事判決

裁判日期：民國95年05月30日

裁判案由：排除侵害等

臺灣板橋地方法院民事判決93年度智字第47號原告德保有限公司法定代理人甲○○訴訟代理人 蘇文生 律師被告東彥鋼品股份有限公司兼法定代理人乙○○共同訴訟代理人 劉承斌 律師共同複代理人 李基益 律師上列當事人間請求排除侵害等事件，本院於民國95年5月2日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
甲、原告方面：
一、聲明：
（一）被告等應連帶給付原告新臺幣（下同）505,000元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5﹪計算之利息。
（二）原告願供擔保請准宣告假執行。
二、陳述：
（一）被告東彥鋼品股份有限公司（以下簡稱：東彥公司）所使用浪板製造機侵害原告新型第105185號專利權：
１、按原告係新型第105185號專利「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」之專利權人，依專利法第106條之規定，原告專有排除他人未經其同意而使用該新型專利物品之權。
２、若被告使用機器未侵害原告專利權，其即無須於鑑定前，將系爭機器中之成形槽拆除：
⑴按中央大學所作第一篇專利鑑定報告明揭：「由於支架係
介於該第一及第二支撐板之間，且壁紙之寬度經由該座板之前後明顯產生變化，因此待鑑定物介於第一及第二支撐板間應有其它適以改變壁紙寬度之裝置」，並據此認原告主張本案鑑定物應具有如對應於專利案之成形槽構件，且該構件疑在民國（下同）94年10月7日鑑定人現場進行勘驗拍照前已被拆除，應為有理。
⑵對照中央大學所作第二篇專利鑑定報告認待鑑定物：「於
該支架前端設置一摺紙裝置，該摺紙裝置主要由成形槽、壓板及壓塊所組成」，可證被告於前揭保全證據程序後，確將系爭機器中之摺紙裝置即成形槽卸除，變更原機器之結構，以脫免侵權責任。
３、按中央大學所作之第一篇專利鑑定報告，認被告系爭機器之技術特徵與原告專利權實質不相同，實乃欠缺成形槽所致。然如前所述，此係導因於被告故意於鑑定前先將成形槽卸除，否則其餘構件均構成實質相同。又中央大學所作第二篇專利鑑定報告附件4所示，經保全證據之被告系爭機器中摺紙裝置確實有使壁紙摺邊，並包覆發泡材料抵緊於浪板底緣而未外溢，與原告系爭專利中成形槽之功能與結果實質相同，顯已構成實質相同之要件。
４、查證人 陳彬 曾製造銷售與本件相同之浪板製造機予訴外人聯大金屬股份有限公司、莊鎮鋼板有限公司及建佳實業有限公司，依據原告就聯大金屬股份有限公司、建佳實業有限公司分別向臺灣新竹地方法院及臺灣屏東地方法院聲請保全證據，所拍攝浪板製造機照片所示，該機器構造不但具有成形槽，且與本件原告專利物相同。又前揭莊鎮鋼板有限公司購自證人陳彬之相同機器，業經臺灣彰化地方法院囑託財團法人臺灣經濟發展研究院鑑定，該公司所使用之浪板製造機產品，其構成要件亦與原告專利權之申請專利範圍構成實質相同。
（二）按「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之」、「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」、「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」、「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任」，專利法第84條第1項、第108條、公司法第23條第2項、民法第184條第1項前段、第185條第1項前段分別定有明文。查被告已自承浪板製造機係向證人丙○購買，復觀鈞院94年度聲字第1241號保全證據事件於94年6月17日現場勘驗結果，被告公司系爭機器仍在運作，且尚有些許已完成之浪板成品，足見被告確有使用系爭機器生產浪板，則被告公司未經原告同意，擅自使用原告享有專利權之機器生產銷售貨品，已屬侵害原告之專利權。又被告乙○○為被告東彥公司負責人，其應知系爭機器為侵害原告專利之物，竟仍繼續使用生產及銷售物品，顯係故意之侵害行為。是原告依前揭規定，自得請求被告東彥公司及其法定代理人即被告乙○○共同負連帶賠償責任。
（三）原告得以被告因侵權行為所得利益計算損害數額：
１、依專利法第108條準用第85條第1項第2款及第3項之規定，新型專利權人依同法第84條請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，計算其損害，於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益；又侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節酌定損害額以上之賠償。而被告公司於保全證據後，明知系爭製造機業經原告主張侵害其新型專利權，竟仍繼續使用，即屬故意侵權，則原告自得請求3倍損害額之懲罰性損害賠償。又被告公司因使用系爭製造機所生產銷售浪板而獲有利益，即屬違反專利法所直接造成之損害，此有臺灣高等法院93年度上字第1074號民事判決可稽。
２、查被告公司自92年1月起使用系爭機器生產隔熱浪板，原告自得請求92年2月1日起至93年12月31日止所受之損害。而原告請求損害數額，依被告公司92年度營利事業所得稅結算申報書，其該年度營業毛利為4,778,566元，則被告公司於上開期間所得利益為4,380,343元，故原告請求被告於前開所得利益範圍內賠償505,000元，自屬有據。
（四）對被告抗辯之陳述：
１、被告辯稱其浪板製造機係由證人丙○與訴外人 周禎祥 所開發，該機器於周禎祥被訴違反專利法之侵權訴訟中，經鑑定未構成侵害云云：
惟查，被告之浪板製造機據其所稱係購自證人丙○，而非前揭判決所涉訴外人周禎祥經營之美穎公司，且被告亦未證明系爭機器與美穎公司所製造者相同，自不足認其未侵害原告專利權。
２、被告辯稱原告專利權業已無效云云：惟查，被告雖稱原告專利權實屬過時落後之技術，該浪板製造機早經業界所習用，然未舉證以實其說，顯不足採。況被告所稱乃專利申請要件之新穎性及進步性要件，然其未對系爭專利提出舉發，自不得主張系爭專利違反專利法第107條第1項第1款、94條第1項第1款之規定。
３、被告辯稱單純使用仿冒品不會造成原告損害，原告僅得禁止其繼續使用云云，惟查：
⑴原告於其專利物品上已有標示專利證書號數，此有其參加
85年全國發明展及開發專利機器照片可稽，被告辯稱原告不得請求損害賠償云云，洵屬無據。
⑵按「專利權人請求損害賠償，並不以實際實施專利為請求
之要件，亦即專利權受有侵害，但未實施專利、生產或銷售產品，不得謂無損害，只要侵害人因侵害行為而獲有利益，依前開規定，即得請求損害賠償。長立公司於保全証據之後明知悉系爭製造機業經被上訴人主張侵害其新型專利權，仍然繼續使用，即屬故意侵權，則長立公司因使用系爭製造機所生產銷售浪板而獲有利益，即難謂非屬違反專利法所直接造成之損害，此部分其辯解尚不足採，被上訴人依據上開規定，請求損害賠償，自屬於法有據」，臺灣高等法院93年度上字第1074號民事判決可資參照。又他人欲實施專利權人之專利權時，應取得專利權人授權並支付權利金，則他人未經專利權人同意或取得授權，即擅自製造銷售專利物品，專利權人亦有無法收取權利金之所失利益。是原告至少受有無法收取使用權利金之所失利益。
三、證據：提出新型第105185號專利證書、公報及說明書、臺灣區機器工業同業公會鑑定分析、臺灣台中地方法院90年度簡上字第18號民事判決、臺灣高等法院台中分院函、原告公司函、中央大學鑑定報告書、臺灣新竹地方法院94年度全字第15號民事裁定、臺灣屏東地方法院95年度聲字第351號民事裁定、財團法人臺灣經濟發展研究院經智研究所專利權侵害鑑定研究報告書、鈞院92年聲字第123號保全證據事件勘驗筆錄、鈞院94年度聲字第1241號保全證據事件勘驗筆錄、臺灣高等法院93年度上字第1074號民事判決、被告東彥公司92年度營利事業所得稅結算申報書、臺灣桃園地方法院95年度聲字第265號民事裁定及勘驗筆錄影本各乙份、照片32幀為證，並聲請向財政部臺灣省北區國稅局中和稽徵所函查被告東彥公司92年度營利事業所得稅結算申報資料（含申報書、核定通知書、進銷存明細表、原料明細表、單位成本分析表、製造費用明細表及財產目錄等）。
乙、被告方面：
一、聲明：
（一）原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
（二）如受不利之判決願供擔保請准宣告免為假執行。
二、陳述：
（一）被告設置之浪板製造機並未侵害原告新型第105185號專利權：
１、參酌中央大學專利侵權鑑定報告結論：「⑴待鑑定物之技術特徵和中華民國新型第105185號專利權之申請專利範圍實質上不相同。⑵然若待鑑定物之結構在現場勘驗拍照前已遭變更，則如前述⑴之結論並不適用之」，顯見被告所有機器與原告專利權並不相同，若原告主張具有上開第2點鑑定意見之情形，自應由其負舉證之責。
２、參照證人丙○證稱：「（法官問：照片之機器是否係證人販售于被告之機器？沒有錯」、「（法官問：該機器是否係證人與周禎祥先生所研發製造？當時之情形為何？）沒有錯是我跟周禎祥所研發的，在臺北縣林口。我原本是作機械的，他原本是我的客戶（周禎祥），是他提供廠房，我提供技術，而共同研發的」，顯見被告設置之浪板製造機係由丙○與訴外人周禎祥共同研發。而原告曾以訴外人周禎祥侵害系爭專利提起刑事自訴，案經臺灣雲林地方法院89年度自字第71號及臺灣高等法院臺南分院91年度上易字第989號判決，均以系爭機器確未侵害原告專利權為無罪諭知，故被告自未侵害原告專利權。
３、再依積極均等論分析，亦認：⑴本專利之左右支架，其作用或功能係做為座板、導槽架以
及二個可調整之上下支輪的固定支架，並提供壁紙由上轉折而下之動線。而待鑑定物缺少左右支架的結構，其框架同時也是壁紙架，亦做為壁紙導輪及成形導板之固定支架，整個框架並能左右調整位置，因此其採用之技術手段及所具有之功能與本專利並不相同，不具備置換性。待鑑定物雖亦提供壁紙由上轉折而下之動線，然動線之效果不同，故自手段、功能及效果分析，不符合均等論。
⑵根據專利說明，本專利係令壁紙捲前端緣二側分別向內端
捲合一摺邊，再令該摺邊經過成形槽，主要係藉成形槽之設置以令壁紙捲之摺邊確實導入輸送皮帶中。而待鑑定物採用之成形導板入口端壁紙平坦進入，由於側導板角度逐漸由入口端的直角而變化至出口端的銳角，且成形導板由入口端至出口端漸內縮，因此產生摺紙之功能而有兩側邊緣上摺之效果，是一種連續漸進之摺紙方法，成形導板常具有提供壁紙平坦通過，配合漸進摺紙，應具有防夾紙之功效。由上可知，本專利與待鑑定物係完全不相同之結構，所採用之技術、手段或方法亦不相同。
⑶本專利壁紙導輪之功能在輔助支撐壁紙材料，令其於此一
幅長中不會下垂，干擾輸送帶之進行。而待鑑定物之壁紙導輪除可繃緊壁紙不使之下垂外，尚具有將上方下來之壁紙動線轉向之功能及效果。比較二者所使用之方法相同，功能及效果亦類似，後者雖多具轉向之效果，然這是使壁紙導入成形導板之必然設計，因此，二者可視為均等。
⑷由於申請專利範圍之文字，僅記載專利之必要構成事項，
其實質內容得參酌說明書及圖示所揭示之目的、作用和效果，故再就本專利所揭示之製成品與鑑定物之製成品進行分析，藉以比較本專利與待鑑定物達成之效果是否均等。參考本專利圖5，本專利於發泡過程中會令摺邊扺緊於浪板底緣，令壁紙捲完全包覆發泡層。而待鑑定物壁紙摺邊有一側並未抵緊浪板而形成開放狀，此側之壁紙乃是以ㄈ型折入浪板底部，使壁紙完全包覆發泡層。故摺邊側緣壁紙緊貼浪板之方式及所達到之形狀、效果，與本專利及專利說明之圖5所揭示之浪板構成圖並不相同，故不符合均等論。
４、按專利法第103條第2項規定：「新型專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」。參照本專利證書之說明及圖示，再比對原審法院履勘所拍攝之採證照，發現上開機器架體上方前端無左右支架之構成要件，亦無座板及成形槽，則系爭第二台機器壁紙導輪之位置及數目與本專利顯不相同。另上開機器所製造浪板成品之壁紙摺邊有一側並未扺緊浪板而形成開放狀，與本專利說明圖5所示之浪板構成圖並不相同，足見該機器結構與原告上開新型專利權範圍並不相同，核與中正大學之鑑定結果相符。
（二）被告並無製造隔熱浪板製造機及從事量產之行為：按「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任」，民事訴訟法第277條定有明文。依證人丙○證述：
「（問：現在賣給我們的機器是否還有瑕疵雙方還在協商，所以還未量產？）是的」、「（問：你剛剛說東彥沒有量產，是因為有瑕疵？有無試車？）是的，因為有瑕疵所以沒有辦法量產。有試車，但試車出來的東西有瑕疵」等語，顯見被告不僅未製造浪板製造機，且買受機器迄今因瑕疵持續測試中，根本尚未開始量產，更遑論販賣，亦即被告尚未有侵害專利權之行為，損害自無從發生。又被告既未有侵害專利權之行為，根本未受有利益，亦未造成損害，顯不符不當得利之要件，則原告主張被告具有製造量產及故意侵害行為，自應舉證以實其說。
（三）原告賠償金額之估算標準不足憑採：再查，原告以臺灣區機器工業同業公會鑑定分析，主張系爭機器產能為每日5,280公尺，每公尺價格為100元，每月工作以25日計算，請求505,000元之損害賠償。而原告另指出被告東彥公司設置系爭機器，與另案嘉宏機械有限公司所製造之機器相同，另案業經臺灣臺中地方法院90年度簡上字第18號判命不得使用確定在案。惟原告引用上開公會鑑定分析係於另案中所作之鑑定，不僅不能拘束本案之判斷，且被告東彥公司所有機器與前開案件並不相同，若原告主張二者機器相同，自應負舉證之責。況該鑑定報告係於88年間所作成，原告引用過時資料評估現今鋼板之價格及產量，要無可採。
（四）縱被告具有使用仿冒品之行為，惟未造成原告任何積極或消極之損害：
１、按「專利人於其專利權被侵害時，固得依專利法第89條第
1項第1款、第2款規定，就其實施專利權通常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益差額，或以侵害人因侵害行為所得之利益，計算其損害賠償額，惟專利法第88條、第89條關於專利權之侵害，為侵權行為損害賠償法之範疇，自有民法侵權行為損害賠償法則之適用，是專利權受侵害者，仍應以客觀上受有損害為限，始得依專利法第89條第1項各款規定，定其賠償金額」，臺灣台北地方法院93年度智字第20號判決意旨著有明釋。若被告設置浪板製造機係仿自原告新型第105185號專利權，即原告產品遭人仿冒時，原告所受損害係販賣專利產品營業收入可能減少之金額，原告上開損害應向實際製造者求償，方屬正辦。至於被告單純使用仿冒品本身難認有何造成原告既有財產減少之情，亦未影響原告銷售本件專利可得預期之利益，故原告至多僅得禁止被告繼續使用，然本件專利排除使用部分，原告既已撤回，自無從再行主張。
２、縱原告因被告使用仿冒品之行為受有損害，然證人丙○證稱「被告買受機器迄今因瑕疵不斷而持續測試中，根本尚未開始量產，更遑論販賣」等語，則原告以92年營利事業所得稅結算申報書作為被告使用系爭機器所得利益，顯屬無稽。況被告公司營業項目眾多，自不得以營利事業所得稅結算申報書作為計算依據。至於故意侵權行為係指明知侵權之客觀成立要件，惟本件是否構成專利權侵害尚屬未定，益徵原告主張被告具有故意侵權之情，不足憑採。
三、證據：提出臺灣高等法院臺南分院91年度上易字第989號刑事判決及91年度重附民上字第256號刑事附帶民事判決、臺灣雲林地方法院91年度重附民字第6號刑事附帶民事判決及89年度自字第71號刑事判決、言詞辯論筆錄、最高法院84年度台上字第2086號判決、臺灣臺北地方法院93年度智字第20號民事判決影本各乙份，照片14幀為證，並聲請訊問證人丙○。
丙、本院依職權調閱本院92年度聲字第123號保全證據全卷，並依兩造合意向國立中央大學機械工程學系聲請鑑定設置於被告東彥公司之浪板製造機是否與原告德保公司所有之第00000000號壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構、專利案（新型105185號專利權）之申請專利範圍相同。
理由
甲、程序方面：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有擴張或減縮應受判決事項之聲明、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款、第7款定有明文。本件原告於起訴後，減縮訴之聲明如其訴之聲明所示（即撤回原訴之聲明第二項之請求），合於上開規定，應予准許，合先敘明。
乙、得心證之理由：
一、原告主張：原告享有系爭新型第105185號專利權，專利期間自83年9月21日起至95年4月21日止，詎被告公司未經原告同意，擅自使用原告享有專利權之機器生產銷售貨品，已屬侵害原告之專利權，又被告乙○○為被告東彥公司負責人，其應知系爭機器為侵害原告專利之物，竟仍繼續使用生產及銷售物品，顯係故意之侵害行為，是原告自得請求被告東彥公司及其法定代理人即被告乙○○共同負連帶賠償責任等語。被告則以：被告設置之浪板製造機並未侵害原告系爭專利權，被告並無製造隔熱浪板製造機及從事量產之行為，即尚未有侵害專利權之行為，損害自無從發生，被告既未有侵害專利權之行為，根本未受有利益，亦未造成損害，顯不符不當得利之要件，原告賠償金額之估算標準亦不足憑採，縱被告具有使用仿冒品之行為，惟未造成原告任何積極或消極之損害等語，資為抗辯。
二、查原告主張其享有系爭新型第105185號專利權，專利期間自83年9月21日起至95年4月21日止，而被告則設置有浪板製造機等情，業據其提出新型第105185號專利證書、公報及說明書為證，且為被告所不爭執，堪信原告此部分主張屬實。
原告主張被告設置之系爭浪板製造機已侵害其新型專利，惟為被告否認，並以前揭情詞置辯。是本件爭點為：系爭被告設置之浪板製造機與原告所有之新型專利，其專利內容是否相同？如相同，原告得否依前揭規定請求被告賠償損害？原告得請求之金額為何？茲先就系爭浪板製造機與原告所有之系爭新型專利之專利內容是否相同探討。
三、則查，系爭原告享有之新型第105185號專利權，其申請專利之範圍為：「一種``壁紙包含發泡材料於浪板內層之板製造機結構``，其主要係於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置左、右支架，於支架頂端再分別固定設置對向之二座板，於座板之內端緣再分別凹入設置具預設深度之成型槽，於座板前下端處再橫支設置二可上、下調整之支輪，並於支架後端連接設置一固定架，於固定架二側配合定位皮帶分別設置導槽架，於架體上端視需要設置之數個壁紙架與支架間再分別設置數壁紙導輪，且於下輸送帶內端配合設置數輸送帶導輪，藉壁紙捲於前端上摺後經成形槽導入上、下輸送帶中為其特徵者」，此有上述新型第105185號專利證書、公報在卷可參，而原告所有之上開專利購件其中之座板、成形槽與被告設置之浪板製造機並不相同，原告所有之專利其支架係成條狀整體跨置橫設於左右支架頂端，支輪係採可上下調整方式，固定架有一，用以支持分置於其兩側之導輪架，被告設置之浪板製造機之支架則係單獨固設於支架頂端之左、右兩側，支輪係採固設方式，固定架有二，同時用以支持圓柱滾輪，是被告設置之浪板製造機與原告之上開專利權之申請專利範圍實質不相同，此據兩造所合意之國立中央大學機械工程學系以「全要件分析」、「文義讀取分析」、「均等論分析」等方式進行鑑定上情明確，有該學系鑑定報告書附卷可憑（見鑑定報告書Ⅰ-3、Ⅰ-11頁），堪信兩者專利內容確有不同。雖原告主張被告於保全證據程序後（即本院92年度聲字第123號保全證據事件），曾將系爭機器中之摺紙裝置即成形槽卸除，變更原機器之結構，以脫免侵權責任云云，然經本院調閱上開保全證據卷，再次送請上述鑑定機關進行鑑定，其結果亦認兩者（送鑑之被告浪板製造機與保全證據卷內之被告浪板製造機）應為相同之標的，此有上述鑑定報告書可資為憑（見鑑定報告書Ⅱ-9、Ⅱ-10頁），是原告指摘被告於保全證據程序後，曾將系爭機器中之摺紙裝置即成形槽卸除，變更原機器之結構，以脫免侵權責任云云，既乏其他積極證據以實其說，所言尚屬無據。
四、綜上所述，系爭被告設置之浪板製造機與原告所有之新型專利範圍實質不相同，被告設置之浪板製造機，即並無侵害原告上開專利權可言。被告既無侵害原告之專利權，則原告依專利法第84條第1項、第108條、公司法第23條第2項、民法第184條第1項前段、第185條第1項前段，請求被告連帶給付原告505,000元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為無理由，應予以駁回。
五、原告既受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。
六、因本案事證已臻明確，兩造其餘主張陳述與所提之證據，及聲請再為鑑定，即毋庸再予審酌及另送鑑定，附此敘明。
七、據上論結：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國95年5月30日
民事第三庭法官邱靜琪以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中華民國95年5月30日
書記官白俊傑