最高行政法院87年度判字第1746號判決

裁判字號：最高行政法院87年判字第1746號判決

裁判日期：民國87年08月28日

裁判案由：發明專利申請

行政法院判決八十七年度判字第一七四六號
原告美商．卡紹基工業責任有限公司代表人甲○○○○○訴訟代理人 林志剛 律師
陳和貴 律師乙○○○○被告經濟部中央標準局右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十七年二月十日台八十七訴字第○五九二二號再訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左︰
主文原告之訴駁回。
事實緣原告（合併前為美商．卡紹基工業合夥事業）於民國八十三年八月二日以其「經設計最適化之組合物及從微結構上設計水泥混合物的方法」係為產生具有所要求的強度和坍度之最低成本水泥混合物所需砂、水泥、粗骨材、水、飛灰、減水劑、輸氣劑及填料之配比之最適化方法等情，向被告申請發明專利。案經編為第00000000號審查，不予專利。原告修正專利說明書，申經再審查結果，仍不予專利，發給八十五年八月三十一日（）台專（玖）○一○六二字第一三三六一六號專利再審查審定書。原告不服，提起訴願、再訴願，均遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：
原告起訴意旨及補充理由略謂：一、本案「經設計最適化之組合物及從微結構上設計水泥混合物的方法」之發明，乃在於解決過去為了找出可產生具有最適性質（如強度、坍度、耐久性）和最低成本等的水泥混合物所需水硬水泥、骨材和水的最適濃度比，而須進行的重覆試驗測試水泥混合物之問題。因此透過本發明，可使實施者依其可取得成份之特性，設計出水泥混合物，而不必再進行繁複而耗費時日的重覆試驗。二、按要設計出具有所需性質的水泥混合物，「慣用的方法」乃是就具有不同組份及／或比例的各批混合物，進行廣泛的嘗試性分批測試（trialbatchtesting），及／或利用依據過去的嘗試性分批測試所建立的表格來設計。以往之此種用以取得混凝土配料設計的嘗試性分批測試，固是一種可得到具有所需強度和坍度之混凝土混合物的方法。惟在嘗試性分批測試時間，欲配製出含有砂、骨材、水泥、水等所需要之成份，而需要再使用其他添料，以能獲得具有不同比例的各種混凝土混合物時，須就各批混凝土混合物測量其坍度（即潮濕混凝土的流動性），然後倒入一個空的柱狀模子裡，令其養護二十八日，隨後把硬化的混凝土柱從模子裡取出，再進行測試以確定其強度。根據這些測試結果，以具有所需坍度和強度的混合物作為設計的配方，如果無一混合物具有所需之坍度與強度，則須進行另一系列的測試，直到找到具有所需性質的混合物為止。使用前述依過去的嘗試性分批測試所建立的表格，只在具有已知性質如粒徑粒子形狀和自然充填密度的成份時才有用（有效）。亦即，實際使用的成份，須與表中所述者，在各方面需幾近相同才可。然而在現實的實際情況下，細骨材、粗骨材，甚至水、硬水泥等成份，在粒徑、形狀與自然填充密度等各方面，在各批之間可能會有很大的差異。根據水泥混合物長期實驗測試的結果所建立的表格與公式，雖有助於縮小待測試混合物的範圍，但由於這些表格與公式是根據異於實際所要使用的成份而得，因此結果往往會有很大的偏差，以致仍需進行嘗試性分批測試。與上述之習用方法相較下，本案是一種不需要重覆測試而可用以設計合成混合物之方法。本案所請方法，在於就任何一批給定的成份定出最適濃度比例，並不需要嘗試性分批測試之步驟。本案之方法是具體地計算出可產生在可流動的未硬化狀態下具有所需坍度，而在養護後亦具所需強度之水合水泥混合物在水硬水泥、骨材及水等成份之最適濃度比。因此透過本發明之方法，就不必等二十八天或以上的時間，即可以定出可呈現所需性質之混合物。再者，依據本案之方法，即使改變材料（例如更換骨材的種類），也可以很快地變更配方，所以本案方法得以找出一種或一種以上的最適配料設計，而不需要對最終的水合水泥混合物進行重覆測試。另外，本案亦提供一種可得到具有所需性質，而且成本最適化的水泥混合物方法。按以各種不同種類與濃度的成份配製水泥混合物時，可能可以得到許多具有所需強度和坍度的不同混合物，但其中卻只有一種是成本最低的。本案即在於提出一種可找出最低成本混合物之方法。三、查原處分及一再訴願決定認定本案有違專利法第二十條第一項前段、第二十一條第一項第五款及第二十二條第三、四項規定而否准本案專利申請之理由主要係為：㈠說明書內容及申請專利範圍所請標的過於籠統，有關操作步驟及條件均缺乏具體數據予以界定，且產物亦無明確成分、種類、比例等，要實施本案所請方法尚須藉助人的主觀意念或經驗始能執行，原因在於：１、本案假設粒子為球形進行計算，而實際上使用的材料有大小、形狀不一之情形，以致計算出來的填充密度與實驗的填充密度有誤差，須用特性參數校正。２、本案並未考慮到可壓縮或形狀不規則材料，如木絲、木屑、發泡曜石、海泡石、石綿、中空砂、玻纖、礦纖等材料，若混合物中含有此等材料，則正確的填充蜜度非經壓縮無法得到。３、本案所指「最適化設計」是針對理想填充密度之最大值而言，並藉以導出合適的坍度。然在水泥混合物之實際運用上，最高的填充密度與機械強度，並不一定符合現場施工之要求與實用性，水泥自平之特性及耐磨與耐蝕之特性，與填充密度之關聯性不大，因此本案最適化設計仍需界定水泥混合物的成份與比例，才能正確估算與密度關聯性較小之水泥性，以提升該設計之實用性。４、本案實施方法之前提係必需使理論密度值與實驗密度之間產生某種程度之對應或吻合。水泥所欲滿足之各項性能均需事先以實驗測定製為圖表，一旦選取某項性能，即可藉圖表求出與密度之間的關係並使其成分最適化。蓋由於實使用之礫、砂石與本案測定混合物性能所使用之礫、砂石不可能相同，使得本案之理想運作必隨實際使用材料而必須依材料特性加以修正，故本案所請方法尚需藉助人的主觀意念或經驗始能執行，例如以木絲水泥的製程為例，如無人之主觀意念或經驗來校正本案所提所有公式，其不僅無法求得理論密度與實驗密度之間之關係，亦無法求得正確之需水量、氣密度、強度、與成本之關係式。故本案亦屬必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫。５、本案以Tontar模型為數學基礎，計算水泥混合物之最大填充密度，其雖可算出接近理論值之填充密度，但理論值與實驗值之間仍有誤差，須以線性方程式修正，於實際應用時，仍須以人類智慧判定如何合理計算理論值及有效辨別實驗值代表之實質意義，始能求取合用之線性校正方程式，以決定線性方程式之斜率截距（本案發明說明公式⑷），若骨材外形、實體、種類改變，線性校正方程式即須重新運算。本案線性校正方程式須藉人類智慧使之合理化並具實質代表意義，若不改變線性校正方程式，則須明確指明骨材種類、大小、形狀、材質及適用範圍。６、本案未明確界定混合物之組成、比例、適用範圍，僅適用於骨材性質類似之混合物，於骨材成分特殊之情況，若不藉助人類主觀意念或經驗校正線性方程式，無法隨意計算任何新材料之組合。四、由前揭核駁理由，可見原處分及一再訴願決定對本案技術內容有所誤解，而從其所援引之專利法條觀之，亦顯見其對專利法有誤認誤用之處，更其至有將專利法第二十條第一項前後、第二十二條第三、四項有關說明書及申請專利範圍對發明的揭示或請求範圍程度的界定規範，與專利法第二十一條第一項第五款有關不予專利之必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行的方法或計劃相互關聯在一起的嚴重錯誤。茲分項說明如左：１、有關專利法第二十條第一項前段及第二十二條第三、四項之部分：被告指稱本案有關操作步驟及條件等均缺乏具體數據予以界定，產物亦無明確的成份、種類與比例。從而認為本案之說明書內容及申請專利範圍所請標的過於籠統乙節，實有待商榷。因本案申請專利範圍各獨立項實已就操作步驟具體列出，至於欠缺什麼條件未以數據界定，被告在其核駁理由先行通知書並未見有任何具體指明須就那些條件再為界定及其理由，因此原告在再審查階段根本無從知悉還有何者須提出修正。此種打啞謎的審查方式，甚令人懷疑審查者是否真正具有本發明技術領域之專業知識。更何況是否有進一步界定這些條件之必要，實有待斟酌。例如以申請專利範圍第１項為例，該項所請方法中所及的步驟，包括提供材料；選定水泥混合物硬化前的目標坍度及養護後的目標強度；測量各成份的粒徑與填充密度；由各批材料設計一種乾燥的水泥混合物；計算該經設計乾燥水泥混合物之顆粒填充密度、計算出與此乾燥水泥混合物混合時能得到具有所需坍度之水泥混合物所需之水量；計算養護後的計算強度；計算該計算強度與目標強度間的差值．．．。其中，提供材料之步驟，並不需要什麼條件，純粹就是供應的步驟；目標坍度與目標強度的選擇，則水泥混合物的工作性（例如易於操作）與所要結構體的強度而定；測量粒徑與填充密度的方法，對熟習此項技術者而言，乃為顯而易知者；而計算性質的計算與需水量的計算，可透過既有的數學模型來完成，因此實無界定條件必要。再者，本案並不在於設計或製造具有特定組成（成份種類與比例）之水泥混合物，而是具有合乎或滿足所需性質和成本之水泥混合物，產物中各成份的種類，需能夠取得的成份種類而定，而各成份的比例，則各成份的性質與所需混合物性質而定，因此根本不可能也無須將各成份的種類和比例列入。如依被告機關將各成份的種類與比例加以界定，則根本與本案之發明技術內容不符。２、有關專利法第二十一條第一項第五款之部分：被告指稱「要實施本案所請方法尚需藉助人的主觀意念或經驗始能執行」乙節，或係由於其認為本案「有關操作步驟及條件等均缺乏具體之數據予以界定，其產物亦無明確的成份、種類、比例等」，以致認為實施者在實施本發明時，必須根據其判斷或經驗，以決定要從可取得的材料中選用哪些特定材料、要選定何種大小的目標坍度與目標強度、要如何計算或校正方程式等方能執行；另或由於其認為本案所請方法本身實際上就需要藉助人的主觀意念方能執行，以致不符專利法第二十一條第一項第五款之規定。如係指前者，則被告顯然有將專利法第二十一條第一項第五款與同法第二十條第一項前段和第二十二條第三、四項規定之涵義互相混淆之情形；如係後者，則被告顯然誤解專利法第二十一條第一項第五款的意義，茲針對前述二種情形一一分析如后：⑴如果被告認為本案所請方法需藉助人的主觀意念或經驗始能執行，是由於所請方法中有關操作步驟及條件等缺乏具體數據予以界定，且產物亦無明確的成份、種類和比例，則依被告的推論，大部份方法發明都可能需要藉助人的主觀意念或經驗始能執行。現以一有機反應由Ａ製成Ｂ為例，請求項中指出某個含有羥基之化合物Ａ在進行某反應（例如氧化）之前，必須先將羥基保護，在進行過該氧化反應之後去除保護基而得到Ｂ，請求項中可能只界定Ａ為某上位概位之含羥基化合物（可為Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４．．．），Ｂ為某上位概念之經過氧化且含有該羥基之化合物（可為Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４．．．），及氧化反應之試劑與條件，對於在羥基上加上保護基或在經保護羥基之化合物中去除該保護基所用的試劑與反應條件，雖未具體載明，然其並不表示該Ａ→Ｂ之反應無法實施，蓋羥基之保護與去保護之反應，乃為熟習此項技術者所知悉者，任何熟習此項技術者，自可依其技術知識與經驗判斷而選用適當的試劑與反應條件。因此這裡所謂的「經驗」，應是指熟習此項技術者在從事此項技術領域期間所累積的技術知識和經驗，大概知道什麼樣的試劑或條件應該會反應，何者不會反應，這種技術經驗係涵蓋在「熟習該項技術者」的技術能力範圍內，被告八十三年十月出版之「專利審查基準」第1-3-15頁，明示允許專利申請人在申請專利範圍有關獨立項的記載部份，依照「獨立項須記載之構成之必要技術內容、特點事項中，若有部分依申請當時之技術知識以觀，係顯而易知的技術內容者，該部分可省略不予記載。」之指示予以記載。至於反應會不會發生（亦即能否執行），並非依賴人的主觀意念，而是依據自然法則，非人之意志所能夠左右。本案的技術特徵，在於特定之步驟組合，以達到水泥混合物配方之最適設計，而無需重覆試驗，各個單一步驟本身雖可能並非新穎，但其為達到本案發明目的之特定組合，卻是前所未有的。由此看來，被告機關可能將專利法第二十一條第一項第五款與第二十條第一項前段及第二十二條第三、四項之意義混淆了，錯把未記載於請求項中，但可為熟習該項技術者依其技術能力與技術經驗所能夠判斷的部份，誤以為是需靠人類主觀意念方能執行。此顯然又反映出被告誤解了「人的主觀意念」之意義。⑵如果被告認為本案所請方法本身需藉助人的主觀意念或經驗始能執行，故援引專利法第二十一條第五款以核駁本案，惟查專利法第二十一條第五款之所以列為不予專利之標的乃因人之推理力及記憶力係因人而異，故不具再現性。反觀本案方法能否達成實施之目的及效果，端賴本案發明中所述之各項機械化操作，並無須人之推理力與記憶力參與其間。詳言之，本案方法中雖及計算步驟，惟其計算有一定之公式，並不需要藉助人的主觀意念，自非屬專利法第二十一條第五款之專利不適格標的之範疇。３、一再訴願決定亦維持原處分之繆誤論斷，而將專利法第二十條第一項前段關於產業上利用性，第二十二條第三、四項有關說明書及申請專利範圍對發明的揭示或請求範圍程度的界定規範與專利法第二十一條第一項第五款必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行的方法或計劃之不適格專利標的加以相互關聯在一起，其違誤不當至為顯然，茲先就一再訴願決定對本案之技術見解提出說明：⑴一再訴願決定認為本案申請專利範圍不夠具體明確的原因，係在於顆料單元填充密度的計算步驟係在實際使用之粒子所具大小和形狀不一時假定這些顆粒呈球形，因而指出本案係針對具有完美圓度與球度顆粒單元的填充密度始可由電腦來執行計算。然而本案發明之方法雖係假定這些粒子均呈球狀，但縱使實際上這些粒子係呈現不同的形狀與大小，由於本案所進行的計算係測定統計平均值（statisticalaverage），故而假設顆粒為球狀粒子在本案所請方法之目的上是可行的。訴願機關認定目前電腦無法模擬，而未來也很難完全模擬顆粒大小不一，形狀不齊之三度空間顆粒單元之填充密度的見解，顯然誤解本案之技術特徵及其針對形狀不一之顆粒所做之解決之道，實則本案方法中顆粒之大小與形狀並不重要，原因在於使用了統計試樣或平均值（statisticalsampleoraverage），而此統計試樣或平均值，得做顆粒呈球狀之近似化（approximation）。⑵一再訴願決定認為本案應明確界定水泥混合物之成份與比例，方能估算與密度關聯性較小之水泥性（如水泥自平之特性及耐磨與耐蝕之特性），以提升此設計之實用性。然本案所訴求之性質，主要在於水泥混合物的坍度與強度，而非自平之特性與耐磨及耐蝕之特性，實際上在本案中文說明書第頁已明白指出「研究發現，接近於最大填充密度的混合物，能同時使混凝土的濕性質和乾性質最適化。就是說，當一種混凝土混合物接近最大填充密度時，加工性、強度、滲透性、抗氯化物擴散性質、和耐久性等性能會最適化。」故一再訴願決定認為應明確界定水泥混合物之成份與比例，以估算與密度關聯性小之水泥性之指示，實已超出本案之發明目的及範圍，並非合理之核駁理由。⑶傳統上用來設計具有所需性質之水泥混合物之方法，需要進行廣泛的嘗試性分批測試（trialbatchtesting），及／或利用根據以前的嘗試性分批測試結果所建立之表格。本案發明是一種不需要傳統重覆試驗（trialanderrortesting），即能用以設計水泥混合物之方法。本案方法在於就實際給定任一批之成份，找出最適濃度比例，無須重覆嘗試性分批測試，故本案之方法原即已將各批成份可能不同的情況納入考慮。傳統方法在使用圖表時，其中所列的值並不精準，而且這些值是根據實驗結果而來。然而透過本案發明方法之計算，任一批水泥與骨材，只須測定一次顆粒填充密度與平均顆粒尺寸，因此在備有各批新的材料時，可用本案方法利用新的顆粒填充密度和新的平均顆粒尺寸道，以進行計算，以使各批骨材與水泥最適化。由於本案方法所用的計算，已將各批骨材、水泥的偏差納入考慮，故可以得到最適混合物。⑷本案說明書第三十九頁第二行至第四十七頁第七行所揭露之方程式理想上係對一批水硬水泥、一批細骨材及一批骨材之利用而言，因此將各批骨材的實驗測定顆粒、填充密度與平均直徑顆粒大小加以輸入於說明書第四十頁之式⑶方程式即可得到相對正確之所設計乾燥水泥混合物的計算填充密度，然後此計算出來的顆粒填充密度可用說明書第四十一項之式⑷方程式修正而得到適當的修正填充密度，因此並不需要修正式⑷方程式，也就無須人類智慧參與修正此方程式。再訴願決定似乎認為式⑷方程式並不能正確修正所設計乾燥水泥混合物的計算填充密度，原因在於骨材的實驗值並不能提供夠準確的數據以輸入方程式裡，因此第四十一項之式⑷校正方程式需藉助人類智慧以將線性校正方程式合理化並使其具有意義。訴願及再訴願決定皆認為使用纖維時會有嚴重誤差產生，然而原告必須說明本案所用之骨材為細骨材不論或粗骨材都有某種程度的均勻性，使該批粗骨材中的骨材大致比該批細骨材中的骨材為大，此種均勻性足以避免一批材料中會有形狀及大小分佈範圍大而可能發生的問題。故而前述潛在的不準確性會造成嚴重誤差的顧慮在本案並不會發生。儘管各批骨材足以均勻使其中一批的大小整體上大於另一批，但並非必須各批骨材中的每一個顆粒都必須完全相同或高度均勻，才能得到所設乾燥水泥混合物的正確顆粒填充密度計算值。按，於說明書第三十七頁最後一行至第三十九頁第一行所提供之計算式以及用以得到實驗數據之方法其本身就容許骨材性質上的變化，更具體而言，各材料之平均料徑係依說明書第三十八頁之式⑴透過畫出粒徑分佈而決（測）定的，蓋若各個顆粒均具相同直徑，則根本不需要此一方程式。再者，說明書第三十八頁第一一－一五行即詳述透過式⑵方程式計算各材料填充密度之數據可即將數據平均化，更明確地說，把材料裝入一只直徑至少為該材料最大粒徑十倍之圓柱筒裡可得到準確的平均值，再將此平均值輸入式⑵方程式。藉由前述方式故而對一批骨材裡的所有粒子並無須具有相同的直徑或完美的圓度，因該統計平均值已提供了足夠準確的描述。由於用於找出各批骨材平均粒徑與填充密度的方法及式⑴、⑵方程式可預期能夠得到準確的資訊，一旦得到各批骨材的平均粒徑與填充密度再輸入式⑶方程式，則混合物任何理論與實驗填充密度之間的差異均可準確地透過式⑷加以修正，而此種修正乃係機械化之操作過程並無須借助人類之推理力或記憶力。⑸由右述說明可知，本案方法在技術上並無問題，惟前述機關對本案技術有所誤解事。４、原處分及一再訴願決定認為本案因未明確界定組成比例範圍故須藉助人類主觀意念或經驗否則即無法實施，此般錯誤推理除於右述第四段第２項之第⑴小段有相關說明外，尚可由以下的簡單說明加以證實。按，本案所請方法若就組成比例範圍加以界定，其實質效果只是請求方法保護範圍的縮小而已，然而一項方法如果必須藉助人類推理力或記憶力或主觀意念始能執行，依專利法第二十一條第一項第五款之規定，即屬非適格之專利標的，依專利審查邏輯順序即無再論究是否具備產業上利用性之必要，自無由再構成違反專利法第二十條第一項前段及第二十二條第三、四項規定之可能，由此足見前述機關在認事用法上確有相當嚴重的謬誤。五、茲就被告之答辯內容分項指明其無理由如下：㈠有關專利法第二十條第一項前段及第二十二條第三、四項之部分：被告認為本案申請專利範圍應就所請方法之操作步驟、條件及產成分、種類與比例明確界定。１、被告指「若如原告所述申請專利範圍『實無界定條件必要』，則本案究竟有何技術特徵可合乎專利要件﹖實難以認定。」乙節，事實上，本案技術特徵並不在於方法步驟中所用條件等細微末節，而是一系列步驟之特定組合，以達到水泥混合物各成份比例最適化的技術思想。被告應就所請方法步驟之組合整體進行審查，而非著眼於各單一步驟中非關技術特徵之處打轉，更何況各步驟中所需及的條件，均為熟習此項技術者所能判斷，或對該等人士而言為顯而易知，故並無界定之必要。２、本案並不在於設計或製造具有特定組成（成份種類與比例）之水泥混合物，而是具有合乎或滿足所需性質和成本之水泥混合物，因此產物中各成分的種類，需能夠取得的成分種類而定，而各成分的比例，則各成分的性質與所需混合物性質而定，因此原告認為不可能也無須將各成份的種類和比例列入申請專利範圍中。被告基本上同意本案內容難以界定各成分之種類、比例，但又認為該修正「非不可能，僅係原告是否願意將申請專利範圍縮限至可與類似之相關案件有所區隔而已，否則以本案現況，其所請範圍實難以界定，更由於無明確數據，所述內容均可任意取值，恐將造成日後發明人間爭議不斷，本局身為專利專責機關，對此種後果豈可不防。」云云，既然被告認為原告應將申請專利範圍縮限至可與類似相關案件有所區隔，即應在專利再審查審定之前具體指明，並提供類似相關案件之引證資料，以供原告比較，並據以修正申請專利範圍，豈有事後才具體說明之理﹖更何況被告機關如認為本案所請是因與類之相關案件（即先前技術）無以區隔，以致技術特徵不明時，其理應在有適當引證案（即先前技術）的情況下，以專利法第二十條第二項駁本案，而非以同法第二十條第一項前段及第二十二條第
三、四項作為駁本案依據。被告身專利專責機關，主要任務乃在於人民所請之發明創作之專利案件可否准予專利之審查，如一專利案合乎專利法所明定之要件，即應准予專利，自無立場預設該專利案在核准專利後「可能」引發爭議，而為防杜「可能」的爭議，要求作不合理的縮限。３、被告在其答辯書中就原告指其於核駁理由先行通知書中，未具體指明須就那些條件再為界定，致審查方式有如打啞謎之看法提出反駁，指其於再審查駁理由先行通知書及再審查審定書中所述事項，為一般代理人可完全了解，並為證明起見，被告引用本國專利公告第一八四八七五號案（為本案同一代理人所承辦），以說明其指示內容已夠明確。然在查閱該公告案（案名為「製造由作為底質之水泥及補強纖維所構成之混合物的方法，以及由此混合物獲得之產物」）檔案資料後，發現該案與本案在審查指示與實際修正範圍上，有下述之不同。①被告在八十一年一月三日（）台專（拾）一○三八字第一○○○八九號對該案所為再審查核駁理由先行通知書說明欄第二段指出「申請專利範圍第１項中之粉狀材料、添加濟、補強纖維等之敘述過於籠統，欠缺具體；且未明確界定添加劑、纖維等之混合量，無法據以達到產業上實施之階段。」乙節，針對此項陳述，代理人在八十一年二月二十八日（）林專字第○四八四號致被告機關之信函中，特別就該案技術特徵加以說明，而在申請專利範圍上並未就粉狀材料、添加劑及補強纖維之敘述再為縮限，僅就添加劑與補強纖維的量加以界定。同案申請專利範圍在八十一年五月六日雖又作了修正，但並未就第１項作任何修正。由該案最後准專利之事實，可見由於其技術特徵在於使用原料比例，以及粉末材料與水泥粒子間平均粒徑之比例，因此對粉狀材料、添加劑、補強纖維種類選擇此等非關技術特徵之部份，自無縮限之必要。在該案中，被告除就添加劑與補強纖維之混合量提出應明確界定之見解外，對所請方法步驟中所及的條件並無其他意見。由此可見該案與本案情況不同，因此，被告試圖以該案說明其於本案再審查核駁理由先行通知書與審定書中所為說明，已為一般代理人能夠了解，是不夠充份的。②被告在再審查階段所為核駁理由先行通知書及審定書內容，均未就何以申請專利範圍過於籠統而需要再為界定詳細敘明其理由。原告在原訴願理由書中曾詳細就何以不需進一步界定各步驟條件提出說明，被告之行政訴訟答辯書第二之㈠段中，雖針對上述原告之說明提出反駁，但其理由只是重覆或依附訴願決定針對可壓縮或形狀不規則材料之見解而來。如果被告在再審查階段對所請範圍應予再為縮限之見解是基於相同理由，則理應在審定之前明確告知，使原告有可資申復或修正之依據。被告機關豈可在無適當理由的情況下，要求一專利申請人無條件遵守其修正指示，或自以為申請人或其代理人「應該」了解其意思與背後的理由，而讓申請人或其代理人自己猜測﹖這種打啞謎的審查方式實在難以說是在為人民服務，實有違行政行為應明確的原則。㈡有關專利法第二十一條第一項第五款之部份：被告認為本案所請方法需藉助人的主觀意念或經驗始能執行顯然錯誤而不合理，其理由如下：１被告在再審查核駁理由先行通知書中，指本案所利用之原理屬數學迴歸方法，並非非自然法則之理由，而作出「要實施（本案方法）尚需藉助人之主觀意念或經驗始能執行」之結論，後經申復說明後，被告對申復內容並無不同的意見或反駁，但卻在審定書中仍持目同的結論。原告在訴願理由書及行政訴訟起訴狀中，所以會對被告作上述結論的原因提出兩種假設，乃是因為再審查審定書審定理由第二段全文之內容，讓人有前後呈因果關係之錯覺。現經被告在答辯書中說明後，才確知該段內容係討論兩件獨立不相關的事項。換言之，被告認為本案方法本身或其中某步驟，需藉助人的主觀意念或經驗始能執行。然而其並未在再審查審定書中具體說明提出其下上述結論的理由。２、被告在答辯書中，雖然對下該結論之理由補充提出說明，但實際上只是重覆或依附訴願機關之見解。如果被告在再審查階段有此看法，理應在審定之前具體告知，使原告有可資申復或修正之依據。３、被告與一再訴願機關實際上誤解專利法第二十一條第一項第五款之意義，同法第十九條對發明定義為利用自然法則之技術思想之高度創作，簡單解釋之，一物品發明是否能夠得到，或者一方法發明是否能夠進行，係由自然法則（或自然力）所支配。第二十一條第一項第五款謂「必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計劃」不予專利者，乃是該款所指之方法或計劃，係指需及人類精神活動或心智活動者，其結果因各人推理力或記憶力的好壞，或個人主觀意見或思想的不同，而有不同，非自然法則所能支配。訴願決定或被告認為本案若要適用包含可壓縮或形狀不規則之材料，則必須估算理論填充密度與實驗填充密度之間的校正關係，然其校正需藉助人的主觀意念或經驗始能執行，故而認為應屬於第二十一條該款不予專利之事項。但本案發明主要在於找出具有最適性質之水泥混合物所需水硬水泥、骨材和水的最適濃度比。且事實上，縱使本案方法需估算理論填充密度與實驗填充密度之間的校正關係，但在本案中其估算並不需藉助人的主觀意念或經驗始能執行。原告願就此提出進一步說明如下：①要找出理論填充密度與實驗填充密度之間的校正關係，也許要靠一點經驗（此指技術經驗或熟習此項技術領域人士之技術知識高低而言），亦即較具技術經驗或技術知識較高之人士，比技術經驗較少或技術知識較低的人士能夠較快找到校正關係，或能夠找到較好的校正關係。在給定一批原料並選定目標性質的大小後，決定所選成份濃度比能否達到最適結果者，是自然法則而非人的推理力、記憶力或主觀意念。換言之要達到最適性質，則這些成份之間有最適之濃度比，此最適濃度比為自然法則所控制，非人的推理力、記憶力或主觀意念所能控制。②現以一化學方法為例，假設有一個化學方法中，有一個步驟需使用氧化劑進行某一氧化步驟，「氧化劑」一詞是一種概括性以功能（能夠氧化其他物質）表示之名詞，可能涵蓋對該特定氧化反應有效或無效之氧化劑，因此熟習該項技術領域者就必須使用有效者。要找出好的或有效的氧化劑要靠一些經驗（此指技術經驗或熟習此項技術領域人士之技術知識高低而言），亦即較具技術經驗或技術知識較高之人士，比技術經驗較少或技術知識較低的人士能夠找到較好或較有效的氧化劑，這並不表示該方法或該氧化步驟需藉助人類主觀意念或經驗始能執行，蓋該方法或該氧化步驟是否能夠進行或是否會發生是自然法則在支配的。③由右述說明，可以明顯看出被告與一再訴願決定錯將涵蓋在「熟習該項技術者」之技術知識與能力範圍的技術經驗，誤以為是人類主觀意識之意識與經驗。４、被告與一再訴願決定所為前述結論，實有其矛盾或錯誤推理之處，依其見解，本案方法在使用包含可壓縮或形狀不規則材料時有適用上的問題，必須藉助人類主觀意念或經驗始能執行，依其推理只要將申請專利範圍中所用材料排除含有可壓縮或形狀不規則之材料者，則所請方法即無專利法第二十一條第一項第五款所述不予專利之情形。事實上本案所請方法若就組成再為限制，其實質效果只是請求方法發明保護範圍的縮小而已，一項方法發明是否能進行，如果不是由自然法則所支配，而是必須藉助人類推理力或記憶力或主觀意念始能執行，則縱使就所用物質本身的種類加以縮限，該方法本身也不可能就因此變為自然法則所能支配。故原處分及原決定在認事用法上實有相當嚴重的謬誤。５、由右述分析說明，可知本案方法發明是一種利用自然法則的技術思想，而非必須藉助於人類推理力、記憶力或主觀意念始可執行者。六、事實上，原告很願意配合被告之指示修正申請專利範圍，惟其前提必須建立在合理且合法的基礎上。被告在再審查階段絕口不提所為指示所持理由，則原告如何能夠判斷被告機關所為指示之正當性﹖而被告豈能要求原告盲目依從其指示﹖原告直到收到大院送達之被告行政訴訟答辯書副本後，才略知被告當初所為指示或見解的可能理由，然由於其所持論點主要取自訴願決定書，因此被告在再審查當時所提出之指示或見解的確實理由仍難以得知。１、既然被告採用並接受訴願決定的論點，儘管該等論點或見解有前述認事用法之不當，為使本案能夠獲取專利，原告願針對被告答辯書內容縮限申請專利範圍如附件所示。此份修正之申請專利範圍雖未經被告審究，但因原告在收到該答辯書副本後才略知被告看法，而本院八十六年度判字第二二一五號判決給予原告美商艾克頌化學專利公司就已審定不予專利之申請專利範圍再為縮限之機會。因此原告祈請大院比照該案，撤銷原處分及一再訴願決定，由被告針對附件之申請專利範圍修正本審查其專利性。２、附件之申請專利範圍修正本內容，大致上係以八十五年五月十日呈被告之申請專利範圍經刪除與合併某些請求項而得。其中將骨材限為一批粗骨材與一批細骨材，粗骨材與細骨材在說明書中有相關說明。經過此一修正後，被告即不應再辯稱使用不規則形狀之骨材無法得到正確的測量結果，如果各批骨材夠均勻，使一批相較於另一批可區分為不同的粗細，則各批骨材裡的許多個別顆粒之間並無需完全相同，或高度均勻，才能得到可準確計算出經設計乾燥水泥混合物顆粒填充密度的實驗數據。說明書第三十七頁倒數第一行至第三十九頁第一行所列計算式，以及用以取得這些實驗數據的方法，允許骨材性質上的差異，更具體而言，各材料之平均粒尺寸是依說明書第三十八頁之式⑴劃出粒徑分佈圖而測得的，該式並不要求各顆粒具備相同的直徑。此外說明書第十一行至十五行所述取得用來以式⑵計算各材料填充密度所需數據之方法，基本上會將該數據平均化。透過將材料填入一只直徑為該材料最大顆粒直徑至少十倍的圓筒內，可得到準確平均值，再將此平均值輸入式⑵中。由於統計平均值對一批骨材顆粒的性質，能夠提供足夠準確的描述，因此各顆粒之間並不需要有諸如完全相同的直徑或完美的圓度等性質。３、由於已將骨材限為一批細骨材與一批粗骨材，各批骨材具有某種程度的均勻性，使該批粗骨材中的骨材大於該批細骨材中的骨材。透過此修正後，可預期用來定出各骨材平均顆粒尺寸與填充密度之方法與式⑴、式⑵能夠提供準確的資訊，因此一旦得到各批骨材的平均顆粒尺寸及填充密度後輸入式⑶，而混合物理論填充密度與實驗填充密度之間的差異，則可由式⑷準確校正，無須人類主觀意念。七、綜上，由於被告與一再訴願決定對本案利用自然法則（或自然力）之事實，以及專利法第二十一條第一項第五款的定義有誤解，且被告有前述之第二㈠⒈⒉等段所述不當審查之情形，因此實有撤銷原處分與一再訴願決定之必要。此外，因被告有前述之第二㈠⒊及第二㈡⒈⒉等段所述嚴重審查疏失，即使本院認同前述各決定有關使用包含可壓縮或形狀不規則材料之見解，亦請諒解原告在因收到被告行政訴訟答辯書後，才確知其具體核駁原因之原故，給予修正申請專利範圍之機會，以供被告重新審究其可專利性。故請撤銷原處分與一再訴願決定等語。
被告答辯意旨略謂︰一、原告謂本案申請專利範圍已明確列出本案之技術特徵，而被告要求本案申請專利範圍所請方法之操作步驟、條件及產物成分、種類與比例需明確界定，係無此必要且無從知悉何者須修正的理由，可由原告於起訴理由書第四頁倒數第四行至第五頁第六行所述內容了解，尤其第五頁第二行至第六行更是明確，說明如下：㈠原告謂提供材料之步驟並不需要什麼條件，純粹就是供應的步驟，此點被告同意，因此本局認為提供材料之步驟並非技術特徵。㈡原告謂目標坍度與目標強度的選擇，係水泥混合物的工作性質（如易於操作）與所要結構體的強度而定。由於上述的選擇方法係一般性的敘述，因此本局認為該方法涵蓋內容過於籠統廣泛。㈢原告謂測量粒徑與填充密度的方法，對熟習此項技術者乃為顯而易知，此點被告同意，惟若不規則形狀之粒徑，則不敢苟同。㈣原告謂計算性質計算與需水量的計算，可透過既有的數學模型來完成，此點被告同意。因此，若如原告所述申請專利範圍「實無界定條件必要」，則本案究竟有何技術特徵可合乎專利要件﹖實難以認定。再者，本案之重點並不在於設計或製造具有特定組成之水泥混合物，而是具有合乎或滿足所需性質和成本之水泥混合物，因此產物中各成分的種類，需能夠取得的成分種類而定，而各成分的比例，則各成分的性質與所需混合物性質而定，因原告認定本案不可能也無須將各成分的種類比例列入，被告亦同意本案內容難以界定各成分之種類、比例，但卻無非不可能，僅係原告是否願意將申請專利範圍縮限至可與類似之相關案件有所區隔而已，否則以本案現況，其所請範圍實難以界定，更由於無明確數據，所述內容均可任意取值，恐將造成日後發明人間爭議不斷，被告身為專利專責機關，對此種後果豈可不防。又原告謂被告未能指明本案欠缺什麼條件未以數據界定，審定方式有如打啞謎，致使其無從知悉並提出修正；查被告於再審查核駁理由先行通知書及再審查審定書中所述事項，一般代理人應可完全了解其內容，被告可再提一代理人所承辦之另一件已准予專利之類似案（如附件一之本國專利公告第一八四八七五號），將該案內容和本案比較後，即可明確知悉被告所謂以數據界定申請專利範圍的涵意。二、原告亦謂被告指稱「要實施本案所請方法尚需藉助人的主觀意念或經驗始能執行」，而引用專利法第二十一條第一項第五款予以核駁，係誤解專利法第二十一條第一項第五款的規定，且與同法第二十條第一項前段及第二十二條第三、四項的規定互相混淆，茲舉出例證說明。㈠原告謂如果被告認為本案所請方法需藉助人的主觀意念或經驗始能執行，是由於所請方法中有關操作步驟及條件缺乏具體數據予以界定，且產物亦無明確的成份、種類和比例；由前述理由可知僅原告之猜測，並非事實，因兩者之差異係有不同，且為專利界人士所熟悉，因可能方法中某個步驟需透過人的主觀意念或經驗始能執行，如本案訴願決定書所述若混合物中包含可壓縮或形狀極不規則的材料，其正確的填充密度非經壓縮係無法得到，此類材料即不適用於本案發明之數學模型。故若要適用，則必須估算理論填充密度與實驗填充密度之間的校正關係，而並非如其所述是由於所請方法中有關操作步驟及條件缺乏具體數據予以界定，且產物亦無明確的成分、種類和比例。㈡原告謂如果被告認為本案所請方法本身需藉助人的主觀意念或經驗始能執行，故援引專利法第二十一條第一項第五款以核駁本案，並說明本案發明中所述之各項機械化操作，並無須人之推理力與記憶力參與其間；惟其所述並非真實，誠如前述㈡第⑴點所述，即若要適用必須藉助人的主觀意念或經驗加以估算理論填充密度與實驗填充密度之間的校正關係。㈢另原告謂一項方法如果必須藉助人類推理力或記憶力或主觀意念始能執行，依專利法第二十一條第一項第五款之規定，即屬非適格之專利標的，依專利審查邏輯順序即無再論究是否具產業上利用性之必要，自無由再構成違反專利法第二十條第一項前段及第二十二條第三、四項規定之可能，由此足見被告機關在認事用法上確有相當嚴重的謬誤；惟就專利審查邏輯順序而言，被告同意原告所述，但審查實務為了一併把所有不符專利之處指出，亦並無不可，被告認事用法並無不當。三、綜上所述，被告所為本案應不予專利之審定於法並無違誤，本案原告之訴無理由，敬請駁回原告之訴等語。
理由按專利法第二十條第一項規定，凡可供產業上利用之發明，無該項所列三款情事之一者，得申請取得發明專利。若不能供產業上利用，自不得申請取得發明專利。同法第二十一條第一項第五款復規定，其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫，不予發明專利。又申請發明專利之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，為同法第二十二條第三項及第四項定有明文。本件原告於八十二年八月二日以其「經設計最適化之組合物及從微結構上設計水泥混合物的方法」係為產生具有所要求的強度和坍度之最低成本水泥混合物所需砂、水泥、粗骨材、水、飛灰、減水劑、輸氣劑及填料之配比之最適化方法等情，向被告申請發明專利。案經編為第00000000號審查，不予專利。原告修正專利說明書，申經再審查結果，仍不予專利，發給八十五年八月三十一日（八五）台專（玖）○一○六二字第一三三六一六號專利再審查審定書。原告不服，循序提起行政訴訟，主張：本案已具體列出操作步驟，並不在於設計或製造具特定組成之成分，種類與比例之水泥混合物，而是具有合乎所需性質和成本之水泥混合物，產物之各成分種類須能夠取得的成分種類而定，各成分的比例，則各成分的性質與所需混合物性質而定，本案不可能亦無需將各成分之種類、比例列入，且無界定條件之必要，本案所計算步驟，固可透過人力之計算完成，但計算有一定之結果，不須藉助人的主觀意念云云。經查，本件於一再訴願程序中，訴願決定機關經濟部為求慎重，曾檢具一再訴願書連同相關卷證資料送請財團法人工業技術學院囑託專家審查鑑定結果認為：「㈠本案以TOUFAR模型為數學基礎，計算水泥混合物之最大填充密度。TOUFAR模型屬於較原始的算式，係以兩種大小不同的圓球計算單元填充密度。若水泥混合物含兩種以上的顆粒或材料，則先算其中兩種顆粒之密度值，並將結果為假想粒子，再與其他顆粒合併計算填充密度。單純的TOUFAR算式僅接受圓球的平均直徑作為輸入值，計算時利用圓球各別的填充密度，求取理論填充密度。因此，就水泥混合物所使用的砂和骨材而言，若顆粒大小整劑畫一，球度良好，例如石英砂（0-2毫米）與碎花崗石骨材（8-16毫米），TOUFAR模型的確可以算出接近理論值的填充密度。再既使以如此理想化的混合材進行計算，理論值與實驗值之間仍然存在誤差，必須另以線性方程加以修正。由此可顯而易知，若以河砂替代石英砂，河床礫石替代碎花崗石，大量形狀不規則且球度、圓度均不佳的骨材，將使填充密度理論值與實驗值之間的誤差擴大。此時，骨材粒子應如何選用平均值﹖礫石如未曾粉碎與篩選，大小形狀分佈範圍大，應選用一個平均值或使用假想粒子﹖肩平頁岩或片岩質的砂與礫石如何決定平均粒徑﹖即使做完數個實驗，又如何知道那個實驗值代表什麼實質意義﹖是否具有代表性﹖因此在實際應用時，必須以人的智慧來判定如何合理的計算理論值，並能有效的辨別實驗值所代表的實質意義，才可能求取合用的線性校正方程式，從而決定線性方程的斜率的截距（本件再訴願案發明說明公式⑷）。若骨材外形、實體、或者種類改變，那麼線性校正方程必須重新運算。再訴願人（即原告，以下同）宣稱依本案方法，顆粒大小與形狀並不重要，本案計算係利用統計平均值等論點，僅適用於骨材來源相近，材質類似，而公式⑷可延用維持不變的情況，並不是一種以一電腦程式而放諸四海皆準的方法。本案專利申請範圍不夠明確的原因是線性校正方程式須人的智慧使其合理化並使其具有實質代表意義，若不改變線性校正方程式，則必須明確指明骨材的種類、大小、形狀、材質及其適用範圍。又查在電腦模擬方面，雖然電腦計算能力日新月異，然而即使以超級電腦CRAY來運算三度空間的填充密度，也僅能求取數百個粒子的填充密度，數學收斂計算時並需限定粒子為幾何形狀單純且種類數不多。精密陶瓷之燒結要求常達密度九九．八以上，因此對粒子之填充技術及其計算已經發展一段長久的時間。電腦模擬之現況及其限制為無庸可議之事實。㈡關於可壓縮材料（compressiblemat.）或不齊形狀材料（largeaspectratiomat.）之所以對本案實用性造成困難之原委，乃是考慮到水泥混合物板材製品及其製程。特殊混合物板材如木絲水泥板含木絲至少三六－四五，矽酸鈣水泥板含針狀矽酸鈣纖維三○－九○。此類水泥混合物相當多，再訴願人陳訴此類填充材料用量無足輕重，不影響本案之計算，並不確實。故中央標準局原為「本案申請標的過於籠統，產物無明確的成分、種類、比例，實施本案所請方法需藉助人的主觀意念或經驗始能執行，難符專利要件」之審定並無違誤。㈢再訴願人宣稱本案訴求重點在於水泥混合物的坍度與強度，而非自平之特性與耐磨耐蝕性等語。惟查許多水泥的工程用途要求自平並具有強度，針對此類用途本案之計算方法並不實用。再次顯示本案應界定成分、種類、比例，使其適用範圍限於計算某種組合之水泥混合物之坍度與強度特性，本案才可能合乎實用。㈣關於理論值與實驗值之校正問題。由於本案以石英砂、碎花崗岩所求得的校正線性方程式一定有異於以木絲與纖維所求得的校正方程，因此給定任一批水泥與骨材，若其性質與石英砂、碎花崗石相近，自然可以利用本案所請之方法，測一次填充密度、算一次平均粒徑進行計算。若材料特性厥然不同，不但實驗值需重新測定，理論值亦需重新思考與運算，方能使兩者之間達成具有實質意義之關聯性。因此本案若無界定混合物之成分，必然需要人的主觀意念或經驗才能執行。㈤綜上所述，本案所請一種不需傳統重覆實驗以設計水泥混合物之方法，僅適用於骨材性質相類似之混合物，對於骨材性質差異甚大之組合物，則必需針對新的組合，經由人的主觀意念重新界定其線性校正方程式。再訴願人所謂備有各批新材料時，可以本案方法利用新的填充密度和新的平均顆粒尺寸值代入運算，以使各批最適化等等，並未包涵骨材成分特殊而線性校正方程式必須隨骨材之改變而需重新校定之情況，因此本案所請之方法若無明確界定其混合物之組成為傳統混凝土之級配組合，在沒有人類推理的協助時，並無法隨意計算任何新材料的組合。本案應不符發明專利要件。」等情，此有該院化學工業研究所函暨所附審查意見書附訴願卷可稽。足證本案為必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫，不能供產業上利用，自不得申請取得發明專利。從而原告所訴各節，均無足取，本件原處分揆諸首揭規定及說明，洵無違誤，一再訴願決定，遞予維持，俱無不合，原告起訴意旨，無非持其一己之主觀見解，斤斤指摘，核無足採，應予駁回。至所引本院判決，經核係屬另案，案情各異，尚難比附援引，執為本案亦應為相同處分之依據，附此敍明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。中華民國八十七年八月二十八日
行政法院第三庭
審判長評事曾隆興
評事趙永康評事高啟燦評事蔡進田評事鄭淑貞右正本證明與原本無異
法院書記官陳佩玲中華民國八十七年八月二十八日