裁判字號：臺北高等行政法院93年訴字第1877號判決
裁判日期：民國94年08月03日
裁判案由：商標異議
臺北高等行政法院判決
93年度訴字第01877號原告尚立國際股份有限公司代表人甲○○（董事長）訴訟代理人 李宛珍 律師
顧立雄 律師 陳信至 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人乙○○
丙○○
參加人日商‧ 吉田 股份有限公司代表人 吉田輝幸 訴訟代理人 林志剛 律師
黃闡億 律師 楊憲祖 律師上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國93年4月12日經訴字第09306215920號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國（下同）90年12月24日以「PORTER」商標作為其註冊第730178號商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第18類之皮革和人造皮革、旅行袋、旅行箱、帆布背包、手提包、旅行提包、包裝用皮袋、購物袋、皮箱或皮革板製箱、公事皮包、公文包、錢包、嬰兒用揹袋、皮夾、書包、旅行用衣物包、鑰匙包（皮革製）、人造革箱（袋）、傘、手杖商品，向被告申請註冊，經被告核准列為審定第0000000號聯合商標（下稱系爭聯合商標，圖樣如附圖1所示）。嗣參加人以系爭聯合商標之申請註冊有異議審定時商標法第37條第7款及第14款規定之情事，檢具「PORTER」、「YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖」商標圖樣（下稱據以異議商標，圖樣如附圖2所示），對之提出異議，案經被告審查，以92年8月27日中台異字第920365號商標異議審定書為系爭商標之審定應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭聯合商標是否有異議審定時商標法第37條第7款規定不得申請註冊之情形，亦即：
⑴聯合商標之申請註冊是否應適用前揭商標法第37條第7款
之規定？⑵據以異議商標於系爭聯合商標申請註冊前是否為著名之商
標？⑶系爭聯合商標是否有致公眾混淆誤認之虞？⑷系爭聯合商標之註冊是否須得並已得參加人之同意？㈠原告主張：
本件被告以原告註冊為第0000000號之系爭聯合商標，與參加人據以異議之商標近似，且據以異議商標為著名商標，有致公眾混淆誤認之虞，原告之申請註冊復又未經參加人同意，有系爭聯合商標異議審定時商標法第37條第7款規定之事由，而為參加人異議成立之處分，並為經濟部訴願決定書予以維持，惟該處分及訴願決定書認事用法均有諸多違誤，茲敘明理由如下：
⒈原告合法註冊取得「PORTERDASH!及圖」與「PORTER及圖」等系列之正商標專用權：
⑴原告前手早於1988年10月起，在我國及日本以外之多數國家合法註冊「PORTER」系列商標：
緣本案參加人吉田公司與原告受讓系爭系列商標之前手祥記實業股份有限公司（以下稱祥記公司）自西元1988年起，即以背包、皮包、手提袋等商品為標的，簽訂合作契約，共同經營「PORTER」系列品牌，並約定由祥記公司於日本及香港以外之地區，申請註冊「PORTERDASH!」、「PORTER」、「LUGGAGELABEL」等系列商標。其契約原文為「THEABOVETRADEMARKS
CANBEREGISTEREDALLOVERTHEWORLDBYGALLANTEXCEPTJAPAN,HONGKONG.」，於1993年6月2日之協議書中更將同意由祥記公司註冊商標權利之區域擴及香港。祥記公司乃基此同意註冊之認識，不但自西元1988年10月間起在我國申請「祥記及圖PORTERDASH!」、「祥記及圖PORTER」、「祥記LUGGAGELABEL」等商標並獲准註冊，嗣因商標法修正放寬商標所用文字不限於以國文為主，乃於西元1994年即民國83年起再陸續以「PORTERDASH!」、「PORTER」、「LUGGAGELABEL」等商標申請註冊獲准在案，且自西元1989年起陸續於中國大陸、美國、英國、法國、義大利、香港、馬來西亞、歐盟15國、新加坡等20多國家或地區註冊，取得商標專用權多達30餘件。
⑵原告有權禁止參加人在原告已取得商標權之國家或地區使用相同或近似「PORTER」系列商標：
嗣原告自祥記公司受讓取得上述商標專用權，並依法承受其一切商標權利，原告因此取得「PORTER」系列商標在我國及中國大陸、美國、英國、法國、香港、馬來西亞、歐盟十五國、新加坡等地之商標專用權，並有權禁止參加人在原告已取得商標專用權之國家或地區使用相同或近似「PORTER」系列商標，此乃商標註冊之當然效果，基此，參加人不得在我國及前揭國家或地區行使任何相同或近似「PORTER」系列商標之權利，遑論以相同或近似之據以異議商標對原告主張任何權利，乃不辯自明之理。
⑶參加人亦明知原告前手祥記公司依法享有「PORTER」系列商標權利，且不受雙方合作關係終止影響：
參加人在與祥記公司合作期間（即西元2000年8月間）曾向祥記公司提出移轉美國、英國、法國、香港等地商標專用權之要約，在西元2001年5月雙方合作關係終止後更致函祥記公司，表示願以3800萬元日幣價購祥記公司「PORTER」系列商標之權利，顯見參加人明知祥記公司依法享有「PORTER」系列商標之權利，其於我國或日本以外祥記公司已依法註冊「PORTER」系列商標之地區並無任何商標法上權利可資主張，甚明。至參加人於答辯狀中陳稱其以3800萬元日幣請求祥記公司移轉商標權乃為避免訴訟勞費云云，然其亦於前揭書狀中承認祥記公司已獲准註冊「PORTER、PORTERDASH」等系列商標之專用權並請求祥記公司移轉該專用權，顯見參加人所謂避免訴訟勞費之說法，僅為臨訟託辭，洵無足採。
⑷原告以系爭聯合商標申請註冊，為本身權利之合法行使：
①茲由祥記公司與吉田公司所訂之協議及往來信函內
容觀之，自西元1988年迄2001年5月間終止合作關係為止，參加人得使用其「PORTER」系列商標之地區，侷限於日本一隅，該公司自西元1993年起，始經祥記公司同意得在香港使用「PORTER」商標。同時期在日本以外之我國及香港、美國、英國、法國．．．等地域使用「PORTER」系列商標者，概為原告之前手祥記公司，此有祥記公司自西元1994年起在香港參展等資料可證。經由祥記公司長達十餘年之使用，若謂「PORTER」等商標在國內或其他日本以外地區著有名聲，其商譽及商標著名性顯係來自祥記公司長久戮力經營所締造之成果，斷非未曾在日本以外地區從事任何商業活動之吉田公司所建立。
②原告於91年2月6日以新台幣8百萬元受讓取得祥記
公司「PORTER」等商標專用權，並於同年4月9日起陸續辦妥移轉登記，有權製造、行銷「PORTER」系列商標之皮包、背包、冠帽、衣服、靴鞋．．．等產品，今原告以繼受自祥記公司在國內及世界各地使用多年、戮力經營之「PORTER」系列商標，並以系爭「PORTER」聯合商標申請註冊，乃本身權利之行使，毋庸取得他人同意，參加人洵無置喙之餘地。
⑸參加人並未在我國取得任何「PORTER」系列商標權利，其與原告前手間絕無所謂商標授權關係：
如前所述，參加人明知原告為「PORTER」系列商標合法商標權人，為對原告申請註冊系爭聯合商標提出異議，迺辯稱原告前手祥記公司所以取得「PORTER」系列商標權利，乃為其將商標權授與祥記公司之結果云云，並稱由祥記公司與參加人往來之書信均稱該協議為「商標授權協議」，以及協議中有多項約款約定參加人對祥記公司設計及生產商品之監督權可知該協議為商標授權協議，並主張雙方合作協議終止後，授權條款即失所附麗，祥記公司應將「PORTER」系列商標權利返還參加人云云，惟查：
①解釋契約應就契約之文義探究雙方當事人之真意，
參加人與祥記公司之歷次合作協議，均載明雙方協議由祥記公司以自己名義在日本以外地區註冊「PORTER」系列商標，此有西元1988年至2001年間雙方簽訂之四份協議書可稽，更何況雙方簽訂協議時，參加人於日本以外地區，均無註冊任何「PORTER」系列商標權利，又何來商標權利授權祥記公司使用？由此顯見不論雙方於書信往來文件以何種名義指稱前揭協議，然協議之目的確為劃分雙方經營及註冊「PORTER」系列商標之地域，而非商標權授與之合約，至為顯然。
②再者，我國商標法以屬地保護原則為立法例，參加
人於締約時或締約後從未在我國申請商標註冊，自無任何商標權利可為授權，祥記公司與參加人之協議中縱有涉及授權事項之約定，經詳繹協議之內容，亦係就祥記公司得於日本以外之世界各地，以排他性的權利專有製造與行銷參加人所設計之皮包產品為約定（其契約原文為「THATGALLANTHAVE
THERIGHTOFEXCLUSIVELYTOMANUFACTUREANDMARKETTHEBAGSCOLLECTIONSDESIGNEDBYYOSHIDATOALLOVERTHEWORLDEXCEPTJAPAN」），並針對其設計、供應之皮包樣品及技術支付權利金為對價，與商標授權無關，是參加人於其異議理由書及準備程序中引用前揭契約條文陳稱其有「PORTER」系列商標權並將商標權授與祥記公司使用云云，實屬無稽。
③參加人雖稱與祥記公司間之往來信函中，祥記公司
亦以中譯為「吉田商標授權契約」之日文，即「吉田ブラシドライセシス契約」稱呼雙方所簽訂之協議云云，惟查日文「ブラシド」一詞，為英文「brand」一詞之外來語，依參加人檢附之日華詞典中文翻譯，除有商標之意思外，亦可譯為「牌子」或「烙印」等意義，因此，祥記公司於書信中所稱之「吉田ブラシド」，亦可譯為「吉田品牌」，而非商標，又依前揭書信之內容，均為雙方就簽署協議或業務往來的交換意見，並未涉及商標權授權事宜之討論，徵諸雙方合作協議之內容，如前所述，係針對雙方在日本以外地區如何分配參加人日本使用之各種商標之註冊區域，以及就參加人授權祥記公司使用其設計、皮包樣品並提供技術等事項為約定，顯見祥記公司僅係於前揭往來書信中，以該標題泛稱雙方之合作協議為一「關於吉田公司品牌及其他授權事項之協議」，要不得據此即望文生義謂祥記公司亦認為雙方所簽定者為商標權之授權契約。
④又參加人辯稱其與祥記公司合作協議中之同意註冊
約款，其目的乃在於使祥記公司於我國申請註冊商標時，得符合修正前商標法第37條7款及14款但書規定而排除該二款不得註冊之事由云云。惟查，參加人與祥記公司第一次簽訂合作契約之時間為西元1988年（即民國77年），而修正前商標法第37條7款及14款之規定係於86年5月7日始由總統明令修正公布，可見雙方合作協議中之同意註冊條款，確係分配雙方經營商標及註冊地區之約定，更何況於西元1988年雙方第一次訂定合作協議時，參加人據以異議之商標於我國絕不可能已達著名之程度，自無可能係為適用修正前商標法第37條7款但書之規定而特別約定同意祥記公司註冊！顯見參加人主張同意註冊之目的並非在於分配商標註冊地區云云顯屬託詞，要無可採。
⑤另查，參加人前亦對原告於86年10月1日獲准註冊
第00000000號之「PORTERDASH！及圖」向被告申請評定，並甫經被告做成評定不成立之處分，其中評定理由⒊就參加人與祥記公司合作協議之同意註冊條款亦認為：「況且商標註冊乃屬持續性之效力，其專用權期間為10年，且可不限次數延展，全球皆然，申請評定人於簽約當時，應可預見其同意註冊可能衍生之法律效果，若如申請評定人所言，僅係單純的授權商標權人使用，自當以自己為申請人申請註冊，待取得商標權後，再以授權方式，進行期間及地域之控制。況且商標權人因信賴該契約之約定，亦積極拓展市場，除於我國申請註冊外，亦於世界其他國家申請註冊，例如美國、英國、法國、義大利等20多個國家申請註冊，其間申請評定人並無任何反對之舉動，嗣後復有出資購買該等商標之意願，更加確信其同意註冊之初衷。至於雙方對契約內容有所爭議，應屬雙方之私權爭執，應另循訴訟解決。」更足證原告前手祥記公司與參加人關於「PORTER」系列商標之使用並非商標授權關係。
⑹原告合法註冊取得「PORTER」系列商標權並行使權利，不因前手與吉田公司合作關係終止而有影響：
①原告依法行使「PORTER」註冊系列商標權利，包括得依商標法規定申請聯合商標：
參加人與祥記公司間合作協議之內容及法律關係已如前述，雙方所為之商標註冊區域分配之協議並非針對「特定商標申請案件」所為之個案同意，而係未限制商標圖樣、註冊類別及發展程度所為之區域分配協議，祥記公司及合法自祥記公司受讓「PORTER」系列商標權利之原告，自得基於行使「自己商標權利」之意思，從事適當之市場經營及發展規劃。蓋參加人與祥記公司訂立商標註冊區域分配協議之同時，即註定市場上將出現相同商標於不同地域分由不同主體取得商標權利之必然結果。該協議復無約定註冊圖樣、類別、轉讓之限制，更無約定雙方合作關係終止後，商標權利應移轉予參加人，是祥記公司及其後自祥記公司取得商標權利之原告，自得依我國商標法之規定行使「PORTER」註冊系列商標之權利，包括得依申請時商標法之規定申請聯合商標以防護正商標之權利，縱參加人與祥記公司之合作協議已於西元2001年5月間終止，亦不影響祥記公司及原告以自己名義於日本以外區域合法取得之商標權利。
②參加人於答辯狀第12頁第6點稱其與祥記公司共簽
訂4份合作協議，每份均記載同意註冊條款，顯然雙方有意使該同意條款隨契約關係消滅而失效云云，惟查，參加人與祥記公司於每份協議均約定同意註冊條款之目的，乃在於使祥記公司得就新協議期間出現之商標，繼續在日本以外之地區申請註冊，故有在每份協議中再為約定之必要。實無從據此即導出雙方有意使祥記公司已取得之商標權利隨契約關係之消滅而失效的結論。是原告既合法受讓祥記公司所有之「PORTER」系列商標權利，自得依法行使法律賦與商標權人之權利，無庸再取得參加人之同意，更與祥記公司與參加人間之合作協議是否已經終止無涉。
⑺原告係據已註冊登記之「PORTER」系列正商標申請系爭聯合商標，絕非襲用參加人據以異議商標：
原告及前手祥記公司既為我國唯一合法取得「PORTER」系列商標之商標權人，國內亦僅有原告及前手祥記公司曾於國內銷售、宣傳及推廣「PORTER」系列商標及商品，原告以延伸「自己」所有註冊正商標權利之認識，申請註冊系爭聯合商標，並非以不公平競爭為目的，更無任何惡意襲用、意圖剽竊參加人據以異議商標之情事，與修正前商標法第37條第7款規定之「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆之虞」之不得申請註冊情形有別，自無適用該款但書規定應先取得參加人之同意始得申請註冊之餘地，是參加人答辯狀第7頁第二點稱其從未同意原告申請註冊系爭商標，原告即不符合修正前商標法第37條第7款但書之規定云云，顯無可採，亦因此被告以原告申請註冊系爭聯合商標，未得參加人之同意，而為參加人異議成立之處分云云，顯屬無稽。
⒉被告原處分及訴願決定認事用法悖離事實及經驗法則，顯有違誤：
⑴查被告於異議審定理由三指稱：「次查，據以異議之
『PORTER』、『YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN』等商標係日商吉田股份有限公司首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年即陸續於日本申准註冊‧‧‧異議人雖無直接進口據以異議商標商品至我國銷售，然衡諸我國與港、日經貿旅遊往來密切，據以異議商標商品長期以來經日本流行雜誌大肆報導，而該等雜誌大部分在台亦有販售，且於日本、香港地區因大量銷售而享有具極高知度而於網路上經國內網友踴躍討論等情‧‧‧」，而認據以異議商標所表彰之商譽已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，並為訴願決定予以援用，均屬違法不當，茲分述於后：
①被告將參加人未主張之其他商標列為本案據以異議商標並謂其為著名乙節，顯有錯誤：
本案參加人異議申請書所主張之據以異議商標，僅限於異議申請書附件2之「PORTER」商標及附件3之「YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖」商標，而該2件商標在日本申准註冊日期均為西元2003年及2000年，惟被告竟將參加人未主張之其他商標列為本案據以異議商標，並於無其他事證及理由之情形下，稱參加人據以異議商標早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊云云，顯與事實不符。②被告罔顧香港地區「PORTER」系列商標之使用者實際上包含祥記公司及原告公司之事實：
依祥記公司及吉田公司西元1993年簽訂之協議，祥記公司同意參加人得在香港行銷商品，雙方並約定未來在香港市場應互換資訊，嗣後簽訂之合約亦明定香港之獨家代理商代理銷售祥記公司及吉田公司製造之商品，故香港市場販售之「PORTER」商品，兼有祥記公司公司與參加人之產品，其商譽應歸雙方共享，原告繼受祥記公司之商標權益，並持續經營香港市場，自亦享有香港地區「PORTER」系列商標之商譽。被告及訴願決定機關罔顧香港地區「PORTER」商標之使用者，實際上包含祥記公司及原告公司等事實，遽以「PORTER」商標在香港有高知名度，而我國又與港、日經貿旅遊往來密切，透過資訊交流即足使參加人之商標於我國亦為著名而為不利益原告之處分，顯屬不當。
③參加人所提銷售量統計表等資料係參加人自行製作，不具公信力，自無可採：
再查，參加人所提公司簡介、商品型錄、於日本販賣之據點、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表等證據，均乃參加人自行製作，不具公信力，尤以1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表部分，參加人並未檢附相關銷售發票、行銷單據、進出口單據以證其實，被告亦未詳加查證即認定為事實，顯屬違誤。更何況參加人據以異議之商標於我國是否著名，與其商品於日本、香港之銷售情形無關，若未於我國銷售或於我國主要媒體投入大量金錢推廣行銷，縱於他國為暢銷或知名商標，亦無從推論於我國必為著名（詳如後述），是被告以參加人自行製作之銷售金額統計，認為每年有達上百億日元之營業額即認為足證在我國為著名商標云云，認事用法自屬不當。
④被告更無提出客觀數據證明國內有如何之日文雜誌並為如何宣傳參加人之商標，使其成為著名：
國人受限於語言不同，閱讀外文雜誌之習慣並不普遍，且由參加人本身檢送之台灣發行日文雜誌及消費者閱讀日文雜誌之相關資料觀之，其中一則明確指出「‧‧‧日本雜誌目前都是以買斷的方式進貨，一旦逾期就無法退貨，因此供應商的風險（相）形偏高，（直）接地也就影響到日本雜誌在台灣各通路的鋪貨量不高」，故「non-no」、「men'snon-no」、「MORE」、「POPEYE」、「Men'sclub」、「Smart」、「Very」、「Spring」、「Olive」等於日本發行之日文雜誌，縱有在台販售之情事，其數量亦極為有限，且參加人商品之消費者以男性為主，而日本流行雜誌於我國之消費者，則主要為女性，加上語言的隔閡，除占全國人口極少數之「哈日族」外，一般消費者或相關業者藉由日本雜誌知悉參加人商標之可能性，堪稱微乎其微，更遑論藉由前述雜誌在我國之銷售，足使參加人之商標達於「廣為我國相關事業或消費者所普遍認知」之程度。被告雖辯稱原證8號中亦有陳述「因文化、語言文字及地緣關係的影響，加上長久以來盛行的哈日風，台灣讀者對日文雜誌的接受度遠遠超過了一般歐美雜誌」以及「日文雜誌以流行性雜誌較為暢銷，從服飾、髮型、包包、鞋類、到手機裝飾品等流行配件等，廣受台灣學生的喜愛。」等文字，但也只能說明與歐美雜誌相較，日本流行雜誌在台灣較受學生族群喜愛以及接受度較高，並不能推翻日本流行雜誌在台灣舖書量不高，且僅於極少數之哈日族群中流通的事實，既然日本雜誌在台灣的舖書量不高且流通程度有限，被告自不得因為參加人的商品刊登廣告於日本雜誌，經由日本雜誌在台灣的銷售，即足認定已使參加人的商標在台灣成為著名商標。
⑤參加人所提網友討論網頁之日期晚於系爭商標申請日，甚有夾雜中國大陸網友意見，自無可採：
末就參加人申請異議時檢送之網友討論網頁以觀，該等網路上之言論均屬個人意見，並不足資為證明參加人據以異議商標在我國是否已為著名商標之事實，且不能排除相同網友重複發言或有心人士刻意散佈以營造熱烈討論現象之可能，何況其討論時間集中於西元2002年及2003年間，皆在祥記公司與參加人終止合作關係之後，大部分也較系爭商標申請註冊日為晚，其中部分甚至夾雜大陸地區的網頁討論資料，鈞院豈得任由參加人隨意檢附不確實之資料混淆事實，進而據以認定原告申請系爭商標註冊時，國人已廣泛知悉參加人之商標？更何況原告及前手祥記公司為「PORTER」系列商標在我國唯一合法的商標權利人，該系列商標於我國之所以為消費者所認識，乃原告及前手祥記公司長期使用的結果，被告以網路上顯然僅屬於極少數的討論篇幅，即據以認定參加人的商標已在我國著名，其判斷亦顯然違誤。
⑵次查，訴願決定理由稱：「惟觀諸訴願人於異議答辯
及訴願階段所檢送之訂單確認書、發票、載貨單‧‧‧產品發表會照片及廣告資料影本‧‧‧且其廣告內容亦強調『PORTER』品牌源自日本、東京原宿地區或參加人之創辦人 吉田吉藏 KichizoYoshida等，故其予消費者之認知仍係代理參加人據以異議之商品‧‧‧另西元1994年至1997年間於香港參展之照片影本，亦僅能證明前手即案外人祥記公司曾於香港參展之事實。況且，祥記公司於前揭參展期間既與參加人具有合作關係，而經由參加人授權使用據以異議商標，並負責該等商標商品之製造行銷事宜‧‧‧」而認祥記公司參展之商品理應標示源自參加人，其予消費者印象仍係參加人據以異議商標之商品云云，更與事實嚴重不符：
①國內雜誌所為介紹原告「PORTER」系列商標均為商標淵源之真實陳述，既無虛構不實，更非攀附：
由原告前手祥記公司與參加人間之合作協議可知，「PORTER」品牌得於我國及日本以外地區之推廣行銷，皆為祥記公司及原告長年戮力經營的成果。原告受讓「PORTER」系列商標後，更積極地在我國各大百貨公司、賣場及商業區設立專櫃或經銷據點，並以自己名義行銷推廣「PORTER」系列商品，因而受到國內流行雜誌所矚目，此有原告於異議答辯及訴願階段所檢附之國內流行雜誌相關報導及原告於雜誌刊登足資證明，而雜誌編輯基於對原告「PORTER」系列商標之認識，於雜誌中介紹「PORTER」品牌源自日本、原宿地區或創辦人為吉田吉藏等語，原告僅依編輯之要求提供圖片供其說明，並非原告主動刊載，且雜誌所為之介紹均屬商標淵源之真實陳述，既無虛構不實，更非攀附，迺被告及訴願機關竟無視於原告積極使用系爭商標之事實及證據，憑空創設原告與參加人間之代理關係，並誤認係原告刊登廣告強調商品來自日本、原宿地區或創辦人為吉田吉藏乃攀附參加人商品云云，均屬重大誤會。
②依合作協議，原告前手祥記公司註冊「PORTER」系列商標及商品之權利亦擴及香港地區：
復依原告前手祥記公司與參加人於1993年至1997年間之合作協議，祥記公司註冊「PORTER」系列商標及商品之權利亦擴及香港地區，故於西元1994年至1997年間，祥記公司以自己名義在香港參加商展銷售自己生產之「PORTER」系列商品，此有原證6號可稽，迺訴願決定昧於事實，且又自行假設參加人與祥記公司間有商標權授與之關係，指稱「‧‧‧西元1994年至1997年間於香港參展之照片影本，亦僅能證明前手即案外人祥記公司於香港參展之事實。況且，祥記公司於前揭參展期間既與參加人具有合作關係，而經由參加人授權使用據以異議商標，並負責該等商標商品之製造行銷事宜，則其參展之商品自應標示源自參加人，其予消費者印象仍係參加人據以異議商標之商品‧‧‧」云云，片面採認參加人檢附之書證，而罔顧原告及前手祥記公司確實在香港地區有「PORTER」系列商標之商標權並以自己名義銷售產品之事實，認事用法顯有違誤。③實則原告曾於西元2003年就其與參加人之商標爭議
緣由，接受香港記者訪問，並大幅刊載於香港雜誌，由報導內容中可知原告積極以自己名義拓展市場，並強調與參加人商品之區隔，亦足證原告確無攀附參加人商標及其商品。
⒊參加人據以異議之商標並非國內著名商標：
⑴據以異議商標「著名」且系爭聯合商標有「致公眾混淆誤認」，系爭聯合商標始不得註冊：
按商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊，本件商標異議審定時商標法第37條第7款定有明文。準此，適用商標法第37條第7款，即應先判斷據以異議商標是否為著名商標，其後始有判斷系爭商標與據以異議商標是否有致公眾混淆誤認之虞之問題，若據以異議商標並非著名商標，即無再探就系爭商標、據以異議商標是否有混淆誤認之虞之必要，此先敘明。
⑵商標法所保護之著名商標，係指據以異議商標在我國已達到著名之程度者而言：
商標法所保護之著名商標，係指據以異議商標在我國已達到著名之程度者而言，外國商標不得逕以其在外國著名為由，推論其當屬我國商標法上之著名商標，從而參加人或被告如主張據以異議商標在我國已成為著名商標，仍應就其如何在我國著名詳盡說明與舉證之責：
①按「商標法為國內法，應以維護本國之市場秩序為
其主要功能，若要保護外國使用之商標，必須外國之商標與本國之利益有關，方有其正當性。否則存在於國際社會中著名商標不知凡幾，且其著名度亦有一定地域範圍，如有些世界知名，有些僅在一洲知名，甚至只在其國內知名或某一地區知名。我國商標法所要保護者，當然僅限於我國國內之公共利益，國外之著名商標必須在我國已達到著名之程度，對我國公共利益造成影響，商標法才有保護外國著名商標之必要性。」此有最高行政法院92年判字第562號判決及最高行政法院92年判字第839號判決可稽。準此，國外商標必須在我國國內已達到著名之程度，且與我國公共利益有關，始受商標法有關「著名商標」規定之保護。
②依法院判決意旨，唯有於國內大量販售並投入鉅額
費用持續廣告宣傳，該外國商標始有機會於國內著名：
外國知名商標如何成為國內著名商標，最高行政法院於前揭92年判字第562號判決明示：「我國與美國及日本之民間文化及貿易交流固屬頻繁，但對美式及日式文化並非全盤吸收，仍有取捨，因此並非美日風行之產品在我國一定風行，尤以衣飾、配件等類產品，除特別之流行風潮或極為突出之產品話題外，鮮少能在未實際廣泛促銷之情況下，單以口碑流傳之方式即獲致遍及全台之高知名度。又我國青少年間雖有『哈日風』及『哈美風』之次文化，但並非遍及各個階層，且現代傳媒訊息傳播速度固然快捷，然在傳媒眾多、資訊爆炸之現況，能在眾多資訊中，予社會大眾深刻而持久之印象或話題或廣告者，並不多見，除非業主能夠投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體大量播放及刊登，方有使外國知名商標亦成為國內著名商標之可能。」最高行政法院92判字第839號判決亦稱：「惟查我國旅遊於美加、日本雖屬頻繁，但與全部人口比，仍屬少數，於外國僅作短暫停留之旅客，更難就國外之著名商標一一知悉，‧‧‧除非業主投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體均大量播放及刊登，方有使外國知名商標成為國內著名商標之功能」。
綜上可知，依法院判決意旨，唯有於國內大量販售並投入鉅額費用持續廣告宣傳，該外國商標始有機會於國內著名。是如欲主張外國商標為國內著名商標，商標權人仍應就其在我國如何著名詳盡說明及負舉證之責，例如業主是否投入鉅額成本？是否以長期持續之方式，在國內主要媒體大量播放及刊登其外國知名商標？不能以文化交流及旅遊頻繁、在外國風行、口碑流傳、青少年間之哈日風或哈美風等理由，即無證據推定該商標在我國係屬「著名」。
⑶本件並無客觀事證或數據足資證明參加人據以異議商標為國內著名：
①參加人自陳其據以異議商標商品從無在國內正式銷
售，更未投入任何費用在國內廣告宣傳，自無可能成為著名：
如前所述，原告合法註冊取得「PORTER」系列商標在我國之商標專用權，依法有權禁止參加人在國內使用相同或近似「PORTER」系列商標。對此，參加人亦自陳其從未投入任何成本，或以長期持續之方式，在我國國內主要媒體大量播放及刊登據以異議商標之產品，是縱謂本件有如參加人所稱在日本及香港地區有多家雜誌刊登據以異議商標產品廣告、日文雜誌部分在台亦有販售云云，依前揭最高行政法院判決之標準，亦不能謂據以異議商標為國內著名商標。
②以日本國民為對象所發行之日文流行雜誌，在我國並無足夠之廣告宣傳效果：
Ａ、依參加人提出之金石堂第155期出版情報「你的第一本外文雜誌」中關於日本雜誌之介紹表示：「日本雜誌目前都是以買斷的方式進貨，一旦逾期就無法退貨，因此供應商的風險偏高，間接地也就影響日本雜誌在台灣各通路的舖書量不高」，由是足證本件縱如參加人所稱其於日本發行之雜誌宣傳廣告據以異議商標商品，然該等雜誌於我國境內並無建立普遍之通路而擁有廣大之讀者群，該等日文雜誌顯非我國國內主要媒體，在我國自無足夠之廣告宣傳效果。
Ｂ、更何況，參加人或被告亦未提出或說明日本雜誌於我國銷售之客觀數據：
參加人固於日本境內發行之日文雜誌就據以異議商標商品有宣傳廣告之事實，然經比對參加人提出之資料，其文宣廣告遍布於日本境內之六十餘種雜誌，惟觀諸參加人所提出之日本雜誌於我國銷售之資料顯示，僅有其中十餘種有銷售資訊刊載於我國網路書店，其餘利用google搜尋引擎查得之日本雜誌銷售資料，除僅列出六種日本雜誌外，依其搜尋所得資料亦僅能謂國內讀者欲購買該等日本雜誌，而於網路中查詢其銷售管道而已，根本無從得知該等雜誌於國內之客觀銷售數據，而參加人或被告更從未提出或說明該等日文雜誌於我國境內銷售之具體數量及金額，實難謂該等雜誌在我國之販售足使據以異議商標成為國內著名商標。
Ｃ、綜上，在台灣銷售之日文雜誌種類既不及參加人於日本刊登廣告雜誌種類之十分之一，參加人亦未提出該等日文雜誌於我國境內銷售之具體數量及金額，該等日本發行、台灣銷售之日文流行雜誌，顯非我國國內主要媒體，自無使據以異議商標成為著名之廣告宣傳效果甚明，而參加人又未能證明其有投入鉅額成本，以長期持續之方式，在我國國內主要媒體大量播放及刊登據以異議商標之產品，則據以異議商標並不能因據以異議商標商品有刊登廣告於日文雜誌即成為我國著名商標。
③據以異議商標無由因我國與日本、香港經貿旅遊頻繁即可成為我國著名商標：
依最高行政法院92年判字第562號判決及92判字第839號判決見解意旨，我國雖與日本、香港地區經貿旅遊往來頻繁，但與全部人口相比，仍屬少數，縱使據以異議商品於日本、香港地區享有極高知名度，亦非於外國僅作短暫停留之旅客所能知悉，據以異議商標自無由僅因我國與日本、香港經貿旅遊頻繁而成為我國著名商標。
④末查，現代社會傳播媒體眾多，各類資訊充斥，不
論大眾文化或是小眾現象，均得在網路世界或傳播媒體中占有一席之地，然而能在眾多資訊中，給予社會大眾深刻而持久之印象或造成話題者，並不多見。觀諸參加人所提供之網路上討論情形，僅有數十位網友之討論，且其中間有中國大陸或香港地區網友之留言，或是拍賣網站上拍賣據以異議商標商品之訊息，相較於網路資訊傳播快速且數量龐大之特質而言，區區十數篇留言僅為網路言論世界中之滄海一粟，實難據此即認為據以異議商標商品已引起國內網友間踴躍討論，而得謂該據以異議商標已於國內消費者間所普遍認知而達著名之程度。何況，商標著名與否之認定時點，應以他人申請註冊時著名與否為準，此為被告公告之「著名商標或標章認定要點」第10點第2款所明定，而原告係於90年12月24日申請註冊系爭商標，參加人所提出之網路討論日期，大多在被告申請註冊之後，是更不得以該網路討論判斷據以異議商標是否於我國著名。
⑤綜上論述，據以異議商標並未在我國國內達到著名
之程度，不受我國商標法之保護，惟被告異議審定書及經濟部訴願決定書枉顧日本發行、部分於台灣銷售之日文雜誌，並非我國國內主要媒體，參加人又未投入鉅額成本，以長期持續之方式，在我國國內主要媒體大量播放及刊登據以異議商標之產品之事實，率以日文雜誌有於我國銷售、我國與日、港經貿旅遊密切以及網路上之討論等理由作為據以異議商標已達我國著名商標之論據，進而為異議成立之處分，顯與最高行政法院前揭92年判字第562號判決及92判字第839號判決見解有違，而應予撤銷。
⑷又參加人援引參證1之雜誌報導證明據以異議商標於我國已達著名之程度云云，亦屬無據：
①依參加人所引用參證1之雜誌文字內容，縱如參加
人所言足證參加人商品在日本受歡迎之程度，惟外國商標是否著名應以在我國是否著名為判斷，而參證1之雜誌內容，均為描述參加人商品在日本的銷售情形，縱然屬實亦不得推論在我國亦極受歡迎；復依參加人之商品從未在我國銷售之事實可知，縱然參證1之雜誌內容間有論及在台灣產品之銷售狀況，亦屬原告產品銷售情形之描述，更不得據此即認為參加人之商品在我國極受歡迎而達於著名商標之程度。
②參加人復以參證1之雜誌內容稱原告刻意攀附參加
人商譽，有使消費者產生混淆誤認云云，然參證1所檢附之流行雜誌報導內容，大部分均為雜誌編輯基於個人對國外流行趨勢之認識所為之品牌起源介紹，並非原告主動刊載，且雜誌所為之介紹均屬商標淵源之真實陳述，實無從據以認為原告有藉之攀附參加人商品，刻意造成消費者混淆誤認之故意。⑸鈞院90年度訴字第3766號判決係處理第14款問題，與第7款著名商標之認定無關：
參加人雖曾於訴訟程序中以鈞院90年度訴字第3766號判決理由為據，主張經由台灣與日本之商業貿易或觀光旅遊往來、兩地商品流行資訊交流以及日本流行雜誌在我國之銷售，足使其據以異議商標於我國達於著名商標之程度云云，惟詳繹參加人提出之前揭判決理由，僅認為「台灣與日本間雖隔海相鄰，但以現代交通工具往返，來回僅須數小時，且雙方無論商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，航班密集，故兩地的商店及流行資訊交流也極為快速與廣泛，台灣的金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書店等知名書局連鎖店，及遍佈於大街小巷的便利超商均有展示與販賣日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌，因此，尚難認兩地無地緣關係。」以及「綜上事證，足堪認定告於申請系爭商標註冊時，已因地緣關係及基於其他關係（同業關係）而知悉參加人先使用系爭商標之外文‧‧‧」，進而判決維持有商標法第37條第14款規定之襲用他人近似商標之處分。亦即，該判決根本並未以前揭理由作為著名商標之認定。如再徵諸原告前引附件1及附件2之判決，更足證單以台灣與日本之商業貿易或觀光旅遊往來、兩地商品流行資訊交流以及日本流行雜誌在我國之銷售等情，不能即為參加人據以異議之商標於我國已達著名之程度之認定。
⒋相似於原告已合法註冊正商標之據以異議商標，不論著名與否均無保護必要：
⑴如前所述，依本件商標異議審定時商標法第37條第7
款規定，據以異議商標須「著名」且系爭聯合商標有「致公眾混淆誤認」，系爭聯合商標始不得註冊。
⑵據以異議商標不論是否著名，但因該商標商品無法在國內販售或使用，自無保護必要：
①保護未註冊之外國商標，係以該商標商品得在國內販售或使用為前提，否則無關公益：
按商標權具有屬地性，在一國註冊取得之商標權，僅在該國領域內享有專用權並無域外效力，是各國僅對其所授與之權利予以保護，凡在外國取得之商標權，如欲在我國受保護，仍應依我國法向我國商標專責機關申請註冊，我國商標法雖對於外國著名商標部分例外予以保護，然其目的並非在於保護未於我國註冊及使用之外國商標，而是在於維護我國市場交易秩序及公共利益，此由最高行政法院前揭92年判字第562號判決：「商標法為國內法，應以維護本國之市場秩序為其主要功能，若要保護外國使用之商標，必須外國之商標與本國之利益有關，方有其正當性。……我國商標法所要保護者，當然僅限於我國國內之公共利益，國外之著名商標必須在我國已達到著名之程度，對我國公共利益造成影響，商標法才有保護外國著名商標之必要性。」即知。
基上，由於商標權之保護採屬地主義，未於我國註冊之外國商標，縱為著名商標，仍需以外國商標之使用關係我國公共利益為前提，始有以商標法修正前第37條第7款保護之必要，合先敘明。
②據以異議商標因相似於原告已合法註冊之正商標，
其商品根本不得在國內販售或使用，遑論有致混淆誤認：
參加人據以異議之商標與原告受讓於祥記公司之「PORTER」系列商標近似，故參加人過去從未將來也不得於我國使用據以異議商標或販售該商標商品，否則即屬侵害原告合法註冊「PORTER」系列商標權之犯罪行為。準此，原告申請系爭聯合商標之註冊，並不會導致消費者產生混淆誤認之結果而有損於國內市場秩序或公共利益。更何況，系爭聯合商標既與原告已享有合法商標權利之「PORTER及圖」正商標近似，就消費者而言，不過是將系爭聯合商標所表徵之商品，與原告有合法權利的「PORTER及圖」正商標商品認為屬於同一系列或系出同源，並無混淆誤認之情事。
⑶尤有進者，據以異議商標與原告已合法註冊之正商標
相似之現象，始於1988年之協議，早已存在，無論有無混淆誤認，均與系爭聯合商標註冊無涉。
尤有進者，果若被告所認定，消費者間會將系爭聯合商標與參加人據以異議商標產生混淆誤認，則此種混淆誤認，早於1988年參加人與吉田公司簽定分配註冊區域之協議時，即註定將會存在於參加人據以異議商標與原告合法註冊取得「PORTER」系列商標間，亦即原告申請註冊系爭聯合商標，並不會對國內現有消費市場之公平競爭或消費者對原告及參加人之商標認知再產生任何影響，故准許系爭聯合商標註冊，無涉國內市場秩序或公共利益，是對據以異議之系爭外國商標自無保護之必要。
⒌原告係本於自有之合法正商標權利將近似正商標之圖樣申請註冊為聯合商標，依法應予保護：
⑴按聯合商標制度，旨在運用巧妙之方法，於不失商標
類似之範圍內，變換自己之商標，以防止狡黠之徒仿冒影射，具有擴大保護自己商標，以及保護消費者免於對商品來源發生混淆誤認之作用，故所謂聯合商標，依修正前商標法第22條第1項規定，乃係指「同一人以同一商標圖樣，指定使用於類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品者。」因此，正商標與聯合商標之間，具有圖樣近似及商品類似之關係。
⑵查原告前手祥記公司於85年10月1日即獲准註冊第
730178號「PORTER及圖」商標為正商標，基於正商標與系爭商標間圖樣近似之關係，原告申請註冊系爭商標為聯合商標，其目的僅在保護原告自己之商標，避免消費者對商品來源發生混淆誤認，尤其原告前手祥記實業股份有限公司早自西元1988年起，與參加人以背包、皮包、手提袋等商品開展合作關係，共同經營「PORTER」系列商標起，即分別在日本以外二十多個國家或地區包括我國陸續註冊「PORTER」品牌系列商標專用權，嗣後被告自祥記公司受讓關於「PORTER」品牌系列商標之專用權。準此，原告以與註冊第730178號商標「PORTER及圖」近似「PORTER」申請註冊為聯合商標，均係本於自有合法商標之權利，避免他人以「PORTER」申請註冊於相同或類似商品，致消費者對商品來源發生混淆誤認，並無任何違法可言。
⑶再查，果若依參加人所稱，系爭聯合商標與據以異議
商標相同近似，原告即不得申請註冊聯合商標云云，則因原告所合法持有之註冊第730178號正商標「PORTER及圖」本身事實上即與系爭聯合商標相似，基於正商標與聯合商標之間具有圖樣近似之關係，原告所欲註冊之任何以第730178號商標「PORTER及圖」為正商標之聯合商標，均有可能與參加人據以異議商標近似，即均不得申請註冊，則被告無異於主張為保障參加人未於我國註冊之據以異議商標，原告即不得將與自己正商標近似之商標申請註冊為聯合商標？此無端限制原告行使正商標之權利，當非我國商標法之本意，亦係對外國商標之不當保護。
⑷另參加人於答辯狀中援引行政法院88年判字3447號判
決之見解，強調聯合商標不失為獨立存在之商標，如有商標法不得註冊事由，仍不得核准註冊，不因其正商標已申請註冊而有異云云，惟原告並非單以正商標之存在而主張申請系爭聯合商標註冊不應受商標法不得註冊事由之審查，而是強調基於原告正商標之合法存在，以及參加人已放棄在我國申請註冊「PORTER」系列商標之事實，相似於原告正商標之參加人據以異議商標及商品根本不可能於我國使用或銷售，於消費者間即無從發生混淆誤認參加人與原告商品之情事，故原告申請註冊系爭聯合商標，應不具有修正前商標法第37條第7款之不得註冊原因，並未牴觸行政法院前揭判決之見解，併此敘明。
⑸基上，原告申請註冊系爭商標「PORTER」為聯合商標
，均係本於自有合法商標權利之保障，參加人據以異議之商標既非著名商標，亦未於我國註冊及使用，被告自不得以參加人據以異議之商標為著名商標而為參加人異議成立之行政處分。
⒍原告申請註冊系爭聯合商標，並非以惡意襲用、搶註他人商標及不公平競爭為目的：
⑴查原告申請註冊系爭聯合商標時之商標法第37條第7
款規定，乃源自於82年12月22日修正公布之商標法第37條第1項第7款「商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊」之規定而來。所謂商標圖樣「商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，其適用係「以不公平競爭之目的，非出於創作而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者」而言(83年7月15日修正公布之商標法施行細則第31條規定可茲參照)。其立法意旨在於杜絕剽竊襲用他人商標或標章冀圖獲准註冊之僥倖歪風，以建立正常之商標秩序為目的。嗣歷經商標法之修正，雖將該條款規定分列於第7款與第14款，且法條文字上未明示「襲用」字樣，然其規範意旨並不因商標法之修正而有改變。準此，系爭商標審定公告時商標法第37條第7款之適用，應以申請人主觀上具有「惡意襲用、搶註他人商標」及以「不公平競爭之目的」而抄襲他人商標為要件，倘系爭商標之申請註冊並不具有惡意襲用、搶註或以不公平競爭為目的等要件，應無前揭商標法第37條第7款規定之適用，合先敘明。
⑵原告為因應業務拓展之需要善意延伸註冊系爭聯合商
標，非以不公平競爭為目的，更無惡意抄襲他人商標可言：
①緣祥記公司設立於61年9月間，在我國手提包、袋
類商品已具有相當之製造技術與經營實力且負盛名，此由祥記公司在手提包、袋類商品之製造方面，獲得世界知名品牌「WILSON」、「PUMA」、「EASTON」、「PRINCE」、「L.L.BEAN」、「MIZUNO」等之高度肯定，進而委託祥記公司製造生產；以及祥記公司與該等公司有密切之業務往來可以證明。按西元1988年當時日商吉田公司(即參加人)之經營模式為閉鎖型家族事業，雖具有設計方面之特色，然父子傳承多年來僅在日本地區製造販售據以異議商標之袋類商品，未有向外拓展之事實。嗣因兩國手提包同業公會進行交流，吉田公司確知祥記公司具備發展海外市場之實力，乃於西元1988年與祥記公司締結獨家製造及行銷協議，並就日本國以外之商標權利協議分配由祥記公司註冊，因此不論祥記公司申請註冊之「LUGGAGELABLE」、「PORTER」等系列商標(以下或稱原受讓商標)或原告善意延伸申請註冊之系爭聯合商標，均無抄襲仿用之情事。
②又依吉田公司與原告前手祥記公司之合作協議書第
4點，明文約定由祥記公司在日本及香港以外之地區註冊「PORTER」等系列商標，原告基於祥記公司為「PORTER」等系列商標國內合法商標權人之確信，善意受讓「PORTER」等系列商標，取得合法商標權利，並隨業務推展之需要，基於在我國境內「自己所有」之商標權，衍生出其他類似文字或圖樣的系列商標申請註冊，絕非惡意襲用或抄襲「他人」商標，就系爭聯合商標之註冊，既無惡意襲用，更無以不正當方法取得商標權之違法情事。
③至於參加人答辯狀第10頁第2點認為原告與前手祥
記公司間有互為董事或監察人之情形，主張原告明知參加人與祥記公司合作協議已終止，仍自祥記公司受讓「PORTER」系列商標權利，顯係以不公平競爭為目的，惡意搶註系爭聯合商標云云，惟查，祥記公司董事長雖以法人代表身分擔任原告監察人，另有一名董事同時亦擔任原告之董事，然原告之監察人或一名董事，並不足以決定原告公司業務經營之政策，更何況祥記公司對於以自己名義取得之商標權享有各種處分權利，概與參加人間之任何協議內容或協議是否存續無涉，原告基於我國相關法律之規定，依我國商標登記證之記載，信賴「PORTER」系列商標權人為祥記公司，並合法自祥記公司受讓商標權利，依原告公司業務拓展之需求規劃商標之使用及註冊事宜，實不容參加人以原告與祥記公司間一、二名監察人或董事重疊之情形，即否定原告合法使用商標之權利。
⑶基上，原告以延伸自己享有之註冊商標之認識，善意
申請註冊系爭聯合商標，並非以不公平競爭為目的，亦無任何惡意襲用、意圖剽竊據以異議商標之情事，從而被告認定原告申請系爭商標註冊時違反當時商標法第37條第7款之規定，洵屬無據。
⒎綜上所述，參加人據以異議商標並非商標法第37條第7
款規定之著名商標，且參加人據以異議之商標因無法於我國使用而根本不可能與系爭聯合商標發生混淆誤認之情形。更何況，若有所謂混淆誤認，早已存在於參加人據以異議商標與原告合法註冊取得「PORTER」系列正商標間，故准許註冊系爭聯合商標，並不會對國內現有消費市場之公平競爭或消費者之認知再產生任何影響，此際即無保護外國商標之必要性。且原告申請註冊系爭聯合商標乃基於商標法合法賦與正商標權人之權利，有衝突時自應優先選擇保護原告行使正商標之權利而非外國商標。迺被告認據以異議商標為著名商標而依修正前商標法第37條第7款為參加人異議成立之處分，以及經濟部訴願會予以維持之決定，顯非適法，請鈞院鑒核，判決如訴之聲明，以符法制。
㈡被告主張：
⒈商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致
公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第37條第7款所明定。所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為同法施行細則第31條第1項所明定。所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。
⒉查本件系爭審定第0000000號「PORTER」聯合商標圖樣
之外文「PORTER」，與參加人據以異議之「PORTER」、「YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖」（詳如異議理由書及檢送之使用資料）等商標圖樣之外文「PORTER」相同，於異時異地隔離觀察之際，有使普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。
⒊次查本件據以異議之「PORTER」、「YOSHIDA&
COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖」等商標係參加人首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1997年起即陸續於日本申准註冊，為促銷該等據以異議商標背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據以異議商標商品至香港販售，西元2001年之銷售金額已逾百億日幣，銷售數量逾1百70萬件。參加人雖無直接進口據以異議商標商品至我國銷售，然衡諸我國與港、日經貿旅遊往來密切，據以異議商標商品長期以來經日本流行雜誌大幅報導，而該等雜誌大部分在台亦有販售，且於日本、香港地區因大量銷售而享有具極高知名度而於網路上經國內網友踴躍討論等情，該據以異議商標所表彰之商譽於系爭審定第0000000號「PORTER」商標（原聯合商標）申請註冊（90年12月24日）前，應已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，凡此有參加人人於原異議案所檢送之公司簡介、商品型錄、於日本之販售據點表、1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表、在台灣亦有販售之「non-no」、「men'snon-no」、「MORE」、「POPEYE」、「
Men'sclub」、「Smart」、「Very」、「Spring」、「Olive」等日文雜誌上刊登據以異議商標相關資料、據以異議商標商品經網友討論之網頁資料、日文雜誌廣告及報導等證據資料影本附卷可稽。
⒋衡諸據以異議商標之外文「PORTER」尚非習知習見之文
字，於背包、手提袋等商品已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，從而原告（即商標權人）於其後始以外文「PORTER」作為本件系爭審定第0000000號「PORTER」聯合商標圖樣，復指定使用於與異議人所營性質相類之旅行袋、帆布背包、手提包、公事皮包等商品申請註冊，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體產生混淆誤認之虞，應有前揭條款規定之適用。
⒌至原告主張參加人自1989年起至2001年5月止與祥記實
業股份有限公司（以下簡稱祥記公司）有合作關係，祥記公司得在日本以外之世界各地生產銷售袋子及其他使用參加人系列商標之產品並在台灣等國家註冊商標。祥記公司於1994年7月1日起，在台灣以「PORTER及圖」、「PORTERDASH！及圖」商標陸續於衣服、靴鞋、冠帽等類別商品申准取得多件註冊，於合作關係終止後，參加人請求以3千8百萬日元受讓商標，祥記公司未同意。
原告於91年2月6日以新台幣8百萬元向祥記公司受讓商標專用權，並已移轉登記，而受讓商標後積極行銷及廣告。參加人之商標非著名商標，且其係由參加人同意註冊之祥記公司受讓「PORTER」系列商標，系爭商標之申請註冊，未違反前揭法條規定等節，經核本件案外人祥記公司與參加人間雖曾有合作關係，惟該合作關係已於2001年5月終止，是祥記公司縱於合作關係期間取得多件「PORTER」系列商標註冊，而於合作關係終止後，原告繼受該等「PORTER」系列商標，然原告與參加人間並無任何關係存在，是原告於其後另以系爭商標申請註冊，難認已得參加人同意而有修正前商標法第37條第7款但書准其申請註冊之情形。又原告於受讓商標後雖有廣告銷售之事實，並檢送直營店、經銷店、產品發表會照片及廣告資料影本為證，但該等資料除大多晚於系爭商標申請註冊日外，其廣告內容強調「PORTER」品牌源自日本、原宿地區或參加人之創辦人吉田吉藏KichizoYoshida等，自不得執為系爭商標之申請註冊無使消費者產生混淆誤認之虞之論據。另原告檢送之西元1994年至1997年間於香港參展之照片影本，僅能證明其前手曾於香港參展，尚難據此認定系爭商標之申請註冊無使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞。
⒍綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人主張：
⒈系爭商標違反修正前商標法第37條第7款規定，依法不得註冊：
⑴按商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有
致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊，但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限，為修正前商標法第37條第7款所明定。商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，則分別為原處分時商標法施行細則第15條第1項及第31條第1項所規定。又所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。
⑵經查，系爭商標即有該款規定之不得註冊事由：
①系爭商標與據以異議商標構成同一或近似：
系爭商標與據以異議之「PORTER」及「YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYO.JAPAN及圖」商標圖樣相較，均有相同之外文「PORTER」，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。
②據以異議商標為著名商標：
參加人早於西元1962年即首創「PORTER」商標，使用於背包、皮包、手提袋等商品上，並於西元1977年起陸續於日本申請註冊「PORTER」系列商標，為促銷據以異議商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據以異議商標商品至香港地區，並於香港地區長期廣泛宣傳促銷，自西元2000年起參加人之營業額已逾百億日幣，而台灣與日本間雖隔海相鄰，但以現代交通工具往來，來回僅須數小時，且雙方無論商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，航班密集，兩地的商品及流行資訊交流也極為快速與廣泛，台灣的金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店，及遍佈於大街小巷的便利超商均有展示與販售日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌（關於此事實，為鈞院90年訴字第3766號判決所肯認），刊登據以異議商標商品相關廣告、報導之日文雜誌「Men'snon-no」、「With」、「MORE」、「non-no」、「mini」、「Zipper」、「COOLTRANS」、「Boon」、「spring」、「smart」等於台灣網路書店亦有販售，被告關於本案異議階段時，亦曾派員至金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店調查，發現長期以來報導據以異議商標商品的日本流行雜誌大部分在該等連銷書店均有展示及販售（關於此事實，經被告於94年5月17日準備程序供述在案），再參酌我國國內網友於網路上踴躍討論據以異議商標商品，知名藝人 木村拓哉 、 金城武 於電視劇及電影中，拿著據以異議商標商品，引起我國消費者之注意，自西元1988年12月起至2001年5月止參加人並曾授權訴外人祥記公司（英文名：GALLANTINDUSTRIESCO.,LTD）在台灣行銷標示據以異議商標之背包類商品台灣消費者所認識之據以異議商標所表彰者乃參加人公司之信譽及產品品質，祥記公司於台灣使用據以異議商標之效果，應歸於參加人。而且依吾人一般生活經驗，我國銷售背包、皮包、手提袋類相關業者及據以異議商標商品主要訴求對象之年輕消費族群均普遍留意日本流行資訊。因此，綜合上開證據資料，堪認據以異議商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，符合修正前商標法第37條第7款所謂之著名商標。
此外，由原告於異議階段提出的附件15資料中的雜誌廣告或報導內容，亦得以明瞭據以異議商標商品受歡迎之程度，如「Porter哈日包燒上身」文章中記載：「敗家子走在街上，除了放眼都是名牌妹揹著LV或GUCCI外，赫然發現許多年輕人都揹著一個素色休閒款式的公事包。敗家子猜想，這些人多半是哈日族，因為他們揹的都是Porter哈日包。」、「SUBCULTURESCREAM次文化尖叫」文章中指出：
「日本人對這類限量產品，失心瘋似地支持熱愛，完賣（完全賣完）的狀況，常常在才上巿前幾天就發生。自己就曾經看過原宿Porter（吉田英文品牌名）路面店，買客大排長龍，分批進入店內的壯觀亂象，盛況很像LV或Prada。」、「流行教主，非我莫屬！日本超人氣背包～PORTER」文章中記載：
「Porter以其質輕耐用的材質‧‧‧在LV、PRADA等國際級名牌環伺之下脫穎而出，成為日本街頭背包的領導品牌‧‧‧推出後即受到日本街頭玩家的歡迎，旋即成為日本街頭人手一包的終極必備品，而TANKER也因此快速躍昇為PORTER的長賣型經典款。在台灣，TANKER系列也時常處於供不應求的品切狀態。」、「世紀之作一針入魂吉田包」文章中亦表示：「在台灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前台灣街頭所無法缺少的流行配件，一股PORTER風早已開始吹襲」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」文章亦記載：「到了HIPHOP風盛行的70年代初期，PORTER已經有如旋風一般，席捲當時的年輕族群‧‧‧說到PORTER，就絕對不能不提其經典系列『TANKER』，木村拓哉在日劇『戀愛世代』中使用TANKER系列的雙用背包，以及金城武在電影『心動』中的TANKER兩用公事包，其迷人的氣質與造型，都引起許多影迷的爭相仿效，引領出TANKER風潮。」，另外，標題為「最具大人氣品牌PORTER在台熱烈販售中」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「機能+實用主義=時尚的另一種可能性」等廣告內文亦說明PORTER品牌背包類商品受歡迎的情形。
③系爭商標有致公眾混淆誤認之虞：
衡諸據以異議商標使用於背包、手提袋等商品已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，從而原告於其後始以外文「PORTER」作為系爭商標圖樣，指定使用於性質相同之旅行袋、帆布背包、手提包、公事皮包等商品申請註冊，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞。再者，檢視原告於異議階段提出之附件15宣傳廣告內容，發現其以「Porter哈日包燒上身」、「‧‧‧其實這些都是Porter包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少年的肩上，也是可想而知。」、「目前台灣正式代理的Porter包，是所謂的『海外版』」、「Porter於1962年由KichizoYoshida所創立」、「日本超人氣背包～PORTER」「PORTER是一個源自日本的背包品牌，最初由YOSHIDA吉田背包於1962所推出」、「日本街頭流行的引領品牌」、「世紀之作一針入魂吉田包」、「PORTER從日本的原宿地區崛起，瞬間開始流行於整個日本，‧‧‧在台灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前台灣街頭所無法缺少的流行配件，一般PORTER風早已開始吹襲。」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」、「PORTER受觀迎的程度扶搖直上，在日本的街頭幾乎隨處可見，現在你也可以輕鬆擁有PORTER包包。」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「1962年於東京創立的PORTER，雖邁入第41個年頭，至今依然是新一代流行文化的重量級代表。」等為訴求，促銷「PORTER」商標商品，顯然意圖使消費者認為「PORTER」商標所表彰之商品來源或產銷主體為參加人，非如原告所稱「以自己之名義行銷推廣『PORTER』系列商品」，其攀附參加人商譽之意圖明顯，有使消費者對系爭商標所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，足堪認定。
⒉原告不得依據參加人與祥記公司所簽訂之授權契約，對
參加人主張其申請本件系爭商標係經參加人同意或主張任何權利：
參加人與祥記公司間之授權契約早於西元2001年5月間中止，參加人與祥記公司自西元2001年5月起已無契約關係存在，雙方權利義務關係應回復未簽約前之狀態，祥記公司已不能依據授權契約對參加人主張任何權利。
遑論原告並非契約當事人，參加人從未同意原告申請註冊系爭聯合商標。縱使原告自祥記公司受讓該公司已於台灣獲准註冊之其他含有「PORTER」字樣之商標專用權，惟原告究非契約當事人，不得依據參加人與祥記公司簽訂之授權契約，對參加人主張其申請本件系爭商標係經參加人同意或主張任何權利。
⒊茲就原告其他主張駁斥如下：
⑴原告主張：參加人曾以3千8百萬元日幣請求祥記公司
移轉其已獲准註冊之PORTER系列商標等之專用權，足以證明參加人明知祥記公司及其後手依法享有註冊取得之商標權，其無任何商標法上權利可資主張云云，惟查：參加人以金錢為代價，請求祥記公司移轉其已獲准註冊之PORTER系列商標等之專用權，不過是為避免訴訟勞費，儘早解決與祥記公司間之商標爭議，不得因此即謂「參加人明知祥記公司及其後手依法享有註冊取得之商標權，其無任何商標法上權利可資主張」。原告之主張，並不可採。
⑵原告主張：參加人異議申請書所主張之據以異議商標
為異議申請書附件1「PORTER」商標及附件2「YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖」商標，該些商標在日本申准註冊於2001年間，被告及訴願決定機關竟均將參加人未主張之其他商標，列為本案據以異議商標，進而認定參加人據以異議商標早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊，顯屬嚴重違誤云云。惟查：
①原處分及訴願決定分別載明：「查本件系爭審定第
0000000號『PORTER』聯合商標圖樣之外文『PORTER』，與異議人據以異議之『PORTER』、『YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖』等商標圖樣上之外文『PORTER』相較，二者均有相同之外文『PORTER』‧‧‧應屬構成近似之商標」、「次查，系爭商標圖樣係由單純之外文『PORTER』所構成，與參加人據以異議之『PORTER』、『YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖』等商標圖樣相較，二者均有相同之外文『PORTER』‧‧‧係屬構成近似之商標」（訴願決定書第6頁倒數第4行以下），是原處分及訴願決定均以「PORTER」商標及「YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖」商標作為據以異議商標，並無違誤之處。
②依參加人於異議階段提出之附件9資料所示，於西
元1977年間在日本申請註冊之註冊第0000000號商標，為一侍者手提行李箱之圖形與「PORTER」字樣所構成，參加人雖未將其作為本案據以異議商標，惟其仍屬參加人創用之PORTER系列商標之一，縱認原處分記載「次查，據以異議之『PORTER』、『YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖』等商標係參加人首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊‧‧‧」有誤以該日本註冊第0000000號商標為本案據以異議商標之嫌，亦不影響系爭商標與「PORTER」、「YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖」等商標構成近似、「PORTER」、「YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖」等商標為著名商標及系爭商標違反修正前商標法第37條第7款規定之事實。
③依參加人於異議階段提出之附件9資料，參加人最
早在日本申請註冊「PORTER」文字商標，係於西元1985年申請註冊第0000000號商標，並非西元2001年。
⑶原告主張：香港巿面販售之「PORTER包」兼有祥記公
司與參加人公司之產品，並商譽應歸雙方共享，原告繼受祥記公司之商標權益，並持續經營香港巿場，自亦享有香港地區「PORTER」之商譽云云。惟查：①祥記公司係經由參加人授權使用據以異議商標，其
屬參加人公司之經銷商（或稱代理商）性質，一般消費者所認知之「PORTER」商標所表彰之信譽為參加人公司之信譽，祥記公司縱有於香港販售「PORTER」商標商品之事實，其使用之效果亦應歸於參加人。
②如前所述，原告於台灣所為之宣傳廣告，一再使人
誤認其販售之「PORTER」商標商品之產銷主體為參加人，其攀附參加人商譽之意圖明顯，原告縱有於香港地區販售「PORTER」商標商品之事實，其是否使消費者認識「PORTER」商標所表彰之信譽為原告自身之信譽，不無疑問。
⑷原告主張：參加人提出之網路討論資料所載日期，大
多晚於系爭商標申請註冊日，討論據以異議商標之網友人數不多，該等網路討論資料不得作為證明據以異議商標為著名商標之證據云云。惟查：
參加人提出之網路討論資料部分所載日期縱有晚於系爭商標申請註冊日，惟仍有部分早於系爭商標申請註冊日，而某一商標商品於網路上受到討論、探詢，已足以顯見該商標商品受到消費者之喜愛及高度注意，該等網路討論資料應得作為證明據以異議商標為著名商標之證據。
⑸原告主張其以系爭商標作為註冊第730178號商標之聯
合商標，係本於自有之合法商標權利，避免他人以「PORTER」申請註冊於相同或類似商品，並無任何違法可言，基於原告註冊第730178號正商標與聯合商標之間具有圖樣近似之關係，原告所欲註冊之任何聯合商標均會與據以異議商標近似，將造成原告根本不得申請註冊任何聯合商標之結果云云。惟按「聯合商標仍不失為獨立而存在之商標，申請註冊為聯合商標之圖樣有商標法所定不得申請註冊之情形者，仍不得核准註冊，不因其正商標已申准註冊而有異。」有改制前行政法院88年判字第3447號判決足供參照。系爭聯合商標雖為聯合商標惟仍不失為獨立而存在之商標，其圖樣有商標法所定不得申請註冊之情形，仍不得核准註冊。原告之主張，並不可採。
⑹原告主張：修正前商標法第37條第7款、第14款之適
用，以申請人主觀上具有「惡意襲用、搶註他人商標」及「以不公平競爭之目的」而抄襲他人商標為要件，原告受讓祥記公司註冊商標，隨業務推展善意延伸系爭商標之申請註冊，非以不公平競爭之目的，更無惡意抄襲他人商標可言云云。惟查：
①修正前商標法第37條第7款、第14款並未以商標申
請人具有「惡意襲用、搶註他人商標」及「以不公平競爭之目的」而抄襲他人商標為構成要件。審查系爭商標是否違反修正前商標法第37條第7款、第14款規定時，並無審酌原告主觀上是否具有「惡意襲用、搶註他人商標」及「以不公平競爭之目的」而抄襲他人商標之必要。
②祥記公司董事長 林明燈 同時為原告公司監察人，祥
記公司董事 林義雄 亦同時為原告公司董事，該二人對祥記公司與參加人間之授權契約早於西元2001年5月間終止、同意註冊條款已失效、祥記公司已無製造、行銷、經銷「PORTER」系列商標商品的權利等情當知之甚詳，竟仍將祥記公司於授權契約存續期間所註冊之商標專用權移轉登記予原告，而原告受讓商標專用權後，仍於廣告中使用令人相信事實上為其產製的「PORTER」系列商標商品之產製來源為參加人之文字，其顯然有攀附參加人商譽之意圖，而以不公平競爭之目的，申請註冊本件系爭商標。
⑺原告主張：我國商標法以屬地保護原則為立法例，參
加人於締約時或締約後從未在我國申請商標註冊，既無商標權利如何授權？參加人與祥記公司所簽訂之契約與商標授權無涉。迄至1988年12月5日與祥記公司締結系爭協議書時，參加人在日本亦僅享有5件商標權，參加人並未重視PORTER商標。參加人於協議書中之同意註冊之意思表示，屬於一次即完成之意思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題，不因其與祥記公司之協議關係終止而失其效力，參加人於協議書概括同意註冊，顯然效棄日本國之外的商標權及經營權，而同意由祥記公司及其繼受者享有，「PORTER」商標於我國之商標權盡歸原告所有，不因任何契約關係終止而有變更云云。惟查：
①檢視祥記公司致參加人之信函內容，祥記公司以「
吉田ブラシドライセシス契約」（中譯：吉田商標授權契約）或「ライセシス契約」（中譯：授權契約），稱呼其與參加人所簽訂之契約，顯然詳記公司主觀上亦認識雙方所簽訂者為商標授權契約。且西元2000年5、6月間簽訂之最後一份合約，其封面亦載明「LICENSEAGREEMENT」（中譯：授權契約）。
②參加人與祥記公司所簽訂之契約性質為何，應依契
約內容決定，與參加人在日本申准註冊幾件商標無涉。參加人是否重視「PORTER」系列商標，亦與參加人在日本申准註冊幾件商標無絕對關係。事實上，參加人長期廣泛地在報章雜誌上刊登廣告促銷據以異議商標商品，已足以證明參加人對據以異議商標之重視。
③根據參加人與祥記公司簽訂之授權契約，參加人係
授予（契約原文：grant）祥記公司在日本、香港以外的亞洲地區、美國、加拿大及歐洲地區獨家製造、行銷及經銷參加人創用之「PORTER」系列等多款商標產品的權利（請見參加人與祥記公司簽訂之授權契約書第1條、第2條及第3條），參加人對於日本、香港以外國家係授權祥記公司進行行銷事宜，並非放棄日本國之外的商標權及經營權。
④祥記公司於授權契約有效存續期間內，在性質上僅
為參加人之代理商或經銷商之性質，其與一般代理商、經銷商不同點僅在祥記公司具有生產背包、手提袋類產品的能力，而參加人於授權契約中雖同意祥記公司得自行生產背包、手提袋類產品，惟不得因此即謂祥記公司所產製並標示「PORTER」商標的背包、手提袋類產品使消費者認知的產製來源為祥記公司，此由雙方簽訂之合約中，約定參加人有權控制祥記公司生產的商品品質及產品樣式（以西元1988年12月間簽訂的第一份授權契約為例，如第5條至第9條約定），及西元1996年1月間、2000年5、6月間所簽訂的最後二份合約第12條約定：「為統一YOSHIDA（即參加人）品牌印象，公開廣告、看版及廣告特輯等，應得YOSHIDA（即參加人）之同意」（原文為ForunityofimageofYoshidabrand,advertisementpublicity,standingboards,advertisingcolumnetc.,shouldbeapprovedbyYoshida.），即可明瞭祥記公司僅屬參加人公司之經銷商（或稱代理商）性質，只不過參加人同意祥記公司得自行生產參加人設計的產品（或祥記公司自行設計經參加人同意的產品），此與A公司委託B公司生產A公司產品，另授權C公司經銷A公司產品，本質上並無不同，僅祥記公司結合B公司與C公司之功能而已。
⑤我國商標法除保護已在我國註冊之商標外，尚保護
他人所創用而未於我國註冊之商標，如現行商標法第23條第1項第12款及第14款（相當於修正前商標法第37條第7款及第14款）所稱之「他人商標」即不限於已在我國獲准註冊之商標。參加人於授權契約中同意祥記公司於我國註冊「PORTER」系列商標之實益即在符合修正前商標法第37條第7款及第14款但書規定，祥記公司得參加人同意後申請註冊「PORTER」系列商標，即得排除修正前商標法第37條第7款及第14款等不得註冊事由之規定之適用。
參加人雖未先在我國申准註冊後再授權祥記公司使用，惟參加人於授權契約中同意祥記公司得在台灣申請註冊「PORTER」系列商標，具有排斥修正前商標法第37條第7款及第14款等不得註冊事由之效果。
⑥參加人與祥記公司前後共簽訂4份授權契約，每份
契約均記載同意註冊條款（請見合約第4條約定），顯然雙方當事人認識並有意使該同意註冊條款於雙方契約關係存續期間內有效，隨契約關係消滅而失效，非如原告所稱參加人一次放棄註冊商標之權利（何等重大的權利放棄），否則僅於第一份合約記載同意註冊條款即可，何須四份授權契約均為相同記載。按契約之解釋，應探求當事人之真意（最高法院43年台上字第577號判例參照）。將參加人於授權契約中概括同意祥記公司於日本，香港以外國家申請註冊參加人創用的「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGAGELABEL」等多款系列商標之約定，解釋為一次放棄日本國以外的所有商標權及經營權，對參加人是何等重大的不利益。除非參加人有具體、明確的放棄商標權、經營權的表示，否則不應如此解釋契約。況且與參加人簽訂授權契約者為祥記公司，並非原告，原告既非契約相對人，並無依據參加人於授權契約中所為之任何意思表示主張權利之餘地。
⑦以西元1988年12月間簽訂的第一份授權契約為例，
參加人與祥記公司所簽訂的4份授權契約的核心部分應為第1條之規定：「參加人授予祥記公司獨家製造、行銷及經銷LIGHTZONE及在參加人品牌及商標下之所有其他系列產品的權利」（原文：YOSHID
AGRANTSTOGALLANTTHEEXCLUSIVERIGHTSOFMANUFACTURING,MARKETINGANDDISTRIBUTION
OFPRODUCTSUNDERLIGHTZONEANDALLTHEOTHERCOLLECTIONSTHEBRANDNAMEANDTRADEMARKSOFYOSHIDA&CO.,LTD.）具體實施辦法包括祥記公司得在香港、日本以外之國家申請註冊參加人所有之「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGAGELABEL」等多款系列商標（第4條）、參加人控制祥記公司生產的產品品質（如第5條約定參加人應寄送樣本予祥記公司，為維持品質，祥記公司應寄送每一指定（或選定）設計款之一件原樣予參加人；第6條約定參加人應提供祥記公司必要之技術協助；第7條約定祥記公司應向參加人顯示其製造每樣產品的物件編號；第8條約定祥記公司有修改任何設計之權利，但應經參加人同意；第9條約定參加人得派代表參觀祥記公司正在製造產品時的工廠等等）、祥記公司每年依出售參加人商標商品銷售額的一定比例支付權利金（第11條）（原文為royalty，中譯為版權使用費或特許權使用費等），但不得低於一定金額（第12條）。參加人與祥記公司間之授權契約關係已於西元2001年5月間消滅，祥記公司已喪失製造、行銷及經銷參加人所有之「PORTER」系列等商標產品的權利，同意註冊條款亦應隨契約中止而失效。
⑧按契約之解釋，應探求當事人之真意（最高法院43
年台上字第577號判例參照）。參加人與祥記公司所簽訂之授權契約之主要內容為祥記公司每年支付權利金、參加人授權祥記公司製造、行銷及經銷參加人所有之「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGAGELABEL」等多款系列商標商品及同意祥記公司在日本、香港以外國家申請註冊商標，其間具有對價性（亦即在祥記公司支付權利金的前提下，參加人才允許祥記公司製造、行銷及經銷參加人所有之「PORTER」系列等商標產品及在日本、香港以外國家註冊商標），此由西元1988年12月間簽訂的第一份授權契約中之第11條第1項之約定：「為作為根據本契約被授予權利之代價，祥記公司應支付以FOB售價計算之一定比例權利金予參加人，但不得少於最低權利金金額」（ASCOMPENSATIONFOR
THERIGHTSGRANTEDHEREUNDER,GALLANTSHALL
PAYTOYOSHIDAAPERCENTAGEROYALTYONGALLANT'SFOBSALESPRICES,BUTNOTLESSTHANTHEMINIMUMROYALTY.），亦可明瞭。倘認為雙方契約關係消滅後，祥記公司未支付權利金的情形下，祥記公司及原告仍得保有已註冊之商標專用權，進而以該等已註冊之商標使用於商品上行銷、販售，則顯然違背參加人與祥記公司當初簽訂授權契約之原意。若原告前開主張可採，則豈非在參加人與祥記公司間之授權契約關係已經消滅、祥記公司無庸支付權利金的情形下，祥記公司及原告仍得在日本及香港以外國家繼續保有參加人創用的「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGAGELABEL」等多款系列商標專用權，並據其商標專用權繼續製造、行銷標示上開多款系列商標的商品。參加人與祥記公司間所簽訂之商標授權契約既已中止，則依一般契約法原則，契約條款已失其效力，雙方間之權利、義務關係應回復未簽訂契約前之狀態，祥記公司已不得對參加人主張其註冊「PORTER」系列商標係經參加人同意。更遑論原告並非契約當事人，並無依據參加人與祥記公司間所簽訂之授權契約主張權利之餘地。
⒋綜上所述，系爭商標確有違反修正前商標法第37條第
7款之規定，該商標之審定應予撤銷，原處分及訴願決定並無違法或不當，請依法駁回原告之訴，以維法制。
理由
一、按商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限，為系爭聯合商標異議審定時商標法第37條第7款所明定。而衡酌兩商標圖樣是否近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。又所稱著名之商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為同法施行細則第15條第1項及第31條第1項所明定。
二、本件原告於90年12月24日以「PORTER」商標作為其註冊第730178號商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第18類之皮革和人造皮革、旅行袋、旅行箱、帆布背包、手提包、旅行提包、包裝用皮袋、購物袋、皮箱或皮革板製箱、公事皮包、公文包、錢包、嬰兒用揹袋、皮夾、書包、旅行用衣物包、鑰匙包（皮革製）、人造革箱（袋）、傘、手杖商品，向被告申請註冊，經被告核准列為審定第0000000號聯合商標（圖樣如附圖1所示），嗣參加人以系爭聯合商標之申請註冊有異議審定時商標法第37條第7款及第14款規定之情事，檢具「PORTER」、「YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖」商標圖樣（圖樣如附圖2所示），對之提出異議，案經被告審查認系爭聯合商標圖樣與參加人據以異議之商標圖樣相較，二者皆有相同之外文「PORTER」，應屬構成近似商標；又據以異議之「PORTER」、「YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖」商標係參加人首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊，為促銷該等據以異議商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據以異議商標商品至香港地區販售，西元2001年之銷售金額已逾百億日幣，銷售數量逾1百70萬件；參加人雖無直接進口據以異議商標商品至我國銷售，然衡諸我國與港、日經貿旅遊往來密切，據以異議商標商品長期以來經日本流行雜誌大幅報導，而該等雜誌大部分在我國亦有販售，且於日本、香港地區因大量銷售而享有極高知名度，於網路上經國內網友踴躍討論等情，該據以異議商標所表彰之商譽於系爭商標申請註冊（90年12月24日）前，應已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，凡此有參加人所檢送之公司簡介、商品型錄、於日本之販售據點表、西元1995年至2001年於日本及香港地區之銷售量統計表、在我國亦有販售之「non-no」、「men'snon-no」、「MORE」、「POPEYE」、「Men'sclub」、「Smart」、「Very」、「Spring」、「Olive」等日文雜誌上刊登據以異議商標相關資料、據以異議商標商品經網友討論之網頁資料、日文雜誌廣告及報導等證據資料影本附卷可稽。從而，原告於其後始以外文「PORTER」作為系爭商標圖樣，復指定使用於與參加人所營性質相類之旅行袋、帆布背包、手提包、公事皮包等商品申請註冊，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，應有首揭法條規定之適用。至原告主張其於91年2月6日以新臺幣8百萬元自祥記祥記公司受讓經由參加人同意註冊之「PORTER」系列商標專用權，並已移轉登記，故系爭商標之申請註冊，未違反首揭法條規定乙節，經核案外人祥記公司與參加人間雖曾有合作關係，惟該合作關係已於西元2001年5月終止，是祥記公司縱於合作關係期間取得多件「PORTER」系列商標註冊，而於合作關係終止後，原告繼受該等「PORTER」系列商標，然原告於其後另以系爭商標申請註冊，難認已得參加人同意而有前揭商標法第37條第7款但書准其申請註冊之情形；另系爭商標既應依前揭商標法第37條第7款之規定撤銷其審定，則其是否尚有同法條第14款規定之適用，自無庸審究；乃為系爭商標之審定應予撤銷之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造及參加人之主張，各如事實欄所載；亦即兩造對於系爭聯合商標圖樣與據以異議商標圖樣近似，參加人與祥記公司於西元1988年12月6日、1993年6月2日、1996年1月30日、2001年6月30日（原協議書之記載為6月31日）締有協議書4件，約定契約有效期間分別為西元1988年12月6日至1991年12月底、1993年1月1日至1995年12月31日、1996年1月1日至2000年12月31日及2001年1月1日至2005年12月31日，祥記公司於西元2001年4月4日發函通知參加人，於收受通知後1個月終止協議書、原告與祥記公司於91年2月6日締有商標讓與契約等情均不爭，並有上開協議書及其中譯本、終止函及商標讓與契約等影本附於原處分卷可稽，自堪信為真實；茲兩造所爭執者，厥為系爭聯合商標是否有異議審定時商標法第37條第7款規定不得申請註冊之情形，亦即：⑴聯合商標之申請註冊是否應適用前揭商標法第37條第7款之規定？⑵據以異議商標於系爭聯合商標申請註冊前是否為著名之商標？⑶系爭聯合商標是否有致公眾混淆誤認之虞？⑷系爭聯合商標之註冊是否須得並已得參加人之同意？
三、經查：㈠關於聯合商標之申請註冊是否應適用本件異議審定時商標法第37條第7款規定部分：
按本件異議審定時商標法第22條第1項雖規定：「同一人以同一商標圖樣，指定使用於類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品，應申請註冊為聯合商標。」惟聯合商標仍不失為獨立而存在之商標，申請註冊為聯合商標之圖樣有商標法所定不得申請註冊之情形者，仍不得核准註冊，不因其正商標已合法申准註冊而有異，亦不因我國商標法採屬地保護原則而有別；故系爭聯合商標如有異議審定時商標法第37條第7款規定之情形，即不得予以註冊。
㈡關於據以異議商標於系爭聯合商標申請註冊前是否為著名之商標部分：
⑴據以異議之「PORTER」等商標係參加人首先使用於背包
、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊，為促銷該等據以異議商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據以異議商標商品至香港販售，西元2001年之銷售金額已逾百億日幣，銷售數量逾1百70萬件；參加人雖無直接進口據以異議商標商品至我國銷售，然衡諸我國與港、日經貿旅遊往來密切，據以異議商標商品長期以來經日本流行雜誌大幅報導，而該等雜誌大部分在台亦有販售，且於日本、香港地區因大量銷售而享有具極高知名度而於網路上經國內網友踴躍討論等情，有參加人於原異議案所檢送之公司簡介、商品型錄、於日本之販售據點表、1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表、在台灣亦有販售之「non-no」、「men'snon-no」、「MORE」、「POPEYE」、「Men'sclub」、「Smart」、「Very」、「Spring」、「Olive」等日文雜誌上刊登據以異議商標相關資料、據以異議商標商品經網友討論之網頁資料、日文雜誌廣告及報導等證據資料影本附卷可稽；已足證明據以異議商標所表彰之商譽於系爭聯合商標申請註冊（90年12月24日）前，應已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。
⑵再參以原告自稱其前手祥記公司於1988年起與參加人訂
約「共同經營」據以異議之「PORTER」系列商標，苟「PORTER」商標未臻著名，祥記公司又焉肯每年給付參加人鉅額之權利金？何況，原告嗣後於其商品宣傳廣告中，強調：「Porter哈日包燒上身」、「‧‧‧其實這些都是Porter包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少年的肩上，也是可想而知。」、「目前台灣正式代理的Porter包，是所謂的『海外版』」、「Porter於1962年由KichizoYoshida所創立」、「日本超人氣背包～PORTER」「PORTER是一個源自日本的背包品牌，最初由YOSHIDA吉田背包於1962所推出」、「日本街頭流行的引領品牌」、「世紀之作，一針入魂吉田包」、「PORTER從日本的原宿地區崛起，瞬間開始流行於整個日本，‧‧‧在台灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前台灣街頭所無法缺少的流行配件，一般PORTER風早已開始吹襲。」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」、「PORTER受觀迎的程度扶搖直上，在日本的街頭幾乎隨處可見，現在你也可以輕鬆擁有PORTER包包。」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「1962年於東京創立的PORTER，雖邁入第41個年頭，至今依然是新一代流行文化的重量級代表。」等為訴求，以促銷「PORTER」商標商品，此有原告於異議階段提出之附件15宣傳廣告附原處分卷可稽，益證據以異議之日本「PORTER」等商標，在國內商譽卓著，否則原告焉肯於其商品廣告中一再提強調「PORTER」品牌源自日本、原宿地區或參加人之創辦人吉田吉藏KichizoYoshida等，故其予消費者之認知仍係代理參加人據以異議商標之商品，並非自創品牌；原告訴稱日本「PORTER」之商品不能在台販售，「PORTER」商標在國內著名，係其努力經營之結果，不能認為據以異議之日本「PORTER」商標在國內已臻著名云云，亦顯非可採。
㈢關於系爭聯合商標是否有致公眾混淆誤認之虞部分：
⑴據以異議商標使用於背包、手提袋等商品已廣為相關事
業及消費者所普遍認知而為著名商標，已如前述，從而原告於其後始以相同外文「PORTER」作為系爭聯合商標圖樣申請註冊，且指定使用於旅行袋、帆布背包、手提包、公事皮包等商品復與據以異議商標所知名之背包、皮包、手提袋等商品相類，客觀上自難謂無使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞。
⑵又如前所述，原告於其商品之宣傳廣告中，一再提強調
「PORTER」品牌源自日本、原宿地區或參加人之創辦人吉田吉藏KichizoYoshida等，以促銷其「PORTER」系列商標商品，在在足使消費者有混淆誤認「PORTER」系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為參加人之虞。
㈣關於系爭聯合商標之註冊是否須得並已得參加人之同意部分：
⑴系爭聯合商標圖樣近似於參加人著名之據以異議商標，
有致公眾混淆誤認之虞，已如前述，依本件異議審定時商標法第37條第7款但書之規定，系爭聯合商標如欲申請註冊，自應取得據以異議商標之所有人或授權人之同意。是原告主張其合法受讓祥記公司所有之「PORTER」系列商標權利，自得依法行使法律賦與商標權人之權利，以申請系爭聯合商標，無庸再取得參加人之同意云云，自非可採。
⑵原告另主張系爭聯合商標之註冊，實質上已得參加人之
同意云云，無非以祥記公司與參加人間所簽訂之4份協議書暨原告與祥記公司間所簽訂之商標讓與契約為據。
惟查：
①協議書4份，係參加人與祥記公司於西元1988年12月
6日、1993年6月2日、1996年1月30日、2001年6月30日所先後簽訂，其約定契約有效期間則分別為西元1988年12月6日至1991年12月底、1993年1月1日至1995年12月31日、1996年1月1日至2000年12月31日及2001年1月1日至2005年12月31日，已如前述。
②上開協議書之性質究為合作契約或授權契約，原告與
參加人各有不同之主張，並舉不同之理由支持其說，惟不論該協議書之性質為何，其明白載有「PORTER」系列商品，吉田公司同意祥記公司自西元1989年起製造、行銷，並同意祥記公司在我國申請註冊，而祥記公司則應每年支付約定之權利金等約定，此為雙方所不爭。嗣祥記公司於西元2001年4月4日發函通知參加人，於收受通知後1個月終止上開契約，並停止給付參加人權利金，此亦為雙方所不爭執。是於上開協議書有效期間內，祥記公司就「PORTER」系列商標固有申請註冊之權利，但於契約終止後，祥記公司即不再享有此權利，遑論嗣後受讓祥記公司權利之原告。
③茲原告於90年12月24日申請系爭聯合商標之註冊，已
在祥記公司與參加人所訂上開協議書終止（西元2001年5月）之後，顯難謂已取得參加人或其授權人之同意，原告之上開主張，亦非可採。
四、綜上所述，系爭聯合商標之申請註冊，有異議審定時商標法第37條第7款規定不得申請註冊之情形；原告所訴，核不足採。從而，被告所為系爭聯合商標之審定應予撤銷之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
五、兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，故不予逐一論述，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國94年8月3日
第四庭審判長法官徐瑞晃
法官蕭惠芳法官李得灶上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國94年8月11日
書記官陳清容