裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第2699號判決
裁判日期：民國93年08月04日
裁判案由：服務標章
臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第二六九九號
原告美商‧奧維其服務公司（OvertureServices，Inc.）代表人甲○○○T訴訟代理人 蔡瑞森 律師複代理人 劉騰遠 律師訴訟代理人 陳長文 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人乙○○
丙○○右當事人間因服務標章事件，原告不服經濟部中華民國九十二年四月十五日經訴字第○九二○六二○八二二○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告申請案號第000000000號「OVERTUREand（ConcentricOLogoDesign）」服務標章註冊申請事件，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，其餘由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國（下同）九十一年一月十六日以「OVERTUREand（Concentric0LogoDesign）」服務標章，作為其同日申請之「OVERTURE」服務標章之聯合標章（下稱系爭聯合服務標章，圖樣如附圖一所示），指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四十二類之透過全球電腦網路之電子瀏覽服務，即提供搜尋引擎服務以取得各種主題之資訊服務，向被告申請註冊。案經被告審查，認本件服務標章圖樣與據以核駁之註冊第六五四○一四號「明鼎電腦有限公司標章」商標圖樣構成近似（下稱據以核駁商標，圖樣如附圖二所示），且均指定使用於同一或類似之服務及商品，應不予註冊，於九十二年一月二十一日以聯合服務標章核駁第0000000號審定書為系爭聯合服務標章之註冊申請應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷，並判命被告就申請案號第000000000號
「OVERTUREand（ConcentricOLogoDesign）」服務標章註冊申請案作成准予審定之處分。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈原告之訴駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭聯合服務標章圖樣與據以核駁商標圖樣是否構成近似？兩者服務＼商品不同，是否仍構成類似？有無系爭聯合服務標章審定時商標法（以下簡稱商標法）第七十七條準用第三十七條第十二款規定之適用？原告與第三人所簽署之兩商標併存同意書可否基於「情事變更原則」適用總統令於九十二年五月二十八日公布之新修正商標法而獲准註冊？㈠原告主張：
⒈本案爭點在於原告申請註冊之系爭申請案號第000000000號「
OVERTUREand（ConcentricOLogoDesign）」服務標章與第三人明鼎電腦有限公司之註冊第六五四○一四號「明鼎電腦有限公司標章」商標是否構成近似，兩者服務＼商品不同，是否仍構成類似；以及第三人所簽署之兩造商標併存同意書是否可基於「情事變更原則」適用總統令於九十二年五月二十八日公布之新修正商標法而獲准註冊。
⒉原告申請註冊之系爭申請案號第000000000號「OVERTUREand
（ConcentricOLogoDesign）」服務標章與據以核駁之第三人明鼎電腦有限公司註冊之第六五四○一四號「明鼎電腦有限公司標章」商標非屬近似，兩者服務＼商品亦不構成類似：
⑴按「商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」不得
申請註冊，為商標法第三十七條第十二款所明定。又依同法第七十七條規定，服務標章依其性質準用有關商標之規定。惟判斷兩商標近似與否，固應審查其外觀、觀念或讀音方面之一有無近似者，然衡酌兩商標在外觀、觀念有無混同誤認之虞，應本客觀事實，以具有普通知識經驗之商品購買人施以普通之注意義務，就兩商標異時異地隔離通體觀察其有無發生混同、誤認之虞以為斷，此為「商標近似審查基準」所明定。又商品是否類似，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌其原料、用途、功能、生產者及銷售場所等各種相關因素有誤認其來源之虞者為類似，此亦為商標手冊所明訂，合先陳明。
⑵系爭聯合服務標章與據以核駁商標相較，非屬近似，並不會導致消費者有混淆誤認之虞，因此本案並無商標法第三十七條第十二款之適用。
①茲比較兩造標章＼商標如后︰
Ａ、就設計上比較：查系爭聯合服務標章係由原告公司名稱特取部分「OVERTURE」文字，加上「四個藍白色彩相間之橢圓圖形」所共同組成。從整體設計圖觀之，本件標章設計目的係以創新之藍白相間橢圓圖形與公司之名稱相結合，以作為公司對外的經營標誌。由於本件標章構思上具有相當之創意性，並有別於一般傳統標章之設計概念，因此全球消費者一見本件標章即對它產生深刻之印象，在交易上早已成為原告所提供服務之營業標識。相對的，據以核駁商標則係單純以「五個黑白圓形」圖案相間所組成，並不具有任何設計上的意義；因此兩商標＼標章圖樣在整體設計上完全出於不同構思，至為明顯。
Ｂ、就外觀上比較：商標圖樣是否近似，需以其整體構圖差別、文字個數、文字意義、重點觀念、一般購買人之知識經驗立場予以審查判斷。系爭聯合服務標章與據以核駁商標，不但整體構圖完全不同、意義、及觀念亦無一相同，實無構成近似之可能。尤其，兩標章＼商標由外觀上比較，系爭聯合服務標章中之「OVERTURE」外文部分及「四個藍白色橢圓形」圖形各佔整體構圖之二分之一；而據以核駁商標則全由「五個黑白圓形」圖形所構成；兩者不但在在整體外觀上分別顯然，兩者圖樣之色彩，形狀，大小、個數皆不相同，實難指為相同或近似之商標＼標章。加上被告機關僅就兩標章＼商標中之「圖樣部分」比較兩標章＼商標近似性，此與被告歷年來係以通體隔離觀察為比較標章＼商標之近似為主要判斷標準，似有審查標準不一致之情形。況且以消費者立場而言，寓目所見為一整體性商標，斷不致將標章＼商標任意割裂後將各部分予以單獨辨識，或者僅以兩標章＼商標中「圖樣部分」作比較。因此，本案兩件標章＼商標於外觀比較之下差別明顯，不構成近似，一般消費者殊不致對兩標章＼商標之服務＼商品之來源，有混淆誤認之聯想，自不待言。
②原告尤欲陳明者，系爭聯合服務標章係具體指定使用在於第四十二類之
「透過全球電腦網路之電子瀏覽服務，即提供搜尋引擎服務以取得各種主題之資訊」之服務上，而據以核駁商標則係指定使用在第九類之「電腦、磁碟機、磁碟片、光碟片磁帶印表機，及錄有電腦程式之磁碟、磁片、光碟片、磁帶等」商品上。兩標章＼商標之服務＼商品，一為電腦硬體商品，一為提供網路上搜尋引擎服務，並非屬商標法商品分類上之同類商品，加上兩標章＼商標所提供服務或生產之商品在用途、功能、交易場所上完全不同，市場區隔明顯，依一般通念，一般消費者殊不致對兩造標章＼商標之服務＼商品之來源產生任何混淆誤認之虞。
⑶原告美商奧維其服務公司為一全球知名之網路企業，經原告長期使用系爭
聯合服務標章於網路搜尋服務及網路廣告服務上，本件標章已成為全球網路用戶所熟知之著名標章；因此與據以核駁商標並無構成混淆誤認之可能。
①查原告其服務公司（OvertureServices,Inc.），係全球知名之網際
網路按次付費搜尋服務及網路廣告公司。透過全球網際網路，原告有效的協助數千個網站獲取利潤，並提供網路用戶完善的搜尋服務。原告公司成立於一九九七年九月，由BillGross之Idealab工作室創辦。一九九八年六月，原告首創系爭聯合服務服務標章，作為表彰其所新推出之按次付費搜尋服務的標誌。二○○○年六月，原告於倫敦成立的第一間國際分部開始營業，並以系爭聯合服務服務標章作為企業標識，開始將營業觸角擴展至德國、法國、日本等世界各頂尖品牌公司及廣告商。②再查，原告美商奧維其服務公司之總公司位於美國加州，並在英國、德
國、愛爾蘭、法國及日本等地設有分部。其主要網路營業服務，有百分之九十五的網站流量係來自全球各地的合作夥伴。例如知名之入口網站：AltaVista、Go、MSN、TerraLycos、Yahoo!、CNET、InfoSpace及瀏覽器BellSouth、UnitedOnline、MicrosoftInternetExplorer、Netscape等；在各網路業者相互配合下，上述網站不但增加了大量的營收，同時藉由網站間相互連結之功能，也使得系爭聯合服務標章成為網路用戶所熟知之全球網路搜尋服務及網路廣告服務的識別標誌。再者，根據NielsenNetRatings於二○○二年七月所作的媒體調查顯示，原告網站在美國的網路用戶接觸率高達百分之八十，基於全球網路之發達，資訊傳播之迅速，在台灣廣大的網路用戶應已同樣熟知系爭聯合服務標章所表彰之企業標誌及所提供之服務，彰彰明甚。
⑷再者，原告信手隨查即發現被告在審查實務上亦核准過眾多商標＼標章，
為類似本件標章之圓形圖樣而註冊在相同類似商品＼服務上之前例，茲列舉商標＼標章如下：
註冊號數圖型商品＼類別①五五一六六五圓形電腦(第七十二類)②九五四六九八圓形電腦硬體；錄音機；麥克風；電視
機；數位相機（第九類）③九九六四○八圓形電腦；計算機；收銀機（第九類）④六七二六一六圓形電腦滑鼠；電腦記憶卡匣；電腦資
料選擇器；電腦輸入輸出記錄機；電腦套裝程式卡（第七十二類）⑤六七六○○八圓形電腦（第七十二類）⑥一○○六四五圓形電腦程式設計；資料處理；電腦租
賃（第四十二類）⑦九○六三圓形電腦軟體系統及程式之製作、設計
、維護、測試、分析等業務之服務（第八類）⑧一四八五六二圓形電腦軟體系統及程式之製作、設計
、維護、測試、分析等業務之服務（第四十二類）由前述眾多商標＼標章併存註冊於相同及近似類別之情況觀之，益證實務上已肯定只要兩商標＼標章圖樣在外觀上不構成消費者混淆誤認，兩商標＼標章即得獲併存註冊。按商標審查雖以個案拘束為原則，但於相同之案情，應有一體適用之標準，否則令人無所適從。以本案為例，本件標章之圖樣與據以核駁商標既可區別，商品＼服務又完全不同，被告實無否准本件標章註冊之理。⒊新修正商標法中有關「併存同意書」適用之效力，已經立法院三讀通過，總統令於九十二年五月二十八日公布，預計於九十二年十一月二十八日施行。
本案原告既已提呈併存同意書，基於情事變更原則及現今商標法之立法意旨和國際智慧財產權之立法潮流，被告即應核准本件服務標章之註冊申請：
⑴茲提呈被告所據以核駁之註冊第六五四○一四號「明鼎電腦有限公司標章
」商標之註冊人─明鼎電腦有限公司所簽署之併存同意書乙份，以茲證明明鼎電腦有限公司於本件服務標章之指定服務上同意原告得併存註冊及使用。現行商標法之立法目的在保護商標專用權及消費者利益，以促進工商企業之正常發展。本案註冊第六五四○一四號商標之專用權人─明鼎電腦有限公司既已同意原告之本件標章得以併存註冊及使用，足見兩造標章＼商標之服務＼商品在市場上區隔明顯，本件標章之註冊並無侵害明鼎電腦有限公司之商標專用權之虞。然被告竟未審究上述事實與商標法之立法目的，僅就法律條文作拘束性的裁量，即拒絕原告本件標章之註冊申請，實枉顧消費者利益，也阻礙了工商企業之發展，嚴重違反商標法之立法精神。
⑵再者，「按商標在未註冊之前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始得
取得商標專用權。申請註冊之商標，在註冊程序尚未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。」此有行政法院（即改制後之最高行政法院）五十七年判字第九十五號判例、行政法院（即改制後之最高行政法院）八十九年度判字第八一一號裁判、最高行政法院九○年度判字第一七九九號裁判、最高行政法院九○年度判字第八五○號裁判、最高行政法院九○年度判字第一三○七號裁判、台北高等行政法院九○年度訴字第六一二○號判決及台北高等行政法院九○年度訴字第六八七三號判決為佐。查商標法修正草案已於九十二年四月二十九日經立法院三讀通過，經總統令於九十二年五月二十八日公布，預計於九十二年十一月二十八日施行。在審查通過之新修正商標法中，對於現行商標法第三十七條第十二款（新法條文移列至第二十三條第一項第十三款）所列不得註冊之情形，已增列但書「得該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限」。職是，依新修正之商標法已明文規定接受併存同意書之效力，亦即除法條所規定之例外情形「二者之商標及指定使用之商品或服務均相同」外，申請人若已提呈併存同意書，則兩標章＼商標應同樣獲准註冊。是以，新修正之商標法修正既已通過公布，本案事實已有變更，揆諸上揭行政法院判例、判決之意旨，被告即應依變更後之事實加以審核，並作成准予審定之處分。縱退一步言，基於現行商標法之立法意旨及國際智慧財產權立法之趨勢，被告亦應核准本件服務標章之註冊申請，始合乎現今之立法潮流。
⒋綜上所述，雙方就兩造標章＼商標已有併存註冊之協議，加上本件標章與據
以核駁之商標不論從設計概念上、外觀上及其所提供之服務＼生產之商品，完全不同，市場上區隔明顯，實難謂有使人產生混淆誤認之虞。因此，本件標章應無商標法第三十七條第十二款規定之適用，自不待言。再者，就商標法之立法趨勢而言，新修正商標法中既已明文規定接受併存同意書之效力，被告及原決定機關於審查時應本著新法立法意旨及國際智慧財產權之立法潮流作合理之裁量審查，而非僅就法律條文作拘束性的處分。然而被告及原決定機關於審查時，竟不參酌上述事實，亦不審閱原告所提呈之證據資料，而逕自為駁回原告本件服務標章之註冊申請，被告之處分及決定不但可議，並與商標法之立法目的相違背。
⒌基於上述之事實及理由，足證被告之原處分及經濟部維持原處分之訴願決定，無論認事用法均有嚴重違誤，敬請依法判決如訴之聲明。
㈡被告主張：
按服務標章圖樣「相同或近似於他人同一服務或類似服務之註冊標章者」，不得申請註冊，為商標法第七十七條準用同法第三十七條第十二款之規定。又依八十七年四月八日台商九八○字第二○四九九七號公告之類似商品及服務審查基準六（二）所示，商品與服務之間亦可能構成類似。服務標章所表彰之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人商標指定使用之商品相同或類似者，得認定為類似。本件系爭聯合服務標章之圖形，與據以核駁商標之圖形，二者在構圖意匠、外觀上極相彷彿，應屬構成近似。又本件服務標章指定使用於透過全球電腦網路之電子瀏覽服務，即提供搜尋引擎服務以取得各種主題之資訊服務，與據以核駁商標指定使用之錄有電腦程式之磁碟、磁片、光碟片、磁帶等商品，在性質、消費對象、市場交易情形上具有共同或關聯之處，核屬類似，自易使一般消費者對服務來源產生混淆誤認之虞。至所舉案例，其構圖設計顯然有別，與本件不同，自不得比附援引，執為本件標章應准註冊之論據。另所訴新修正商標法中有關併存同意書適用之效力，已三讀通過，預計於九十二年十一月二十八日施行一節，經查現行商標法並無併存之規定，自無其適用，併予說明。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。
理由
一、按服務標章圖樣相同或近似於他人同一服務或類似服務之註冊服務標章者，不得申請註冊，為商標法第七十七條準用第三十七條第十二款所明定。而衡酌服務標章圖樣是否構成近似，應以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第五十條準用第十五條第一項定有明文。又所謂類似服務，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該服務之性質、內容、提供者、行銷管道及場所或對象等各種相關因素判斷之，同細則第十五條第三項復定有明文。
二、本件原告於九十一年一月十六日以「OVERTUREand（Concentric0Logo
Design）」服務標章（圖樣如附圖一所示），作為其同日申請之「OVERTURE」服務標章之聯合標章，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四十二類之透過全球電腦網路之電子瀏覽服務，即提供搜尋引擎服務以取得各種主題之資訊服務，向被告申請註冊。案經被告審查，認本件服務標章圖樣與據以核駁之註冊第六五四○一四號「明鼎電腦有限公司標章」商標（圖樣如附圖二所示）相較，二者在構圖意匠、外觀上極相彷彿，應屬構成近似，又前者指定使用於透過全球電腦網路之電子瀏覽服務，即提供搜尋引擎服務以取得各種主題之資訊服務，與後者指定使用之錄有電腦程式之磁碟、磁片、光碟片、磁帶等商品，二者在性質、消費對象、市場交易情形上具有共同或關聯之處，核屬類似，有使一般消費者產生混淆誤認之虞，乃為系爭聯合服務標章之註冊申請應予核駁之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟。
三、原告於本件行政訴訟中訴稱，系爭聯合服務標章與據以核駁商標相較，二者圖樣外觀設計，在概念上、外觀上不同，且其所指定使用之服務特性、生產之商品完全不同，市場區隔明顯，並無使消費者產生混淆誤認之虞，非屬近似之標章，況於其他服務標章圖樣中含有類似且併存註冊者亦所在多有，並檢附據以核駁商標專用權人出具之併存同意書，主張雙方就兩商標、服務標章已有併存註冊之協議云云。經查：
㈠原告申請註冊之系爭聯合服務標章圖樣上之圖形，與據以核駁商標之圖形，二
者在構圖意匠、外觀上極相彷彿，應屬構成近似，又前者指定使用於透過全球電腦網路之電子瀏覽服務，即提供搜尋引擎服務以取得各種主題之資訊服務，與後者指定使用之錄有電腦程式之磁碟、磁片、光碟片、磁帶等商品，在性質、消費對象、市場交易情形上具有共同或關聯之處，核屬類似，應有首揭法條之適用。至於原告所舉案例，核其標章圖樣均與本件不同，案情有別，自不得比附援引，執為系爭服務標章應准註冊之論據。是被告所為核駁之處分，依處分當時之法律衡之，固無不合。
㈡惟按「商標核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專
用權。申請註冊之商標，在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。」改制前行政法院五十七年判字第九十五號著有判例。復按原商標法業於九十二年五月二十八日修正公布，同年十一月二十八日施行；新修正商標法中，對於現行第三十七條第十二款（新法條文移列至第二十三條第一項第十三款）所列不得註冊之情形，已增列但書「得該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限」，是依新修正之商標法已明文規定接受併存同意書之效力。又原告已取得本件據以核駁商標之註冊人即明鼎電腦有限公司所簽署兩標章併存之同意書，此有該同意書附卷可稽，並為原告所不爭；是在行政爭訟程序未終結前，本件法律及事實有所變易，依前揭判例意旨，自應根據情事變更後之法律及事實而為適法之處斷。准此，原阻礙系爭聯合服務標章申請註冊之事由即違反原商標法第七十七條準用第三十七條第十二款規定，已不存在，被告之核駁處分及訴願決定即失其依據，原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。惟系爭聯合服務標章是否應予核准審定，尚有待被告調查其是否有其他違背法定要件之情事，則原告求為判決命被告作成核准審定之處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定之意旨，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，應予准許；其餘部分為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第二百條第四款、第一百零四條，民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。
中華民國九十三年八月四日
臺北高等行政法院第一庭
審判長法官徐瑞晃
法官蕭惠芳法官李得灶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年八月十二日
書記官陳清容