裁判字號：臺北高等行政法院89年訴字第1754號判決
裁判日期：民國90年07月18日
裁判案由：新型專利異議
臺北高等行政法院判決八十九年度訴字第一七五四號
原告甲○○訴訟代理人乙○○被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 （局長）訴訟代理人丁○○
戊○○
參加人大東揚機械股份有限公司代表人丙○○訴訟代理人己○○右當事人間因新型專利異議事件，原告不服行政院中華民國八十九年八月十四日台八十九訴字第二四○四七號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於八十五年十一月六日以其「平面塗裝機輸送台之撐板改良構造㈠」之輸送台由二鏈條相隔一預定間距，以及多數以預定間隔平行跨設在二鏈條間的撐板組成；特徵在於多數支撐桿分別由一桿體及一定位體所組成，各該定位體具有一水平開口，以側向嵌扣於撐板預定位置，底面設一定位件以與撐板固定於一體，而桿體設在定位體頂面等情，向被告機關申請新型專利，經該局編為第00000000號（以下稱系爭案）審查，准予專利。公告期間，參加人以原告同日申請並經核准之第00000000號「平面塗裝機輸送台之撐板改良構造㈡」新型專利案（以下稱引證案）為同一創作，不得重覆申請取得專利云云，對之提起異議。案經被告機關審查，為「本案異議成立，應不予專利。」之審定，發給八十八年八月二十日（八八）智專（九）○六○○六字第一二九一六○號專利異議審定書。原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
再訴願、訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明求為判決：
原告之訴駁回。
㈢參加人聲明求為判決：
原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：新型專利申請人對同一創作，能否以申請專利範圍之獨立項與附屬項之內容安排及組合方式倒置，分別申請二種新型專利。
㈠原告主張之理由：
⒈原處分及一再訴願決定皆認系爭案與引證案為同一創作，然原告之所以提出二
專利案之申請，係為取得二種不同技術之專利權；亦即，倘構成該二專利權之技術特徵不同，其所得權利範圍自有不同；反之，相同之技術特徵所構成之專利權，應為相同之保護效果。如系爭案確與引證案為同一創作，則第三人製造與系爭案技術特徵相同之物品，當即為侵害第00000000號專利案之新型專利權。從而，同一創作應不需發給二件相同之專利權，此即被告機關對系爭案專利權效力之釋義，合先陳明。
⒉倘二案專利範圍相同，原告自不需重覆申請、納費，然比對二案申請專利範圍第一項所述之技術特徵，即可發現有下列不同之處：
①系爭案申請專利範圍第一項明確界定其定位體具有一水平開口，且其底面沒
有一定位件以與撐板固定於一體；引證案之申請專利範圍第一項中則無該構造。
②引證案申請專利範圍第一項明確界定其桿體頂面為一錐面，並具有小面積的連接面；然系爭案申請專利範圍第一項則未對此加以限制。
簡言之，系爭案主要技術特徵係關於定位體之固定構造，引證案則著重於桿體頂面之構造。
⒊為期更進一步明暸系爭案與引證案之差異，特以說明如下：
①關於系爭案其申請專利範圍第一項之標的，除可搭配引證案之主要申請標的
外，亦可搭配其他構造。亦即，他人若製造專利範圍第一項之標的，不論搭配引證案之主要申請標的或搭配其他構造，皆侵害其專利權。
②關於引證案係該案申請專利範圍第一項之標的，因此，他人不論製造系爭案或其他方法，僅要製造引證案申請專利範圍第一項之標的，即構成侵權。
③根據引證案申請專利範圍第二項之權利所述，其技術標的係系爭案加上引證
案之總合技術；易言之，他人必須同時製作了系爭案加上引證案，方構成侵權。若他人產品將引證案改為其他方法，則不侵害引證案申請專利範圍第二項之專利權。
由此可知，系爭案申請專利範圍第一項所述與引證案申請專利範圍第一項所述係兩種不同技術，且該兩種技術係可分離利用，因此，就兩案之申請專利範圍第一項而言，應為二不同之新型；縱然就系爭案申請專利範圍第一項與引證案申請專利範圍第二項比對，亦因權利範圍之不同而應為不同之新型。從而系爭案之核准專利，應無違專利法之規定。
⒋原告就系爭案提起本件之行政訴訟，認須以被告機關編撰之「專利侵害鑑定基準」陳明系爭案與引證案非為同一創作，列敘如下：
①按「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌
說明書及圖示。」為專利法第一百零三條第二項所明定。故審究一新型專利權範圍，當應依法以申請專利範圍為準。
②復就申請專利範圍而言，專利法第二十二條第四項規定「前項申請專利範圍
，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」同法施行細則第十六條第二、三項亦規定「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。」「附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點。」以此，當可明瞭獨立項與附屬項之差異。至於兩者之權利範圍，則依「專利侵害鑑定基準」第五十二頁所述，可知獨立項乃作為專利權之效力認定基本，附屬項之權利限制條件則含有其所引用之獨立項發明之全部技術內容，故權利範疇較所依附之獨立項小。
③縱然系爭案申請專利範圍第一項所述之技術亦見於引證案申請專利範圍第二
項，然系爭案申請專利範圍第一項是獨立項，引證案申請專利範圍第二項則為依附於該案第一項之附屬項，是依前開基準揭示，該附屬項之權利構成要件當然包括該案第一項有關支撐桿頂端之構造，從而該附屬項之權利效力自與系爭案獨立項之權利效力有所不同，職是，系爭案與引證案之專利權範疇並不相同，當非為同一之創作。
⒌綜上所述，系爭案與引證案應為不同創作，雖其說明書及圖示大致相同，卻不
能以此即認二案保護範圍相同。原告最為憂心的是，包括本案參加人在內之塗裝機製造同業，如製造了與系爭案申請專利範圍第一項完全相同之構造，但並無桿體頂面之錐面及小面積之連接面，是否亦侵害了該引證案之新型專利權？原處分及原決定一再明確指稱二案係相同創作，則對原告之疑慮應不致有不明確之見解，然此對原告權益影響並鉅且深，蓋如前所述，二案專利權應非相同，則當然該二案應非相同創作。被告機關之處分，顯然有違專利法之規定，請判決如原告訴之聲明云云。
㈡被告主張之理由：
原告起訴理由主要指稱系爭案申請專利範圍第一項所述及之定位體構造，並未揭示於引證案申請專利範圍第一項之中，因而主張系爭案與引證案屬不同創作云云。惟查系爭案申請專利範圍第一項所述及之定位體構造已揭示於引證案申請專利範圍第二項，兩者皆敘述該定位體具有一水平開口，以側向嵌扣於撐板預定位置，並於其底面設一定位件以與撐板固定於一體之構造特徵；且兩案藉由該定位體，以達到快速簡便定位於撐板之功效亦相同；不能認為以相同之技術內容分別記載於不同之申請專利範圍之項次中，而逕謂二者屬不同創作，故原告之訴應不足採。綜上所述，原處分並無違法，請判決駁回原告之訴等語。
㈢參加人主張之理由：
⒈按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」固為專利法第
九十七條所明定，然申請新型專利，應就每一新型各別申請，復為專利法第一百零五條準用第三十一條所規定。今系爭案與引證案為相同技術之專利案件，二者具有同一性，故系爭案依專利法之規定不得取得專利。
⒉以下茲就系爭案與引證案針對其同一性做一詳細說明：
①在被告機關所頒定之「專利審查基準」中之第二─二─十頁倒數第二行闡明
：「在認定先申請案之發明是否為本條款所規定之『相同之發明』時，除應考量其申請專利範圍外，凡在發明說明或圖式中有記載之發明，亦包涵在內。」此已對於二相同發明之同一性做一明確的闡述。
②參照系爭案之專利公報及專利說明書影本，依其申請專利範圍獨立項所載：
「該輸送台係由二鏈條相隔一預定間距，以及多數以定間隔平行跨設在二鏈條間的撐板所組成；其特徵在於：多數支撐桿係分別由一桿體及一定位體所組成，各該定位體具有一水平開口，以側向嵌扣於撐板預定位置，於其底面設一定位件以與撐板固定於一體，而該桿體則設在定位體頂面。」再觀諸系爭案專利說明書中所揭之創作目的：一、藉著可拆裝的支撐桿而簡化撐板的加工程序，並以支撐桿定位體的側向開口及底面的定位件，可以快速的由側邊嵌合於撐板之任一位置上，以機動性地調整支撐桿之排列密度。二、支撐桿之頂端係為錐面並具有小面積的平面，可以使殘留的漆向下滑掉而確保不會污染加工件之底面。
③復再參閱引證案之專利公報及專利說明書影本，依其申請專利範圍獨立項所
載：「該輸送台係由二鏈條相隔一預定間距，以及多數以定間隔平行跨設在二鏈條間的撐板所組成；其特徵在於：多數支撐桿係分別由一桿體及一定位體所組成，各該桿體頂端為一錐面，並具有小面積的連接面，而底端則結合於定位體之頂端，且各該定位體係橫合於撐板預定位置。」再觀諸引證案專利說明書中所揭示之創作目的：一、該支撐桿之端係為錐面並具有小面積的平面，可以使殘留的油漆向下滑而確保不會污染加工件之底面。二、藉著可拆裝的支撐桿而簡化撐板的加工程序，並以支撐桿定位體的側向開口及底面的定位件，可以快速的由側邊嵌合於撐板之任一位置上，以機動性地調整支撐桿之排列密度。
④由上述可知，系爭案與引證案之創作目的完全相同（引證案之創作目的一、
二與系爭案的創作目的一、二順序恰相顛倒）。再就申請專利範圍而論：系爭案的獨立項中之「水平開口」雖未見於引證案之獨立項，但卻見於引證案的第二附屬項；而引證案的獨立項中之「桿體頂端為一錐面」雖未見於系爭案的獨立項，但卻見於系爭案的第六附屬項。由此可看出該二案件之申請人欲將相同之技術以二專利來提出申請的明顯意圖，該二案件之專利說明書之差異僅為寫法上次序調換的一種文字遊戲而已，雖然就圖式而言，系爭案的第五圖及第六圖與引證案有所不同，但在比較二者專利說明書後，發現該二案之申請人並未對該項差異有任何的重點強調，可知該二案之申請人亦未視該點差異為重要；亦即，其實該二案件之技術手段及創作目的均為相同，實為相同之專利案件。
⒊參加人提出異議之理由如下：
①專利法第一百零五條準用第三十一條第一款規定，申請新型專利應就每一新
型各別申請，該條之立法意旨即在於確保每件專利之單一性，避免在社會上有其他相同的專利出現，及避免造成國家所賦與的權利混淆。
②政府機關在審查專利案件時，即應依專利法之規定審查，此為政府機關之職
責所在，若重覆准予同一申請人二件相同專利，即使其中一件被撤銷，還有另一件可以主張權利，此會造成社會不安、不穩定之狀況，故請判決駁回原告之訴等語。
理由
一、按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，為專利法第九十七條所規定，若不具創作性或改良性自不得申請取得新型專利。本件原告與系爭專利案同日申請新型專利之引證案，其特徵在於多數支撐桿分別由一桿體及一定位體所組成，各該桿體頂端為一錐面，並具有小面積的連接面，底端結合於定位體之頂端，各該定位體橫向嵌合於撐板預定位置。系爭案與引證案皆是利用支撐桿之側向開口及縱向定位件，以達到快速嵌合定位於撐板之目的，且支撐桿之桿體頂端皆設有一錐面及平面，以降低與加工件底面的接觸面積，二案申請專利範圍所述之構造、目的及功效相同，係同一創作，被告機關乃為系爭案異議成立，應不予專利之審定，於法並無不合。
二、原告雖訴稱，專利法第一百零三條第二項所規定「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖示。」同法第二十二條第四項規定「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」同法施行細則第十六條第二、三項亦規定「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。」「附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點。」足徵新型專利權範圍，依法應以申請專利範圍為準，獨立項與附屬項之權利範圍，則依「專利侵害鑑定基準」第五十二頁所述，獨立項乃作為專利權之效力認定基本，附屬項之權利限制條件則含有其所引用之獨立項發明之全部技術內容，故權利範疇較所依附之獨立項小。本件系爭案申請專利範圍第一項所述之技術雖亦見於引證案申請專利範圍第二項，然系爭案申請專利範圍第一項是獨立項，引證案申請專利範圍第二項則為依附於該案第一項之附屬項，依前開基準揭示，該附屬項之權利構成要件當然包括第一項有關支撐桿頂端之構造，從而該附屬項之權利效力自與系爭案獨立項之權利效力有所不同，亦即系爭案與引證案之專利權範疇並不相同，並非同一之創作云云。第查專利法第一百零三條第二項既規定新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖示。本件系爭案與引證案均是針對支撐桿之定位體及桿體所為之創作，差異僅在於申請專利範圍之獨立項及附屬項之內容安排及排列方式，系爭案之獨立項已完全揭示於引證案之獨立項及附屬項第二項，系爭案申請專利範圍第三、四及五項相同於引證案申請專利範圍之第五、六、七項，系爭案之第六項已揭示於引證案之獨立項，又系爭案說明書之創作說明及圖式所揭示亦與引證案無異，此有原告向被告機關申請專利之系爭案及引證案附在原處分卷可稽，足證二案之實質技術內容完全相同，亦即其新型專利權範圍相同，並無對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，依專利法第九十七條之規定，自難因其將相同之技術內容分別記載為不同之申請專利範圍項次，即得逕謂二者屬不同之創作。系爭案與引證案既為同一創作，且引證案業經准予專利，則原處分為本案異議成立，應不予專利之審定，於法並無不合，一再訴願決定遞予維持，亦稱妥適。至於原告稱伊若不將系爭案與引證案分成二案申請專利，則他人可僅就系爭案或僅就引證案另加其他方法以達到侵害原告之專利權一節，按原告若恐其申請之系爭案或引證案專利權之一部被侵害，應就其申請專利案如何涵蓋專利範圍，使其同受保護之問題，原告不得因恐第三人就其創作之一部另加其他方法使用，即將其同一創作以獨立項與附屬項倒置之方法分成二專利案分別提出申請。從而，原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十年七月十八日
臺北高等行政法院第一庭
審判長法官鄭忠仁
法官林育如法官林金本右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十年七月十八日
書記官簡信滇