裁判字號：臺北高等行政法院90年訴字第5425號判決
裁判日期：民國91年10月31日
裁判案由：商標異議
臺北高等行政法院判決九十年度訴字第五四二五號
原告甲○○被告經濟部代表人 林義夫 部長）訴訟代理人乙○○
參加人日商．三麗鷗股份有限公司代表人 仲村隆藏 （法務室次長）訴訟代理人 楊憲祖 律師（兼送達代收人）
林志剛 律師 林金榮 律師右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國九十年七月四日經（九○）訴字第○九○○六三一四六三○號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人參加訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國八十七年九月十九日以「Kittygalant設計字」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十八類之「手提袋、手提包、背包、背囊、購物袋、書包、腰包、錢包、皮包、皮夾、登山袋、公事包」商品，向原處分機關前身即中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經審查准列為註冊第八七六九○三號商標（下稱系爭商標），嗣參加人以該商標有違註冊時商標法第三十七條第七、十二款之規定，對之提起異議，經原處分機關審查為「主張有違商標法第三十七條第七款規定之部分異議不成立；有違同法第十二款規定之部分異議駁回」之處分，參加人不服，提起訴願，被告為原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈原告之訴駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈原告之訴駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：原告之審定第八七六九○三號「Kittyglant」商標，是否有致公眾混淆誤認之虞，而構成商標法第三十七條第七款規定之違反？㈠原告主張之理由：
⒈商標圖樣有相同或近似他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞，不得
申請註冊，為系爭商標異議審定時商標法第三十七條第七款所明定，惟前開法條之適用，必以兩商標圖樣構成相同或近似，足使一般消費者滋生單一聯想而有混淆誤認之虞，始足當之。而審究兩商標是否構成近似，應異時異地就圖樣上之文字圖形整體隔離觀察，視其有無足以使一般消費大眾於交易之際有滋生混淆誤認之虞以為斷。倘兩商標圖樣上之文字及讀音，縱有部分相同，但其外觀截然不同，讀音連貫唱呼，亦非完全相似，已足使一般消費者一目瞭然，不致發生誤認者，即無產生混同誤認之虞，自不構成近似。又依同法施行細則第三十一條規定，所稱著名商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。
⒉查當任何一個字冠上形容詞時，即有他者區分之別，而系爭商標因英文「gala
nt」是形容詞（優雅的），而法文「galant」為名詞（個人留言之意），當有其被形容之特殊意義及不可分割性，而參加人據以異議之「HELLOKITTY」商標（下稱據爭商標）為冠以感歎詞「HELLO（哈囉）」的一般性招呼用詞，別無其他特殊意義，且歷年來以外文「Kitty」作為商標圖樣核准於各類商品，如註冊第七四四八二○號「BABYKITTY」、註冊第六○一六一一號「KITTYJOE」、註冊第六一四二○二號「KITTYCLUB」、註冊第六四一一七九號「HON
EYKITTY」、註冊第六四六四六八號「LOVEKITTY」、註冊第六七八○○五號「Puppy&Kitty」、註冊第八八九六九八號「KittyPink」、註冊第九○六九九七號「ROYALKITTY」、註冊第九二五四一六號「HAPPYKITTY」、註冊第四六五七一一號「KittyLittle」等，以上核准商標相同之「KITTY」一字，惟皆獲准註冊在案。再依行政院所頒發之商標近似審查基準觀之，兩商標圖樣之外文有一單字或主要部分相同固屬近似，惟有無違背商標法第三十七條第七款之規定，則尚須以該二商標有達到使人引起混同誤認之虞為前提要件，非謂任何兩商標圖樣上有相同之外文單字即謂近似商標，而該外文乃一普通習見之外文，作為商標圖樣，其審查標準並非如其他具有獨創性之商標，須給予相同之對待，而擴大認定近似標準，反之更應予以限縮構成近似之範圍。因此倘他人以該習見之外文加上足以辨識之其他文字或圖形，自應准其註冊，乃屬合理合法。
⒊又查參加人主張其據爭商標，在我國領域內，已為一般購買人所熟知之知名商
標，在行銷通路上一般在百貨公司及精品專賣店，而其檢送之使用證據，廣告、標示、註冊證及一般消費大眾對其印象均為使用「HELLOKITTY及圖」複合字之商標圖樣，非單獨「KITTY」一字，參加人亦不否認，可以想像得到消費者在一般行銷通路上，縱然有其它標示含有「Kitty」商標圖樣之商品，依其普通知識及消費經驗在購買及挑選商品時，多會注意其購買品牌本身的標誌，在此情形下，消費者仍可清楚的分辨而無混同之可能性，亦不會誤認銷售商品的正確來源或產製主體，而參照商標手冊商標近似之判斷方法10「僅就圖樣比較，認為近似，但『已為一般購買人所熟知』之商標而不致產生混同誤認之虞者，非屬近似商標」，則據爭商標既為一般購買人所熟知之商標，系爭商標之申請註冊自符合上揭商標手冊所載情形，應認為非屬近似商標。
⒋再查「KITTY」一字既非參加人自創，且在英語系國家為一般民眾常見之生活
用字，單獨存在時其意甚明，並不具特別意義，參加人之複合字「HELLOKITTY」雖然已經註冊商標，惟「KITTY」之複合字不只一種，不能排除他人以其他不同而能加以區辨之組合複合字申請註冊，也不得以都有相同之「KITTY」一字，就說兩者在觀念上近似。被告審認系爭商標與據爭商標兩商標，是否構成近似，明顯地其爭論點乃在於「kittyglant」與「HELLOKITTY」之外文部分有相同的「kitty」，而忽略了兩商標整體外觀、讀音、排列以及外文「kitty」乃一普通習見之單字等諸多客觀因素，被告未就兩商標圖樣作整體之觀察及客觀事實因素加以審酌，僅以兩者均有相同之外文「kitty」，即審認二商標近似，實嫌率斷。況「kittygalant」乃原告之英文公司名稱之特取部分，以之作為商標申請註冊，何來抄襲，而以普通習見之單字冠以其他單字組成之複合字作為商標申請，中外皆然，以資源有限而需求無窮之情況而論，各國廠商擷取相同單字作為商標者，必十分平常，原告與參加人採用相同的單字，實屬偶然之巧合，根本無襲用之可言。又我國自開放觀光及國際貿易商旅往來頻繁、商業資訊傳播迅速，國人在世界各國接觸到的英文品牌數自重繁多，均可見到許多以相同單字作為商標圖樣之商品，如「POLO」以之作為商標圖樣之品牌，豈何止「PoloRalphLauren」，尚有「USPOLOASS'N」、「SANTABARBARAPOLO&RACQUETCLUB」、「CLUBPOLO」、「NAPLESPOLOCULB」、「MARCOPOLOCOLLECTION」、「POLOEXECUTIVE」等，又如以「KITTY」作為商標圖樣者，尚有「KITTYCLOVER」、「KITTYCOMMODE」、「KITTYPOO」、「KITTYBLOOM」、「FISHIONKITTY」、「PRETTYKITTY」、「NITTYGRITTYKITTY」等，在市場併存多年，然消費者並無因其中有「POLO」、「KITTY」等字而發生誤認混淆之情事，則被告對以相同普通常見外文單字為商標圖樣之審查標準，依現今消費型態與認知過於狹隘，而「KITTY」既為一般生活用語，則被告對以相同普通常見外文單字作為商標圖樣之審查標準，依現今普通用語，以之組合之複合字又何其多，如皆逕予保護未免權限過於擴張。
再以「KITTY」複合字商標並存一事，即以顯證所保護者乃限於單獨使用「KITTY」一字之相仿者，並不擴張至觀念上所有使用「KITTY」字一概受限。
㈡被告主張之理由：
商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊，為本案異議審定時商標法第三十七條第七款所明定。系爭「Kittygalant設計字」商標圖樣上之「Kittygalant」與據爭商標圖樣相較，二者均有完全相同之「KITTY」英文字，而「KITTY」乃兩商標之顯著部分，整體觀察，二者應屬構成近似之商標。是系爭商標是否有前揭商標法第三十七條第七款規定之適用，即有疑義，被告撤銷原處分機關所為異議不成立之處分，由其於收受訴願決定書之次日起三個月重新審酌後，另為適法之處分，認事用法並無違誤。至原告所舉商標併存諸案例，核其商標圖樣均與本件不同，案情各異，自不得比附援引執為本件有利之論據，併予陳明。
㈢參加人主張之理由：
⒈商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不
得申請註冊，為商標法第三十七條第七款所明定。而依同法施行細則第三十一條第一項，所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。
⒉參加人之「HELLOKITTY」為著名商標，參加人之「HELLOKITTY」自一九七四
年創設以來，由於造形可愛，廣受各年齡層消費者喜愛，早已在日本、中華民國及世界各國成為著名商標，此應已是大眾所耳熟能詳，即便是原告亦不得不予承認，原處分機關亦予明確認定，因此，參加人之「HELLOKITTY」商標為著名商標，應是無庸爭議的事。
⒊在市場上、消費者間，「HELLOKITTY」常被稱為「KITTY」貓（凱蒂貓）現代
人的生活講究簡便、迅速，特別年輕族群有此傾向，他們覺得「HELLOKITTY」唸起來略嫌冗長、不便，於是為了方便起見，參加人有時只用「KITTY」來代表「HELLOKITTY」，而一般人則暱稱之為「KITTY」貓（凱蒂貓），久而久之「KITTY」貓，在台灣竟成為「HELLOKITTY」的代名詞，在市場上廣為業者及消費者所使用，此有參加人的型錄、媒體報導等可以為證。原處分謂「KITTY」一詞並未被單獨使用，係屬錯誤。
⒋由於參加人「HELLOKITTY」商標的著名性，加上在市場上、消費者間常把「
HELLOKITTY」稱之為「KITTY」貓（凱蒂貓），因此，當消費者看到系爭商標中的「Kitty」時，很容易會聯想到參加人的「KITTY」貓。特別是系爭商標中的「galant」具有「優雅的」之意，為一形容詞，更容易讓消費者誤以為「Ki
ttygalant」為一系列「KITTY」貓之一。因此，系爭商標有致公眾混淆誤認之虞，依商標法第三十七條第七款規定，應不得申請註冊。
⒌原告於八十七年十月至八十八年二月間連續明知為仿冒參加人商標之商品而販
賣，經臺灣士林地方法院檢察署於八十八年九月起訴，臺灣士林地方法院於八十九年八月判決罪刑確定在案。除系爭商標外，原告另仿襲參加人之「CORO2KURIRIN」圖形、「POMPOMPURIN」圖形、「HELLOKITTY」圖形分別申請註冊為「可愛動物圖」（審定第八八六○四七號）、「可愛動物圖（一）」（審定第八八六○四八號）、「綿羊圖」（審定第八七九九五○號），經參加人分別對之提出異議後，原處分機關業已將其撤銷確定。由上足證，原告慣於仿襲參加人的商標，在本案中亦復如此，圖謀利用「KITTY」貓之盛名，加上「優雅的」形容詞「galant」，意圖使消費者誤以為「Kittygalant」為一系列「KITTY」貓之一，而向其購買。原告在申請系爭商標註冊時，主觀上即有仿襲參加人著名之「HELLOKITTY」商標之意圖，卻猶謂其採用相同的單字「Kitty」是偶然的巧合，係屬狡辯，此徵諸前述，甚為顯然。案情雷同之另案，本院已以九十年訴字第二六三七號、九十年訴字第二九三三號判決將原告之訴駁回。
理由
甲、程序方面：本件起訴案件繫屬中，被告代表人由 林信義 變更為 宗才怡 ，再變更為林義夫，茲據經新任代表人林義夫聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
乙、實體方面：
一、原告於八十七年九月十九日以「Kittygalant設計字」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十八類之「手提袋、手提包、背包、背囊、購物袋、書包、腰包、錢包、皮包、皮夾、登山袋、公事包」商品，向原處分機關前身即中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經審查准列為註冊第八七六九○三號商標，嗣參加人以該商標有違註冊時商標法第三十七條第七、十二款之規定，對之提起異議，經原處分機關審查為「主張有違商標法第三十七條第七款規定之部分異議不成立；有違同法第十二款規定之部分異議駁回」之處分，參加人不服，提起訴願，被告為原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分之事實，有異議申請書、經濟部智慧財產局八十九年十二月二十一日（八九）智商○八四○字第八九○一○七○六四號發文之中台異字第○○八八七六一五號異議審定書及經濟部九十年七月四日經（九○）訴字第○九○○六三一四六三○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。本件之爭點應為原告之審定第八七六九○三號「Kittyglant」商標，是否有致公眾混淆誤認之虞，而構成商標法第三十七條第七款規定之違反？
二、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第七款所明定。且該款之規定係以兩商標構成近似為前提要件。又商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，復為同法施行細則第十五條第一項所明定。且商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標。本件據爭之註冊第一四二四七二、一四二四八二、一四二八八四號等四十餘件商標註冊日均早於系爭商標，有商標註冊簿附卷可證。系爭商標「Kittygalant設計字」商標圖樣，係由外文Kitty及galant二字之文字設計字所組成，與據爭商標圖樣相較，二者均有完全相同之「KITTY」英文字。又「KITTY」係兩商標之顯著部分，於異時異地隔離觀察，或唱呼之際，難謂無使具有普通知識經驗之購買人施以普通所用之注意，而產生混同誤認之虞，被告據此認二者應屬近似之商標，經核尚無不合。原告主張被告忽略了兩商標整體外觀、讀音、排列以及外文「kitty」乃一普通習見之單字等諸多客觀因素，被告未就兩商標圖樣作整體之觀察及客觀事實因素加以審酌，僅以兩者均有相同之外文「kitty」，即審認二商標近似，實嫌率斷云云，非屬可採。至原告所舉其他商標中亦有相同之「KITTY」一字，惟皆獲准註冊在案一節，核其商標圖樣均與本件不同，案情各異，且屬另案是否妥適問題，基於商標審查個案拘束原則，自不得比附援引執為本件有利原告之論據。又本件被告係就原處分認定系爭商標與據爭商標是否近似部分為審酌，故關於參加人所主張系爭商標為著名部分，並非本件爭點，於此不另論究。因此被告以原處分認兩造商標圖樣，尚難謂有使商品購買者產生混同誤認之虞，應非屬構成近似商標，就商標法第三十七條第七款之異議為不成立之處分，仍有再行斟酌之餘地，而將原處分撤銷，著由原處分機關於收受訴願決定書後三個月內重行審酌後，另為適法之處分，於法應屬妥適。從而原告主張前詞，訴請撤銷訴願決定，依上述說明，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十一年十月三十一日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法官姜素娥
法官林文舟法官陳國成右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十一年十一月一日
書記官王英傑