裁判字號：臺北高等行政法院96年訴字第1057號判決
裁判日期：民國96年12月06日
裁判案由：商標註冊
臺北高等行政法院判決
96年度訴字第01057號原告和泰興業股份有限公司代表人甲○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同上訴訟代理人乙○○上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國96年1月25日經訴字第09606060950號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告前於民國94年11月11日以「TOTALSOLUTION」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供、電氣及電子器具零售服務，向被告申請註冊。經被告審查，認本件系爭商標圖樣上之「TOTALSOLUTION」有全方位解決方案之意，即提供產品產銷之全套完整服務之意，以之作為商標圖樣申請註冊，指定使用於代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供、電氣及電子器具零售服務，無法使一般消費者認識其為表彰服務來源之標識，並得藉以與他人之服務相區別，應不具識別性；且原告所檢具之證據資料亦不足證明本件商標業經其反覆使用而取得識別性，以95年10月16日商標核駁第295673號審定書為應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明（原告經合法通知未於言詞辯論期日到場，其聲明、陳述係依其起訴狀所載）：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之商品，是否該當商標法第23條第1項第1款之規定，而應不准註冊？㈠原告主張之理由：
⒈按「商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰
商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」、「商標不符合第5條規定者，不得註冊」，固為商標法第5條第2項、第23條第1項第1款所分別規定。惟依被告之商標識別性審查要點二提及，審查商標有無識別性應就指定使用之商品或服務、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。
⒉商標法第23條第1項第1款有關識別性之立法意旨，其係基
於商標之功能本在表彰商品或服務之來源，若一商標無法使消費者識別其商品或服務來源，即失商標功能，自不得核准其註冊，惟同條第4項另有規定「有第1項第2款規定之情形或有不符合第5條第2項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」，亦即經過申請人長久使用及商品廣泛行銷，已具有標誌性，能使一般購買者認識其表彰營業之標識，並得藉以與他人商品辨別者，仍不失為具有特別顯著性，即應准其註冊。
⒊原告自52年設立至今已逾40年，期間投入許多經費及心力
於投資及維護原告商譽，直至近14年來，更積極投入家電市場，使相關品牌能深刻消費者之印象，代表人甲○○董事長更親自領軍，與其千金為自家品牌代言、拍攝廣告，以「自我挑戰，領導者風範（TOTALSOLUTION）」之姿出現於螢光幕前，不但在競爭激烈的家電市場中脫穎而出，成功地吸引眾多業界人士及相關公眾之目光，亦大大提升市場佔有率及產品銷售數量，成為家電品牌中之領導者。更由於甲○○將該等相關品牌經營的有聲有色，常獲邀演講，媒體亦爭相採訪，甲○○高知名度亦相對提升了系爭商標等相關品牌之能見度；同時，原告投入更多資金，透過不同傳播媒介大量、密集且頻繁的廣告，使相關公眾及業者甚難將系爭商標與原告分離，其品牌形象可謂與原告產生緊密結合，已為表彰原告所提供商品或服務來源之標識。鑒於商標法立法目的係為促進工商企業正常發展，兼及公益及私益之保護，則商標之准否應與市場交易情況相符合，而該系爭商標經原告努力經營下，早為相關公眾所熟知之知名商標，應可依商標法第23條第4項核准註冊。
⒋經檢索已有他人使用「TOTALSOLUTION」為商標，而經被
告核可註冊，茲將所得資料簡列如下：⑴註冊第0000000號「BESTTOTALSOLUTION」，指定使用於第37、42類而獲被告核准註冊，並公告於94年11月16日。⑵註冊第0000
000號「BESTTOTALSOLUTION」，指定使用於第38類，業經核准在案。⑶註冊第0000000號「BESTTOTALSOLUT
ION」，指定使用於第36類服務，商標文字非但未經設計，主要商標文字也與本案相同。⑷註冊第960895號「ASTE
CTHETOTALSOLUTION」，指定使用於第17類商品，商標之構成為圖樣及「THETOTALSOLUTION」。觀諸上列商標皆包含有「TOTALSOLUTION」字樣，甚者商標圖樣未經任何特殊設計，而以單純鋪陳的文字呈現，商標中「TOTALSOLUTION」之字樣亦未聲明不在專用之列，仍因其具有識別性而獲核准註冊。而原告對於系爭商標投入大量宣傳銷售，卻經被告審認不具識別性，豈非有失同一標準？況被告既認「TOTALSOLUTION」此商標之意含有全方面解決之意，為產品服務全套完整解決之意，使用在上述檢索所得商標指定類別，亦為說明性用語，當不得註冊，惟被告既以上開商標文字符合識別性規定，而准予其註冊，卻認原告所花費大量宣傳推廣之「TOTALSOLUTION」商標不具識別性，審查標準不一。
㈡被告主張之理由：
⒈按「商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰
商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」。為商標法第5條第2項所明定；又「商標不符合第5條規定者，不得註冊。」復為商標法第23條第1項第1款所明定。
⒉經核本件原告申請註冊商標圖樣係由未經設計之單純外文
「TOTALSOLUTION」所構成，其中「TOTAL」有「完全的」、「全面的」之意，「SOLUTION」則有「解決」之意，二外文組合即含有「全面解決」之意，為國人易於了解之一般敘述用語，經Google網站搜尋資料可知：「TOTALSOLUTION」於電子或PC商品領域係指全方位解決方案，意即提供客戶有關產品設計及產製流程所需之技術支援及其諮詢，舉凡產品設計、製造、運送及售後維修等服務，亦即提供產品產銷之全套完整服務。原告以之作為商標圖樣申請註冊，指定使用於「代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供、電氣及電子器具零售。」等服務，實無法使一般消費者認識其為表彰服務來源之標誌，並得藉以與他人之服務相區別，應不具識別性，自有首揭法條規定之適用，類似案例有第00000000號「TOTALSOLUTION」商標註冊申請案前經被告核駁在案可稽（列為核駁第294799號），是依商標法第23條第1項第1款及第24條第1項之規定，仍應核駁。
⒊原告雖聲稱該商標業經長期使用並大量廣告宣傳，已為表
彰其所提供商品或服務來源之標識，應有商標法第23條第4規定之適用云云。惟徵諸原告所檢送西元2006年6月份之YAHOO奇摩網站網頁及Google網站網頁資料、西元2004年6月第865期商業周刊、PChome、HiNet新聞網資料、「DAIKIN大金空調」相關新聞報導、西元2006年日本大金空調新產品記者會文宣及西元2006年6月27日自由時報、「DAIKIN大金空調」廣告光碟片等使用證據資料，其中網頁資料或周刊報導內容多為原告及董事長甲○○之個人介紹，並無本件商標圖樣之使用，或為日本「大金DAIKIN」空調之報導，間或出現「TOTALSOLUTION」字樣，惟另伴有「全方位系統空調」字樣，且刊載DAIKIN或大金空調推出「全方位系統空調－TOTALSOLUTION」等語，足見「TOTA
LSOLUTION」僅屬DAIKIN（大金）空調之廣告宣傳用語或功能敘述用語。是由上述證據資料尚難遽認該商標業經原告反覆使用，在交易上已為相關消費者認識其為表彰原告商品或服務之識別標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，自無商標法第23條第4項規定之適用。又原告另案獲准註冊之0000000號「空調新主張HAVCTOTALSOLUTIO
N及圖」商標，其圖樣中之「空調新主張、TOTALSOLUIO
N」既已聲明不專用，同理可知本件系爭商標圖樣上之「TOTALSOLUTION」自無法准予註冊。
理由
甲、程序方面：原告經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無行政事訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條各款所列之情形，爰依被告聲請由其一造辯論而為判決。
乙、實體方面：
一、按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」為同法第5條所規定。而商標不符合第5條規定者，不得註冊。惟如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，復為同法第23條第1項第1款及第4項定有明文。
二、經查：
㈠、本件原告申請註冊之「TOTALSOLUTION」商標圖樣係由單純未經設計之外文「TOTALSOLUTION」所構成（如附圖所示）。其中外文「TOTAL」有完全的、全面的之意，外文「SOLUTION」則有解決之意，二外文字之組合，含有全面解決之意，為國人易於了解之一般敘述用語；另再經搜尋Google網站網頁資料，外文「TOTALSOLUTION」於電子或PC商品領域，係指全方位解決方案，意指提供客戶在產品設計及生產流程中所有需要之技術資訊，提供客戶從產品設計、製造生產、運送、全球維修等，亦即從頭負責到尾之完整服務之意。況原告對於本件商標圖樣之外文「TOTALSOLUTION」含有全方位解決方案之意，於訴願理由書及起訴狀中亦未否認，則原告以該外文為本件商標圖樣申請註冊，指定使用於代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供、電氣及電子器具零售服務，實無法使一般消費者認識其為表彰服務來源之標識，並得藉以與他人之服務相區別，應不具識別性。
㈡、原告固稱本件商標業經其長期使用並大量廣告宣傳，已為表彰原告所提供商品或服務來源之標識，應有商標法第23條第
4項規定之適用云云。惟依原告於申請及訴願階段所檢送西元2006年6月份之YAHOO!奇摩網站網頁及Google網站網頁資料、西元2004年6月第865期商業周刊、PChome、HiNet新聞網資料、「DAIKIN大金空調」相關新聞報導、西元2006年日本大金空調新產品記者會文宣及西元2006年6月27日自由時報、「DAIKIN大金空調」廣告光碟片等證據資料觀之，網頁資料或周刊之報導大部分為原告公司和泰董事長甲○○個人之介紹，並無本件商標圖樣之記載，或為日本大金「DAIKIN」空調之介紹或報導，雖部分報導中出現本件商標「TO
TALSOLUTION」字樣，惟亦伴有中文「全方位系統空調」字樣，並於該報導中記載有DAIKIN或大金空調推出「全方位系統空調－TOTALSOLUTION」等語，可見「TOTALSOLUTION」僅是DAIKIN（大金）空調之廣告宣傳語或功能敘述語。是由上述證據資料實難認本件「TOTALSOLUTION」商標業經原告長期廣泛使用，且在交易上已為相關消費者認識其為表彰原告商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，應無商標法第23條第4項規定之適用，原告所述應不足採。
㈢、至原告主張商標圖樣中含有「TOTALSOLUTION」字樣獲准註冊諸商標案例云云。經核該等案例，其或商標圖樣或指定使用服務與本件商標不同，或為個案妥適與否問題，基於商標審查個案拘束原則，尚不得比附援引，執為本件商標應准予註冊之論據。
三、從而，被告認本件商標不具識別性，就其註冊申請案為核駁之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第218條、第98條第1項前段，民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。
中華民國96年12月6日
第四庭審判長法官陳國成
法官李玉卿法官陳忠行上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國96年12月6日
書記官陳又慈