裁判字號：臺灣士林地方法院92年智字第9號民事判決
裁判日期：民國93年11月17日
裁判案由：損害賠償
臺灣士林地方法院民事判決九十二年度智字第九號
原告甲○○訴訟代理人 蔡坤旺 律師（兼送達代收人）複代理人丁○○
許曉怡 律師 路雅如 律師被告義美食品股份有限公司法定代理人丙○○被告日陽包裝實業股份有限公司法定代理人戊○○被告義美股份有限公司法定代理人乙○○共同訴訟代理人 邱晃泉 律師複代理人 陳國華 律師當事人間損害賠償事件，本院於十一月三日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：原告創作設計一新型飲料容器，經經濟部智慧財產局（下稱智財局）核發新型第一三七二四七號專利在案，專利期間自民國八十七年六月二十一日起至九十七年十二月十七日止，被告義美食品股份有限公司（下稱被告義美食品公司），竟意圖營利，未經原告授權，仿冒原告之前開新型專利飲料容器，委託被告日陽包裝實業股份有限公司（下稱被告日陽公司）製造，作為盛裝被告義美食品公司生產之「西瓜冰沙」及「蜂蜜檸檬冰沙」產品之飲料容器，由被告義美股份有限公司（下稱被告義美公司）公然於市場上陳列、販售，經原告於九十一年十一月六日寄發存證信函予被告義美食品公司，惟被告等仍為授權、製造及販售之行為，被告侵害原告專利之行為，業經財團法人台灣玩具研發中心鑑定屬實，被告等自八十九年三月一日起至九十年六月一日止，侵害原告之新型專利權，渠等自應連帶負損害賠償之責任，爰依民法第一百八十四條第一項、第一百八十五條第一項、專利法第八十四條第一、項第八十五條第一項第一、款第二款請求等語，並聲明：㈠被告連帶應給付原告新台幣（以下同）二百五十萬三千四百四十二元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈡願供擔保宣告假執行。
二、被告則以：原告主張其擁有專利權之飲料容器，早已在歐美等地問世，原告申請註冊之第一三七二四七號新型專利，不具正當性，智財局核准之行政處分，具明顯重大瑕疵，應無合法效力，不能拘束普通法院，被告義美食品公司使用盛裝「西瓜冰沙」及「蜂蜜檸檬冰沙」之飲料容器，係由被告日陽公司設計製造，且已取得智財局第00000000新型專利；況被告義美食品公司不知原告事先已取得專利，於接獲原告之存證信函後，即回收、更換容器，發文相關單位停止生產、出貨、包材之訂購及停刊廣告等行為，故被告等並無侵權行為；且被告縱有侵害原告之行為，原告亦未證明其損害，其請求法院自行依專利法第八十五條第一項之規定項挑選第一款或第二款計算損害賠償，更屬無稽等語置辯，並聲明㈠如主文第一項所示。㈡如受不利之判決願供現金或等值之台灣銀行無記名可轉讓定期存單為擔保，免為假執行。
三、原告主張其創作設計一新型飲料容器，經智財局核發新型第一三七二四七號專利在案，專利期間自民國八十七年六月二十一日起至九十七年十二月十七日止，被告義美食品公司，自八十九年三月一日起委託被告日陽公司製造，作為盛裝被告義美食品公司生產之「西瓜冰沙」及「蜂蜜檸檬冰沙」產品之飲料容器，由被告義美公司公然於市場上陳列、販售，侵害原告之專利權等情，固據提出專利證書、專利公報、財團法人台灣玩具研發中心鑑定報告、證人庚○○之證詞（三三八至三四一頁、一○九頁至一二○頁、二四三頁）為佐，惟被告則以：原告所取得之新型專利，並不具新穎性，智財局核發專利證書不具合法性等語為辯。按「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一申請前已見於刊物或已公開使用者。．．．」。為修正前專利法第九十八條第一項第一款所明定。查財團法人台灣玩具研發中心之鑑定報告認定被告義美食品公司委託被告日陽公司製造之系爭飲料容器，與原告所有之新型第一三七二四七號專利飲料容器之申請專利範圍內容相同，雖有鑑定報告可參（一一八頁），惟被告抗辯證人即參與財團法人台灣玩具研發中心鑑定者之一之庚○○，並未確定鑑定報告之待鑑容器即為被告日陽公司製造之容器云云，但查本院曾於九十三年四月十五日開庭時，提示四個被告義美食品公司之系爭「西瓜冰沙」容器予證人庚○○，其固表示不能確定即是待鑑容器，僅謂與鑑定報告上待鑑容器之照片很像等語（二四四頁），惟經本院詳閱被告日陽公司之專利公報、財團法人台灣玩具研發中心鑑定報告，及仔細觀察編號二（為檢方所扣）、三（為原告當庭提出）上半部為棕色之「西瓜冰沙」容器（外放），編號二、三之容器不但相同，且確係待鑑容器，為被告日陽公司之產品無訛，是被告抗辯該鑑定報告之待鑑容器，非屬被告日陽公司之產品，並不足採。然查類似原告新型專利飲料容器及被告日陽公司生產之容器，在一九九五年即經芬蘭「HuhtamakiVanLeer」公司製造，並出口至台灣，該公司曾提供像被告日陽公司生產之容器予被告義美食品公司，被告義美食品公司原本覺得很適合盛裝冰沙產品，嗣經測試摔到地上容易裂開，該芬蘭公司表示無法更改材質為ＰＰ等情，業據該芬蘭「HuhtamakiVanLeer」公司香港分公司台灣辦事處之業務經理辛○○，證述明確，並有其出據之證明書及兩本型錄（三二一頁、七二頁、外放）為參。經核閱型錄，其中打勾之矮杯，除頂蓋係凹槽，與原告系爭專利飲料容器頂蓋為凸槽並有圓形嵌槽不同外，外形酷似。而美國ＳＯＬＯＣＵＰ公司就相同設計產品，亦早於一九七六年，即取得美國專利權，有美國專利權暨商標部專利權影像資料庫下載本及中譯文各一份（七六頁）可稽，足證原告之系爭新型專利飲料容器，係已公開使用之產品，並不具新穎性，雖智財局核發專利證書予原告，惟智財局僅就形式審查，不若普通法院調查證據之詳細，其所為之行政處分既有明顯之重大瑕疵，與專利法之規定不符，其所為核准專利權之行政處分自屬無效，普通法院即可不受拘束。況依扣案容器及被告日陽公司之專利公報可知，原告主張被告侵權之飲料容器，即為被告日陽公司事後取得專利之飲料容器，由此更可證智財局之審查有欠嚴謹。再被告於接到原告之存證信函之後，即回收、更換容器，發文相關單位停止生產、出貨、包材之訂購及停刊廣告等行為等情，亦據證人 黃慧貞 、 吳正一 、己○○（四四四至四四八頁、四六九頁）證述在卷，縱容有未能完全回收之情事，被告義美食品公司辯稱：係有些為小雜貨店難以掌控等語，亦屬合理而難免，是原告主張被告侵害其專利權，應負賠償責任，並非有據。
四、綜上所述，原告依民法第一百八十四條第一項、第一百八十五條第一項、專利法第八十四條第一、項第八十五條第一項第一、款第二款請求被告等連帶給付原告新台幣（以下同）二百五十萬三千四百四十二元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，即無理由，應予駁回。其假執行之聲請，亦失所附麗，併予駁回。
五、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。中華民國九十三年十一月十七日
臺灣士林地方法院民事第一庭
法官黃小瑩右為正本係照原本作成。
如對本判決上訴須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀。
中華民國九十三年十一月十八日
法院書記官陳鳳嬌