裁判字號：臺灣高等法院96年智上字第31號民事判決
裁判日期：民國96年12月19日
裁判案由：侵權行為損害賠償
臺灣高等法院民事判決96年度智上字第31號
第一上訴人勝新冷凍空調工程股份有限公司法定代理人甲○○訴訟代理人 翁顯杰 律師第二上訴人維忠企業有限公司兼上一人法定代理人乙○○上二人訴訟代理人 王東山 律師複代理人 李美寬 律師上列當事人間侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國96年5月25日臺灣板橋地方法院95年度智㈠字第7號第一審判決各自提起上訴，經本院於96年12月5日言詞辯論終結，判決如下：
主文原判決關於駁回第一上訴人後開第二項之訴，及該訴訟費用部分廢棄。
第二上訴人應再連帶給付第一上訴人新臺幣柒拾肆萬陸仟玖佰玖拾伍元，及自民國九十六年四月十一日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。
第一上訴人其餘上訴駁回。
第二上訴人之上訴駁回。
廢棄改判部分之第二審訴訟費用，由第二上訴人連帶負擔。駁回部分之第二審訴訟費用，由第一、二上訴人各自負擔。
本判決命第二上訴人連帶給付部分，於第一上訴人以新臺幣貳拾肆萬玖仟元供擔保後，得假執行。但第二上訴人以新臺幣柒拾肆萬陸仟玖佰玖拾伍元預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
一、第一上訴人主張：其為加強冷凍空調箱之冷藏效果，於90年
4月間將研創之「空調箱框架結構改良㈡」向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請，取得第226422號新型專利，專利期間自91年12月21日起至102年4月24日止。其發現第二上訴人涉嫌侵害其享有之系爭專利，於94年12月16日向原審法院聲請保全證據獲准（該院94年度聲字第2785號），嗣將第二上訴人維忠公司製作之「雙層防結露支架」樣品一個，送請國立臺灣科技大學（下稱臺科大） 蕭弘清 教授鑑定結果確定侵害其享有之系爭專利。因第二上訴人侵害其享有之系爭專利，並在市場公開販售，對其商業利潤造成損害，依原審向國稅局調閱第二上訴人維忠公司93年1月至95年10月之進銷項憑證明細資料表可知：該公司銷售總額1億39,64萬9,373元，且該公司提出銷售本件侵害專利物品之93、94年度發票總額達3761萬6,119元，則其請求第二上訴人連帶賠償300萬元，應屬法律規定之範圍，且為防止第二上訴人繼續侵害，爰依專利法第84條、第85條、第106條、第108條，民法第184條、第185條、第28條及公司法第23條等規定，請求：㈠第二上訴人應連帶給付第一上訴人300萬元及自96年4月10日起算之法定利息。㈡第二上訴人維忠公司應停止自行或委請他人設計、製造、販賣、使用、陳列侵害第一上訴人第226422號新型專利之產品。㈢第二上訴人維忠公司不得以任何方式，推廣促銷侵害第一上訴人第226422號新型專利之物品，並將已製造之侵害第一上訴人第226422號新型專利之產品應予銷燬。㈣願就第㈠項聲明提供擔保請准宣告假執行。
原審判決為第一上訴人一部有理由、一部無理由之判決：㈠第二上訴人應連帶給付第一上訴人45萬元及自96年4月11日起算之法定利息。㈡第二上訴人維忠公司應停止自行或委託他人設計、製造、販賣、使用、陳列侵害第一上訴人第226422系爭專利之產品。㈢第二上訴人維忠公司不得以任何方式，推廣促銷侵害第一上訴人第226422號新型專利之物品，並應將已製造之侵害第一上訴人第226422號新型專利之物品予以銷燬。
兩造對於原審判決不利部分均提起全部上訴。
第一上訴人於第二審聲明：㈠上訴部分：1.原判決不利於第一上訴人部分廢棄。2.上開廢棄部分，第二上訴人應再連帶給付第一上訴人255萬元及自96年4月11日起算之法定利息。
3.願供擔保請准宣告假執行。㈡答辯部分：上訴駁回。
二、第二上訴人則以：㈠渠等對第一上訴人取得系爭專利一節並不知悉，且第一上訴人並未舉證其已在本件起訴前依專利法第104條規定對渠等提示系爭專利技術報告進行警告，及依專利法第108條準用同法第79條規定舉證證明於本件起訴前於專利物品上標示專利證書號數，則第一上訴人不得對渠等請求損害賠償。㈡本件應屬第一上訴人系爭專利效力之例外情形，蓋第二上訴人維忠公司製作之「雙層防結露支架」雖功能與第一上訴人享有之系爭專利相同（均有隔熱效果），惟外形並不完全一致。且第二上訴人維忠公司早於91年8月間即已製作完成，並於91年9月間委由訴外人鋰隆金屬有限公司（下稱鋰隆公司）開模製造；遑論訴外人三世實業有限公司（下稱三世公司）早於83年間即已製造類似之系爭產品，且流通存在於國內市場，則依專利法第108條準用第57條規定，本件應屬系爭專利效力之例外情形，故第一上訴人不應禁止第二上訴人繼續使用，第二上訴人亦未侵害第一上訴人之專利權。㈢第二上訴人於92年12月4日將承包金像電子公司之「臥室空調箱（無塵室）」工程轉包予第一上訴人於中國大陸轉投資之嘉鋒公司，工程項目中之「支架」即係相同於系爭專利之功能物品，當時與第二上訴人乙○○簽約之第一上訴人法定代理人甲○○從未提及第一上訴人已取得系爭專利，足見第二上訴人並非故意侵害第一上訴人之專利權。㈣第一上訴人於92年12月4日即已知悉第二上訴人維忠公司使用類似系爭專利之產品，竟遲至95年2月間提起本件訴訟請求，已罹於時效而消滅。㈤第二上訴人維忠公司銷售之產品眾多，雙層防結霧支架僅係其中之一，則其自93年1月至95年10月份之銷項總額1億餘元，尚難認係侵害系爭專利之所得利益，則第一上訴人請求賠償300萬元，洵屬無據等語抗辯。聲明：㈠上訴部分：1.原判決不利於第二上訴人之部分廢棄。2.上開廢棄部分，第一上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。㈡答辯部分：1.上訴駁回。2.如受不利之判決，願供擔保請准宣告假執行。
三、兩造不爭執之事實：㈠第一上訴人於90年4月25日向智財局申請「空調箱框架結構
改良㈡」之新型專利，嗣經核准成為第226422號新型專利之專利權人，專利期間自91年12月21日起至102年4月24日止。
該專利針對一般空調箱框架設計不當，而加以突破改良。主要結構係由一Ｌ型外鋁柱、一三通座、一ＰＵ發泡棉、一內鋁柱、一壓條與ＡＢＳ斷熱條所組成。其特徵在於：該Ｌ型外鋁柱兩側各設有一扣肋，俾可供一ＡＢＳ斷熱條卡設，而藉由該ＡＢＳ斷熱條之阻擋，俾可供一內鋁柱檻入，形成一中空容間，且該Ｌ型外鋁柱兩側各設有一板體，並於該板體之一側各貼設有一海綿本體，以達到密閉之效果，又該中空容間內灌設有一ＰＵ發泡，俾可達到多重阻絕隔溫效果，以達到最佳之隔溫性及耐用性者，業據第一上訴人提出專利證書、專利資料檢索報告單及專利公報可稽（原審卷㈠第4-11頁）。
㈡第一上訴人於94年12月間，以第二上訴人涉嫌侵害其享有之
系爭專利為由，向原審法院聲請保全證據獲准（該法院94年度聲字第2785號），嗣於95年1月17日現場為保全證據，取得第二上訴人維忠公司產製之「雙層防結露支架」實物樣品一個等情，有第一上訴人提出之裁定、現場所攝產品照片多幀影本在卷（原審卷㈠第13-31頁）。
㈢第一上訴人就兩造爭執之系爭物品委託臺科大蕭弘清教授進
行鑑定並作成鑑定報告，最終鑑定結論為：「（甲）鑑定專利（即系爭專利）所採用之Ｌ型外鋁柱1的扣肋19、20，可供一ＡＢＳ斷熱條5、12之阻擋，使該空調箱22內部之冷氣無法直接與Ｌ型外鋁柱1接觸。（乙）案待鑑定物（按即第二上訴人維忠公司產製之「「雙層防結露支架」）實物照片，採用空調箱框架1，其中該外鋁柱10之二扣合部11皆嵌置有一斷熱條3，各斷熱條3的另一端頭皆嵌置於內鋁柱2的扣合部20，造成外鋁柱10與內鋁柱2內側間形成有一空間容室，在空間容室內入有發泡棉，使外鋁柱10與內鋁柱2間無法作溫度傳導。因此，（甲）專利案之空調箱框架結構改良（二）與（乙）案待鑑定物實物照片，兩者空調箱框架之結構特徵、設計方式及技術運用造成之功效實質完全相同」，有兩造不爭執之鑑定報告足憑（原審卷㈠第32-68頁）。
四、本件重要爭點在於：㈠第二上訴人抗辯：第一上訴人未證明於起訴前對第二上訴人
提示專利技術報告進行警告及於專利物品上標示專利證書號數，第一上訴人不得請求損害賠償，是否可採？㈡第二上訴人主張：早於第一上訴人申請專利前，系爭物品已
於國內使用及存在，是否可採？㈢第二上訴人所為第一上訴人請求損害賠償之請求權，已罹於
2年時效而消滅之抗辯，是否正當？㈣第一上訴人請求排除侵害、防止侵害，及請求第二上訴人負
連帶損害賠償責任，有無理由？得請求之損害賠償範圍為何？
五、第二上訴人抗辯：第一上訴人未證明於起訴前對第二上訴人提示專利技術報告進行警告及於專利物品上標示專利證書號數，第一上訴人不得請求損害賠償，是否可採？㈠查第一上訴人已於依系爭專利所產製之物品包裝上載明新型
專利證號226422號，相關廣告、文宣上亦標示其申請專利之案號（00000000），業據其提出產品之相片5幀、廣告文宣3件為證（原審卷㈠第96-1至103頁），均足供他人向智財局公示系統查明系爭專利權之事項，是第二上訴人上開抗辯，委無可採。
㈡按新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報
告進行警告，專利法第104條雖有明文，惟該條係92年2月6日修正時新增之規定，參考立法理由揭櫫：「由於新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告。核其意旨，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理」等語，可知：現行專利法新增第104條，係因應新型專利之審查方式由實體審查改為形式審查而為，惟新型專利權人縱未提示新型專利技術報告，亦非不得提起損害賠償訴訟甚明。
查本件第一上訴人享有之系爭專利期間自91年12月21日起（原審卷㈠第4頁），依修正前專利法規定，係經實體審查者，則依上開立法理由之說明，其行使系爭專利權時，應無現行專利法第104條「應提示新型專利技術報告」之適用；縱有適用，參酌前開說明，亦非不得提起民事訴訟請求損害賠償，是第二上訴人前揭抗辯，自無可採。
六、第二上訴人主張：早於第一上訴人申請專利前，系爭物品已於國內使用及存在，是否可採？㈠第二上訴人抗辯：維忠公司早於91年8月間即製作系爭物品
完成，並於同年9月間委託訴外人鋰隆公司開模製造；且訴外人三世公司於83年間已開始製造類似物品，訴外人東裕公司亦生產類似產品，是系爭專利之物品於申請前早已於國內存在及流通等情，固據提出第二上訴人委託鋰隆公司開模設計圖及請款明細（原審卷㈠第77-82頁）、三世公司之設計圖及相片（原審卷㈠第83-86頁，本院卷第56頁）、東裕科技有限公司（下稱東裕公司）產品目錄（原審卷㈡第7頁）為據；惟為第一上訴人所否認。
㈡按申請前已在國內使用或已完成必須之準備，申請前已存在
國內之物品者，新型專利權之效力均不及於，此為專利法第108條準用第57條第1項第2款前段、第3款所明定。第一上訴人享有之系爭新型專利，係在90年4月25日申請，為兩造不爭執之事實，則第二上訴人主張有上開新型專利權例外情形，即須於90年4月25日第一上訴人申請前已在國內使用或已完成必須之準備，已存在國內之物品始可。
㈢第二上訴人維忠公司於91年8月間製造其產品、並於同年9月
間委託鋰隆公司開模製造一節，縱令為真，亦在第一上訴人申請後所為，與前揭規定不合。另東裕公司販售除濕機、空調箱之產品目錄（原審卷㈡第7頁），雖記載產品特色為：
「鋁框架，內外柱中間灌ＰＵ發泡劑隔離，以杜絕結露」等字，惟既無東裕公司產品係於90年4月25日前產製之記載，更無產品結構圖以供與系爭專利對比以資確定為相同之物品，自難採憑。
㈣另訴外人三世公司係經營零件押出之生產製造業務，有該公
司基本資料在卷（本院卷第57頁），依證人即該公司業務經理 侯勝宇 證述：（本院卷第56頁）塑膠框係依客戶提供之圖所製造，其中編號281、282、283委託製造之公司均係有關冷凍櫃的公司，用途是放在冷凍櫃旁隔熱、隔冷用的，客戶沒有給細部的設計圖。自第一上訴人之專利公告所附之圖，看不出三世公司曾經作過裡面的配件等語明確（本院卷第63頁反面、第64頁），兩造均不爭執，可見：於83年間雖有經營冷凍櫃之客戶委託三世公司押出塑膠框條，旨在供冷凍櫃隔熱、隔冷之用，惟系爭新型專利之主要結構有：Ｌ型外鋁柱、三通座、ＰＵ發泡棉、內鋁柱、壓條與ＡＢＳ斷熱條等組件組成，證人確認三世公司未作過與系爭專利相同之配件。至於第二上訴人提出之照片（原審卷㈠第83-86頁），並未舉證證明係何人於何時所產製，自難作有利於第二上訴人之認定。是第二上訴人主張：三世公司於83年間即已開始製造與系爭專利類似之物品云云，尚乏實據。
七、第二上訴人所為第一上訴人請求損害賠償之請求權，已罹於2年時效而消滅之抗辯，是否正當？㈠按本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時
起，2年間不行使而消滅；自行為時起，逾10年者，亦同，，專利法第108條準用第84條第5項規定甚明。
㈡第二上訴人另以：維忠公司於92年12月4日將承包金像電子
公司之「臥室空調箱（無塵室）」工程轉包予第一上訴人於中國大陸轉投資之嘉鋒公司，該工程項目中之「支架」係相同於系爭專利之物品，第一上訴人當時已知悉維忠公司在使用相同於系爭專利之物品，竟遲至95年2月間提起本件訴訟，已罹於2年時效而消滅云云置辯，並提出工程圖2紙為憑（原審卷㈠第114-115頁）。查工程圖上確記載：「支架：雙層防結露設計鋁擠型框架」，惟當時第二被上訴人維忠公司係委託第一上訴人投資之嘉鋒公司施作製造，而嘉鋒公司就此項「雙層防結露設計鋁擠型框架」取得第一上訴人之同意或授權製造，並無侵害第一上訴人享有之系爭專利權情事，自無從將92年12月4日認作第一上訴人因系爭專利權受到侵害，請求第二上訴人負損害賠償責任之請求權時效起算點，故第二上訴人所為時效抗辯，委無可採。
八、第一上訴人請求排除侵害、防止侵害，及請求第二上訴人負連帶損害賠償責任，有無理由？得請求之損害賠償範圍為何？㈠按新型專利權受侵害時，專利權人得請求排除其侵害，有侵
害之虞者，得請求防止之；新型專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置，專利法第108條準用第84條第1項後段、第3項規定甚明。
本件第二被上訴人維忠公司產製之「雙層防結露支架」在結構特徵、設計方式及技術運用造成之功效實質完全相同，詳如前陳，而維忠公司並未獲得第一上訴人之同意而製造、販賣製成之物品，核係侵害第一上訴人享有之系爭新型專利權，從而第一上訴人依上開規定請求第二上訴人維忠公司停止自行或委託他人設計、製造、販賣、使用、陳列侵害系爭專利之產品，及不得以任何方式推廣促銷侵系爭專利之物品，暨應將已製造之侵害系爭專利之物品予以銷燬等項，洵屬有據，應予准許。
㈡第二上訴人維忠公司產製之物品侵害第一上訴人享有之系爭
專利權，第一上訴人自得依專利法第108條準用第84條第1項前段請求第二上訴人維忠公司賠償損害。而第二上訴人乙○○為維忠公司之法定代理人，為兩造所不爭執，且有公司之臺北縣政府營利事業登記證及變更登記表可按（原審卷㈠第
12、132-133頁），則依公司法第23條規定，其對於維忠公司因產製「雙層防結露支架」，不法侵害第一上訴人享有之系爭專利權，致第一上訴人受有損害，應與維忠公司對第一上訴人負連帶賠償之責。
㈢第一上訴人得請求之損害賠償範圍為何？
1.按專利權人得請求賠償損害，得就下列各款擇一計算其損害：依民法第216條之規定，但不能提供證據方法以證明其損害時，新型專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，亦據專利法第108條準用第85條第1項明訂。
2.查第二上訴人維忠公司自93年1月至95年10月份之產品銷售總額為1億3,964萬9,373元【93年1-12月為70,020,941元，94年1-12月為43,503,492元，95年1-10月為26,124,940元，總計為139,649,373元】，固據原審向財政部臺灣省北區國稅局臺北縣分局調取維忠公司之銷項憑證明細資料表在卷（原審卷㈠第251-280頁），惟查維忠公司所營事業項目有：1.調氣機、風管機、空調冷凍零件之製造設計按裝及買賣；2.各種送風機及其零件之製造加工及買賣；3.有關上開業務之經營及進出口；4.污染防治設備製造業；5.其他機械製造業（無塵室設備）；6.國際貿易業；
7.機械設備製造業等多項，有維忠公司之變更登記表可稽（原審卷㈠第132頁）；且維忠公司產製之「雙層防結露支架」供作空調箱框架，依第二上訴人維忠公司提出93、
94年度統一發票（原審卷㈠第181-243頁），銷售之物件品名為「調氣機」、「風機」、「濾網箱」等，該公司陳明上開產品係包括「雙層防結露支架」在內一起（套）販售在卷（本院卷第48頁反面），而調氣機、空調箱等產品另尚有壓縮機、馬達等其他電氣組件，「雙層防結露支架」僅係其中一個組件，僅係維忠公司所營項目之一部分範圍，而非全部，逕以維忠公司之產品銷售總額139,649,373元作為第二上訴人維忠公司銷售侵害第一上訴人系爭專利權之所得利益，顯非適當。
3.但按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222條第2項定有明文。第二上訴人維忠公司製造、販售之「雙層防結露支架」侵害第一上訴人之系爭新型專利權，第一上訴人當然受有損害，爰審酌第二上訴人維忠公司自93年01月至95年10月份之產品銷售總額139,649,373元，而第二上訴人維忠公司所營事業共7項，而空調冷凍零件之製造設計按裝及買賣為其中一項，已如上述，參之第一上訴人經向法院聲請保全證據至維忠公司工廠所攝照片（原審卷㈠第17、20-24頁）可觀知：現場置放之大宗零件即係「雙層防結露支架」，因認依比例平均計算維忠公司之「冷凍零件之製造設計按裝及買賣」該項業務占產品銷售總額之1/7，即19,949,910元。再依財政部公佈之94年度專用生產機械製造修配業其他專用生產機械製造業之同業利潤標準之淨利率6%計算，即扣除其必要費用及成本後，而為1,196,995元（19,949,910x6%=1,196,995，元以下四捨五入），應可認作係第二上訴人維忠公司因侵害第一上訴人系爭專利權所得之利益。從而，第一上訴人得請求第二上訴人維忠公司及其負責人乙○○連帶賠償1,196,995元，及自原審擴張訴之聲明狀送達翌日即96年4月11日起算之法定利息，為有理由，應予准許；逾上開範圍之請求，則屬無據，應予駁回。
九、綜上所述，第一上訴人依專利法第108條準用第84條第1項、第3項及公司法第23條等規定，請求：㈠第二上訴人連帶給付於1,196,995元及自96年4月11日起算法定利息之範圍內，為有理由，應予准許；逾上開數額外之請求，則屬無據。㈡第二上訴人維忠公司應停止自行或委託他人設計、製造、販賣、使用、陳列侵害第一上訴人系爭專利之物品，暨不得以任何方式推廣促銷侵害原告系爭專利之物品，並應將已製造之侵害系爭專利之物品予以銷燬，均於法有據，應予准許。原審就上開㈠部分，僅判決第二上訴人應連帶給付45萬元本息，第一上訴人提起上訴，請求第二上訴人再連帶給付746,995元（1,196,995-450,000=746,995）及自96年4月11日起算法定利息之部分，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第二項所示，並依聲請為准、免假執行之宣告。至於第一上訴人請求不應准許部分，原判決為其敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，並無不合，第一上訴人仍執陳詞求予廢棄，為無理由，應予駁回。
原審就上開㈠、㈡部分，為第二上訴人敗訴之判決，並無不合。第二上訴人上訴意旨指摘原判決不當，為無理由，應予駁回。
十、據上論結：本件第一上訴人之上訴為一部有理由，一部無理由；第二上訴人之上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第450條、第79條、第85條第2項、第463條、第390條第2項、第392條，判決如主文。
中華民國96年12月19日
民事第一庭
審判長法官張耀彩
法官盧彥如法官林金吾正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中華民國96年12月19日
書記官張淑芳附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。