裁判字號：最高行政法院105年判字第149號判決
裁判日期：民國105年03月31日
裁判案由：發明專利申請
最高行政法院判決
105年度判字第149號上訴人旅盟資訊股份有限公司代表人 陳俊任 訴訟代理人 徐堯慶 律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人 王美花 上列當事人間發明專利申請事件，上訴人對於中華民國104年1月15日智慧財產法院103年度行專訴字第70號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主文原判決廢棄，發回智慧財產法院。
理由
一、緣上訴人前於民國96年5月24日以「地圖式旅遊資訊管理方法」（下稱系爭專利，其申請專利範圍共16項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項）向被上訴人申請發明專利，經其編為第00000000號審查，不予專利。上訴人不服，申請再審查。案經被上訴人依其所提102年11月6日修正本審查，認本案有違反專利法第26條第2項規定之情事，於102年12月27日以（102）智專三（二）04206字第10221798840號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。嗣經原審判決駁回後，提起上訴。
二、上訴人起訴主張：㈠系爭專利業將演算法之流程完整敘述於申請專利範圍中，至於流程中個別動作，上訴人亦明確告知「選取旅遊終點（或景點)、建立連結或點入連結的技術為習知技術且被引證1所揭露」「建立路線早為一種習知技術，為引證2所揭露」，惟被上訴人於初審時僅係對系爭專利是否屬於引證1、2輕易結合之結果加以判斷，並對引證1、2認定為一般技術水準之參考文獻；迨於再審查時，上訴人依被上訴人所述系爭專利與引證1、2之差異，修正系爭專利申請專利範圍，並就「選取複數旅遊景點」、「建立每一景點之一連結」、「點入每一旅遊景點之連結」等「動作」，於行政爭訟程序中，告知該等動作已由引證1、2所揭露，是系爭專利申請前已公開之文獻，為該發明所屬技術領域中已知之知識，即習知技術，通常知識者可輕易推知系爭專利習知之步驟動作，故系爭專利說明書不需詳加敘述。㈡系爭專利之地圖式旅遊資訊管理方法係提供一網路平台供喜歡旅遊者或專職旅遊者記錄每一次旅遊過程，而旅遊記錄為旅遊過後才會產生，而系爭專利與引證1、2不同之處在於引證1、2皆為「事先」規劃之工具及方法，系爭專利在於提供於旅遊「事後」記錄旅遊路線及各景點之相關資訊，二者管理方法不同，商業經營模式各異，是系爭專利為旅遊資訊管理方法之改善，具有創造性的商業方法等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人作成系爭專利應予專利之處分。
三、被上訴人則以：㈠系爭專利屬電腦軟體相關發明，系爭專利第1項均以「步驟功能用語」界定，有關非習知功能部分，必須充分適當揭露於說明書，包含執行功能之電腦硬體、電腦軟體或電腦硬體與軟體相互結合作動等構成內容。㈡系爭專利說明書第6頁之實施方式第2段僅重述系爭專利之步驟（元件）名稱及功能，而未進一步揭露達成該特定功能之動作為何，係僅在說明書重述所請求之手段名稱及功能，或只簡述欲達成之結果而非達成該結果之方式，非屬明確揭露；縱使系爭專利第1項各步驟為通常知識，上訴人仍應於說明書中揭露對應其功能之動作及其均等範圍，上訴人主張之專利文獻屬先前技術，並非必然屬申請時之通常知識，尚需由上訴人提出確實證據佐證，且上訴人主張若專利文獻已揭露則無需再揭露於說明書，並不符「申請人在使用手段（步驟）功能用語時，應善盡明確且充分揭露之義務」之規定。故系爭專利第1項及其附屬項第2至16項有不明確之情事，不符專利法第26條第2項規定等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。
四、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：㈠系爭專利說明書除複製請求項內容外，僅說明上開技術特徵之商業功效或使用方法，並未進一步詳細描述達成該功能之對應結構（硬體構件）或動作（軟體演算法），且上訴人既主張使用手段（步驟）功能用語，自應於說明書中明確記載對應之結構或動作，於電腦軟體相關發明中即對應硬體構件或軟體演算法，不應僅記載商業領域之步驟或功能，否則請求項之手段（步驟）將無從對應；若說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作，或說明書記載之結構、材料或動作之用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作，則會導致請求項不明確。㈡系爭專利申請專利範圍所描述之內容係屬商業流程，並非軟體設計時所使用之演算法層級，縱使演算法為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，亦應詳細揭露，尚不能因該流程為習知技術即未於說明書中敘明，是引證1、2縱已揭露系爭專利第1項之各步驟為習知技術，原證2至6復可證明該技術特徵屬通常知識，上訴人仍應於說明書揭露對應於該功能之結構或動作，亦非以所謂審查基準之反面解釋免除其揭露義務，況上訴人所引用之部分亦非針對手段功能用語為規範。至專利審查基準本無拘束法院之效力，遑論不同年度之版本，對不同年度之專利審查基準，並無裁判基準時之問題。㈢系爭專利說明書對於「選取複數旅遊景點，顯示於一地圖上，形成一旅遊路線」、「建立每一旅遊景點之一連結」及「點入每一旅遊景點之連結，輸入每一旅遊景點之相關資訊」等技術特徵未敘明所對應之結構或動作，致系爭專利第1項不明確且無法為說明書所支持，自違反專利法第26條第2項之規定，而系爭專利第2至16項均直接或間接依附於第1項，包含第1項之技術特徵，則系爭專利第2至16項自亦不明確且無法為說明書所支持，亦違反專利法第26條第2項之規定等詞，為其判斷之基礎。
五、本院查：㈠「本法中華民國100年11月29日修正之條文施行前，尚未審
定之專利申請案，除本法另有規定外，適用修正施行後之規定。」專利法第149條第1項定有明文。查系爭專利之申請日為97年12月2日，審定日為103年1月9日，故關於系爭專利之申請應否准許之判斷，應依現行專利法（即100年12月21日修正公布，102年1月1日施行之專利法）為斷。
㈡次按「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項
以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」專利法第26條第2項定有明文，此即係專利申請案明確性要求之規定，違反者，其發明專利申請案，應為不予專利之審定（專利法第46條參照）。再者，我國現行專利法關於發明專利不予專利審定之事由，係採列舉方式，應有專利法第46條列舉之事由，始得就發明專利申請案不予專利之審定，不得以專利法施行細則或專利審查基準之規定，率為不予審定之事由。
㈢再按在專利說明書的撰寫實務上，應以手段功能用語記載之
情形，常見類型為商業方法或電腦軟體，蓋此等專利之技術本質上較難以物品之結構性質或動作加以界定，以傳統之撰寫方式，不足以因應科技之發展，而且在請求項中以手段功能或效果用語，亦可簡化申請專利範圍之撰寫。我國法制上關於此種撰寫方式，除於87年在電腦軟體相關發明審查基準出現手段功能語言之記載外，首見於93年4月7日修正發布，並於93年7月1日施行之專利法施行細則中，於第18條第8項規定有關手段、步驟功能用語之撰寫方式，即「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」，條號變更後為現行專利法施行細則第19條第4項規定。
㈣蓋因專利請求項係以手段（步驟）功能用語撰寫時，其請求
項之解釋，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍；又手段功能用語係提供專利申請人一種簡單便利之請求項撰寫方式，以避免請求項文字過於繁雜。但既然商業方法或電腦軟體專利，不同於一般機械裝置類之專利，可具體描述或由不同技術角度定位其空間結構材料或動作，所以以此方式撰寫時，解釋上會包含如於發明說明中敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍；此係採手段功能用語方式係為避免請求項文字過於繁雜為目的，在解釋上之當然。然此僅在規範請求項解釋方法，亦即施行細則第19條第4項係用來解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項，其法條僅係規定「若需解釋」手段或步驟功能用語時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，並未規範專利於撰寫時，必須要在說明書中進一步描述達成該功能之對應結構或動作，亦無規定若未於說明中敘述對應於該手段功能用語之結構材料或動作，即不符合專利法規定之明確性要求。是以施行細則第19條第4項所要補充或連結之法律係申請專利範圍之解釋（專利法第58條第4、5項參照），僅係在劃定申請專利範圍之邊界而已，並非關於明確性要求之規定。是否符合明確性要求，應從手段功能用語規範目的及專利法對於明確性判斷準則觀察。
㈤如上所述，專利法施行細則第19條第4項，並非規定以手段
功能用語之方式撰寫時，一定要敘述該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等，始符合專利法有關明確性要件之規定。因此，縱申請專利範圍被解釋為係以手段功能用語之方式撰寫，亦不代表如未於發明說明中敘述對應該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，即一定不符合專利法第26條第2項所規定之專利明確性要求，仍應視該記載對所屬技術領域中之通常知識者是否符合明確性要求。易言之，因手段（步驟）功能用語之請求項在解釋時，需包含說明書之內容，但審查手段功能用語之記載是否合於明確性要求時，應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，能瞭解該功能所涵蓋之範圍時，應認定請求項為說明書所支持，甚至所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、特性、製法或用途，參酌申請時之通常知識，能夠想像一具體作動或具體物時應認定請求項為明確。所以審查手段功能用語之記載，是否明確性者，其重點應在於明確性之「發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，能瞭解該功能所涵蓋之範圍」為準，而非在於解釋規範施行細則所規定之：「說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」，否則將造成使用手段功能用語所撰寫專利申請案，因其簡單簡潔特性之本質及目的，導致輕易被認定請求項不明確，或無法為說明書所支持而不明確，而遭否准。㈥發明專利審查基準2.4.1.7規定：「對於以功能界定的請求
項，若說明書僅記載某些技術特徵的實施例，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，能瞭解該功能所涵蓋之範圍時，應認定請求項為說明書所支持」以及「若該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、特性、製法或用途，參酌申請時之通常知識，能夠想像一具體物時，由於能瞭解請求項中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特徵，應認定請求項為明確」部分之文字，即合於上開法規意旨，堪予贊同。
㈦從而，本件原判決徒以規範解釋申請專利範圍之專利法施行
細則第19條第4項規定，誤用於申請階段之明確性之審查，認系爭申請案未於說明書中記載結構、材料或動作，而忽略應依明確性標準之「發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，能瞭解該功能所涵蓋之範圍」，自有適用法規不當之違法，其依上開理由據以維持訴願決定及原處分即有不當。
㈧末查，上訴人於原審主張：「選取複數旅遊景點，顯示於一
地圖上，形成一旅遊路線」、「建立每一旅遊景點之一連結」及「點入每一旅遊景點之連結，輸入每一旅遊景點之相關資訊」係以手段功能用語撰寫。則依其所提引證1、引證2是否為系爭專利申請專利範圍第1項之習知技術？原證2至6是否可證明系爭專利請求項中「選取複數旅遊景點」、「建立每一旅遊景點之一連結」、「點入每一旅遊景點之連結」等動作，為所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，能瞭解請求項中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特徵？而具明確性。原判決依前述理由據以維持訴願決定及原處分既有不當，事實即屬不明，自應發回原審法院依本院意旨再重為調查審理。
六、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。
中華民國105年3月31日
最高行政法院第五庭
審判長法官黃合文
法官林茂權法官鄭忠仁法官吳東都法官劉介中以上正本證明與原本無異中華民國105年4月6日
書記官張雅琴