裁判字號：臺灣高等法院91年上易字第345號民事判決
裁判日期：民國92年07月30日
裁判案由：排除侵害
臺灣高等法院民事判決九十一年度上易字第三四五號
上訴人甲○○訴訟代理人 沈明欣 律師複代理人 詹聰哲 律師被上訴人 安普羅 股份有限公司兼法定代理人乙○○被上訴人丙○○共同訴訟代理人 黃福雄 律師複代理人 邱玉萍 律師共同 李汶哲 律師訴訟代理人 鄭懷君 律師右一人複代理人 吳祥豪 右當事人間請求排除侵害事件，上訴人對於中華民國九十一年三月十二日臺灣臺北地方法院八十九年度訴字第三三三八號第一審判決提起上訴，本院判決如左：
主文原判決關於駁回上訴人後開第二項、第三項之訴部分及訴訟費用之裁判均廢棄。
禁止被上訴人安普羅股份有限公司、乙○○、丙○○製造販賣與上訴人專利權（專利號碼：新型第八九六二六號）專利範圍有關之貨物或其他類似行為。
被上訴人安普羅股份有限公司、乙○○應連帶給付上訴人新台幣玖拾叁萬玖仟陸佰元，及自民國八十九年八月十五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
其餘上訴駁回。
第一、二審訴訟費用由被上訴人連帶負擔二十分之十九；餘由上訴人負擔。
被上訴人免為假執行之聲請駁回。
事實
甲、上訴人方面：
一、聲明：㈠原判決廢棄。㈡禁止被上訴人安普羅股份有限公司（下稱安普羅公司）、乙○○、丙○○製造販賣與上訴人專利權（專利號碼：新型第八九六二六號）專利範圍有關之貨物或其他類似行為。㈢被上訴人應連帶給付上訴人新台幣（下同）一百零二萬零六百元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈣前項聲明上訴人願供擔保請准宣告假執行。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱：
㈠、被上訴人安普羅公司生產之系爭筷子與上訴人取得之新型專利權實質相同，業經專利侵害鑑定機構「中國生產力中心」鑑定屬實，被上訴人製造之系爭筷子自有侵害上訴人專利權之情。
㈡、禁反言原則係指專利權人在申請專利過程中之任何階段或文件，已明白表示放棄某些權利，嗣不得復主張該已放棄部分之權利。亦即就實體要件而言，禁反言原則是在申請中為避免專利審查委員利用既有技術核駁，因此用已補正之申請專利範圍之「構成要件」做權利要求之主張，後若權利人欲依補正前之專利範圍主張權利，則不允許。就程序要件而言，須有專利權人顯無正當理由而遲延提出侵害專利之訴訟、被上訴人權益因遲延而受有重大之不利、專利權人因自己之行為致被上訴人誤信專利權人已放棄其對該被上訴人之追訴及被上訴人信賴專利權人之誤導行為，始得主張之。今上訴人在本件新型第八九六二六號專利之申請專利範圍中雖述及筷體係以ＰＰ材質所製成，惟依專利法第九十七條規定，及中國生產力中心之鑑定報告，材質並非本件新型專利之構成要件，程序上兩造亦無得主張禁反言之情況。從而，原審以禁反言原則，認定上訴人申請專利範圍以「ＰＰ材質者」為限，非ＰＰ材質者不屬於專利權之權利範圍，進而認定系爭筷子並未侵害上訴人專利權，誠有違誤。
㈢、上訴人於原審從未指稱被上訴人之系爭筷子材質僅有三聚氰胺（俗稱美耐皿）一種，實則被上訴人遭板橋地檢署查扣在案之筷子，有一部分正是ＰＰ材質所製成，故即便如原審所認定，上訴人新型專利權之權利範圍僅限於ＰＰ材質，被上訴人亦有侵害上訴人之專利權。
㈣、兩造合意扣案半成品與成品數量為五千四百雙。
乙、被上訴人方面：
一、聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保准予免為假執行。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱：
㈠、上訴人於專利說明書之創作摘要以及創作說明中一再詳述其專利係以ＰＰ材質作成，並進而標榜其耐熱度，可見該專利中，上訴人已限定「ＰＰ材質」為其專利之範圍，上訴人所享有之新型專利，範圍自應以「ＰＰ材質者」為限，而不及於其他。而系爭筷子之材質為三聚氰胺（俗稱美耐皿），非ＰＰ材質，業經鑑定報告鑑定甚詳，被上訴人自未侵害上訴人之專利權。
㈡、上訴人並未就系爭筷子之銷售事實舉證，而僅以每雙筷子之單價乘以被查獲之數量作為其銷售利益，其計算基準顯然無據。且縱認專利法第八十九條第二款之規定，並不以實際銷售為限，惟依據該款中段規定，當侵害人得舉證成本及相關必要費用時，尚不得逕以銷售該項物品全部收入作為所得利益。本件被上訴人安普羅公司販賣扣案物品，其所花費成本及相關必要費用不超過十五元，縱以五千四百雙筷子計算，亦不超過八萬一千元，亦見上訴人之請求顯然過高。
㈢、被上訴人已停止生產系爭筷子。
丙、本院依職權調閱臺灣板橋地方法院九十一年度易字第二一一九號刑事卷、臺灣板橋地方法院檢察署八十年度偵字第二二九二七號偵查卷。
理由
一、上訴人起訴主張：「具有套座之筷子」為上訴人依法取得經濟部中央標準局核發之新型第八九六二六號專利證書之新型專利產品，專利權自民國（下同）八十三年三月二十一日起至九十四年七月六日止，專利權之內容為具有套座之筷子，結構包括筷體、尾端凸設一方型套桿並附有空心套座（金色），兩端開設有相同之套孔，筷體係以ＰＰ材質所製成。被上訴人乙○○、丙○○為被上訴人安普羅公司之負責人及總經理，未經上訴人同意，竟仿冒製造相類似之筷子對外大量販售（套座為銀色），經送政府公告之專利侵害鑑定機構「中國生產力中心」鑑定後，認被上訴人安普羅公司所製造之筷子與上訴人所取得之新型專利實質相同，有侵害上訴人專利權之情，並經內政部刑事警察局於八十八年九月九日查獲成品、半成品共計約五千四百雙，以被上訴人安普羅公司出售每雙筷子之單價一百八十九元計算，被上訴人所得利益為一百零二萬零六百元，爰依專利法第八十九條第一項第二款、第一百零五條之規定、民法第一百八十四條、第一百八十五條、公司法第二十三條之規定，求為命被上訴人連帶如數賠償及加計法定遲延利息。並依專利法第八十八條第一項、第一百零五條之規定，禁止被上訴人安普羅公司及乙○○、丙○○製造販賣與上訴人專利權（專利號碼：新型第八九六二六號）專利範圍有關之貨物或其他類似行為之判決。
二、被上訴人則以：㈠系爭筷子實係被上訴人安普羅公司本諸自行研發之專利技術製造而成，此一專利技術，業經智慧財產局審定核准在案。㈡上訴人之新型專利說明書之創作摘要以及創作說明中一再詳述其專利係以ＰＰ材質作成，並進而標榜其耐熱度，依禁反言原則，上訴人享有之新型專利範圍自應以「ＰＰ材質者」為限。而系爭筷子之材質為美耐皿，非ＰＰ材質，被上訴人自未侵害上訴人之專利權。㈢上訴人未就系爭筷子之銷售事實舉證，而僅以每雙筷子之單價乘以被查獲之數量作為其銷售利益，其計算基準已然無據。且被上訴人已證明製作系爭筷子所花成本及相關必要費用為十五元，亦不得以銷售該物品全部收入為賠償額。況以成本價十五元計算，五千四百雙筷子，亦不超過八萬一千元，上訴人之請求顯然過高等語，資為抗辯。
三、按關於發明專利權之民事或刑事訴訟，在申請案、異議案、舉發案、撤銷案確定前，得停止偵查或審判，專利法第九十四條定有明文。本件上訴人起訴主張被上訴人安普羅公司所製之系爭筷子侵害上訴人所取得新型第八九六二六號專利之專利權，而系爭筷子雖經被上訴人安普羅公司向智慧財產局申請新式樣專利，嗣經上訴人異議，業經智慧財產局審定異議不成立後，上訴人提起訴願之結果，該處分已遭經濟部撤銷，現由被上訴人安普羅公司提起行政訴訟中而未確定。惟新式樣專利與新型專利本屬兩種不同類型之專利，不生同一性問題，是被上訴人安普羅公司就系爭筷子是否取得新式樣專利，尚與系爭筷子是否侵害上開專利權無涉，是本件自無停止審判之必要，合先敘明。
四、經查，上訴人為新型第八九六二六號專利之專利權人，專利權之內容為具有套座之筷子，結構包括筷體、尾端凸設一方型套桿並附有空心套座（金色），兩端開製造套座為銀色、材質為「三聚氰胺」之筷子對外販售，並經內政部刑事警察局於八十八年九月九日查獲成品、半成品共計約五千四百雙（兩造合意以五千四百雙計算）。又被上訴人安普羅公司就系爭銀色套座之筷子向智慧財產局申請新式樣專利，經上訴人異議，業經智慧財產局審定異議不成立後，上訴人提出訴願，該處分已遭經濟部撤銷，被上訴人提起行政訴訟中等情有專利證書（原審卷九頁）、享有新型第八九六二六號專利之筷子（一○頁）、系爭銀色套座之筷子（一二頁）、專利侵害鑑定報告書（一三－二○頁）、照片三幀（二一頁）、財慧財產局專利審定書及專利異議審定書（四八、四九、六五、六六頁）、經濟部訴願決定書（八六－八八頁）為證，且為兩造所不爭執，並經調取臺灣板橋地方法院九十一年度易字第二一一九號刑事卷、臺灣板橋地方法院檢察署八十年度偵字第二二九二七號偵查卷核閱無訛，自堪信為真實。
五、本件上訴人主張被上訴人安普羅公司製造之系爭筷子侵害其取得新型第八九六二六號專利之專利權，並提出中國生產力中心之鑑定報告為據，被上訴人則否認之。是則，本件首應審究之重點在於：被上訴人安普羅公司製造之系爭筷子是否侵害新型第八九六二六號專利之專利權？
六、按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良；又新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式，專利法第九十七條、第一百零三條第二項分別定有明文。次按，依據智慧財產局所制頒之「專利侵害鑑定基準」，判斷是否構成專利侵害，定有以下三步驟進行判斷：第一為「全要件原則」，即在專利侵害訴訟當中，先分析專利權之申請專利範圍其所有之構成要件以及被鑑定物之所有構成要件，兩者加以逐一比對。第二為「均等論」，即發明構成要件之一部分能為其他技術所置換，若該置換為該作業人士所容易推知，且達成之目的功效同一時，則該兩者部分即屬「均等」。第三為「禁反言原則」，即專利權人在申請專利之過程中之任何階段或文件，已明白表示放棄某些權利，嗣在取得專利後，或在專利侵害訴訟中不得復為主張該已放棄部分之權利（參中國生產力中心之鑑定報告原審卷一四－二○頁)。又專利法第二十二條第三項、第四項規定：「第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特定。」另專利法施行細則第十六條中針對申請專利範圍之記載事項亦有明文。根據上開記載要點，其主要規範乃在於透過專利權範圍之記載、內容及技術關連性之表達，期使日後專利爭訟雙方對專利權之範疇有共同之認知，並在專利侵害鑑定過程中作為明確他人專利權範圍，進而判斷待鑑定物是否落入專利權範圍。經查：
㈠、關於新型專利之要件：專利法第九十七條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」所謂「形狀」係指具體實物以線與面等表現之機能外觀形態；「構造」係指物品內部或其整體之構成，實質表現上多為元件間之安排與配置；「裝置」與「構造」有別，指完整之組合體之組合，組合物品間各有原有之效用性，於裝置中各物品間必須有所關聯而產生另一整體效用，與單純之集合不同。因此，新型專利旨在物品之結構，與材質無涉。換言之，對於材質之創作或改良並不具新型之可專利性，不能申請新型專利，因此不論申請人申請時所檢附之申請書、說明書、創作摘要是否提及材質問題，就材質部份申請人均不可能取得專利。（行政法院八十六年判字第二五五五號、八十七年度判字第七五判決意旨參照）
㈡、本件經上訴人委託中國生產力中心鑑定，經該中心依前開「全要件原則」、「均等論」比較分析上訴人之新型第八九六二六號專利與被上訴人安普羅公司所製造之系爭筷子，認定二者實質相同，依其鑑定說明指出：「由上述全要件分析比較中，待鑑定物品之筷體，其尾端凸設成一方形套桿，與本專利之筷體，尾端凸設成一方形套桿，因待鑑定物品之筷體尾端方形套桿與本專利構造相同，故此項本中心認定其相同；再於，空心套座部分，待鑑定物品之空心套座，兩端開設有相同之套孔，其內徑較上述之方形套桿外徑略大，與本專利之空心套座，兩端開設有相同之套孔，其內徑較上述之方形套桿外徑略大，因待鑑定物品與本專利兩者之構造相同，故此項本中心認定其相同；至於，材料部分，依專利法第九十七條，稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。故本中心認定材料部分非新型專利之特徵要件，不予以列入比較。再於均等論分析中：因待鑑定物品於全要件分析中與本專利構件均呈相同，故此部須以逆均等分析：本專利利用一兩端開設有相同套孔之空心套座方式、利用空心套座具有可穿套之功能、達到套座套設於筷體尾端方形套桿上之結果，與待鑑定物品利用之空心套座，其方式亦為於空心套座之兩端開設有相同套孔、利用套座具有可穿套之功能、達到套座套結果相同，故此項本中心認定其逆均等不成立視兩者為實質相同。」有該中心鑑定報告附原審卷一四－二○頁可稽。證人即中國生產力中心鑑定報告之鑑定人徐德和在原審亦證稱：依專利法第九十七條規定，材質並非申請新型專利的範圍，故本件鑑定之初，即未將材質列入參考，且因未考慮材質，因而認定系爭筷子與系爭專利品實質相同等語（見原審卷一二七、一二八頁筆錄）；核與前開規定及判決意旨相符，堪予採信。
七、被上訴人雖辯以：上訴人之新型專利說明書之創作摘要以及創作說明中一再詳述其專利係以ＰＰ材質作成，並進而標榜其耐熱度，依禁反言原則，上訴人享有之新型專利範圍自應以「ＰＰ材質者」為限；系爭筷子之材質為美耐皿，非ＰＰ材質，伊未侵害上訴人之專利權云云。惟查：
㈠、上訴人新型專利說明書之申請專利範圍固載明：「一種具有套座之筷子，其結構包括：一筷體，尾端凸設一方形套桿；一空心套座，兩端開設有相同之套孔，其內徑較上述之方形套桿外徑略大；且其筷體係以ＰＰ材質所製成」等語；而該說明書之創作摘要並記載：「本創作係一種具有套座之筷子，與一般筷子之差異在於，本創作係以ＰＰ材質所製成，耐熱度高，能承受高溫至１８０℃，而不會熔化或變質，且具有相當強韌之硬度，不會輕易地摔斷，其尾端之套座設計，不僅抽換方便，更兼具了廣告等多項功用，徹底改進昔用筷子使用上之缺陷」等詞；另創作說明亦載稱：「．．傳統上，中國人使用之筷子，多為木材或竹筷．．經過一段時間之使用後，往往會發覺許多的缺陷．．１、清洗不易．．２、不耐高溫．。亦有進步者，以美耐皿當作筷子之材料，雖可稍加改進上述等缺失，無奈材質本身不盡理想，若不慎落地，極容易發生斷裂，且其斷裂之筷片尖銳，一不小心，就會被其割傷，材質本身相當地脆弱易斷，也並非理想之餐具。有鑑於此，故本創作基於上開各項缺陷之考量．終於設計出一種不易斷裂、耐熱度高、美觀實用且具特殊功用之筷子．．」等語；惟此係針對該創作之特點即：「１、硬度超強：因本創作係以ＰＰ材質製成，故結構無比地強韌，且硬度甚高，不會輕易地斷裂。２、耐熱度高：ＰＰ材質可耐熱至１８０℃，能隨心所欲地安心使用，必要時，還能充作叉子燒烤食物，而無需擔心筷子會燒焦、熔化或變質。」等為說明；惟此均在強調說明上訴人之新型專利之構造及效能，並未限定其申請專利範圍之筷體係以ＰＰ材質為範圍，而放棄其他材質。
㈡、且按所謂「禁反言原則」係指專利權人在申請專利過程中之任何階段或文件，已明白表示放棄某些權利，嗣不得復主張該已放棄部分之權利。其實體要件是在申請中為避免專利審查委員利用既有技術核駁，因此用已補正之申請專利範圍之「構成要件」做權利要求之主張，以後若權利人欲依補正前之專利範圍主張權利，則不允許。就程序要件而言，須有專利權人顯無正當理由而遲延提出侵害專利之訴訟、被上訴人權益因遲延而受有重大之不利、專利權人因自己之行為致被上訴人誤信專利權人已放棄其對該被上訴人之追訴及被上訴人信賴專利權人之誤導行為，始得主張之。茲查，上訴人在本件新型第八九六二六號專利之申請專利範圍中雖述及筷體係以ＰＰ材質所製成，惟依專利法第九十七條規定，及中國生產力中心之鑑定報告，材質並非本件新型專利之構成要件，已如前述；而上訴人並未延遲提出本件損害賠償訴訟，被上訴人亦未因此受有不利，且上訴人復無誤導被上訴人使其誤認伊已放棄追訴之行為，此外，被上訴人亦無任何信賴上訴人之誤導行為之可言；本件自無該當於「禁反言原則」實體及程序上之要件。被上訴人據此為前開抗辯，洵非可取。
八、次按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。依前條請求賠償損害時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。專利法第八十八條第一項、第八十九條第一項第一、二款定有明文。關於新型專利依同法第一百零五條規定亦有準用之明文。且公司法第二十三條明定負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責；而公司經理人有為公司為營業上所必要之一切行為之權限，亦有最高法院六十七年台上字第二七三二號判例意旨可資參照；被上訴人安普羅公司不法侵害上訴人之新型專利權，被上訴人乙○○為公司之負責人，被上訴人丙○○為公司總經理，綜攬公司業務之執行，對於前開侵權事實自與侵權人有意思聯絡。從而，上訴人依上開規定及民法第一百八十四條、第一百八十五條規定，請求被上訴人連帶負損害賠償責任，自屬有據。爰依上訴人之請求，分述如下：
㈠、上訴人請求禁止被上訴人安普羅公司、乙○○、丙○○製造販賣與上訴人專利權（專利號碼：新型第八九六二六號）專利範圍有關之貨物或其他類似行為，核無不合，應予准許。
㈡、上訴人請求被上訴人應連帶給付一百零二萬零六百元部分。上訴人主張依專利法第八十九條第一項第二款、第一百零五條之規定以查獲之成品、半成品共計五千四百雙，依被上訴人安普羅公司出售每雙筷子之單價一百八十九元計算，被上訴人所得利益為一百零二萬零六百元，提出被上訴人所不否認真正之統一發票為按（見原審卷第一一頁）；而兩造在本院審理中復合意扣案之成品、半成品以五千四百雙計算（見本院卷第三五頁）；縱其中有部分半成品，惟前開專利法第八十九條第二款所謂之「銷售利益」不以實際銷售為限，預期銷售利益亦應括在內。準此計算，則被上訴人安普羅公司銷售系爭筷子所得之利益為一百零二萬零六百元；惟被上訴人安普羅公司抗辯其每雙筷子所花費之成本及相關必要費用（包括筷體本身及套座）不超過十五元，已據其提出附原審卷第一五八頁之統一發票為證，上訴人就此亦不為爭執；是依前開「於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益侵害」規定之反面言之，此部分共計八萬一千元業據被上訴人舉證證明，自應加以扣除。則上訴人可得請求被上訴人連帶賠償之損害為九十三萬九千六百元。
九、綜上所述，上訴人依專利法第八十八條第一項、八十九條第一項第二款、第一百零五條之規定、民法第一百八十四條、第一百八十五條、公司法第二十三條之規定所為之前開聲明，在請求禁止被上訴人安普羅公司及乙○○、丙○○製造販賣與上訴人專利權（專利號碼：新型第八九六二六號）專利範圍有關之貨物或其他類似行為；以及被上訴人應連帶賠償九十三萬九千六百元。及均自起訴狀繕本送達之翌日即八十九年八月十五日起，至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，容有未洽，上訴意旨求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第二、三項所示。至於上訴人之請求不應准許部分，原判決為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，經核於法並無不合，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。又，本件命被上訴人給付部分，未逾一百五十萬元，依法不得上訴第三審，故無宣告假執行之必要；原審就上開應准許部分併予駁回上訴人假執行之聲請，所持理由雖有不同，惟並無不合；被上訴人免為假執行之聲請，則應予駁回。
十、本件事證已臻明確，兩造其餘之陳述及提出之攻擊防禦方法，核與判決結果不生影響，爰不一一審酌，附此敘明。
十一、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，判決如主文。中華民國九十二年七月三十日
民事第三庭
審判長法官張宗權
法官陳永昌法官吳秀美右正本係照原本作成。
均不得上訴。
中華民國九十二年七月三十一日
書記官常淑慧