裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第618號判決
裁判日期：民國93年04月28日
裁判案由：商標註冊
臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第六一八號
原告美商．美國美藝
具股份有限公司三號(Mattel代表人甲○○○○○
(助理執行秘書)(RieMi訴訟代理人 黃靜嘉 律師複代理人 徐維良 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人乙○○右當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國九十一年十二月十二日經訴字第○九一○六一二九五五○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事實
壹、事實概要：緣原告前於民國（以下同）九十年十月五日以「BARBIE」商標（以下簡稱系爭商標，如附圖一），指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第六類之門栓、窗栓、門鉤、門閂、門扣、門栓扣、捲門栓、鉸鍊、掛鍊、珠鍊、防盜鍊、及金屬製鑰匙及鎖鍊商品，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭商標圖樣上之外文「BARBIE」與據以核駁之註冊第八八六二三一號「繪廬BAR-BE」商標及申請在先之註冊第九七五九七四號「BARRIER」商標（以下合稱據以核駁商標，如附圖二）圖樣相較，應屬構成近似之商標，復均指定使用於同一或類似商品，應不准註冊，乃以九十一年九月十六日商標核駁第二六八○四八號審定書為應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：原告未於最後言詞辯論期日到場，據其於準備程序期日到場及提出之書狀，聲明求為判決如主文所示。
二、被告聲明：求為判決
１、原告之訴駁回。
２、訴訟費用由原告負擔。
叁、兩造爭點：
系爭商標與據以核駁商標是否近似？而構成系爭商標註冊時商標法第三十七條第十二款之規定？
一、原告陳述：原告未於最後言詞辯論期日到場，據其於準備程序期日到場及提出之書狀，陳述如左：
１、按「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊」，乃為系爭商標註冊時商標法第三十七條第十二款所明定，亦為商標註冊之一大原則。然「相同」是指二商標之內容完全一致，無任何差異之謂，而「近似」則係指總括其全部以隔離的觀察有混同或誤認之虞者而言（改制前行政法院二十七年判字第四十一號判決），亦即判定兩商標之近似與否，應就構成各商標之主要部分隔離觀察，是否足以引起混同誤認之虞以為斷。若以文字為內容之商標，則商標是否近似，應就其觀念、讀音及意義按通常一般購買者之認識是否有足以引起混同誤認之虞以為判斷之標準（改制前行政法院四十九年判字第三號判決）。
２、本件系爭商標「BARBIE」係原告於西元一九五九年獨創並使用於玩具類商品上，經由大眾媒體之宣傳廣告後，其「BARBIEDOLLS」（中譯名 芭比娃娃 ）商品系列已受到社會大眾喜愛與收藏。此後，原告亦陸續在世界各國以「BARBIE」商標名稱於各類文具、食品、電腦設備等數百種商品上提出註冊之申請，並獲得核准註冊。而在我國境內，原告自五十五年一月一日起即已取得「BARBIE」註冊商標之專用權，並不惜鉅資的透過各種媒體通路從事「BARBIE」商標之宣傳，而原告公司之銷售總額於西元一九九五年更已高達三十六點四億美元，其「BARBIE」商標之知名度堪認已廣為相關事業或消費者所普遍認知並臻著名。再者，被告於其他爭議案件中亦多次認定「BARBIE」為著名商標，故原告之「BARBIE」商標係屬著名商標，應無疑義。
３、按「相同或近似於他人著名之商標或標章者，不得申請註冊」，乃系爭商標註冊時商標法第三十七條第七款所明定，此為我國對於著名商標之保護，使其不論在註冊或尚未註冊之情況下，皆能受到商標法之保護，以杜絕襲用他人商標冀以獲得核准註冊之歪風，亦為世界各國對於保護著名商標之共同趨勢。本件系爭商標「BARBIE」既屬著名商標，則其適用當然不以同一或類似商品為限制。故系爭商標「BARBIE」實不適用系爭商標註冊時商標法第三十七條第十二款之規定，當然亦未構成違反該法條之事實。
４、商標之是否近似，應總括其全部，以隔離的觀察，認定其有無混同誤認之虞以為斷（改制前行政法院二十六年判字第四十八號判決），本件系爭商標「BARBIE」雖與審定第九七五九七四號「BARRIER」商標有部分外文相同，然而後者英文字乃表示「柵欄、障礙物」等之意思，且二者商標字數繁簡有別，實與系爭商標所傳達之意義大逕相庭，更遑論系爭商標「BARBIE」已於消費市場上佔有相當之知名度，故二者實可為消費者所輕易區別。整體觀之，實不構成近似。
５、被告認定系爭商標圖樣上之「BARBIE」，與據以核駁之審定第八八六二三一號「繪盧BARBE」商標及審定第九七五九七四「BARRIER」商標有部分外文相同，應屬近似之商標。然而前者業經被告評定無效確定在案，依情事變更原則，被告不得再引用該商標為核駁本案之依據，而後者「BARRIER」英文字乃表示「柵欄、障礙物」等之意思，且二者商標字數繁簡有別，實與系爭商標所傳達之意義大大不同，二者實可為消費者所輕易區別。整體觀之，實不構成近似。
６、綜上所陳，原處分及訴願決定之認事用法顯有違誤，爰請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、商標或服務標章之「知名度」，是一個「層升概念」，具有「程度差異」之階梯現象，因此會有知名度大小之問題。甚至在「著名商標」之情形也一樣，一樣有程度輕重之問題（實務上經常產生之誤會，不外是商標權人一旦取得「著名商標」「著名服務標章」地位之判定後，即會認為其商標之著名性，可以對一切商品或服務，均有排他性之專用權，此種觀念是錯誤的。所以嚴格言之，非著名標章與著名標章，在知名度上僅有「量上的高低」而無「質上之差異」）。當著名商標與既存商標之既有權益發生衝突時，著名商標之排他性權利當然應該讓步（本院八十九年度訴字第一一九六號判決參照）。查系爭商標「BARBIE」雖經被告認定為著名商標，惟其僅在洋娃娃玩具、文具等方面享有相當知名度，於系爭商標所指定使用於門閂、金屬製鑰匙等商品，在消費者族群、商品原材料、商品銷售場所及銷售管道並不相同，自不得據此而主張無系爭商標註冊時商標法第三十六條、第三十七條第十二款之適用，況且上述條文之適用與商標知名度高低並無相涉。
２、商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標。系爭商標「BARBIE」雖與審定第九七五九七四號「BARRIER」商標意義並不相同，惟兩者外觀皆為未經設計之單純外文，且皆有相同之「BARIE」僅有外觀近似字母「Ｂ」與「Ｒ」之差異，於異時異地隔離觀察，有使商品購買人產生混同誤認之虞，應屬外觀近似之商標圖樣，復均指定使用於同一或類似之「門閂、鎖具、鑰匙等」商品，又系爭商標註冊申請日九十年十月五日較據以核駁商標之註冊申請日八十九年四月十一日為晚，自有違系爭商標註冊時商標法第三十六條之規定。原告雖陳稱兩者非構成近似商標，惟卻另案向被告就註冊第九七五九七四號商標以有違該商標註冊時商標法第三十七條第七款之規定提出評定在案。
３、原告就註冊第八八六二三一號商標以有違該商標註冊時商標法第三十七條第七款之規定提出評定，經被告以中台評字第Ｈ00000000號評定無效確定，公告於商標公報第三十卷第十期，惟系爭商標核駁處分時，註冊第八八六二三一號商標仍有拘束他人商標申請之效力，是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。
４、綜上所述，原處分及訴願決定均無違誤，請判決如被告答辯之聲明。理由
一、本件原告經合法通知，未於最後言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第二百十八條準用民事訴訟法第三百八十六條各款所列之情事，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決，合先敘明。
二、按「二人以上於同一商品或類似商品以相同或近似之商標，各別申請註冊時，應准最先申請者註冊；．．．」、「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：．．．十二、相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者。」固為系爭商標註冊時商標法第三十六條前段、第三十七條第十二款所規定。惟其適用應以兩商標圖樣構成相同或近似為前提要件。而判斷商標是否近似，應本客觀事實，依異時異地隔離觀察及通體觀察為標準，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第十五條第一項亦定有明文。
三、本件原告於九十年十月五日以「BARBIE」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第六類之門栓、窗栓、門鉤、門閂、門扣、門栓扣、捲門栓、鉸鍊、掛鍊、珠鍊、防盜鍊、及金屬製鑰匙及鎖鍊商品，向被告申請註冊，經被告審查，以系爭商標與據以核駁之註冊第八八六二三一號「繪廬BARBE」商標及申請在先之註冊第九七五九七四號「BARRIER」商標圖樣相較，應屬構成近似之商標，復均指定使用於同一或類似商品，自有首揭法條規定之適用，乃為系爭商標之註冊申請，應予核駁之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。
四、原告於本件行政訴訟中訴稱，「BARBIE」是其於西元一九五九年首創使用於玩具類商品上之商標，經媒體之宣傳後，「BARBIEDOLLS」系列商品已廣受大眾所喜愛與收藏，除於世界各國陸續申准註冊指定使用於數百種商品外，於五十五年起即已在我國申准註冊取得商標專用權，而「BARBIE」商標亦早經被告於其他爭議案件中肯認為著名商標在案，我國商標法對著名商標，不論在註冊或尚未註冊之情況下皆予以保護，則系爭商標並無其註冊時商標法第三十七條第十二款規定之適用，且系爭商標與據以核駁商標並不構成近似，實難謂有致購買者產生混同誤認之情事等語。經查：
１、系爭商標「BARBIE」與據以核駁之註冊第九七五九七四號「BARRIER」商標相較，二者並列仔細比對，固可見其外文外觀均有相同之起首字母「BAR」，及中間、結尾有相同之字母「IE」，惟查前者外文「BARBIE」通常之中譯文為「芭比」，且讀為「`brb」，與後者外文「BARRIER」為「障礙物、阻礙、關卡」等意，且讀為「`brr」，二者相較，讀音明顯可分，觀念字義截然不同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察，應足以區別而不致產生混同誤認之虞，非屬構成近似之商標，自無首揭法條規定之適用。
３、按「商標核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權。申請註冊之商標，在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。」改制前行政法院五十七年判字第九十五號著有判例。本件原告以系爭商標「BARBIE」申請註冊時，據以核駁之註冊第八八六二三一號「繪廬BARBE」商標尚未失效，被告核駁原告之註冊申請，縱無不合，惟據以核駁之註冊第八八六二三一號「繪廬BARBE」商標業經被告以九十二年二月二十七日（九二）智商○八七○字第九二八○○七五二八○號評定書評定該商標之註冊應為無效確定在案，此有該評定書附卷可稽，是在行政爭訟程序未終結前，本件事實有所變易，依前揭說明，自應根據情事變更後之事實而為適法之處斷，據以核駁之註冊第八八六二三一號「繪廬BARBE」商標之註冊既經被告評定應為無效確定在案，已如前述，則原核駁原告之註冊申請之法定原因已不存在。
五、綜上所述，原告之主張尚堪採信，而被告所為「本件商標之註冊申請，經審查，應予核駁．．．」之處分，揆諸首揭規定，自有違誤，訴願決定未予糾正，亦有未合，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，即無不合，應予准許。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段、第二百十八條，民事訴訟法第三百八十五條第一項前段判決如主文。
中華民國九十三年四月二十八日
臺北高等行政法院第一庭
審判長法官徐瑞晃
法官李得灶法官吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年四月二十八日
書記官劉道文