智慧財產法院100年度民專訴字第5號民事判決

裁判字號：智慧財產法院100年民專訴字第5號民事判決

裁判日期：民國100年10月25日

裁判案由：侵害專利權有關財產權爭議等

智慧財產法院民事判決
100年度民專訴字第5號原告 尹鴻章
王瑜華 共同訴訟代理人 楊祺雄 律師
張東揚 律師被告極鼎科技股份有限公司兼法定代理人 于蓓蓓 共同訴訟代理人 李建民 律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國100年10月4日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、本院有管轄權：按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條分別定有明文。本件係專利法所生侵權與契約法律關係之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款規定，本院依法自有管轄權。
二、原告更正申請專利範圍不應准許：新型專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：（一）申請專利範圍之減縮。（二）誤記事項之訂正。（三）不明瞭記載之釋明。更正內容不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。而關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利侵害，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。專利法第64條、第108條及智慧財產案件審理細則第32條分別定有明文。因原告於本件訴訟繫屬中，向智慧財產局申請更正專利範圍。職是，本院自應審究更正申請專利範圍，是否符合專利法第64條之規定，以作為解釋申請專利範圍之基準。故本院認定申請更正專利範圍者應准許者，即以申請更正專利範圍為專利權之範圍；反之，顯然不符專利法之更正規定而不應准許更正者，則依說明書公告本之申請專利範圍為審理範圍。茲論述如後：
（一）更正申請專利範圍：原告前於民國95年6月2日以「具有錄放音功能的光學筆」向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請新型專利，並經其核准為我國第M304075號新型專利（下稱系爭專利），專利期間自96年1月1日起至105年6月1日止，其申請專利範圍計9項。原告嗣於100年4月19日向智慧財產局申請更正減縮系爭專利之申請專利範圍為7項。此有原告提出專利更正申請書與更正後之專利說明書等件附卷可稽（本院卷一第162至185頁）。其更正後之申請專利範圍如後：
1.第1項為一種具有錄放音功能之光學筆，其包含(1)一控制器，用以控制各元件；(2)一圖樣，圖樣規劃有第一區域及第二區域，第一區域內含第一指標資料，第一指標資料包括一錄音指令，第二區域內含第二指標資料，第二指標資料包括一播放指令；(3)一光學辨識單元，係受控制器控制以辨識圖樣上之指標資料，並將指標資料之識別碼傳送至控制器；(4)一記憶模組，受控制器控制以供控制器存取資料；(5)一麥克風，受控制器控制以接收外界聲音；(6)一揚聲器，受控制器控制以播放聲音；當控制器收受錄音指令時，令麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至控制器，控制器將聲音訊號轉換為一聲音檔，並附加識別碼儲存於記憶模組。當控制器於收受播放指令時，即控制揚聲器播放聲音檔之聲音。
2.第2項依據申請專利範圍第1項所述，具有錄放音功能之光學筆，圖樣規劃有一第三區域，第三區域內含一第三指標資料，第三指標資料包括一終止指令，控制器於收受終止指令時,即控制揚聲器停止播放聲音檔之聲音。
3.第3項依據申請專利範圍第1項所述，具有錄放音功能之光學筆，圖樣規劃有一第四區域，第四區域內含一第四指標資料，第四指標資料包括一暫停指令，控制器於收到暫停指令時，即控制揚聲器暫停播放聲音檔之聲音。
4.第4項依據申請專利範圍第1項所述，具有錄放音功能之光學筆，更包含一電連接控制器之讀卡單元及一電連接讀卡單元之記憶卡，讀卡單元用以受控制器控制將聲音檔寫入記憶卡。
5.第5項依據申請專利範圍第1項所述，具有錄放音功能之光學筆，其包含一電連接控制器之指示單元，指示單元是一蜂嗚器或一LED燈，用以在錄音/放音之過程，發出鳴聲或閃燈以產生提示效果。
6.第6項依據申請專利範圍第1項所述，具有錄放音功能之光學筆，其包含一錄音鍵，且錄音鍵是安裝在光學筆之本體上，且錄音鍵是可供使用者，在按鍵組輸入錄音指令至控制器。
7.第7項依據申請專利範圍第1項所述，具有錄放音功能之光學筆，其包含一電連接控制器，其用以顯示一檔案列表之顯示單元，檔案列表係供使用者選擇聲音檔，使控制器對聲音檔附加識別碼。
（二）原申請專利範圍有實質變更：系爭專利之100年4月19日申請專利範圍更正本，係將原請求項第1至3項合併，並將原請求項4至9調整其依附關係。換言之，刪除原請求項第1、2項，而將原請求項第3項改為獨立項，則更正後之請求項2至7均調整為直接依附更正後之請求項第1項。經查：
1.原告雖刪除原請求項第1、2項，而將原請求項3改為更正後請求項第1項，其屬申請專利範圍之縮減。然系爭專利原請求項第4、5項係依附於原請求項第2項，原請求項第6至9項係依附於原請求項第1項，而系爭專利原請求項第2項係依附於原請求項第1項，其包含圖樣之技術特徵。原請求項第3項係依附於原請求項第2項，其包含第二區域之技術特徵。原請求項第2至3項包含「圖樣」與第二區域等技術特徵，均屬額外附加之技術特徵。
2.系爭專利更正後請求項第2至7項均調整為直接依附於更正後請求項第1項時，使更正後請求項第2、3項，相較於原請求項4、5項，其增加第二區域之技術特徵。更正後之請求項第4至7項相較於原請求項第6至9項，增加圖樣與第二區域等技術特徵，致實質變更申請專利範圍，其違反專利法第64條第2項之規定。足證系爭專利100年
4月19日之申請專利範圍更正申請，顯已實質變更申請專利範圍，自不應准予更正。
（三）本案依原申請專利範圍審理：有關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，倘有下列之事由，法院得為本案審理裁判：1.更正之申請顯然不應被准許；2.依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等。本院於100年6月10日言詞辯論期日，告知兩造就原告所為更正申請，倘有顯然不應被准許；或依准許更正後之請求範圍，而不構成權利之侵害，即為本案審理裁判之情形，並經兩造各自陳述其意見在案（見本院卷一第303至305頁之言詞辯論筆錄）。
因系爭專利100年4月19日之申請專利範圍更正申請，顯已實質變更申請專利範圍，自不應准予更正。故本案依系爭專利96年1月1日說明書公告本之申請專利範圍審理，即無需斟酌其更正程序之進行程度，或徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。
三、本案訴訟程序進行不受舉發影響：按新型專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判；法院裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性。專利法第90條第1項、第2項及第108條固有明文。然智慧財產案件審理法第16條第1項規定，當事人抗辯專利權有應撤銷之原因者，法院應就其抗辯有無理由自為判斷，不適用專利法有關停止訴訟程序之規定。被告雖抗辯稱系爭專利有撤銷原因，並前於100年1月21日向智慧財產局提出專利舉發，此有被告提出之專利舉發申請書附卷可憑（見本院卷一第72至137頁）。惟揆諸前揭說明，本院應於本案訴訟中自行判斷系爭專利是否合法有效，作為是否侵權之前提要件，不得裁定停止本件審判。
四、按訴狀送達後，原告雖不得將原訴變更或追加他訴，然請求之基礎事實同一，擴張或減縮應受判決事項聲明，或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第2款、第3款及第7款項定有明文。原告於本案訴訟繫屬中，有變更、追加他訴及減縮聲明。因被告反對原告於本案訴訟繫屬中追加備位聲明或訴訟標的。準此，本院自應分別審究原告減縮聲明、變更、追加他訴，是否合法？茲探討如後：
（一）訴之聲明減縮：原告本起訴聲明第2項請求被告應連帶給付原告新臺幣（下同）165萬元（見本院卷一第4頁），暨自起訴狀送達之翌日即100年1月12日（見本院卷一第55至56頁）起至清償日止，按年息5%計算之利息。嗣於100年9月27日之提出民事訴之變更聲請狀（見本院卷二第167至169頁），變更聲明第2項為被告應給付原告1,015,380元，暨自100年7月1日起至清償日止，按年息5%計算之利息（見本院卷二第167至169頁之民事訴之變更聲請狀）。原告所為減少請求金額之聲明，核其性質屬減縮應受判決事項聲明，應予准許。
（二）請求基礎事實同一：所謂請求基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，其於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同程序得加以解決，避免重複審理，俾符訴訟經濟，進而為統一解決紛爭者，均屬之（參照最高法院90年度臺抗字第2號、90年度臺抗字第287號、91年度臺抗字第552號、91年度臺抗字第648號裁判）。原告本依專利法第84條第1項、第106條第1項、第108條及民法第184條第1項、第2項、第179條規定，起訴請求排除專利侵害暨被告應負損害賠償之責（見本院卷一第4至9頁）。嗣於100年7月14日之言詞辯論期日提出民事訴之追加聲請狀，追加民法第226條第1項之請求權基礎，對被告主張違約損害賠償之責任（見本院卷一第40至43頁），而被告不同意原告之追加他訴（見本院卷二第130頁之100年8月16日言詞辯論筆錄）。因侵害專利之損害賠償責任與違約之損害賠償責任，係不同之訴訟標的法律關係。職是，本院自應審究原告追加違約之損害賠償請求權，是否合法？經查：
1.按對於同一被告之數宗訴訟，除定有專屬管轄外，得向其中一訴訟有管轄權之數法院合併提起之。但不得行同種訴訟程序者不在此限。民事訴訟法第248條定有明文。就原告起訴、訴之追加或變更，未限制型態與種類，基於民事訴訟採處分權主義之原則，自應尊重當事人有關行使程序處分權之意思，對其所提起之客觀合併之型態、方式及內容，應予以承認，以符合民事訴訟法賦予訴訟當事人適時審判請求權之本旨。而客觀預備合併之訴，其本位聲明與備位聲明雖應為相互排斥而不能並存，然訴之客觀合併，其目的在使相同當事人間就私權紛爭，利用同一訴訟程序辯論與裁判，以節省當事人及法院勞費，並使相關連之訴訟事件，受同一裁判，避免發生矛盾，而達訴訟經濟及統一解決紛爭之目的（最高法院97年度臺上字第1458號民事判決）。因本案原告對被告之請求權基礎，分別為侵害專利與契約之損害賠償請求權，兩者訴訟標的之法律關係不同。換言之，倘兩造間有契約關係存在，則不成立專利侵權；反之，構成專利侵權者，則無契約之違約責任可言，故兩者互相排斥而不能並存，其訴訟標的或防禦方法有牽連關係。職是，為使兩造間有關侵權與契約等私權紛爭，能利用同一訴訟程序辯論與裁判，以達訴訟經濟與紛爭解決一回性。本院認本案之侵權或契約之損害賠償責任，均基於系爭專利所生之私權，兩者在法律上或事實上關係密切，審判資料有共通性或牽連性。
2.原告先變更起訴聲明第2項請求被告應連帶給付原告1,015,
380元，暨自100年7月1日起至清償日止，按年息5%計算之利息。繼而於100年9月27日提出民事訴之變更聲請狀，追加備位聲明為被告極鼎科技股份有限公司（下稱極鼎公司）應給付原告1,015,380元，暨自100年7月1日起至清償日止按年息5%計算之利息；被告于蓓蓓應給付原告1,015,38
0元，暨自100年7月1日起至清償日止，按年息5%計算之利息；上開請求，倘於其中一被告清償時，其他被告於清償範圍內，同免給付之義務（見本院卷二第167至168頁）。
因原起訴主張專利侵權之法律關係，故訴之聲明請求被告應負連帶債務責任。嗣後主張因可歸責於被告之事由，致契約給付不能者，據此請求違約之賠償損害，並追加備位聲明請求被告應負不真正連帶債務責任（見本院卷二第176頁之言詞辯論筆錄）。核兩者請求給付之法律關係雖有追加，且兩者訴訟標的亦容有不同。然本案之侵權或契約之損害賠償責任，均基於系爭專利而生，在社會生活上自可認為有關連性，為使兩請求權在同一程序加以解決，達訴訟經濟與司法資源有效運用，自應准許原告為訴之追加。
貳、實體方面：
一、原告主張：
（一）原告創作之「具有錄放音功能的光學筆」，經智慧財產局審查，核准取得系爭專利，專利權期間自96年1月1日起至105年6月1日止，並於99年6月22日取得新型專利技術報告，其為有效專利。原告為更突出系爭專利之技術特徵，原告於100年4月19日申請更正申請專利範圍。更正後，原申請專利範圍請求項1至3合併，原申請專利範圍請求項4至9則依序遞補。因被告極鼎公司未經原告同意或授權，竟製造系爭產品侵害系爭專利，並於各大通路行銷販售。原告知悉上情後，前於99年9月9日以聖島國際法律事務所(99)聖法文字第S00000000-0號函通知被告。
而被告無善意回應。原告將系爭專利與系爭產品進行侵權分析比對，經鑑定結果，認系爭產品侵害更正前之系爭專利請求項第1至4及6項；暨侵害更正後之系爭專利請求項第1、2、4項，符合文義讀取而落入系爭專利申請專利範圍。原告復於99年9月23日以聖島國際法律事務所(99)聖法文字第S00000000號函檢附鑑定報告，要求被告停止侵害系爭專利權之行為，而被告均置之不理，仍繼續製造、銷售系爭產品。
（二）被證2欠缺系爭專利更正後請求項1之一種具有錄放音功能之光學筆；一圖樣，圖樣規劃有第一區域及第二區域，第一區域內含一第一指標資料，第一指標資料包括一錄音指令，第二區域內含第二指標資料，第二指標資料包括一播放指令；當控制器收到錄音指令時，令該麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至控制器，控制器將聲音訊號轉換為一聲音檔，並附加該識別碼儲存於記憶模組；當控制器於收到播放指令時，即控制揚聲器播放聲音檔之聲音等技術特徵。且系爭專利所欲解決「現有電子讀本之指標所對應之聲音訊號係出版廠商預先錄製，使用者無法替換聲音訊號」之問題，其與被證2欲解決「數位語音錄放音機所存放之語音訊息太多，使用者即無法快速並準確找出所儲存之語音訊息」，兩者問題不同。「電子讀本」與「數位語音錄放音機」在技術領域上非屬一致。系爭專利提供之嶄新錄音、播放指令設計，不僅對習用電子讀本與搭配裝置增加錄音功能，且其錄音與播放之操控更為簡便，均為被證2所無。被證2不能撤銷系爭專利請求項第1項，自不能證明系爭專利之其他申請專利範圍不具新穎性或進步性。嗣系爭專利更正前原請求項第1至4項所界定之「一種具有錄放音功能的光學筆」、「圖樣」、「第一／第二／第三區域」與「錄音／播放／終止指令」之技術特徵，被證2均未予以揭露，而所欲解決之問題、解決手段與功效上亦有差異。且被證2未揭露系爭專利請求項第7項之「指示單元」，亦未揭露指示單元係「用以在錄音、放音之過程發出鳴聲或閃燈以產生提示效果」與「光學辨識單元識別第一區域指標資料之結果是否正確」之功效。
（三）被證3欠缺系爭專利更正後請求項1之圖樣，圖樣規劃有第一區域及第二區域，第一區域內含第一指標資料，第一指標資料包括一錄音指令，第二區域內含第二指標資料，第二指標資料包括一播放指令；一麥克風，受控制器控制以接收外界聲音；收到錄音指令時，令麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至控制器，控制器將聲音訊號轉換為一聲音檔，並附加該識別碼儲存於記憶模組；當控制器於收到播放指令時，即控制揚聲器播放聲音檔聲音之技術特徵，，暨請求項第4項之讀卡單元用以受控制器控制將聲音檔寫入記憶卡之技術特徵。且系爭專利所欲解決之問題，係被證3「現有電子讀本之指標所對應之聲音訊號係出版廠商預先錄製，使用者無法替換聲音訊號」之缺失。系爭專利提供嶄新之錄音、播放指令設計，不僅對習用電子讀本與搭配裝置增加錄音功能，且其錄音與播放之操控更為簡便，均為被證3所無。被證3不能撤銷系爭專利請求項第
1項，自不能證明系爭專利之其他申請專利範圍不具新穎性或進步性。
（四）被證4欠缺系爭專利更正後申請專利範圍第1項之一種具有錄放音功能之光學筆；一圖樣，圖樣規劃有第一區域及第二區域，第一區域內含第一指標資料，第一指標資料包括一錄音指令，第二區域內含第二指標資料，第二指標資料包括一播放指令；當控制器收到錄音指令時，令麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至控制器，該控制器該聲音訊號轉換為一聲音檔，並附加識別碼儲存於記憶模組；當控制器於收到播放指令時，即控制揚聲器播放聲音檔聲音之技術特徵。亦欠缺系爭專利更正後請求項第2項之第三區域內含一第三指標資料，第三指標資料包括一終止指令，控制器於收到該終止指令時，即控制揚聲器停止播放聲音檔聲音之技術特徵，暨系爭專利更正後請求項第4項之電連接讀卡單元之記憶卡，讀卡單元用以受控制器控制將聲音檔寫入該記憶卡之技術特徵。依被告提出之財團法人臺灣經濟發展研究院之鑑定報告，其肯認被證4不能揭露系爭專利更正前請求項第2、5、7項之技術特徵。再者，被證7揭示之裝置不具系爭專利原請求項第1至5項「控制器，倘判斷光學頭所讀取之指標資料為正確時，即會直接啟動錄、放音功能」之技術特徵。被證7請求項第2項僅對「光學單元」作細部界定，其與系爭專利請求項第7項所述「用以在錄音/放音的過程發出鳴聲或閃燈以產生提示效果」之「指示單元」蜂鳴器或LED燈無關。系爭專利使錄、放音脫離「書寫」、「字跡」、「筆記本」而存在，特別便於幼童、幼教從事者或書寫能力較弱或退化之人使用，而被證7無法滿足此種需求。
（五）原告曾將系爭專利技術特徵提供予被告極鼎公司，委託其進行可錄音光學筆之細部開發，並於95年4月間簽訂委託設計契約（下稱系爭契約），系爭專利之技術特徵為原告向被告極鼎公司揭露與教示，被告極鼎公司原不知悉此項技術。系爭契約之附件1可錄音之Afaya-Pen設計規格中之圖樣，相當於系爭專利之圖樣；其中「001至009之區別碼」，相當於系爭專利「指標資料之識別碼」；「錄音-播放-暫停-停止」等字樣，即系爭專利之「錄音／播放／暫停／停止」等指令。契約之附件1設計規格記載：
錄音Afaya-Pen可經由點選001-錄音，進行第一段語音錄製，第一段錄音將會存於記憶體內。相當於系爭專利更正後請求項第1項「一光學辨識單元，係受控制器控制以辨識圖樣上的指標資料，並將指標資料的一識別碼傳送至控制器」、「當控制器收到該錄音指令時，令麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至控制器，控制器將聲音訊號轉換為一聲音檔，並附加識別碼儲存於記憶模組」等技術特徵。契約之附件1設計規格記載：播放Afaya-Pen可經由點選001-播放，進行第一段語音播放。相當於系爭專利更正後請求項第1項「當控制器於收到播放指令時，即控制揚聲器播放聲音檔之聲音」之技術特徵。契約附件2「將錄音功能及連結錄音檔與印刷品內容之互動關係，此等工作直接透過Afaya-Pen完成」，相當系爭專利更正後請求項第
1項「一光學辨識單元，係受控制器控制以辨識圖樣上的指標資料，並將指標資料之一識別碼傳送至控制器」、「當控制器收到錄音指令時，令麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至控制器，控制器將聲音訊號轉換為一聲音檔，並附加識別碼儲存於記憶模組」等技術特徵。系爭契約第3條第1項約定，被告極鼎公司應負有「不擅自利用系爭專利之技術特徵」之不作為給付義務。因被告極鼎公司擅自利用系爭契約之技術販賣系爭產品，違反系爭契約之約定。且被告極鼎公司迄未依約向原告提出委託設計標的「可錄音之Afaya-Pen」、相關印刷品及軟體等給付，致原告不能驗收，是2年2個月之「獨家經營權」無法起算，係故意阻止原告獨家經營權所附條件成就，依民法第101條第1項規定，應視為條件成就。原告 爰依 民法第226條第
1項規定向被告請求損害賠償。且被告販售系爭產品所獲利益，應屬民法第179條之不當得利，應返還原告。
（六）被告未經原告同意而製造、販賣侵害系爭專利之侵權產品，其行為顯悖於專利法維護創作發明之立法目的，而違反保護他人之法律，依民法第184條第2項規定，推定具有過失，應依專利法第84條第1項、第108條、民法第184條第1、2項、第179條就原告所受損害負賠償之責，並依專利法第106條第1項請求排除侵害。而被告于蓓蓓為被告極鼎公司負責人，其自應依民法第28條、公司法第23條第2項規定，就其執行職務行為與被告極鼎公司負連帶賠償責任。原告爰依專利法第85條第1項第2款之規定，依被告因侵害行為所得之利益計算損害賠償數額，並依民事訴訟法第344條及第342條第1項規定請本院命被告提出自系爭專利之生效日96年1月1日起，被告製造、販賣侵權產品之統一發票、銷貨單、出貨單、訂單、傳票、商業帳簿、財務報表及電磁紀錄等製造、買賣資料文件，以證明其成本及必要費用，以核定渠等因侵害行為所得利益之數額，否則依法即以被告銷售侵權產品全部收入為所得利益而計算損害賠償金額。倘專利法第85條第1項第2款罹於時效，則依民法第179條不當得利之規定請求返還所得不法利益。依原告100年8月16日提出之訴外人燦坤實業股份有限公司（下稱燦坤公司）與被告極鼎公司之交易計算表，被告對燦坤公司銷售金額有21,699,536元。縱依被告提出之被證8對燦坤公司之統計資料，自98至100年為713,713元，因被告係故意侵害系爭專利，依專利法第85條第3項、第108條規定，原告得請求2倍之損害賠償。
（七）系爭契約第4條約定，原告獨家經營權期間自被告極鼎公司交付原告可商業化之設計成品，並經原告驗收合格後開始計算為2年2個月，兩造預期上開期間內至少有3千件之銷售額，並約定被告極鼎公司之代工之售價，其累計出貨量3千件以內，每支1,200元。依財政部賦稅署頒布之「97至99年度營利事業各業所得額標準及同業利潤標準表」、「空白資料媒體儲存批發」同業之毛利率為22%。可知原告進入市場時，系爭產品之售價為1,538.46元（售價1,538.46元-成本1,200元=毛利338.46元，毛利338.46元÷售價1,538.46元＝22%）。則原告本可預期獲得至少1,015,380元（毛利338.46元×3千件），此為原告依據民法第216條估算之所失利益。準此，縱使系爭專利有應撤銷之事由，原告可本於民法第226條第1項規定，請求被告極鼎公司給付上開金額。依被證8之銷售計算表，被告至少自98年5月即開始銷售系爭產品，據此計算至10
0年6月底，適屆滿系爭契約第4條約定之2年2個月原告獨家經營權期間，則本件訴之聲明之利息給付起算時點為100年7月1日。準此，原告聲明求為判決：1.被告就系爭產品與其他一切侵害系爭專利之產品應予銷毀，並不得自行或使第三人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口上開產品或其他一切相關之侵權行為。2.被告極鼎公司應給付原告1,015,380元，暨自100年7月1日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
3.被告于蓓蓓應給付原告1,015,380元，暨自100年7月1日起至清償日止，按年息5%計算之利息。4.前2項請求，倘於其中一被告清償時，其他被告於清償範圍內，同免給付之義務。5.原告願供擔保請准宣告假執行。
二、被告辯稱：
（一）原告於100年4月19日向智慧財產局提出系爭專利之申請專利範圍更正，將原申請專利範圍請求項第2、3項併入原申請專利範圍請求項1，且將原申請專利範圍請求項第
4至9項依序往前遞補，成為更正後之申請專利範圍請求項第2至7項。因原申請專利範圍請求項第2至9項均屬「附加式附屬項」，分別依附於申請專利範圍請求項第1項，倘將申請專利範圍請求項第2至3項併入原申請專利範圍請求項第1項，則更正後之申請專利範圍請求項第1項之實質範圍，業經變更，系爭專利之更正，不符專利法第64條、第108條規定。再者，系爭專利為「光學筆」，系爭專利之申請專利範圍、說明書或圖式中，均未發現系爭專利之「必備之電源」。倘無電能則無法進行錄音、播放之運作，不能供產業上利用、實施，系爭專利顯違反專利法第94條第1項、第26條第2項及第108條之規定。而系爭專利申請專利範圍請求項第1、2至5項，均揭露「光學筆」之實施步驟，非錄音筆之形狀、構造或裝置，且無從得知「錄音指令」之來源，亦不符專利法第93條之新型專利定義。況原告無法將系爭專利製造成實物，自無法在系爭專利之產品包裝上標示專利證書之數號，依專利法第79條前段、第108條規定，原告不得請求損害賠償。
（二）被證2為93年2月19日申請，93年12月1日公告之第M252
086號專利。系爭專利之控制器、光學辨識單元、記憶模組、麥克風及揚聲器，在被證2之申請專利範圍請求項第
1項中均有相同之構件。被證2揭露之錄放音裝置之結構、裝置及操作，均與系爭專利之技術相似或相同，僅有構件名稱之文字記載形式不同。被證2之請求項第9、22項已載明，依請求項第1、13項所述之隨機定址語音錄放音裝置，其中錄、放音單元係可為一喇叭，其與系爭專利請求項第7項之技術特徵相同。被證3為88年12月16日申請，91年10月11日公告之第506583號專利。被證3之教學設備，已揭露利用辨識暨搜尋單元以光學辨識手段，進行辨識標籤之技術，其與系爭專利透過光學辨識單元以辨識圖樣上之資料，係相同之技術手段。且被證3之記錄、聲音輸出單元及控制面板，其與系爭專利之記憶模組、揚聲器、控制器係相同之構造。被證3請求項第13項載明，請求項第1項所述即時有聲教學設備，其中聲音輸出單元包含一語音IC及喇叭。被證3請求項15載明，請求項第13項所述即時有聲教學設備，其中聲音輸出單元包含有一用以輸出聲音教材之連接器，其與一連接於連接器之喇叭，均與系爭專利之請求項第7項之技術特徵相同。被證4為94年
4月15日申請，95年10月16日公告之第000000000號專利，其申請日較系爭專利之申請日早，公開日較系爭專利之申請日晚。依專利法第95條第1項規定，後申請案於先申請案申請前未公開或公告，倘後申請案申請專利範圍中所載之發明與先申請案所附說明書、圖式或申請專利範圍中所載之技術相同時，則擬制喪失新穎性。故被證4可據以證明系爭專利違反專利法第95條第1項規定，而具有撤銷原因。被證4之申請專利範圍請求項第1項揭露「控制單元、標籤讀取器、記憶體、麥克風、音頻輸出單元」，其與系爭專利之「控制器、光學辨識單元、記憶模組、麥克風、揚聲器」相同，且系爭專利於申請專利範圍請求項第
1項與被證4之請求項第1項所述之實施狀態相同。被證
4請求項第10項載明，請求項第1項所述之互動錄放式遊戲裝置，其中包含一記憶卡介面，用以外接一記憶卡，其與系爭專利請求項6之技術特徵相同。被證4請求項第12項載明，請求項第1項所述之互動錄放式遊戲裝置，其中包含一顯示模組，用以顯示相關之控制訊息或其他圖案、選擇等訊息及一記憶卡介面，用以外接一記憶卡，其與系爭專利請求項第6項之技術特徵相同。
（三）被證7為95年4月13日公開之第UZ00000000000號美國專利，被證7中之互動設備、光學檢測器、光學發射器、處理器、音頻輸出裝置、音頻輸入裝置、存儲器單元、通信裝置、數據存儲單元，相當於系爭專利中之光學筆、光學辨識單元、控制器、揚聲器、麥克風、記憶模組、讀卡單元、記憶卡。系爭專利於請求項第1項所述之光學筆，在被證7請求項第1、2、8、11、12、18、21、22、30、33項均有相同之結構、裝置出現。系爭專利請求項第2至5項內容所述之圖樣規劃，第一區域包括錄音指令、第二區域包括播放聲音、第三區域包括停止播放及第四區域包括暫停播放等，已在被證7之專利說明書內容中第3至4頁之0035、0036、0037中揭示，即被證7已揭露互動設備具有「延遲、暫停、播放、倒轉、前進、快進、加速以及停止的功能控制，進行錄音播放之控制」。再者，被證7請求項第2項載明，要求互動設備，進一步包括能儲存錄音檔與筆跡相關資訊之存儲器單元，其與系爭專利請求項6之技術特徵相同。請求項第9項載明，要求互動設備，其中光學單元包括處理器、光學發射器以及光學檢測器，與系爭專利請求項第7項之技術特徵相同。請求項第12項載明，要求系統所述互動設備，進一步包括用來儲存至少一部分之錄音檔與所述筆跡相關資訊之存儲器單元，其與系爭專利請求項第6項之技術特徵相同；請求項第19項載明，要求系統之光學單元包括處理器、光學發射器以及光學檢測器，其與系爭專利請求項第7項之技術特徵相同；請求項第24項載明，要求所述方法，進一步包含將所述錄音檔與所述筆跡相關之資訊，儲存在所述互動設備之存儲器單元內，其與系爭專利請求項第6項之技術特徵相同。至系爭專利請求項第8、9項，包含錄音鍵及顯示單元，係一般電子產品經常應用之技術手段，等結構、裝置並無特殊之實質功效或進步性。綜上所陳，被證2至4、7可證系爭專利已違反專利法第94條第1項第1款之規定，不具新穎性。為該項技術領域中具有通常知識者依被證2至4、7所揭露之技術或組合，均可輕易完成，系爭專利不具進步性，有得撤銷之原因。
（四）系爭產品確為被告所製造與販賣，惟系爭產品未侵害系爭專利。被告極鼎公司於100年2月23日委託財團法人臺灣經濟科技發展研究院鑑定，將系爭專利與被證4進行實質內容之比對。經文義讀取分析，兩者處理內容基本型態相同，處理概念涵蓋控制各元件完成各項動作之基本概念。控制器控制以辨識一圖樣上之一指標資料，並將指標資料之一識別碼，傳送至控制器與被證4之標籤讀取器，用以讀取標籤，並轉換為一標籤值，均屬光學之讀取單元；記憶模組受控制器控制以供控制器存取資料，其與被證4之記憶體用以儲存錄音檔案與相關資料，為相同之技術；麥克風受控制器控制以接收外界聲音，其與被證4之麥克風，用以輸入音頻訊號，為相同之技術；揚聲器受控制器控制以播放聲音，其與被證4之音頻輸出單元，用以接收該類比訊號並加以輸出聲音，為相同技術；當控制器收到一錄音指令時，麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至控制器，控制器將聲音訊號轉換為一聲音檔，並附加識別碼儲存於記憶模組，其與被證4之錄音模式時，藉由使用者透過麥克風或音頻輸入單元進行錄音之動作，並儲存為記憶體中之一錄音檔案，並藉由標籤讀取單元進行讀取標籤之動作，隨即建立標籤值與錄音檔案之關聯，為相同之技術。第一指標資料包括錄音指令與錄音鍵，係安裝在光學筆之本體上，且錄音鍵係可供使用者在按鍵組輸入錄音指令至控制器，其與被證4當於錄音模式時，藉由使用者透過該麥克風或音頻輸入單元進行錄音之動作，並儲存為記憶體中之一錄音檔案，為相同之技術內容；第二指標資料包括一播放指令，控制器於收到該播放指令時，即控制揚聲器播放聲音檔之聲音，其與被證4之放音模式時，當使用者進行讀取該標籤之動作，控制單元隨即取出錄音檔案，為相同之技術。第三指標資料包括一終止指令，控制器於收到終止指令時，即控制揚聲器停止播放聲音檔之聲音與被證4之當使用者操作使用者介面中之停止錄音鍵時，即停止整個錄音動作，為相同之技術。讀卡單元用以受控制器控制將聲音檔寫入該記憶卡與被證4之記憶卡介面，用以外接一記憶卡，為相同之技術內容。控制器及用以顯示一檔案列表之顯示單元與被證4之顯示模組，用以顯示相關之控制訊息或其他圖案、選擇等訊息，為相同之技術。因系爭產品係利用被證4所揭示之技術手段，為實施先前公知之技術，故系爭產品雖實質上利用與系爭專利獨立項相同之技術手段而達到相同之功能、目的，惟依專利法第94條第1項、第4項規定，不落入系爭專利獨立項之專利範圍。
（五）兩造簽訂系爭合約前，前於96年2月22日舉行第二會議，並作成系爭合約附件3之會議紀錄，由96年2月22日會議推導出系爭合約附件2。附件2之圖2、圖3經雙方分別就產品技術性、可行性、應用性討論整理得出之草稿。圖
2已說明錄音與欲對應之索引碼值無關。圖3僅說明如何用掃描取代先前之按鍵方式。由附件2之圖2、圖3可證明原告於此會議中對系爭專利提及之技術特徵「圖樣規劃有一第一/二/三/四區域內含錄音/放音/終止/暫停指令」尚未有概念，致無法於圖2及圖3中呈現。而系爭合約附件2之第1項之「委託設計源起及需求」未載明技術手段，而係記載功能需求，可證原告不知如何將「錄音工作」及「錄音檔與印刷品內容之互動關係」進行連結，始委託被告極鼎公司進行開發。嗣依系爭合約附件2之第
4項「尚待討論之事項」第1條記載：是否可將動作代碼編入索引碼中？暨第5項記載：關鍵資訊尚未得簡先生之確認，故無法完成所有的設計語。可證原告尚未具備系爭專利相當之知識技能，故未揭露記載於附件2及附件3，原告不可能提供系爭合約附件1之設計技術。系爭合約之附件1記載系爭合約委託開發產品功能範疇，未論述或載明附件1係由原告提出。此由系爭合約之第1條「合約標的與名詞定義」第1項載明：本合約及有關之附件1、批註，均為合約之構成部分。第2項載明：原告委託被告極鼎公司設計「可錄音之Afaya-Pen」，其設計細節及規格詳如附件1所示。均未揭示附件1係由原告提供，而僅揭露附件1為合約委託開發產品功能範疇之依據。另依系爭合約之第13條之附件說明記載：本合約之附件2及附件3為原告提出，經雙方討論，可行性需再議。倘附件1係由原告提出，自應記載之，揭露於系爭合約第13條。自附件
2及附件3記載，此委託設計案至少舉行2次會議進行討論，附件1實質上係依雙方討論結果所記載之產品功能範疇。系爭合約之第3條「智慧財產之歸屬」第1項記載：
原告依合約所提供之設計、技術。而系爭合約中並無任何明確記載何者，係由原告所提供，且除合約外，亦無實質紀錄或文件可佐證。原告主張附件1為原告提供予被告之技術特徵，實無足取。
（六）系爭合約開發之「可錄音之Afaya-Pen」，系爭合約第3條之2、第4條之1約定，原告僅擁有被告核心技術之使用權，且被告僅承諾原告享有2年2個月之獨家經營權，可知「可錄音之Afaya-Pen」擁有之核心技術非原告所提出，而係被告所研發。原告依約當不具有系爭合約開發之「可錄音之Afaya-Pen」專利權，亦無權申請專利，詎原告竟隱瞞被告於95年6月2日向智慧財產局申請專利。且被告已於95年4月7日依系爭合約第2條第1項第2款提供「Afaya-Pen」樣品5支予原告，復於同年6月19日依系爭合約第2條第1項第1款將完成開發樣品交付予原告。原告未依合約第2條第2項第4款之約定，以書面通知被告公司測試結果，依合約第2條第2項第3款之約定，應認定原告同意測試驗證完成。因原告迄今未依系爭合約第2條第3項規定，支付第2期款10萬元之設計工作費予被告，足見原告就合約之履行違約在先，致原告享有之2年2個月之獨家經營權之條件未成就，而不生效力，被告自有權販賣系爭產品予燦坤公司，是被告製造與販賣系爭產品之權利。況被告前於99年10月21日寄發第181號存證信函請求原告給付設計工作費，原告置之不理。被告復於同年11月1日以存證信函為解除系爭合約。系爭合約既經解除，原告追加請求違反不作為義務之損害賠償，顯無理由。
（七）被告極鼎公司非僅製造、銷售系爭產品，尚有經營其他業務，原告聲請命被告提出96年1月1日起之統一發票、銷貨單、出貨單、訂單、傳票、商業帳簿、財務報表等文件，實無法得出系爭產品之損益。而財政部臺灣省北區國稅局淡水稽徵所於100年7月26日北區國稅淡水三字第1000003417號函之進銷項憑證明細表中之金額，並非全部為系爭產品之銷售額，尚包括被告極鼎公司與燦坤公司間之其他產品之銷售額。且原證4燦坤公司中和復興分公司統一發票，僅能證明被告於99年8月31日有販賣系爭產品，無法推斷被告自96年1月1日起即製造販售系爭產品。況原告依民法第184條第1、2項之侵權行為請求，其時效期為2年，原告起訴日期為100年1月7日，原告請求被告提出96年1月1日起之公司帳冊資料，顯無理由。再者，系爭合約規定原告2年2個月之獨家經營權尚未生效，原告自無3千件銷售額之毛利損害，原告請求1,015,380元之損害，顯無理由。而原證20「財政部賦稅署頒布之97/98/99年度營利事業各業所得額標準及同額利潤標準表」所載之「空白資料媒體儲存批發之同業利潤毛利率22%」，是否適用於本案之系爭產品，原告未敘明理由依據。倘每支成本1,200元，其每支利潤為何？應由原告舉證，原告逕以毛利率22%計算其可獲得338.46元之利益，顯無理由。職是，被告聲明請求駁回原告之訴，暨受不利判決時，請准供擔保免為假執行。
三、整理與協議簡化爭點：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：
（一）兩造不爭執之事實有五（見本院卷一第148、284、296至297、304頁，本院卷二，第37至38頁）：1.原告於95年6月2日以「具有錄放音功能的光學筆」向智慧財產局申請新型專利，經核准取得系爭專利，專利權期間自96年
1月1日起至105年6月1日止（見本院卷一第10至21頁之原證1）。2.原告於99年6月22日取得新型專利技術報告（見本院卷一第22至24頁之原證2）。3.系爭產品為被告極鼎公司製造與販賣。4.系爭產品符合系爭專利更正前之申請專利範圍第1至4、6至7項之文義讀取。5.被告于蓓蓓為被告極鼎公司之負責人（見本院卷一第53頁）。此等不爭執之事實，將成為判決之基礎。
（二）兩造主要爭點有三（見本院卷一第149至161、284至29
5、297至300、304至306、309至314頁，本院卷二第1至5、44至47頁）：1.系爭專利是否有得撤銷之原因？此涉及被證2至4、7是否可證明系爭專利不具新穎性或進步性。2.被告是否有侵害原告專利權之故意？此有關是否可請求懲罰性賠償金？3.原告各項聲明請求是否適當而應予准許？此有關原告主張侵害專利權之損害賠償、禁止侵害專利權及債務不履行之損害賠償等請求權是否有理由？準此，本院參諸上揭爭點，首應探究系爭專利是否符合專利要件？倘系爭專利合法有效，繼而判斷被告是否成立侵權？主觀要件為過失或故意。最後審酌原告請求是否適當。
四、本院審理順序：法院審理訴之客觀預備合併時，倘認先位之訴為無理由，而預備之訴為有理由時，就預備之訴固應為原告勝訴之判決，而就先位之訴，仍應於判決主文記載駁回該部分之訴之意旨。申言之，當事人提起預備合併之訴，係以先位之訴無理由為停止條件，請求法院就備位之訴為裁判，故法院應就先位之訴先為審判，必待先位之訴無理由時，始得就備位之訴為裁判，預備合併之先後二訴，其聲明無法並存（參照最高法院64年臺上字第82號、83年臺上字第787號判例；85年度臺上字第2009號、94年度臺上字第283號民事判決）。原告起訴主張專利侵權之法律關係，其先位聲明請求被告應負連帶債務責任。而其基於契約給付不能之違約賠償損害，追加備位聲明請求被告應負不真正連帶債務責任。因預備合併之聲明無法並存，是本院先審酌先位聲明有無理由，倘先位聲明無理由時，始就備位聲明為判決。
參、得心證之理由：
一、系爭專利有應撤銷事由：按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第16條第1項定有明文。被告於本件抗辯系爭專利不具新穎性與進步性，本院就此抗辯應自為判斷。系爭專利於95年6月2日申請，經審定核准專利後，並於96年1月1日公告（見本院卷一第10至21頁之專利證書與專利說明書）。是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即92年2月6日修正公布之專利法為斷。因系爭專利是否符合專利要件，為原告請求被告負侵害系爭專利損害賠償之前提要件，本院自應探究系爭專利是否合法有效。茲先說明系爭專利之申請專利範圍，並據此解析系爭專利請求項之技術特徵，繼而與被證2、3、4、7之技術內容為比對分析，以認定系爭專利之請求項有無具新穎性、進步性之專利要件：
（一）解析系爭專利申請專利範圍：系爭專利為具有錄放音功能之光學筆，包含控制器、麥克風、揚聲器、記憶模組及光學辨識單元各一；控制器用以控制各元件；光學辨識單元係受控制器控制，以辨識圖樣上之指標，並將指標之識別碼傳送至控制器；記憶模組受控制器控制，以供控制器存取資料；麥克風受控制器控制，以接收外界聲音；揚聲器受控制器控制，以播放聲音；當控制器收到錄音指令時，令麥克風轉換外界聲音為聲音訊號至控制器，控制器將聲音訊號轉換為聲音檔，並附加識別碼儲存於記憶模組；使用者可預先錄製對應圖樣之聲音訊號，使得電子讀本之應用上更具有彈性。因系爭專利
100年4月19日之申請專利範圍更正申請，顯已實質變更申請專利範圍，自不應准予更正，故本案依系爭專利96年
1月1日說明書公告本之申請專利範圍審理。而系爭專利96年1月1日說明書公告本請求項共計9項，請求項第1項為獨立項，其餘均為附屬項，系爭專利之圖式如本判決附圖1所示，本院依序說明各請求項內容：
1.具有錄放音功能之光學筆，其包含：(1)一控制器，用以控制各元件；(2)一光學辨識單元，係受控制器控制，以辨識圖樣上之指標資料，並將指標資料之識別碼傳送至控制器；(3)一記憶模組，受控制器控制，以供控制器存取資料；(4)一麥克風，受控制器控制以接收外界聲音；(5
)一揚聲器，受控制器控制以播放聲音。當控制器接收錄音指令時，令麥克風轉換外界聲音為聲音訊號至控制器，控制器將聲音訊號轉換為聲音檔，並附加識別碼儲存於記憶模組。
2.依據申請專利範圍第1項所述，具有錄放音功能之光學筆，其包括圖樣，圖樣規劃有第一區域，第一區域內含第一指標資料，第一指標資料包括錄音指令。
3.依據申請專利範圍第2項所述，具有錄放音功能之光學筆，其圖樣規劃有第二區域，第二區域內含第二指標資料，第二指標資料包括播放指令，控制器於接收播放指令時，即控制揚聲器播放聲音檔之聲音。
4.依據申請專利範圍第2項所述，具有錄放音功能之光學筆，其圖樣規劃有第三區域，第三區域內含第三指標資料，第三指標資料包括終止指令，控制器於接收終止指令時，即控制揚聲器停止播放聲音檔之聲音。
5.依據申請專利範圍第2項所述，具有錄放音功能之光學筆，其圖樣規劃有第四區域，第四區域內含第四指標資料，第四指標資料包括暫停指令，控制器接收暫停指令時，即控制揚聲器暫停播放該聲音檔之聲音。
6.依據申請專利範圍第1項所述，具有錄放音功能之光學筆，其包含電連接控制器之讀卡單元及電連接讀卡單元之記憶卡，讀卡單元用以控制器控制聲音檔寫入該記憶卡。
7.依據申請專利範圍第1項所述，具有錄放音功能之光學筆，其包含電連接控制器之指示單元，指示單元為蜂嗚器或
LED燈，用以在錄音/放音之過程發出鳴聲或閃燈，以產生提示效果。
8.依據申請專利範圍第1項所述，具有錄放音功能之光學筆，其包含錄音鍵，且錄音鍵安裝在光學筆之本體上，且錄音鍵可供使用者在按鍵組輸入錄音指令至控制器。
9.依據申請專利範圍第1項所述，具有錄放音功能之光學筆，其包含一電連接控制器及用以顯示檔案列表之顯示單元，檔案列表係供使用者選擇聲音檔，使控制器對聲音檔附加識別碼。
（二）本件引證案之說明：本案引證案有四：1.被證2係93年12月1日公告之我國第M252086號「隨機定址之語音錄放音裝置」專利案；2.被證3係91年10月11日公告之我國第506583號「即時的有聲教學設備」專利案；3.被證4係94年04月15日申請，95年10月16日公開之我國第000000000號「互動錄放式遊戲裝置」專利案；4.被證7係95年4月13日公開之美國第2006/0000000A1號「INTERACTIVEAPPARATUSWITHRECORDI-NGANDPLAYBACKCAPABILITYUSABLEWITHENCODEDWR-ITINGMEDIUM」專利案。被告提出之上開引證案均早於系爭專利之申請日即95年6月2日，故可作為系爭專利之先前技術。本院茲說明技術特徵如後：
1.被證2技術特徵：被證2係隨機定址之語音錄放音裝置，其圖式如本判決附圖2所示，其包括：作為裝置中各項資訊運算之處理單元；用以接收外部之語音訊息，暨作為語音播放用之錄／放音單元；用以儲存錄／放音單元所接收之外部語音訊息之儲存單元；用以將錄／放音單元所接收之外部語音訊息，轉換成一條碼序號之輸出單元；可偵測條碼序號，並將條碼序號之語音訊息擷取出來，並以錄／放音單元加以播放之感測單元；暨提供語音產生裝置所需要電力之電源。使感測單元偵測條碼序號後，可隨機定址找出條碼序號之語音訊息加以播放，以達到快速尋找儲存單元中之語音訊息功效。
2.被證3技術特徵：被證3為即時有聲教學設備，圖式如本判決附圖3所示，其包括有：標示於學習目標的標籤，暨用以辨識標籤，且依據標籤指示即時播放聲音教材之教學筆；學習者能以圖書或各種具體之器物作為學習目標，以教學筆辨識標籤之手段，即時播放相應於學習目標的聲音教材，聲音教材係儲存在教學筆之可分離模組化記錄單元，學習者可依據學習目標，替換記錄單元以取得需要之聲音教材，使學習者擴展其學習範圍及領域，藉此實現結合有形圖書或實物，暨聲音之即時有聲教學形態，擺脫傳統閱讀平面文字或圖形等單調之學習方式，亦可提高學習之趣味性與學習效率。
3.被證4技術特徵：被證4係互動錄放式遊戲裝置，圖式如本判決附圖4所示，其結合錄音之功能，使互動錄放式遊戲裝置可錄製聲音，並與特定之標籤相關聯。透過錄音模式時對標籤作讀取之程序，並同時錄製想說明之事項，繼而讀取標籤時，即可發出所錄製之說明事項。標籤之設置，不限於書籍，可於物品上。是透過本發明之操作，使物品成為富教育意義或遊戲意義之輔助用品。
4.被證7技術特徵：被證7係具錄音和錄音撥放模式之互動設備，圖式如本判決附圖5所示，其組成為能在經編碼書寫介質上書寫之書寫工具、用來錄音之音頻輸入裝置，暨用來撥放錄音之音頻輸出裝置。設備具有光學單元，能確認書寫工具在經編碼書寫介質上之位置，並辨識出經編碼書寫介質上之資訊。當書寫介質上，能啟動錄音之圖像元素被辨識出來，就會開啟錄音模式，使介質上用書寫工具寫之筆跡與聲音之錄製能同步產生；當書寫介質上，能啟動錄音撥放之圖像元素被辨識出來，就可開啟錄音撥放模式，並能使用多種方法控制錄音檔之撥放。
（三）被證2無法證明系爭專利請求項第1至4項不具新穎性：
1.被證2無法證明系爭專利請求項第1項不具新穎性：就系爭專利請求項第1項與被證2比對可知：(1)被證2係語音錄放音裝置，其具有感測單元可偵測條碼，可知感測單元具有光學感測元件以偵測條碼，被證2具有錄放音功能之光學裝置，故系爭專利請求項第1項標的「一種具有錄放音功能的光學筆」為被證2所揭露。(2)由被證2第3圖可知處理單元與錄/放音單元、儲存單元、輸出單元及感測單元等元件相連接，被證2之處理單元係用以控制各元件，故系爭專利請求項第1項「一控制器，用以控制各元件」技術特徵為被證2所揭露。(3)由被證2說明書第9頁第7至12行記載內容可知，被證2之感測單元係受處理單元之控制，其偵測貼紙上之條碼序號，並將所偵測到之條碼傳送至處理單元用以比對，而感測單元具有光學感測元件，故系爭專利請求項第1項「一光學辨識單元，係受控制器控制以辨識圖樣上之指標資料，並將指標資料之識別碼傳送至該控制器」，技術特徵為被證2所揭露。(4)由被證2說明書第8頁倒數第5行至倒數第2行記載內容可知，被證2之儲存單元係受處理單元控制，以供存取資料，故系爭專利請求項第1項「一記憶模組，受控制器控制以供該控制器存取資料」，其技術特徵為被證2所揭露。(5)由被證2說明書第8頁第15至19行記載內容可知，被證2之錄/放音單元，係受處理單元之控制，用以接收外部之語音訊息及撥放語音，故系爭專利請求項第
1項「一麥克風，受控制器控制以接收外界聲音；一揚聲器，受控制器控制以播放聲音」，其技術特徵為被證2所揭露。(6)被證2之裝置於啟動錄音控制鍵時，錄/放音單元接收外部語音訊息，並經由處理單元儲存於儲存單元中，被證2並無揭露處理單元將語音訊息儲存於儲存單元中時，會同時附加一識別碼或條碼資料，被證2之條碼資料係於使用者選擇功能控制鍵後，用以將所儲存的語音訊息輸出條碼序號，且印刷於貼紙上，以供使用者後續撥放比對使用，故系爭專利請求項第1項「當控制器收到一錄音指令時，令麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至控制器，控制器將聲音訊號轉換為一聲音檔，並附加識別碼儲存於記憶模組」，其技術特徵非為被證2所揭露。準此，因系爭專利請求項第1項「當控制器收到一錄音指令時，令麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至控制器，控制器將聲音訊號轉換為一聲音檔，並附加識別碼儲存於記憶模組」，其技術特徵非為被證2所揭露，被證2尚難證明系爭專利請求項第1項不具新穎性。
2.被證2無法證明系爭專利請求項第2至4項不具新穎性：系爭專利請求項第2至4項，係直接或間接依附於請求項第1項之附屬項，而被證2尚難證明系爭專利請求項1不具新穎性，亦難證明系爭專利請求項第2至4項不具新穎性。
（四）被證2無法證明系爭專利請求項第1至4項不具進步：
1.被證2無法證明系爭專利請求項第1項不具進步性：系爭專利請求項第1項「當控制器收到一錄音指令時，令麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至控制器，控制器將聲音訊號轉換為一聲音檔，並附加識別碼儲存於記憶模組」，其技術特徵非為被證2所揭露。準此，系爭專利請求項第1項相較於被證2具有儲存聲音信號，且同時附加圖樣上之指標資料的識別碼儲至記憶模組，具有新功效，難謂系爭專利請求項第1項，為其所屬技術領域中具有通常知識者依被證2之先前技術顯能輕易完成，故被證2尚難證明系爭專利請求項1不具進步性。
2.被證2無法證明系爭專利請求項第2至4項不具進步性：系爭專利請求項第2至4項，係直接或間接依附於請求項第1項之附屬項，被證2尚難證明系爭專利請求項1不具進步性，亦難證明系爭專利請求項第2至4項不具進步性。
（五）被證3無法證明系爭專利請求項第1至4項不具進步：
1.被證3無法證明系爭專利請求項第1項不具進步性：就系爭專利請求項1與被證3比對可知：(1)被證3係有聲教學設備，由被證3第1圖及說明書第8頁第3至8行等內容可知，被證3之教學筆具有光學辨識元件，故被證
3為具有錄放音功能之光學教學筆，是系爭專利請求項1之標的「一種具有錄放音功能之光學筆」，為被證3所揭露。(2)由被證3第1圖及說明書第8頁第3至14行等內容可知，被證3之辨識與搜尋單元，依據辨識結果至記錄單元搜尋對應聲音教材，並透過聲音輸出單元撥放，是辨識與搜尋單元之邏輯電路，可控制教學筆之各個元件，故系爭專利請求項第1項「一控制器，用以控制各元件」，其技術特徵為被證3所揭露。(3)被證3之辨識與搜尋單元之光學辨識元件，係透過光學辨識之技術辨識標籤，辨識與搜尋單元，再依據辨識結果至記錄單元搜尋對應聲音教材，是被證3之光學辨識元件，可辨識標籤上之條碼資料，且將條碼資料之條碼傳送至邏輯電路，故系爭專利請求項第1項「一光學辨識單元，係受控制器控制以辨識一圖樣上之指標資料，並將指標資料之識別碼傳送至控制器」，其技術特徵為被證3所揭露。(4)由被證3說明書第7頁倒數第2行至第8頁第8行記載內容可知，被證3之記錄單元，係用以儲存聲音教材資料，且供辨識與搜尋單元存取資料，故系爭專利請求項第1項「一記憶模組，受控制器控制以供控制器存取資料」，其技術特徵為被證3所揭露。(5)被證3之教學筆僅具有撥放聲音教材功能，並無法透過錄音裝置另外錄製聲音教材，故被證3不具有與系爭專利請求項第1項之麥克風相同功能的元件，故系爭專利請求項第1項「一麥克風，受控制器控制以接收外界聲音」，其技術特徵非為被證3所揭露。(6)由被證3第1圖及說明書第8頁第9至10行等內容可知，被證3之聲音輸出單元受辨識與搜尋單元，控制以撥放聲音教材，故系爭專利請求項第1項「一揚聲器，受控制器控制以播放聲音」，其技術特徵為被證3所揭露。(7)被證3之教學筆僅具有撥放聲音教材之功能，不具有錄音裝置可另外錄製聲音教材，故系爭專利請求項1之「當控制器收到一錄音指令時，令麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至控制器，控制器將聲音訊號轉換為一聲音檔，並附加識別碼儲存於該記憶模組」，其技術特徵非為被證3所揭露。準此，系爭專利請求項第1項「麥克風」及「控制器收到錄音指令」等技術特徵，非為被證3所揭露，且系爭專利請求項第
1項相較於被證3可產生不可預期的功效，難謂系爭專利請求項第1項，為其所屬技術領域中具有通常知識者依被證3之先前技術顯能輕易完成，故被證3尚難證明系爭專利請求項第1項不具進步性。
2.被證3無法證明系爭專利請求項第2至4項不具進步性；系爭專利請求項第2至4項，直接或間接依附於請求項第
1項之附屬項，而被證3尚難證明系爭專利請求項第1項不具進步性既已如前述，亦難證明系爭專利請求項第2至4項不具進步性。
（六）組合被證2與3無法證明系爭專利請求項第1至4項不具進步性：
1.組合被證2與3無法證明系爭專利請求項第1項不具進步性，因自系爭專利請求項1分別與被證2及3比對可知，系爭專利請求項第1項「當控制器收到一錄音指令時，令麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至控制器，控制器將聲音訊號轉換為一聲音檔，並附加識別碼儲存於記憶模組」，其技術特徵均非為被證2與3所揭露。再者，系爭專利請求項第1項相較於被證2與3具有儲存聲音信號，且同時附加圖樣之指標資料的識別碼儲至記憶模組，是系爭專利請求項第1項相較於被證2與3，其產生不可預期之功效，難謂系爭專利請求項第1項為其所屬技術領域中具有通常知識者依被證2與3之先前技術顯能輕易完成，故被證2與3之組合尚難證明系爭專利請求項第1項不具進步性。
2.組合被證2與3無法證明系爭專利請求項第2至4項不具進步性，因系爭專利請求項第2至4項，係直接或間接依附於請求項第1項之附屬項，而被證2與3之組合尚難證明系爭專利請求項第1項不具進步性，亦難證明系爭專利請求項第2至4項不具進步性。
（七）被證4可證明系爭專利請求項第1項擬制喪失新穎性：就系爭專利請求項1與被證4比對可知：(1)被證4係互動錄放式遊戲裝置，由被證4說明書第9頁第24至27行記載內容可知，被證4之標籤讀取器係為光學辨識感測器，被證4係具有錄放音功能的光學裝置，故系爭專利請求項第1項標的「一種具有錄放音功能之光學筆」為被證4所揭露。(2)由被證4第2圖及說明書第7頁最後1行等內容可知，被證4之控制單元係控制顯示模組、使用者介面、記憶體、標籤讀取器及音頻處理單元等元件，故系爭專利請求項第1項「一控制器，用以控制各元件」，其技術特徵為被證4所揭露。(3)由被證4第2圖及說明書第9頁第10至14行等內容可知，被證4之標籤讀取器受控制單元控制，以讀取標籤上之標籤編碼的標籤值，並將標籤值傳送至控制單元，而被證4之標籤讀取器為光學辨識感測器，故系爭專利請求項第1項「一光學辨識單元，係受控制器控制，以辨識圖樣上之指標資料，並將指標資料之識別碼傳送至控制器」，其技術特徵為被證4所揭露。(4)由被證4第2圖及說明書第9頁第12至14行等內容可知，被證
4的記憶體係受控制單元控制，以供控制單元存取資料，故系爭專利請求項第1項「一記憶模組，受控制器控制以供控制器存取資料」，其技術特徵為被證4所揭露。(5)由被證4第2圖及說明書第8頁第8至9行等內容可知，被證4之麥克風係受控制單元控制，以接收外部聲音信號，故系爭專利請求項第1項「一麥克風，受控制器控制以接收外界聲音」，其技術特徵為被證4所揭露。(6)由被證4第2圖及說明書第8頁第8至9行等內容可知，被證
4之音頻輸出單元受控制單元控制，以撥放聲音，被證4雖未揭露音頻輸出單元為揚聲器，然利用揚聲器作為撥放聲音元件，乃系爭專利申請前的通常知識，為新型所屬技術領域中具通常知識者，參酌系爭專利申請前之通常知識即能直接置換。(7)由被證4第3圖及說明書第10頁第16至29行等內容可知，被證4之互動錄放式遊戲裝置的控制單元接收到錄音指令時，會進行讀取標籤值及錄音等兩個動作；由被證4第13頁第20至23行記載內容可知，控制單元控制麥克風進行錄音動作，並將錄音檔案儲存於記憶體，且同時建立標籤值與錄音檔案之關聯，故系爭專利請求項第1項「當控制器收到一錄音指令時，令麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至控制器，控制器將聲音訊號轉換為一聲音檔，並附加識別碼儲存於該記憶模組」，其技術特徵為被證4所揭露。準此，系爭專利請求項第1項「揚聲器」與被證4之「音頻輸出單元」之差異，為新型所屬技術領域中具通常知識者，參酌系爭專利申請前之通常知識即能直接置換，而其餘構件之技術特徵均為被證4所揭露，故被證4可證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性
（八）被證4無法證明系爭專利請求項第2至4項擬制喪失新穎性：
1.被證4無法證明系爭專利請求項第2項擬制喪失新穎性，因系爭專利請求項第2項係直接依附於請求項第1項之附屬項，其附屬技術特徵為「包括圖樣，圖樣規劃有第一區域，第一區域內含一第一指標資料，第一指標資料包括錄音指令」。而被證4之標籤上僅具有標籤編碼，故被證4之標籤讀取器僅有讀取標籤之標籤編碼的標籤值，並無法經由讀取標籤之標籤編碼資料，而辨識為錄音動作之錄音指令，故系爭專利請求項第2項界定之附屬技術特徵非為被證4所揭露。職是，被證4尚難證明系爭專利請求項第2項擬制喪失新穎性。
2.被證4無法難證明系爭專利請求項第3至4項擬制喪失新穎性，因系爭專利請求項第3至4項直接依附於請求項第
2項之附屬項，而被證4尚難證明系爭專利請求項第2項擬制喪失新穎性，亦難證明系爭專利請求項第3至4項擬制喪失新穎性。
（九）被證7可證明系爭專利請求項第1至4項不具新穎性：
1.被證7可證明系爭專利請求項第1項不具新穎性：就系爭專利請求項1與被證7比對可知：(1)被證7係具錄音與錄音撥放模式之互動設備，由被證7圖3A及說明書第2頁第[0024]段記載等內容可知，被證7具有包含CCD或CMOS等光學感測元件之光學單元，且被證7具有包含原子筆或鉛筆的手寫工具，故被證7為具有錄放音功能之光學筆，是系爭專利請求項第1項之標的「一種具有錄放音功能之光學筆」為被證7所揭露。(2)由被證7圖3A及說明書第2頁第[0024]段記載等內容可知，被證7之處理器係控制光學檢測器、光學發射器、存儲器單元、音頻輸入裝置及音頻輸出裝置等元件，故系爭專利請求項第1項「一控制器，用以控制各元件」，其技術特徵為被證7所揭露。(3)由被證7圖3A及說明書第2頁第[0024]段記載等內容可知，被證7之光學單元，即光學檢測器與光學發射器受處理器之控制，以辨識介質上之資訊；另由被證7說明書第3頁第[0025]及[0030]段等記載內容可知，被證7之存儲器單元，係儲存錄音與書寫介質上筆跡之相關資訊，而互動設備處於錄音模式中，除儲存錄音檔外，亦取得經編碼書寫介質上筆跡之相關資訊，是被證7之互動設備之光學單元，係受處理器控制，以辨識經編碼書寫介質上筆跡之相關資訊，並將筆跡之相關資訊傳送至處理器，而儲存於存儲器單元中，故系爭專利請求項第1項「一光學辨識單元，係受控制器控制以辨識圖樣上之指標資料，並將指標資料之識別碼傳送至控制器」，其技術特徵為被證
7所揭露。(4)由被證7圖3A及說明書第2頁第[0025]段記載等內容可知，被證7之存儲器單元係受處理器控制，以供處理器存取錄音及筆跡之相關資訊等資料，故系爭專利請求項第1項「一記憶模組，受控制器控制以供控制器存取資料」，其技術特徵為被證7所揭露。(5)由被證7圖3A及說明書第2頁第[0025]段等內容可知，被證7之音頻輸入裝置係受處理器控制，以進行錄音，被證7雖未揭露音頻輸入裝置為麥克風，然利用麥克風作為接收外界聲音元件，乃系爭專利申請前的通常知識，為新型所屬技術領域中具通常知識者，參酌系爭專利申請前之通常知識即能直接置換。(6)由被證7圖3A及說明書第2頁第[0025]段等內容可知，被證7之音頻輸出裝置係受處理器控制，以撥放聲音，被證7雖未揭露音頻輸出裝置為揚聲器，然利用揚聲器作為撥放聲音元件，乃系爭專利申請前之通常知識，係新型所屬技術領域中具通常知識者，參酌系爭專利申請前之通常知識即能直接置換。(7)由被證7圖3A、圖6A及說明書第2至3頁第[0029]至[0031]段記載等內容可知，被證7之互動設備辨識出啟動錄音之圖形元素，以便進入錄音模式，而當處理器接收到錄音指令後，控制音頻輸入裝置所接收到之外部聲音，透過數位錄製，並經由處理器轉換信號儲存於存儲器單元，亦同時儲存書寫介質上筆跡之位置及筆畫辨認等相關資訊於存儲器單元中，故系爭專利請求項第1項「當控制器收到一錄音指令時，令麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至控制器，控制器將聲音訊號轉換為一聲音檔，並附加識別碼儲存於記憶模組」，其技術特徵為被證7所揭露。準此，系爭專利請求項第
1項「麥克風」與「揚聲器」等構件技術特徵，其與被證
7「音頻輸入裝置」與「音頻輸出裝置等元件間技術特徵之差異，為新型所屬技術領域中具通常知識者，參酌系爭專利申請前之通常知識即能直接置換，而其餘構件之技術特徵均為被證7所揭露，故被證7可證明系爭專利請求項第1項不具新穎性。
2.被證7可證明系爭專利請求項第2項不具新穎性：由被證7圖4A至4C及說明書第2至3頁第[0029]段記載等內容可知，被證7揭示書寫介質具有預先列印之圖形元素，而圖形元素上具有代表錄音之文字資料，當被證7之互動設備辨識出圖形元素之文字資料後，互動設備便進入錄音模式，即圖形元素之錄音文字資料係包括錄音指令，故系爭專利請求項第2項界定之附屬技術特徵，為被證7所揭露。準此，被證7可證明系爭專利請求項第2項所依附之請求項第1項不具新穎性，其進一步界定之附屬技術特徵亦為被證7所揭露，故被證7可證明系爭專利請求項第
2項不具新穎性。
3.被證7可證明系爭專利請求項第3項不具新穎性：系爭專利請求項3係直接依附於請求項2之附屬項，其附屬技術特徵為圖樣規劃有第二區域，第二區域內含第二指標資料，第二指標資料包括一播放指令，控制器於收到播放指令時，即控制揚聲器播放聲音檔之聲音。自被證7圖5A至5C及說明書第3頁第[0034]段記載等內容可知，被證7揭示書寫介質具有預先列印之圖形元素，而圖形元素上具有代表撥放之文字資料，當被證7之互動設備辨識出圖形元素之文字資料後，互動設備便進入錄音撥放模式，即圖形元素上之撥放文字資料包括撥放指令，且由被證7圖3A及圖6B可知，處理器接收撥放指令時，即控制音頻輸出裝置撥放存儲器單元中錄音檔之聲音，故系爭專利請求項第
3項界定之附屬技術特徵為被證7所揭露。準此，被證7可證明系爭專利請求項3所依附之請求項2不具新穎性，其進一步界定之附屬技術特徵亦為被證7所揭露，故被證
7可證明系爭專利請求項第3項不具新穎性。
4.被證7可證明系爭專利請求項第4項不具新穎性：系爭專利請求項第4項係直接依附於請求項第2項之附屬項，其附屬技術特徵為圖樣規劃有第三區域，第三區域內含第三指標資料，第三指標資料包括終止指令，控制器於收到終止指令時，即控制揚聲器停止播放聲音檔之聲音。自被證7圖5A至5C及說明書第3至4頁第[0034]至[0037]段記載等內容可知，被證7揭示書寫介質具有預先列印之圖形元素，而圖形元素上具有代表停止之文字資料，當被證7之互動設備處於錄音撥放模式，且辨識出圖形元素之文字資料後，互動設備便控制錄音停止撥放，即圖形元素之停止文字資料係包括停止指令，且由被證7圖3A及圖6B可知，處理器接收停止指令時，即控制音頻輸出裝置停止撥放存儲器單元中錄音檔之聲音，故系爭專利請求項第4項界定之附屬技術特徵為被證7所揭露。準此，被證7可證明系爭專利請求項第4項所依附之請求項第2項不具新穎性，其進一步界定之附屬技術特徵亦為被證7所揭露，故被證7可證明系爭專利請求項第4項不具新穎性。
（十）被證7無法證明系爭專利請求項第6至7項不具新穎性：
1.被證7無法證明系爭專利請求項第6項不具新穎性：系爭專利請求項第6項直接依附於請求項第1項之附屬項，其附屬技術特徵為包含一電連接該控制器的讀卡單元及一電連接該讀卡單元的記憶卡，該讀卡單元用以受控制器控制將該聲音檔寫入該記憶卡。因被證7說明書及圖式等內容，均未揭示其互動設備具有電連接至處理器之讀卡單元及記憶卡，故系爭專利請求項第6項界定之附屬技術特徵非為被證7所揭露。職是，被證7尚難證明系爭專利請求項第6項不具新穎性。
2.被證7無法證明系爭專利請求項第7項不具新穎性：系爭專利請求項第7項直接依附於請求項第1項之附屬項，其附屬技術特徵為包含一電連接控制器之指示單元，指示單元是一蜂嗚器或一LED燈，用以在錄音/放音的過程發出鳴聲或閃燈以產生提示效果。因被證7說明書及圖式等內容，均未揭示其互動設備具有電連接至處理器之蜂嗚器或LED燈等指示單元，故系爭專利請求項第7項界定之附屬技術特徵非為被證7所揭露。職是，被證7尚難證明系爭專利請求項第7項不具新穎性。
（十一）被證7可證明系爭專利請求項第1至4項不具進步性：
1.被證7可證明系爭專利請求項第1項不具進步性：系爭專利請求項第1項所界定的技術特徵均為被證7揭露，而系爭專利請求項第1項之光學筆係具有儲存聲音信號，且同時附加圖樣之指標資料識別碼，有儲至記憶模組之功效。因被證7之互動設備具有儲存錄製聲音資料，且同時附加筆跡之位置、筆畫辨認等資訊，有儲至存儲器單元中之功效，故系爭專利請求項第1項之功效見於被證7，並無新功效產生。準此，系爭專利請求項第1項技術特徵均為被證7所揭露，且系爭專利請求項第1項之功效已見於被證7，是系爭專利請求項第1項並未產生不可預期之功效，為其所屬技術領域中具有通常知識者依被證7之先前技術顯能輕易完成，故被證7可證明系爭專利請求項第
1項不具進步性。
2.被證7可證明系爭專利請求項第2項不具進步性：系爭專利請求項第2項界定之附屬技術特徵為被證7所揭露，而系爭專利請求項第2項相較於請求項第1項，係增加利用圖樣之指標資料控制控制器，使麥克風進行錄音之功效。被證7之互動設備具有經辨識書寫介質上圖形元素，進入錄音模式控制處理器使音頻輸入裝置進行錄音之功效，故系爭專利請求項第2項利用圖樣之指標資料控制控制器，使麥克風進行錄音之功效見於被證7，而系爭專利請求項第1項功效見於被證7，故系爭專利請求項第2項之功效亦見於被證7，並無新功效產生。準此，系爭專利請求項第2項所依附之請求項第1項不具進步性，其進一步界定之附屬技術特徵為被證7所揭露，且系爭專利請求項第2項的功效已見於被證7，是系爭專利請求項第2項未產生不可預期之功效，為其所屬技術領域中具有通常知識者，依被證7之先前技術顯能輕易完成，故被證7可證明系爭專利請求項第2項不具進步性。
3.被證7可證明系爭專利請求項第3項不具進步性：系爭專利請求項第3項界定之附屬技術特徵為被證7所揭露，而系爭專利請求項第3項相較於請求項第2項係增加利用圖樣之指標資料控制揚聲器撥放聲音檔之聲音的功效。因被證7之互動設備具有經辨識書寫介質上的圖形元素，進入撥放模式撥放錄音檔之聲音功效，故系爭專利請求項第3項利用圖樣之指標資料控制揚聲器撥放聲音檔之聲音功效見於被證7，而系爭專利請求項第2項功效見於被證7，故系爭專利請求項第3項之功效亦見於被證7，並無新功效產生。準此，系爭專利請求項第3項所依附之請求項第2項不具進步性，其進一步界定之附屬技術特徵為被證7所揭露，且系爭專利請求項第3項之功效已見於被證7，是系爭專利請求項第3項未產生不可預期之功效，為其所屬技術領域中具有通常知識者，依被證7之先前技術顯能輕易完成，故被證7可證明系爭專利請求項第3項不具進步性。
4.被證7可證明系爭專利請求項第4項不具進步性：系爭專利請求項第4項界定之附屬技術特徵為被證7所揭露，而系爭專利請求項第4項相較於請求項第2項，係增加利用圖樣之指標資料控制揚聲器停止撥放聲音檔之聲音功效。被證7之互動設備具有經辨識書寫介質上的圖形元素，停止撥放錄音檔之聲音功效，故系爭專利請求項第4項利用圖樣之指標資料控制揚聲器，停止撥放聲音檔之聲音功效見於被證7，而系爭專利請求項第2項功效見於被證7，故系爭專利請求項第4項功效亦見於被證7，並無新功效產生。準此，系爭專利請求項第4項所依附之請求項第2項不具進步性，其進一步界定之附屬技術特徵為被證7所揭露，且系爭專利請求項第4項功效已見於被證7，是系爭專利請求項第4項未產生不可預期之功效，為其所屬技術領域中具有通常知識者，依被證7之先前技術顯能輕易完成，故被證7可證明系爭專利請求項第4項不具進步性。
（十二）被證7可證明系爭專利請求項第6至7項不具進步性：
1.被證7可證明系爭專利請求項第6項不具進步性：系爭專利請求項第6項雖界定之附屬技術特徵非為被證7所揭露，然由被證7圖3A、3B及說明書第2頁第[0027]段記載等內容可知，被證7經由電連接至處理器之通信裝置，透過通信鏈接將錄音檔儲存於數據存儲單元或硬碟等外部存儲裝置中，使得被證7具有將錄音檔儲存於外部儲存裝置中之功效。反觀，系爭專利請求項第6項所進一步界定之「讀卡單元」及「記憶卡」等技術特徵，係使光學筆具有將錄音檔儲存於外部儲存裝置之功效，且利用「讀卡單元」將數位檔案資料儲存於「記憶卡」中，屬系爭專利申請時之通常知識。準此，系爭專利請求項第6項界定之所進一步界定之「讀卡單元」及「記憶卡」等技術特徵，為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，利用申請時之通常知識即能將被證7「通信裝置」與「數據存儲單元或硬碟」等構件予以置換，且未產生無法預期之功效。職是，系爭專利請求項第6項所依附之請求項第1項不具進步性，其進一步界定之附屬技術特徵與被證7之差異，屬等效置換，故系爭專利請求項第6項未產生不可預期之功效，為其所屬技術領域中具有通常知識者，依被證7之先前技術顯能輕易完成，故被證7可證明系爭專利請求項第6項不具進步性。
2.被證7可證明系爭專利請求項第7項不具進步性：系爭專利請求項7雖界定之附屬技術特徵非為被證7所揭露，然藉由蜂嗚器或LED燈等指示單元於錄放音過程發出鳴聲或閃燈，屬系爭專利申請時之習知技術，且系爭專利請求項第7項相較於請求項第1項，增加錄放音過程之提示功效，亦為習知錄音裝置的習知功效。準此，系爭專利請求項第7項所依附之請求項第1項不具進步性，其進一步界定之附屬技術特徵為習知技術，且系爭專利請求項第
7項之功效已見於被證7，是系爭專利請求項第7項未產生不可預期之功效，為其所屬技術領域中具有通常知識者，依被證7之先前技術顯能輕易完成，故被證7可證明系爭專利請求項第7項不具進步性。
二、原告先位之訴無理由：按法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條第
2項定有明文。故被訴侵害專利之物品縱使有落入申請專利範圍，倘該專利有應撤銷之原因存在，專利權人即不得於侵害專利權有關財產權爭議之民事訴訟中對被告主張專利權。
本院認定系爭專利應撤銷之，是原告不得向被告行使侵害系爭專利之請求權，原告先位之訴無理由。茲詳論如後：
（一）本案於100年6月10日行言詞辯論程序，兩造就系爭產品為系爭專利更正前之申請專利範圍第1至4、6至7項之文義讀取等事實，均不爭執，被告亦無主張逆均等論，故本案無專利侵權之爭點，無須就系爭產品是否侵害系爭專利請求項第1至4、6至7項進行技術分析。再者，被證
4可證明系爭專利請求項第1項擬制喪失新穎性，被證7可證明系爭專利請求項第1至4項不具新穎性與進步性，被證7可證明系爭專利請求項第6至7項不具進步性，既如前述，是系爭專利有應撤銷事由。
（二）原告雖主張被告有故意侵害系爭專利，依據侵害專利權之法律關係，對原告主張損害賠償與禁止侵害請求權云云。然被告抗辯系爭專利不具新穎性與進步性等語。因系爭專利不具新穎性與進步性，縱使被告製造與販賣之系爭物品確有落入申請專利範圍情事，然揆諸前揭說明，系爭專利既然有應撤銷原因，原告於本件訴訟中顯不得對被告主張系爭專利權。準此，原告請求被告負侵害系爭專利之損害賠償，暨禁止侵害系爭專利請求權，均為無理由，原告訴之聲明第1項、第2項不應准許。
（三）原告雖提出新型專利技術報告，以資作為系爭專利具有新穎性及進步性之證明文件（見本院卷一第22至25頁）。然原告所提出之新型專利技術報告，比對結果代碼顯示為6。而依代碼6之註解說明「包括說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查與比對之情況」。故比對結果代碼顯示為6，並不代表系爭專利具有新穎性及進步性。而新型專利技術報告書亦記載；本技術報告關於請求項之比對結果，僅供參考。益證新型專利技術報告，無法直接作為系爭專利是否具備有效性之證明。況新型專利技術報告之引用文獻，可能受限於申請當時之狀況、申請人提出之資料及經濟部智慧財產局檢索之結果，導致引用文獻之不足，並未注意系爭專利之申請專利範圍早已為被告所提出之被證
4、7所揭露。職是，原告以新型專利技術報告而主張系爭專利具有新穎性及進步型云云，實不足採，併此敘明。
（四）系爭產品利用被證4所揭示之技術手段，其為實施先前公知之技術，系爭產品雖實質上利用與系爭專利獨立項相同之技術手段，而達到相同之功能、目的。然先前技術屬公共財，任何人均可使用，不容許原告藉均等論擴張，而涵括被證4所示之先前技術，否則有違公共利益與專利制度目的，益徵原告不得對被告主張侵害系爭專利之權利。
三、原告備位之訴無理由：原告雖主張其前將系爭專利技術特徵提供予被告極鼎公司，委託其進行可錄音光學筆之細部開發，並於95年4月間簽訂系爭契約，原告將系爭專利之技術特徵對被告極鼎公司揭露與教示，因被告極鼎公司違反系爭契約第3條第1項約定，擅自利用系爭專利之技術特徵販賣系爭產品，應負違約之損害賠償責任。被告販售系爭產品所獲利益，亦有不當得利，。再者，被告極鼎公司未依約向原告提出委託設計標的、相關印刷品及軟體等給付，致原告不能驗收，是2年2個月之「獨家經營權」無法起算，係故意阻止原告獨家經營權所附條件成就云云。惟被告抗辯稱原告未提供系爭合約之設計技術，且系爭產品係利用被證4所揭示之技術手段，其為先前技術。因原告未依系爭合約第2條第3項規定，支付第2期款10萬元之設計工作費予被告，致原告享有之2年2個月之獨家經營權之條件未成就，況被告亦以存證信函為解除系爭合約等語。職是，本院審究兩造之上開爭點，茲依序討原告與被告極鼎公司有無簽訂系爭合約、系爭合約有無條件成就之擬制、被告有無給付不能之違約情事，暨被告販售系爭產品所獲利益，是否成立不當得利？
（一）原告與被告極鼎公司簽訂系爭合約：原告主張其委託被告極鼎公司修改被告極鼎公司原設計可錄音之Afaya-Pen及相關產品授權，並於95年4月間簽訂系爭契約等事實，業據原告提出系爭合約為證（本院卷二第14至22頁），此為被告所不爭執，是原告與被告極鼎公司簽訂系爭合約，堪信為真實，故原告與被告極鼎公司應受系爭合約之拘束。
（二）系爭合約無條件成就之擬制：因條件成就而受不利益之當事人，如以不正當行為阻其條件之成就者，視為條件已成就，民法第101條第1項定有明文。是依當事人一方之意思而決定其成就與否之條件，倘依契約或通常情形，當事人應為一定之行為使其條件成就，乃為圖免因條件成就而受不利益，任意不為該行為，即係以不正當消極行為阻其條件之成就，應視為條件業已成就（參照最高法院86年度臺上字第2280號民事判決）。
原告雖主張被告極鼎公司未依約向原告提出委託設計標的，致其不能驗收，是獨家經營權無法起算，係故意阻止原告獨家經營權所附條件成就云云。然被告抗辯稱原告未依約付款，獨家經營權之條件未成就等語。經查：
1.乙方（即被告極鼎公司）以雙方簽約日之次工作天為工作開始日，須時間2個月設計「可錄音Afaya-Pen」。乙方同意於簽約時，提供Afaya-Pen樣品5支予甲方（即原告）。甲方收受乙方「可錄音Afaya-Pen」之樣本，應於1個月內完成測試驗證，否則視為同意測試驗證完成。甲方進行「可錄音Afaya-Pen」之樣本測試，倘無法完成測試驗證時，甲方應以書面詳載不合格結果通知乙方。系爭合約第2條第1項第1款、第2款有明文約定（見本院卷二第14頁背面）。被告極鼎公司前於95年4月7日依系爭合約第2條第1項第2款提供「Afaya-Pen」樣品5支予原告，嗣於同年6月19日依系爭合約第2條第1項第1款將完成開發樣品交付予原告。此有被告提出之出貨單與借出單等件附卷可稽（見本院卷二第107至108頁），復為原告所不爭執，是被告極鼎公司依約交付「Afaya-Pen」樣品與開發樣品予原告。
2.甲方收受乙方「可錄音Afaya-Pen」之樣本，應於1個月內完成測試驗證，否則視為同意測試驗證完成。甲方進行「可錄音Afaya-Pen」之樣本測試，倘無法完成測試驗證時，甲方應以書面詳載不合格結果通知乙方。系爭合約第
2條第2項第3款、第4款有明文約定（見本院卷二第15頁正面）。揆諸系爭合約之上揭規定，原告就被告極鼎公司所交付之樣品，倘認定不合格，應依系爭合約第2條第
2項第4款之規定，以書面通知被告極鼎公司測試結果。否則，依系爭合約第2條第2項第3款之約定，應認定原告同意測試驗證完成。原告就被告極鼎公司所交付之樣品，未以書面通知被告極鼎公司測試結果之事實，此為兩造所不爭執，依約視為原告同意測試驗證完成，益徵被告極鼎公司已依約交付樣品予原告。
3.甲方收到乙方之測試樣本後，應以期票方式將設計工作費總額之3分之1即10萬元支付乙方。甲方就依約開發之「可錄音Afaya-Pen」，具有獨家經營權2年2個月。系爭合約第2條第3項第2款、第4條第1項本文有明文約定（見本院卷二第15頁背面）。被告抗辯稱原告未依系爭合約第2條第3項第2款規定，支付第2期款10萬元之設計工作費予被告等語。原告迄今未提出已給付該10萬元款項之證明，依據系爭合約之本旨，原告給付設計工作費為其取得獨家經營權之對價，故系爭合約為雙務契約，是原告就系爭合約之履行違約在先，原告未盡契約之義務，自無法依約享有2年2個月之獨家經營權利。
4.系爭合約附件2之第1項「委託設計源起及需求」未載明技術手段，僅記載功能需求，可證原告不知如何將「錄音工作」及「錄音檔與印刷品內容之互動關係」進行連結，始委託被告極鼎公司進行開發。嗣依系爭合約附件2之第
4項「尚待討論之事項」第1條記載：是否可將動作代碼編入索引碼中？暨第5項記載：關鍵資訊尚未得簡先生之確認，故無法完成所有之設計（見本院卷二第19頁）。職是，原告於簽訂系爭合約時，未具備系爭專利相當之知識技能，故未揭露記載在於附件2及附件3，故原告無法提供系爭合約附件1之設計技術予被告極鼎公司。
5.系爭合約之附件1記載系爭合約委託開發產品功能範疇，未論述或載明附件1係由原告提出。申言之，系爭合約第
1條「合約標的與名詞定義」第1項載明：本合約及有關之附件1、批註，均為合約之構成部分。第2項載明：原告委託被告極鼎公司設計「可錄音之Afaya-Pen」，其設計細節及規格詳如附件1所示。系爭合約均未揭示附件1係由原告提供，僅揭露附件1為合約委託開發產品功能範疇之依據（見本院卷二第14頁背面、18頁背面）。再者，系爭合約之第13條「附件說明」記載：本合約之附件2及附件3為原告提出，經雙方討論，可行性需再議（見本院卷二第17頁）。衡諸常理，倘附件1係由原告提出，自應將之記載在系爭合約第13條之內容。參諸附件3記載可知，本件委託設計案至少舉行2次會議進行討論（見本院卷二第21頁背面）。系爭合約之第3條「智慧財產之歸屬」第1項雖記載：原告依合約所提供之設計、技術。然系爭合約未記載何設計或技術，係由原告所提供。益徵原告主張附件1為原告提供予被告之技術特徵云云，實無足取。
6.綜上所陳，被告極鼎公司主張原告應依約給付第2期之設計工作費，原告未依約履行義務，自具有可歸責於己之事由，即難謂被告極鼎公司有以不正當行為或不作為阻其條件之成就可言。況原告亦未提供系爭合約附件1之設計技術予被告極鼎公司，「可錄音之Afaya-Pen」之核心技術非原告所研發，原告依約不具有系爭合約開發之「可錄音之Afaya-Pen」專利權。職是，系爭合約並無條件成就之擬制，原告未取得系爭產品之獨家經營權利，被告自得製造與販賣系爭產品，並有權販賣系爭產品予燦坤公司。
（三）被告無給付不能之事由：按因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害。依契約之性質或當事人之意思表示，非於一定時期為給付不能達其契約之目的，而契約當事人之一方不按照時期給付者，他方當事人得不為前條之催告，解除其契約。民法第226條第1項、第255條分別定有明文。
所謂給付不能，係指依社會觀念，其給付已屬不能者而言（參照最高法院75年度臺上字第2271號民事判決）。原告雖主張被告極鼎公司有給付不能之事由，應負損害賠償責任云云。惟被告抗辯稱其無給付不能之事由，因原告未依約給付，故解除系爭合約等語。經查：
1.被告極鼎公司依約交付「Afaya-Pen」樣品與開發樣品予原告。原告未取得系爭產品之獨家經營權利，肇因於系爭合約為雙務契約，原告給付設計工作費為其取得獨家經營權之對價，原告未盡契約之義務，自不可將本人之責任歸究於被告極鼎公司，既如前述。職是，被告極鼎公司自無給付不能之事由，原告雖主張被告應負給付不能之損害賠償責任云云，然於法無據。
2.被告極鼎公司前於99年10月21日寄發淡水紅樹林郵局第
181號存證信函，請求原告應定期給付積欠之設計工作費。因原告置之不理，被告極鼎公司嗣於99年11月1日寄發淡水紅樹林郵局第187號存證信函表示解除系爭合約，原告就上開催告與解約函均已收悉在案等事實，此有被告提出之郵局存證信函與回執等件附卷可稽（見本院卷二第10
9至111頁）。準此，因原告未依約給付而有遲延給付之情事，被告極鼎公司已向原告行使解除系爭合約之意思表示，系爭合約業經解除在案，益徵被告極鼎公司無違反系爭合約之事由，原告不得向被告主張違約之損害賠償責任。
（四）不成立不當得利：按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。民法第179條定有明文。原告未依系爭合約第2條第3項規定，支付第2期款10萬元之設計工作費予被告，足見原告就合約之履行違約在先，致原告享有之2年2個月之獨家經營權之條件未成就，被告極鼎公司有權製造與銷售系爭產品，故被告極鼎公司銷售系爭產品所得利益，具有法律之原因。準此，原告主張被告極鼎公司銷售系爭產品所得，其為不當得利云云，即屬無憑。
四、綜上所論，被告提出數項引證為憑，可證明系爭專利不具新穎性與進步性，故系爭專利有應撤銷之事由。是被告製造與銷售之系爭產品雖落入系爭專利申請專利範圍內，然原告亦不得對被告行使系爭專利權。準此，原告基於系爭專利權人與系爭合約當事人之地位，爰依專利法第84條第1項、第85條第1項第2款、第108條、民法第28條、第184條第1項、第2項、第179條、第226條第1項、公司法第23條第2項等規定，對被告主張侵害系爭專利、給付不能及不當得利等法律關係，聲明請求（一）被告就系爭產品與其他一切侵害系爭專利之產品應予銷毀，並不得自行或使第三人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口上開產品或其他一切相關之侵權行為。（二）被告極鼎公司應給付原告1,015,380元，暨自100年7月1日起至清償日止，按年息5%計算之利息。（三）被告于蓓蓓應給付原告1,015,380元，暨自100年7月1日起至清償日止，按年息5%計算之利息。（四）前2項請求，倘於其中一被告清償時，其他被告於清償範圍內，同免給付之義務。均無理由，不應准許。因原告之訴經駁回，其假執行之聲請失所依據，應併予駁回。
五、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國100年10月25日
智慧財產法院第二庭
法官林洲富以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費（均須按他造當事人之人數附繕本）。
中華民國100年10月25日
書記官吳羚榛