智慧財產法院100年度行商訴字第40號判決

裁判字號：智慧財產法院100年行商訴字第40號判決

裁判日期：民國100年06月23日

裁判案由：商標註冊

智慧財產法院行政判決
100年度行商訴字第40號
100年6月2日辯論終結原告美商美國棕欖公司
（Colgate-PalmoliveCompany）代表人 李頌初 （Song-ChuLee）訴訟代理人 陳彥希 律師（兼送達代收人）
王韋傑 律師複代理人 陳長葳 律師被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）住同上訴訟代理人 董慧明 上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國100年
1月20日經訴字第10006095570號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下︰
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告於民國98年8月18日以「COLGATESENSITIVEPRO-RELIEFCartonDesign」商標（99年8月13日聲明除「Colgate、PRO-ARGINPRO-RELIEF」之外，其他部分包括「TOOTHDESIGN」之「牙齒輪廓圖案」不在專用之列，下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定當時商品及服務分類表第3類之「牙膏、牙粉、牙鹽、潔齒劑、漱口水、假牙清潔劑、洗牙劑、牙齒潔白劑、牙齒保健塗劑，牙齒專用亮光劑、假牙亮光劑、非醫療用口腔洗淨劑」商品；第5類之「口腔保健藥品，即醫療用牙膏、醫療用牙齒拋光劑、醫療用漱口水、牙用懸浮液、牙用氟化物、醫療用口腔清香劑、醫療用口腔洗淨劑」商品（99年5月18日更正為「口腔保健藥品，即除牙斑藥劑、醫療用漱口水、牙用懸浮液、牙用氟化物、醫療用口腔洗淨劑」）；第21類之「牙刷、電動牙刷、牙縫清潔刷、假牙清潔刷、指套牙刷」商品，向被告申請註冊，並以98年2月20日申請之多明尼加第Z000000000號案主張優先權。案經被告審查，於99年10月25日以（99）智商0480字第09990817990號商標核准審定書准予註冊，惟依職權認定其商標圖樣中之外文「Pro-Relief」亦不在專用之列。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。
二、本件原告主張：㈠由原證6之臺北高等行政法院89年度訴字第3420號行政判決
、原證23之鈞院98年行商訴字130號行政判決及原證24之最高行政法院99年度判字第1163號判決所認定之標準可知，系爭商標之外文「PRO-RELIEF」確具識別性，足以表彰原告所指定之商品。又系爭商標之「PRO-RELIEF」係結合「PRO」及「RELIEF」二字所組成之新字，為原告所自創之新字，並非習用之英文字彙。且「PRO-RELIEF」既為新字，我國相關消費者對其十分陌生，被告顯無理由或根據推論相關消費者一望即知該英文新字明顯係用以說明或描繪原告所指定之牙膏或其他潔牙商品，故「PRO-RELIEF」非屬「明顯」或「一望即知」之商品說明性格，自非說明性或不具識別性之文字。另消費者於見到「PRO-RELIEF」，通常需要運用一定程度之聯想、思考或感受，始能領會其與牙膏、牙刷等商品之關聯性，故系爭商標之外文「PRO-RELIEF」於性質上應屬以隱含譬喻方式暗示其商品特性之暗示性標識，並非對商品之品質、功用等特性作直接、明顯描述的描述性文字，應准予註冊專用。況就消費者而言，系爭商標之「PRO-RELIEF」具有指示商品或服務來源之功能，應具有先天識別性，而非表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。且系爭商標之「PRO-RELIEF」並非其他善意之競爭同業所需用以表示商品或服務本身或其品質、功用或其他特性有關之說明。是從消費者或從競爭者觀察，均應認為系爭商標之外文「PRO-RELIEF」確實符合被告所公告之「商標識別性審查基準」第2.
1條規定，應認其為具有先天識別性之暗示性標識，並無違反商標法第23條第1項第1款及第2款規定，而應准予註冊。詎被告之原處分逕將系爭商標之「PRO-RELIEF」依職權聲明不請求專用權，認事用法均有重大違誤，而訴願決定仍予維持，亦顯非適法，應予以撤銷。
㈡原告自97年起便陸續在世界各主要國家申請「PRO-RELIEF」
商標註冊於相同之第3、5、21類之口腔清潔保健商品上，迄今已於烏干達、秘魯、瑞典、新加坡、愛爾蘭、法國、英國、芬蘭、丹麥、捷克、德國、肯亞、香港、中國、俄國、烏克蘭、土耳其、斯洛伐克、羅馬尼亞及桑吉巴等20個國家或地區獲准註冊。又原告就系爭商標「COLGATESENSITIVEPRO-RELIEF」商標亦已於歐盟、澳洲、紐西蘭、瑞士、挪威、沙烏地阿拉伯及黎巴嫩等國家或地區獲准註冊於相同之第3、5、21類口腔清潔保健商品上，而無任何國家要求原告應就「PRO-RELIEF」聲明不請求專用。又原告之「COLGAT
ESENSITIVEPRO-RELIEF」文字商標及「COLGATESENSITIVEPRO-RELIEF」包裝盒設計商標，亦已於西元2010年，經美國獲准註冊於相同之第3、5、21類口腔清潔保健商品上，同樣並未要求原告應就「PRO-RELIEF」聲明不請求專用。上述核准系爭商標註冊之國家，包括美國及英國等重要英語大國及其他英美語系國家，及新加坡、香港、中國等以中文為主之世界主要華語國家，足見以英文為母語之國家，亦不認為其人民會將「PRO-RELIEF」英文文字，與相關牙膏產品品質、功用之說明產生聯想，遑論我國屬於非英美語系國家，依一般經驗及論理法則，消費者因為不諳「PRO-RELIEF」正確文義，更不容易將該獨創之英文新字認為係商品相關功用之說明。是以系爭商標圖樣上之「PRO-RELIEF」屬於具先天識別性之暗示性商標而應准予註冊。被告僅憑主觀偏見即否認「PRO-RELIEF」具有識別性而依職權聲明不請求專用權，自屬違法錯誤。
㈢系爭商標之「PRO-RELIEF」屬暗示性標識，並非說明性或不
具識別性之文字，自無商標法第19條規定之適用。另「PRO-ARGIN」商標，係指被告所發明運用於有效舒緩牙齒敏感牙膏之新專利技術。詎被告逕依職權將「PRO-RELIEF」聲明不專用，訴願機關復未能糾正其違誤，已違反商標法第19條及被告所公告之識別性審查基準第2.1.3條規定，當屬重大違誤。再者，被告對於同樣以隱含譬喻方式暗示其商品特性之暗示性商標均核准註冊，惟對案情類似之系爭商標卻為不同處分，不僅有違商標法及相關審查基準，並已牴觸行政程序法第6條規定之平等原則與行政機關自我拘束原則。縱認被告與訴願機關漏未查明本案商標已廣泛行銷使用而成為原告商品之識別標識之事實，而疏未適用商標法第23條第4項規定准許系爭「PRO-RELIEF」註冊專用，其認事用法亦顯有違誤。是參酌被告對類似商標之一貫審查實務及原告已廣泛在台灣行銷使用系爭「PRO-RELIEF」等客觀事實，已足使相關消費者認識其為表彰原告商品之專屬標識，故系爭商標之「PRO-RELIEF」客觀上已具備充分之識別力，應准許註冊專用。並聲明求為判決撤銷原處分就系爭商標圖樣上之「PRO-RELIEF」依職權聲明不請求專用權之部分及訴願決定。
三、被告則以：㈠原告申請註冊系爭商標「COLGATESENSITIVEPRO-RELIEFC
artonDesign」圖樣上之外文「Pro-Relief」，予人寓目印象係指稱「專業止痛」之意，以之作為商標的一部分，指定使用於「牙膏、牙粉、牙鹽、潔齒劑、漱口水、假牙清潔劑、洗牙劑、牙齒潔白劑、牙齒保健塗劑、牙齒專用亮光劑、假牙亮光劑、非醫療用口腔清潔劑、口腔清香劑；口腔保健藥品，即除牙斑藥劑、醫療用漱口水、牙用懸浮液、牙用氟化物、醫療用口腔洗淨劑；牙刷、電動牙刷、牙縫清潔刷、假牙清潔刷、指套牙刷」商品，難謂非表示使用該商品有達到專業止痛效果之相關說明，自有商標法第23條第1項第2款規定之適用。原告未於申請註冊系爭商標時為不專用之聲明，被告以原告檢送系爭商標實際使用之商品型錄、銷售發票、廣告文宣等證據加以判斷，爰依「Pro-Relief」之標示方式及位置，在客觀上予相關消費者之寓目印象，僅係商品功用效能之描述性用語，非屬作為區別商品來源之識別標誌，且依現有證據資料，亦尚不足以證明其已經使用而有商標法第23條第4項規定之適用。又原告未於申請註冊時為不專用之聲明，被告之審查人員依被告所公告「依職權聲明不專用例示事項」規定，自得依職權為商標申請人將該部分聲明不專用，並註記於註冊公告，惟審查人員於認定得否依職權為申請人聲明不專用時，應依具體個案判斷之，須否聲明不專用仍有疑義時，應通知申請人說明後，再行判斷。本件被告之審查人員於原告未於通知期限內為反對之表示，自得依職權為原告將該部分聲明不專用。
㈡原告主張系爭商標之「PRO-RELIEF」字樣業於烏干達、祕魯
、瑞典、新加坡、英國等多國均獲准註冊。惟商標需考量各國民俗風情之差異而具屬地性，尚難援引國外獲准註冊之資料執為本案該部分亦應給予專用權之論據。另原告提出其他多件結合「PRO」核准註冊併存案例，然渠等案例與本件案情各異，且個案核准時之證據資料與客觀因素當非一致，不得比附執為應給予系爭商標商標權之論據。至原告所提出之被告核駁第0000000號「PRO-RELIEF」商標之行政訴訟案，與本案案情極相仿彿，業經鈞院認定在案，是被告依法逕依職權聲明「PRO-RELIEF」不專用核准其註冊之申請，並無不合等語，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。
四、參酌兩造上開陳述內容，堪認本件主要爭點為：系爭商標「COLGATESENSITIVEPRO-RELIEFCartonDesign」其中「PRO-RELIEF」一詞是否有商標法第23條第1項第2款規定之適用？茲分述如下：
㈠按商標係表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者
，不得註冊，商標法第23條第1項第2款定有明文。又所謂「商品或服務之說明」係指商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式等，依社會一般通念，如為商品或服務本身之說明或有密切關聯者，即有該款規定之適用，並不以習慣上通用為必要。次按「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。」商標法第19條亦有明文。㈡本件原告於98年8月18日以「COLGATESENSITIVEPRO-RELI
EFCartonDesign」商標（99年8月13日聲明除「Colgate、PRO-ARGINPRO-RELIEF」之外，其他部分包括「TOOTHDESIGN」之「牙齒輪廓圖案」不在專用之列），指定使用於商標法施行細則第13條所定當時商品及服務分類表第3類之「牙膏、牙粉、牙鹽、潔齒劑、漱口水、假牙清潔劑、洗牙劑、牙齒潔白劑、牙齒保健塗劑，牙齒專用亮光劑、假牙亮光劑、非醫療用口腔洗淨劑」商品；第5類之「口腔保健藥品，即醫療用牙膏、醫療用牙齒拋光劑、醫療用漱口水、牙用懸浮液、牙用氟化物、醫療用口腔清香劑、醫療用口腔洗淨劑」商品（99年5月18日更正為「口腔保健藥品，即除牙斑藥劑、醫療用漱口水、牙用懸浮液、牙用氟化物、醫療用口腔洗淨劑」）；第21類之「牙刷、電動牙刷、牙縫清潔刷、假牙清潔刷、指套牙刷」商品，向被告申請註冊，並以98年
2月20日申請之多明尼加第Z000000000號案主張優先權。案經被告審查，於99年10月25日以（99）智商0480字第09990817990號商標核准審定書准予註冊，惟依職權認定其商標圖樣中之外文「Pro-Relief」亦不在專用之列，換言之，原告系爭商標整體（參附表所示）業經被告審查准許註冊，僅其中「TOOTHDESIGN」之「牙齒輪廓圖案」部分由原告聲明不專用，而被告就原告系爭商標中之外文「Pro-Relief」一詞則依職權認定亦不在專用之列，原告僅就被告此部份之認定不服，是本件兩造主要爭執標的係針對系爭商標中所使用之外文「Pro-Relief」一詞是否屬產品品質之說明，而有商標法第23條第1項第2款規定之適用，合先敘明。
㈢經查，原告系爭商標係指定使用在牙齒保健清潔用品，而系
爭商標係由許多文字構成，在最上位置係將「Colgate」一字以反白方式呈現，所占比例最大，而在第二行則橫書「SensitivePro-Relief」文字，此部分文字較其上方之「Colg
ate」字體小，另在此行文字下方，則另以「ClinicallyProvesPRO-ARGINFORMULA」文字橫列，其中「ClinicallyProves」之字體最小，「PRO-ARGIN」字體較大，而「FORM
ULA」字體則居中，惟整體而言，此行文字仍較「Sensitiv
ePro-Relief」文字字體小。而在上開三行文字下方，則另有粗細不同之二條橫條紋依序排列，另在上開三行文字右方，則有一擬真之單顆牙齒圖案，上方以「Rapid&LastingRelief」文字分兩行橫書，再圈以一橢圓形圖案（詳參附表所示）。就系爭商標整體而言，其中「Colgate」一字乃原告在我國使用行銷多年之商標，亦廣為國人熟知，且依其使用方式（即文字最大、以醒目之紅色底色構成文字反白（在黑白圖案下則為黑色）），亦堪認原告仍係將該字當成商標使用。茲有疑義者，乃在「Colgate」一字下方，原告係橫書「SensitivePro-Relief」一詞，而所謂「Sensitive」乃「敏感」之意，此為國人所熟知，在此字之後緊隨「Pro-Relief」文字，其中「Pro」具有「專業」之意，而「Relief」一字則有「紓解」意思，是「SensitivePro-Relief」一詞整句即有「專業紓解敏感」意義，使用在牙齒保健清潔用品上，自係予人「使用系爭商品可以紓解敏感性牙齒問題」之印象，應屬產品品質之說明。原告主張系爭「Pro-Relief」一詞非屬「明顯」或「一望即知」之商品說明性格，自非說明性或不具識別性之文字，消費者於見到「PRO-RELIEF」，通常需要運用一定程度之聯想、思考或感受，始能領會其與牙膏、牙刷等商品之關聯性，故系爭商標之外文「PRO-RELIEF」於性質上應屬以隱含譬喻方式暗示其商品特性之暗示性標識，並非對商品之品質、功用等特性作直接、明顯描述的描述性文字云云。惟上開文字各自均有其既定意義，組合使用時，亦予人特定事項之認知，以本件「SensitivePro-Relief」文字而言，其予消費者寓目印象明確係針對敏感性問題，消費者於目睹此一文字時，不可能認為其係針對齲齒（cavity）或琺瑯質（enamel）症狀，所以不會有此錯誤認知，乃因此一文字內容淺顯、明確、具針對性，原告主張非「明顯」或「一望即知」云云，尚非可採。況系爭商標右側之擬真牙齒圖形上方所書文字「Rapid&LastingRelief」之文義乃「迅速且持久地紓解」，搭配牙齒圖形，顯然明確針對牙齒所生問題而言，若將該處所用之「Relief」一字與「SensitivePro-Relief」一詞中之「Relief」一字相互對照，益顯其所欲紓解之症狀乃敏感性牙齒問題，且其紓解效果乃「迅速且持久」，而此種文字搭配，均屬產品品質說明，並非商標使用。
㈣原告又稱其以系爭商標於其他英語系國家均取得註冊，而我
國國民使用中文，自應無被告所指產品品質說明問題云云。姑不論各國國情互異，商標審查基準各有不同，尚難比附援引。即以原告所提其在各國取得商標註冊之案例而言，其中有以「Pro-Relief」一詞者，有如同本件商標整體圖案者，在前者情形，由於「Pro-Relief」一詞僅單純使用，並未併同「Sensitive」一字，是以就文義而言，僅有「紓解專家」之意，然究竟係針對何種症狀為「紓解」，因未明文，故尚非「明顯」或「一望即知」，此與本件「SensitivePro-Relief」一詞明顯不同，自不得互為類比。而在後者，原告以如同本件系爭商標整體設計取得國外商標註冊，與我國准許原告系爭商標整體註冊並無不同，尚難因此即指國外准許註冊之案例中均無就其中部分聲明不專用，進而指摘被告所為之處分違反國際認知。又縱然原告系爭商標於取得國外註冊時確實未曾遭要求部分不專用，就被告依據我國民情及國人可能之認知所為之判斷，亦不具拘束力，仍應由被告以系爭商標所使用之文字是否具有品質說明之情形，綜合系爭商標整體外觀文字觀察，而為判斷。本件原告系爭商標中所使用之「Pro-Relief」一詞既係連結在「Sensitive」一字之後，而「Pro-Relief」一詞本身復具有既定意義，兩者合併使用之下，自屬產品品質、功用之說明，而有商標法第23條第1項第2款規定之適用。
五、綜上所述，被告依首揭規定，依職權認定其商標圖樣中之外文「Pro-Relief」亦不在專用之列，並無不合。訴願決定予駁回，亦無違誤，均應予以維持。本件原告請求撤銷原處分依職權就系爭商標圖樣中之外文「Pro-Relief」亦不在專用之列之認定部分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第
1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。中華民國100年6月23日
智慧財產法院第一庭
審判長法官李得灶
法官林欣蓉法官汪漢卿以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國100年6月27日
書記官邱于婷