智慧財產及商業法院113年度民商訴字第45號民事判決

智慧財產及商業法院民事判決

113年度民商訴字第45號

原告 洪子雲 即光動能眼鏡館

送達代收人 劉尹雯

訴訟代理人 謝以涵 律師

張齡方 律師

被告新加坡商趨勢光學鏡片股份有限公司臺灣分公司

法定代理人 鄭永孝

被告 楊雅寧

共同

訴訟代理人 廖嘉成 律師

林怡州 律師

上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於民國114年6月4日言詞辯論終結，判決如下：

主文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

　　事實及理由

一、原告主張：

原告自民國97年以「光動能眼鏡館」設立登記提供眼鏡服務，並於99年間與訴外人明達光學有限公司(下稱明達公司)有業務往來，明達公司於107年4月25日申請如附圖所示我國註冊第01950809號「光動能」商標(下稱系爭商標)之商標權，指定使用於第9類別，專用期限自107年11月16日至117年11月15日，原告於108年8月以明達公司系爭商標搶註原告先使用「光動能」商標為由申請評定，嗣後明達公司於108年11月20日將系爭商標權移轉登記予原告，原告為系爭商標權人。詎被告新加坡商趨勢光學鏡片股份有限公司臺灣分公司(下稱被告公司)未經原告同意或授權，將「光動能」等文字使用在與訴外人白河年代眼鏡公司(下稱白河公司)簽署如附表一所示之經銷合約(下稱系爭合約)，自111年9月2日至112年12月4日間，以如附表二所示標有「光動能」文字之型錄販賣商品，並以如附表三所示標有「光動能」文字之包裝販賣商品，致相關消費者產生混淆誤認，構成商標法第68條第1、3款規定而侵害系爭商標權，爰依商標法第69條第3項規定，請求被告公司負損害賠償責任，另因被告楊雅寧為上開期間被告公司之負責人，爰依公司法第23條第2項之規定，請求被告楊雅寧就上開損害賠償連帶負責等語。並聲明：㈠被告應連帶給付原告新臺幣(下同)500萬5,000元，及自起訴狀繕本送達翌日至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡訴訟費用由被告負擔。㈢如獲有利判決，原告願供擔保，請准宣告供擔保後得為假執行。　

二、被告則以：

　被告公司並未將「光動能」字樣作為商標使用；被告公司於106年1月即開始使用「光動能」字樣於印製文宣之應收帳款對帳明細單，同年5、6月為了宣傳「光動能」眼鏡鏡片，委託連網廣告設計企業社製作「光動能」眼鏡鏡片印刷品；同年12月至107年2月提供「光動能」眼鏡鏡片給大升眼鏡行；107年1月至同年3月間提供「光動能」眼鏡鏡片給麗視眼鏡行；107年2月至同年3月提供「光動能」眼鏡鏡片給鴻成眼鏡行，故被告公司於106年即使用「光動能」文字於眼鏡鏡片上，早於系爭商標107年4月25日申請註冊日，非基於不正競爭之目的，符合善意先使用，依商標法笫36條第1項笫4款規定，不受原告系爭商標效力所拘束，是被告使用「光動能」於販售眼鏡鏡片，並未侵害系爭商標。被告等善意信賴有使用「光動能」字樣之正當權限，並無故意或過失侵害原告系爭商標，另外，原告並未舉證所受損害，賠償金額過高顯不合理，原告請求並無理由等語，置為抗辯。並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡訴訟費用由原告負擔。㈢如受不利判決，願供擔保請准宣告准免為假執行。

三、兩造不爭執事項(本院卷二第184至185頁，並依判決格式修正或刪減文句)：

　㈠原告為系爭商標之商標權人。

　㈡原告於97年5月30日申請設立登記「光動能眼鏡館」，明達公司於107年4月25日申請註冊系爭商標，嗣於108年9月18日將系爭商標移轉登記為原告所有。

　㈢明達公司於107年4月25日以「光動能」向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請商標註冊，經被告公司108年7月31日以系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第12款為由申請評定，智慧局110年6月28日認為評定不成立，被告公司不服提起訴願，遭經濟部於110年12月15日駁回訴願，被告公司不服而提起行政訴訟，經本院111年7月21日以111行商訴字第14號判決駁回確定。

㈣被告公司自106年1、2月起開始使用「光動能」為鏡片商品名稱。

　㈤被告楊雅寧於111年9月2日至112年12月4日期間為被告公司之負責人。

四、本件爭點(本院卷二第185至186、222頁，並依判決格式修正或刪減文句)：

　㈠被告公司與白河公司簽訂如附表一紅框所示之系爭合約，是否為商標使用?

　㈡被告公司以如附表二紅框所示之型錄販賣產品，是否為商標使用?

　㈢被告公司以如附表三所示之鏡片外包裝販賣商品，是否為商標使用?

　㈣被告公司就爭點1至3所示行為，是否構成商標法第68條第1、3款規定侵害原告系爭商標權之行為?

　㈤被告公司主張其於106年即使用「光動能」文字於眼鏡鏡片，是否構成善意先使用，而有商標法第36條第1項第3款規定之適用?

　㈥被告公司有無侵害系爭商標之故意或過失？

　㈦原告依民法第188條第1項、商標法第69條第3項請求被告公司負損害賠償責任，有無理由？若有，金額為何？

　㈧原告依公司法第23條第2項請求被告楊雅寧連帶負損害賠償責任，有無理由？若有，金額為何？

五、得心證之理由：

　㈠系爭合約就附表一紅框所示部分、附表二所示型錄之紅框部分，均不足以使相關消費者認識其為被告公司之商標：

　⒈按商標之使用，指為行銷之目的，而將商標用於商品或其包裝容器、與商品或服務有關之商業文書或廣告，並足以使相關消費者認識其為商標，商標法第5條第1項第1款、第4款定有明文。是以就現行商標法第5條所規定之商標使用，可歸納為三要件：⑴使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；⑵需有使用商標之行為；⑶需足以使相關消費者認識其為商標。次按商標法第68條第1款、第3款規定，未經商標權人同意，為行銷目的，而於同一商品或服務，使用相同或近似於註冊商標之商標者，為侵害商標權。又商標最主要功能即在於識別商品或服務來源，而此一識別功能，更是維護公平、自由競爭市場正常運作不可或缺之要素。商標之使用，前開所稱「足以使相關消費者認識其商標」，意指不論第1項或第2項所示之情形，客觀上均應足以使相關消費者認識其為商標，才具商標的識別功能，達到商標使用之目的。亦即，除商標權人之使用以表彰其識別功能外，當商標權人以外之第三人使用商標，若其使用結果可能造成相關消費者對商品或服務來源產生混淆誤認，而無法藉由商標來正確識別商品或服務來源時，則該第三人使用商標之行為即應予以禁止，以避免商標識別功能遭受破壞。　　

⒉觀之系爭合約(本院卷一第43至44頁)係被告公司與白河公司簽訂之經銷合約書，僅簽約人即被告公司、白河公司使用，非以行銷目的對相關消費者使用，並不足以使相關消費者認識其為商標，自不符合前開商標法第5條第4款之規定。又附表二紅框所示部分，其完整之記載分別為「綠膜彈性戴鏡片/光動能膜層變色」、「藍光膜彈性戴鏡片/光動能膜層變色」、「綠膜EVO快速適應鏡片/光動能膜層變色」、「綠膜GOLF戶外運動鏡片/光動能膜層變色」、「綠膜Infinity無限視野鏡片/光動能膜層變色」、「綠膜ED+同心圓鏡片/光動能膜層變色」、「綠膜4K高智能鏡片/光動能膜層變色」、「藍光膜EVO快速適應鏡片/光動能膜層變色」、「藍光膜GOLF戶外運動鏡片/光動能膜層變色」、「藍光膜Infinity無限視野鏡片/光動能膜層變色」、「藍光膜ED+同心圓鏡片/光動能膜層變色」、「藍光膜4K高智能鏡片/光動能膜層變色」、「綠膜光動能膜層變色」、「藍光膜光動能膜層變色」、「藍光膜光動能鏡片」、「綠膜舒適鏡片/光動能膜層變色」、「藍光膜舒適鏡片/光動能膜層變色」、「駕車鏡片/光速變色/光動能膜層變色【單光】」、「駕車鏡片/光速變色/光動能膜層變色【多焦】」，鍍膜欄位記載「綠膜光動能鍍膜」、「藍光膜光動能鍍膜」、「奈米鍍膜藍光膜光動能鍍膜」、「駕車專用鍍膜/光動能膜層」等情，有型錄可參(本院卷第59至70頁)；而被告辯稱：因參考CITIZEN品牌「光動能」手錶吸收光能量後自行作動之概念，因被告所產生之鏡片會因吸收光能量後而變色，所以用「光動能膜層變色」、「光動能鍍膜」、「光動能」對商品命名(本院卷二第179至181、222頁)，可知被告公司使用該等名稱尚屬對於商品品牌名稱之說明，以說明其所販售之商品係因光源變化改變鏡片顏色，且所使用「光動能」之字體大小與前後文字大小、字型、顏色均一致，並無特別突出而可供消費者識別其為商標之處，僅供觀看之消費者得以藉瞭解其所販賣、行銷商品係何名稱及特色之說明，自難認係屬商標之使用。

　⒊綜上，系爭合約就附表一紅框所示部分、附表二所示型錄之紅框部分，客觀上不足以使消費者認識「光動能」文字為被告公司之商標，故被告公司前開行為並非商標法第5條商標之使用，原告主張被告公司有商標法第68條第1、3款之情形，應非可採。

　㈡附表三所示商品外包裝紅框所示部分，足以使相關消費者認識其為被告公司之商標，與系爭商標構成混淆誤認之虞：

⒈觀諸如附表三所示之外包裝(本院卷二第43至45頁)，正面及背面均僅標示「光動能」字樣，且字體甚大，位於外包裝明顯位置，足以使相關消費者認識其為被告公司之商標，被告雖辯稱該外包裝左上角有標示被告公司之商標，足以使消費者知悉此為被告公司之商品與原告無關云云，經查：被告公司雖有於附表三所示之外包裝標示被告商標，然該商標標示之位置為外包裝之左上角，而非外包裝醒目之處，其標示之大小明顯小於「光動能」文字，消費者於查看該包裝時容易被標示較明顯之「光動能」文字吸引，足認為被告公司於附表三所示之外包裝使用「光動能」文字為商標之使用。被告之辯解，不足採信。

　⒉系爭商標為墨色之中文「光動能」文字，被告公司如附表三所示使用之「光動能」字樣為墨色橫式排列且未經特別設計之中文所組成，兩造之商標文字均相同，且均使用於眼鏡鏡片，屬於同一之商品，以具有普通知識經驗之相關消費者於異時異地隔離觀察，易誤認兩商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有造成相關消費者混淆誤認之虞。

㈢被告公司得主張商標法第36條第1項第4款之善意先使用：

　⒈按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力拘束。

　　。但以原使用之範圍為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1項第4款定有明文。本款所謂善意先使用，在於衡平註冊保護原則下與先使用人間之衝突，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，係因善意先使用人不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者之利益，仍應受到保障，惟其得主張之範圍，以原使用之範圍為限。

⒉經查，系爭商標之註冊申請日為107年4月25日，被告公司自106年1、2月起開始使用「光動能」為鏡片商品名稱，為兩造所不爭執，足認被告公司銷售使用「光動能」為鏡片外包裝商品之時間，早於系爭商標註冊申請日。

　⒊原告雖主張，其早在97年以「光動能眼鏡館」為獨資商業登記提供眼鏡服務，早於被告公司所主張之106年1、2月，且兩造於102年10月間開始有業務往來，被告公司當時即已知悉原告係使用「光動能眼鏡館」之名稱，被告公司使用與原告名稱相同之商品外包裝，顯然係為了攀附原告已建立之商譽及知名度，並非善意云云(本院卷一第344至346頁)。惟按，善意先使用要件之判斷，係以系爭商標註冊申請日為準，並非以商標權人何時開始使用系爭商標之時間為準，因商標權人在核准註冊之前，並無排除他人使用之權利，原告以使用「光動能眼鏡館」名稱及與被告公司簽訂經銷商合約書之時間早於被告公司106年1、2月起開始使用「光動能」為鏡片商品名稱，主張被告公司不得援用善意先使用之抗辯，尚有誤會。又觀之兩造所簽訂之經銷商合約書，原告雖以「光動能眼鏡館」之名義簽約，然此為獨資商號名稱，並非商標使用，尚難據此認定被告公司有何攀附原告商譽之惡意，故原告此部分主張，尚不足採。

　⒋綜上，被告公司使用「光動能」字樣於附表三所示之商品外包裝，雖有可能造成相關消費者混淆誤認之虞，惟被告公司得主張商標法第36條第1項第4款之善意先使用抗辯，不受系爭商標權之拘束，故原告依商標法第68條第1款、第69條第3項規定，請求被告連帶負損害賠償責任，即屬無據。

㈣綜上所述，附表一、二所示系爭契約、型錄紅框標示使用「光動能」文字，並非作為商標使用，故自無侵害系爭商標權；附表三所示商品外包裝標示使用「光動能」文字，雖足以使相關消費者認識其為被告公司之商標，與系爭商標構成混淆誤認之虞，然被告公司得主張商標法第36條第1項第4款之善意先使用，亦無侵害系爭商標權。因此，原告主張被告應連帶負損害賠償責任，並無理由。至本件被告公司有無侵害系爭商標之故意或過失及其餘爭點，則均無論駁之必要，併此敘明。

六、從而，原告依商標法第69條第3項、公司法第23條第2項之規定，請求被告連帶負損害賠償及法定遲延利息，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。　　　　

八、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第78條。　　　　　

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　16　　日

智慧財產第二庭

法官　王碧瑩

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上

訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但

書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附

具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所

定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上

訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　16　　日

　書記官　張君豪

附註：

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師

為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律

師資格者，不在此限：

一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟

法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴

訟事件。

三、第二審民事訴訟事件。

四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他

事件之聲請或抗告。

五、前四款之再審事件。

六、第三審法院之事件。

七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為

法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經

法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。

附圖：