裁判字號：最高法院102年台上字第837號民事判決
裁判日期：民國102年05月08日
裁判案由：侵害商標權有關財產權爭議
最高法院民事判決一○二年度台上字第八三七號上訴人添進裕機械股份有限公司法定代理人 蕭政男 訴訟代理人 楊美玲 律師被上訴人 蕭敏男 訴訟代理人 林雅君 律師被上訴人寶旺機械有限公司法定代理人 蕭智杰 訴訟代理人 蘇文生 律師上列當事人間因侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國一○一年十月二十五日智慧財產法院第二審更審判決（一○○年度民商上更㈠字第二號），提起上訴，本院判決如下：
主文原判決關於駁回上訴人請求被上訴人蕭敏男給付新台幣一億零八百十九萬九千四百零一元即逾新台幣九十七萬七千一百三十元本息之訴及駁回上訴人之上訴暨該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。
其他上訴駁回。
第三審訴訟費用關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。
理由本件上訴人主張：伊營業項目為製造印刷機、捆包機、封箱機、紙板盒捆紮機、裁紙機、送紙機、瓦楞紙箱機等（下稱印刷機等）機械五金器材，於民國八十七年間向經濟部智慧財產局（下稱智財局）以英文名字（TIENCHINYUMACHINERYMANUFACTURING
CO.,LTD.）縮寫「TCY」註冊商標，專用期間自八十七年七月一日起至九十六年六月三十日止。被上訴人蕭敏男為伊公司之董事，並擔任伊之總經理，嗣因涉及背信而遭解職，離職之際，先於九十一年一月二十三日指示訴外人 游秀香 、 林群淑 、 劉松發 、李駿謙、 鄭春松 、 曾明仁 、 王秋遠 （下稱游秀香以次七人）分別竊取、重製伊之機台製造單、合約書、客戶資料、設計圖等財物搬至他處（蕭敏男涉犯背信罪，並經刑事法院判決有罪確定）；復於同年一月三十一日成立名稱與伊相似之第一審共同被告添進億機械股份有限公司（下稱添進億公司），利用上開竊取、重製伊之設計圖及客戶資料等，使伊之客戶誤與之交易，同年四月二十四日經桃園縣政府警察局平鎮分局（下稱平鎮警分局）搜索，蕭敏男自知無法以添進億公司名稱營業，遂於同年月二十六日完成第一審共同被告貝斯特機械股份有限公司（下稱貝斯特公司）設立登記，取代添進億公司繼續營業。旋平鎮警分局於同年五月二日再次搜索，蕭敏男乃於同年月十五日另成立被上訴人寶旺機械有限公司（下稱寶旺公司）設立登記，取代貝斯特公司繼續營業至今。其間寶旺公司於九十一年、九十二年之客戶訂單中有部分為伊所有之機型，販售對象亦為伊之客戶，其利用上開竊取、重製伊之設計圖及客戶資料，製造機械售予伊之客戶，使伊喪失原應可得之營業利益，受有計美金一千五百四十二萬七千二百九十六元之損害，被上訴人應依法連帶負損害賠償責任。又被上訴人上開行為，亦屬不當得利，伊亦得請求其返還所受之利益。另寶旺公司利用蕭敏男以不正當方法，更獲得伊之產銷機密致伊受有損害等情，爰依民法第一百八十四條、不當得利之法則、民法第二十八條、公司法第二十三條、營業秘密法第十二條第一項及公平交易法第三十一條、第三十二條等規定，於刑事訴訟程序附帶提起民事訴訟，以先位聲明，求為命被上訴人連帶給付伊新台幣（未特別標明幣別者，下同）一億零九百十七萬六千五百三十一元，及自訴狀繕本送達翌日即九十三年一月十九日起加算法定遲延利息；並以備位聲明，求為命寶旺公司給付伊同金額本息之判決（上訴人於第一審原請求被上訴人給付美金，迨至原審更審前始變更給付新台幣。又逾上開請求部分及對添進億公司、貝斯特公司請求部分，經第一審判決上訴人敗訴後，未據其聲明不服，不予贅列。另原審於更審時，維持第一審判命蕭敏男給付九十七萬七千一百三十元本息部分，依法不得上訴而告確定；再上訴人係於原審始追加民法第一百八十四條第二項、營業秘密法及公平交易法等規定而為請求）。
被上訴人則以：蕭敏男憑三十餘年經驗、技術，爭取與客戶締約之機會，並非於上訴人公司任職期間，將上訴人之訂單轉交寶旺公司生產，縱上訴人客戶與寶旺公司交易，為商場公平競爭之結果，難謂對於上訴人有任何侵害行為。又上訴人於九十三年一月八日即已知悉損害及賠償義務人，遲至九十六年十一月二十七日始對寶旺公司請求損害賠償，已罹於二年消滅時效。且蕭敏男並非寶旺公司之負責人，其涉犯之背信罪刑，屬個人之犯罪行為，非於其執行職務加於上訴人之損害，寶旺公司自不負侵權行為責任；另上訴人於九十一年至九十六年之營業額每年皆在成長，亦無損害可言等語，資為抗辯。
原審審理結果，以：上訴人營業項目為製造印刷機機械五金器材，於八十七年間向智財局以其公司英文名字之縮寫「TCY」註冊商標。蕭敏男於九十年十二月間為上訴人董事，並擔任總經理，嗣於九十一年二月二十二日設立添進億公司。旋平鎮警分局嗣於九十一年四月二十四日，前往添進億公司之營業處所搜索，當場扣得數萬張印有添進裕公司名稱、商標之設計圖及存有設計圖檔之電腦光碟片、伺服器。隨貝斯特公司於同年四月二十六日完成設立登記，添進億公司即於同年五月二十日辦理解散登記。其後寶旺公司於同年五月十五日完成設立登記，貝斯特公司即於同年十二月十一日辦理解散之事實，為被上訴人所不爭。而蕭敏男於九十一年一月二十八日利用其擔任上訴人之總經理職務機會，指示游秀香以次七人將上訴人之客戶資料、機台製造單、訂單規格表、機械設計圖、零件表等文件打包搬運至他處存放，涉犯背信罪，經刑事法院判刑確定，有原法院九十五年度上訴字第三四○三號刑事判決可稽。足認蕭敏男係故意以背於善良風俗之方法，加損害於上訴人，上訴人依民法第一百八十四條第一項後段規定，請求蕭敏男負損害賠償責任，自屬有據。又上訴人自承其九十年度之營業收入總額為七億六千二百九十三萬八千六百二十八元，九十一年度營業收入總額萎縮至六億五千三百七十六萬二千零九十七元，因上訴人八十八年度之營業淨利率為0.77%，八十九年度之營業淨利率有1.02%，兩者平均為0.895%，上訴人實際所受損害為九十七萬七千一百三十元，故可請求蕭敏男賠償該金額。惟蕭敏男上述行為乃其個人犯罪行為，與寶旺公司無關，非屬執行職務或業務之範圍，且寶旺公司設立登記負責人為蕭智杰，並非蕭敏男，上訴人依據民法第二十八條、第一百八十八條第一項及公司法第二十三條第二項之規定，請求寶旺公司負連帶損害賠償責任，尚非有據。次依營業秘密法第二條之規定，營業秘密之保護必須具備秘密性、經濟價值及保護措施。而上訴人未能舉證證明其對機台製造單、客戶資料、訂單規格表、機械設計圖、零件表等文件，採取合理之保密措施，被上訴人即無不當取得上訴人營業秘密之行為，且上訴人對被上訴人有何違反營業秘密法及公平交易法之具體事證，均未舉證以實其說，其依營業秘密法第十二條第一項、公平交易法第三十一條、第三十二條之規定及民法第一百八十四條第二項規定，請求被上訴人負賠償責任，即非可取。再者，寶旺公司縱使利用蕭敏男自添進裕公司取得之設計圖、客戶資料等營業資料，進而製造機械之產品售予添進裕公司之客戶，因寶旺公司對上訴人既不成立侵權行為，自無不當得利可言，上訴人依不當得利之規定，請求寶旺公司返還其所受之利益，亦無理由，為其心證之所由得，並說明兩造其餘陳述及證據，無須逐一論述之理由，因將第一審命蕭敏男給付逾九十七萬七千一百三十元本息部分之判決廢棄，改判駁回上訴人該部分之訴；並就其餘先、備位請求被上訴人連帶給付及寶旺公司給付一億零九百十七萬六千五百三十一元本息部分，維持第一審所為其敗訴之判決，駁回上訴人該部分之上訴，復駁回上訴人之追加之訴。
一、關於廢棄發回部分（即上訴人請求蕭敏男給付逾九十七萬七千一百三十元即一億零八百十九萬九千四百零一元及先、備位請求被上訴人連帶給付及寶旺公司給付一億零九百十七萬六千五百三十一元各本息部分）：按侵權行為損害賠償責任之範圍，依民法第二百十六條第一項之規定，除法律另有規定或契約另有訂定外，應填補債權人所受損害與所失利益，乃採完全賠償主義，包括債權人所受之損害（積極損害）及所失之利益（消極損害）。而在消極損害方面，依通常情形，或依已定之計畫、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益，同條第二項復定有明文。準此，如依外部客觀情事觀之，足認其可預期取得之利益，因責任原因事實之發生，致不能取得者，即可認為係所失之利益。是此項所失利益如具有繼續性之狀態，應就債權人在該繼續期間所可預期取得之利益，綜合加以評估調查，不能單以一時一地所失之利益作為認定之標準。若不能證明債權人在該繼續期間可取得利益之數額或證明顯有重大困難者，自非不得依民事訴訟法第二百二十二條第二項之規定，由法院審酌一切情況，依所得心證定其數額。本件蕭敏男於九十一年一月二十八日利用其擔任上訴人之總經理職務機會，指示游秀香以次七人將上訴人之客戶資料、機台製造單、訂單規格表、機械設計圖、零件表等文件打包搬運至他處存放之背信行為，構成侵權行為，為原審所認定之事實。乃原審未就蕭敏男取走上開文件致上訴人所受之積極損害為若干？暨蕭敏男取走該文件係作何使用？使用之期間可持續多久？上訴人因此預期未能取得之利益為何？等情加以調查審認，俾評估上訴人所失利益之數額為若干？即徒以上訴人九十年度與九十一年度之營業收入總額差額之營業淨利率為依據，遽認上訴人所受損害為九十七萬七千一百三十元，而駁回上訴人逾此部分之請求，已嫌率斷。次查原告本於數項訴訟標的為同一聲明之請求，如法院審理結果認其中一項訴訟標的全部或一部無理由時，應就他項訴訟標的調查裁判，以達原告提起客觀合併之訴之目的。而不當得利返還請求權之範圍，係以受益人所受之「利益」為度，至侵權行為損害賠償請求權之範圍，則以被害人所受之「損害」為準。上述「利益」及「損害」之數額非必相同，原告如依侵權行為與不當得利之法律關係請求，倘被告所受之利益多於原告所受之損害時，原告因侵權行為之請求不足額部分，即有再就不當得利之規定裁判之必要。本件上訴人對蕭敏男之部分係依侵權行為及不當得利之法律關係，請求蕭敏男給付一億零九百十七萬六千五百三十一元本息（分見一審卷㈡二五九頁、原審上更㈠字卷㈠二七三頁正背面），原審依侵權行為之法律關係判決蕭敏男給付九十七萬七千一百三十元，而駁回上訴人其餘請求，卻未就上訴人主張之不當得利之法律關係審判，依上說明，亦屬疏略。再者，因侵害行為受利益，致被害人受損害者，亦可構成不當得利，至於是否同時成立侵權行為，尚非所問。此項侵害型不當得利之機能，旨在彌補侵權行為法規範功能之不足，以維護財貨應有之歸屬狀態，俾矯正因違反法秩序預定之財貨分配法則所形成之財貨不當移動之現象。因此，凡因侵害取得本應歸屬於他人權益內容而受利益，致他人受損害，而欠缺正當性者，亦即以不當手段取得應歸屬他人權益內容之利益，從法秩序權益歸屬之價值判斷上不具保有利益之正當性者，即可構成「無法律上之原因」而成立不當得利。本件蕭敏男於九十年十二月間擔任上訴人總經理，嗣離職後於九十一年五月十五日設立寶旺公司，復為原審所認定。而上訴人一再主張：蕭敏男基於上述背信行為取得之設計圖、客戶資料等營業資料，係交付給由其實際負責之寶旺公司製造機械之產品售予上訴人之客戶獲取利益云云（見原審上字卷㈠五三頁、原審上更㈠字卷㈡一四七頁正背面）。且蕭敏男自承其為寶旺公司實際負責人，而以其子蕭智杰名義登記為負責人（見原審上字卷㈡二十八頁）。苟寶旺公司之事業經營權實質上為蕭敏男所控制，寶旺公司又因利用蕭敏男上述背信行為自上訴人處所取得之資料而獲有利益，致上訴人受有損害，則寶旺公司既以不當手段取得在權益內容應歸屬於上訴人之利益，可否謂其不能成立不當得利？尚非全無再予研求之餘地。原審未遑深究，遽以：縱使寶旺公司利用蕭敏男自上訴人取得之營業資料，製造機械之產品售予上訴人之客戶，既不成立侵權行為，自無不當得利可言等詞，進而為上訴人不利之論斷，尤嫌疏略。上訴論旨，執以指摘原判決以上部分為不當，求予廢棄，非無理由。
二、關於駁回部分（即上訴人追加之訴部分）：原審以上揭理由，認上訴人追加民法第一百八十四條第二項、營業秘密法第十二條第一項及公平交易法第三十一條、第三十二條等規定，先、備位請求被上訴人及寶旺公司連帶或單獨賠償損害部分，尚非正當，因而駁回上訴人該部分之追加之訴，經核於法並無違誤。上訴論旨，以原審認定事實、取捨證據之職權行使暨其他與判決基礎無涉之理由，指摘原判決該部分為不當，求予廢棄，非有理由。據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項、第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。
中華民國一○二年五月八日
最高法院民事第三庭
審判長法官顏南全
法官王仁貴法官鄭傑夫法官陳玉完法官林大洋本件正本證明與原本無異
書記官中華民國一○二年五月二十一日
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