臺灣臺中地方法院86年度簡上字第308號民事判決

裁判字號：臺灣臺中地方法院86年簡上字第308號民事判決

裁判日期：民國93年04月30日

裁判案由：排除侵害(專利權)

臺灣臺中地方法院民事判決八十六年度簡上字第三○八號
上訴人德保有限公司法定代理人戊○○訴訟代理人乙○○被上訴人甲○訴訟代理人王俊凱律師複代理人丁○○被上訴人 福祿壽 三仙製藥廠有限公司法定代理人丙○○訴訟代理人 蔡得謙 律師複代理人 何立斌 律師右當事人間請求排除侵害事件，上訴人對於民國八十六年六月二十五日臺灣臺中地方法院臺中簡易庭八十五年度中簡字第三三○七號第一審判決提起上訴，經本院於民國九十三年四月十六日言詞辯論終結，判決如左：
主文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實
一、上訴人方面：
㈠、聲明：⒈原判決廢棄。
⒉被上訴人甲○應將坐落臺中縣○○鎮○○○段埔子小段一九八地號土地上方，如
附圖一所示Ａ部分、面積六十五平方公尺，如附圖一所示Ｃ部分、面積四百三十六平方公尺，同段一九八之二地號土地，如附圖一所示Ｅ部分、面積二十六平方公尺，合計面積五百二十七平方公尺上方之屋頂隔熱浪板，予以拆除並銷燬，且嗣後不得再裝設使用。
⒊被上訴人福祿壽三仙製藥廠有限公司（下稱福祿壽公司）應將坐落臺中市○○區
○○段○○○○號土地上方，如附圖二所示Ｂ部分、面積四百九十七平方公尺，同段三二八地號土地，如附圖二所示Ｂ部分、面積二百七十三平方公尺，同段四三三地號土地，如附圖二所示Ｂ部分、面積十九平方公尺，合計面積七百八十九平方公尺上方之屋頂隔熱浪板，予以拆除並銷燬，且嗣後不得再裝設使用。
㈡陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱：
⒈訴外人 林宗慶 將「防滲隔熱浪板之結構」新型第00000000號專利權加以
改良，於民國八十二年六月二十九日以「隔熱浪板結構改良」向經濟部智慧財產局申請取得新型第一○六二七三號專利權（下稱系爭專利權），其後讓與專利權予上訴人。系爭專利權之組成包括鋼板、發泡棉層、裝飾紙，主要技術內容與專利請求範圍係就一種「隔熱浪板」及其在搭接部分所做之防滲結構，係由上層為烤漆金屬浪板，下層為裝飾紙，中層為隔熱之ＰＵ發泡劑，並利用ＰＵ發泡劑將鋼板及裝飾紙黏為一體，為主要特徵；又鋼板設有多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置空間及搭接部，而應搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，係本件專利權真正特徵所在。系爭專利權係之前專利的改良，在於使習知浪板僅一邊具有導引槽之缺失，改良成兩邊兼具導引槽，使其達到較佳之防滲效果，提供施工更為方便迅速、節省材料浪費及防止水分滲透產生滴水之功效，合先敘明。
⒉被上訴人福祿壽公司所使用之屋頂浪板係訴外人東亞石棉公司（下稱東亞公司）
製造，經經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）鑑定結果，認定其材料、構造、特徵與上訴人之系爭專利權範圍相同，惟原判決以偏頗草率之違誤認事稱：「現場受鑑定物品因組合後有變形，浪板無明顯之槽孔，及無法得知其內部是否皆形成有導引槽，或具有專利案說明書所指，於疊置覆蓋後在高起緣兩側具導引槽，可防止隙縫產生毛細管原理之滲水、滴水現象之功效」。其次，被上訴人甲○屋頂所使用之浪板為訴外人銓煒興業股份有限公司（下稱銓煒公司）所製造，其系爭隔熱浪板亦僅顯示高起緣之一側形成有槽孔，而另一側則無明顯之槽孔（只形成重合狀），與上訴人系爭專利權強調之兩側導引槽不符，且現場高起緣又有變形，無從判斷與上訴人系爭專利權相符，而據以為上訴人不利之判決。惟現場產品因施工組合後略有變形，並不表示即與系爭專利權不同，況本專利權係一隔熱浪板結構改良（即材料）之專利，並非組合後之整體組合產品之專利，系爭產品之特徵因施工關係而不明顯乃屬當然，再者，被上訴人所使用之產品，其材料、結構、外觀形狀均與系爭專利權完全相同，原判決僅以因施工後略有變形無法明顯據以判定異同，其判決依據過於草率。
⒊按行政院法院七十三年度判字第一一八三號裁判要旨指出，所謂「申請前已見於
刊物或已公開使用」並不以兩物品之形狀，構造或裝置完全同一為必要。依專利法第一百零三條第二項規定，新型專利範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。就中華工商研究院於九十二年八月二十九日智專鑑法禧字第九二○九○○三號所作專利權侵害鑑定研究報告書，其鑑定之過程及審查方式未依「專利同一性質之實質審定原則」辦理，致其鑑定結果完全錯誤，是該鑑定自不足採，其鑑定報告內容顯有違誤，茲說明如下：
⑴按鑑定侵害判斷之流程中，全要件原則分析專利權之申請專利範圍，其所有構成
要件及侵害行為人所有構成要件，遂一加以比對，若待鑑定物樣品具有申請專利範圍的每一個構成要件，其技術內容相同者，可依此認定兩者為相同。查系爭鑑定報告書指出待鑑定物「標示及實品」待鑑定物所有人被上訴人福祿壽公司及甲○，使用之隔熱浪板結構，其大體包括：①具有良好隔熱及隔音效果之發泡棉層；②設有多處凸起緣之烤漆金屬鋼板；③附著於底面之裝飾紙利用發泡層將鋼板及裝飾紙黏為一體。上述鑑定報告內容所揭示其大體要件所組成之結構，明顯係摘錄自系爭專利權申請專利說明書之專利請求範圍所涵括，本件侵權行為應可認定，不能因鑑定人認事不當或違背事實之判斷而為本案之結論依據。
⑵又依照待鑑定物結構體相片，可清楚分辨有發泡層、鋼板、裝飾紙，所構成之結
構要件。惟鑑定報告竟將系爭專利權之「鋼板設有多處高起緣之左右兩側導引槽」以文字引述成「每一隔熱板最邊緣之高起緣之一側，均設有一導引槽」，避未論及隔熱浪板高起緣之「另一側」，系爭鑑定報告顯有錯誤，不足採信。
⑶待鑑定物所組成之結構及搭接部份兩側設有圓弧凹槽，隔熱浪板高起緣之兩側均
有導引槽，依全要件原則分析判斷，皆為本件所請求之專利範圍所涵蓋，且實質相同。惟系爭鑑定報告書既然認定待鑑定物之高起緣及搭接部圖，並明確指出有兩個圓弧凹槽，而圓弧凹槽下方則為導引槽，然而，卻僅引述隔熱板最邊緣之「一側」作為論述，顯然未依現場採證之待鑑定物相片，實施鑑定。而鑑定報告認為被上訴人待鑑定物不適用全要件分析及均等論分析為判斷，明顯與待鑑定物相片所呈現之事實相違。
⑷另系爭鑑定報告書關於全要件分析揭示待鑑定物構件ｃ部分亦具有相同之高起緣
之鋼板，且鋼板「兩邊」之高起緣各設有「導引槽」，經比對分析後相符。然全要件分析已稱待鑑定物之高起緣鋼板兩邊各設有導引槽，而又為何系爭鑑定報告書關於構件ｆ部分引述待鑑定物，僅設有一邊導引槽？兩相比較極為矛盾。再則要件Ｃ部分及待鑑定物構件ｃ部分，兩者之鋼板所設之導引槽及搭接部之手段及方式相同，且組合型態、特徵、要件均屬相同。惟中華工商研究所之鑑定報告在全要件及均等論比對時，既認為構件ｃ部分與系爭專利權之要件ｃ部分已為相符合之論斷，卻又在同一事實之情況下，在全要件及均等論時比對構件ｆ部分，認為與系爭專利權之要件Ｆ部分不符合，前後矛盾，足證該鑑定報告，嚴重違反專利審定原則，在同一事項中重覆鑑定，作為不同論述及結論，期難公正云云，即非可採。
⑸鑑定之相片編號⑤、⑥為搭接處之扣接結構之隔熱浪板下層裝飾紙無縫細之密合
情形與待鑑定物相片編號⑨、⑩比對，易見兩片隔熱浪板分開距離之間格甚大，而從相片中可查看出待鑑定物之圓弧凹槽及導引槽非因自然腐蝕所造成之變形，由曲線狀之損壞情形來看，勢必遭人故意破壞所致。相片編號⑦、⑧仍見損壞，該相片明顯揭露出待鑑定物之結構係由發泡劑發泡後將鋼板及裝飾紙黏為一體之元件所組成，而待鑑定物構成亦利用製造隔熱浪板時即已在搭接部設中層發泡層、下層裝飾紙等組件方式，於搭接時無需刮除發泡棉及裝飾紙，達到可節省材料並快速施工之目的，故待鑑定物之技術手段均與本專利申請範圍要件所載述內容相符，足證待鑑定物實屬侵害專利權無誤。相片編號⑪、⑫、⑬、⑭，乃可從相片中清楚辨視待鑑定物之鋼板設有左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，搭接部之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，系爭鑑定報告竟引述只有一側導引槽，顯與事實不符。
⑹另證人 江天禧 到庭所作證詞與鑑定報告及待鑑定物所呈現之兩側均設有導引槽之
事實不符，且採證現場上訴人曾當場請求證人江天禧另選擇較完整之處採樣，結果鑑定人未予採納意見，採證過程明顯專挑已損壞之隔熱浪板拍攝，足證系爭鑑定報告不足採信。另上訴人亦無要求鑑定人承諾任何事項，更無說出庭應訊時要小心等語，顯然證人江天禧之言詞自有不當。另鑑定人於現場即曾表示系爭待鑑定之隔熱浪板有侵害上訴人之專利權，如今卻作出相反之鑑定內容，自有疑問。⑺綜上，專利審定原則，首按全要件原則予以分析判斷，倘全要件不符合，則再以
均等論原則分析討論。本件待鑑定物，僅就全要件分析即可判斷皆為專利所請求之專利範圍所涵蓋，因此無須再以均等論討論之。然系爭鑑定報告書僅借文字，用詞之不同，作為鑑定，顯有誤導混淆審判之虞，不足採用。
⒋又被上訴人甲○所使用系爭隔熱浪板為訴外人銓煒公司所製造，經本院九十年度
聲字第二五三號保全證據，至現場拍攝製成照片，送請國立中興大學鑑定作成機鑑（90）字第○三八號鑑定報告，而被上訴人福祿壽公司所使用系爭隔熱浪板係訴外人東亞公司製造經本院九十年度聲字第二五二號保全證據，至現場拍攝製成照片，送請國立中興大學鑑定作成機鑑（90）字第○一○號鑑定報告，均認為有侵害系爭專利權，且從照片中可清楚看出金屬浪板設有多處凸起之高起緣、圓弧凹槽及兩側導引槽等事實。
㈢證據：除援用第一審所提證據外，補提經濟部中央標準局八十六年二月二十一日
臺專（判）○五○一七字第一○六四九一號函影本一份、八十六年四月三十日專利侵害鑑定報告影本一份、臺灣臺中地方法院八十四年度訴字第一○七七號民事判決影本一件、中國機械工程學會中機（）發字第○二四號函影本一件、八十六年三月二十七日專利侵害鑑定報告書影本一份、行政法院八十八年度判字第一九七一號判決影本一份、經濟部智慧財產局八十九年七月十日智專三（三）○六○○七字第○八九八九○○一一三九號專利舉發審定書影本一份、經濟部九十一年十一月二十二日經授中字第○九一三四○一二一四○號函暨其附件影本一份、經濟部九十一年十一月二十二日經授中字第○九一三四○一二一五○號函暨其附件影本一份、經濟部九十一年十一月二十二日經授中字第○九一三四○一二一三○號函暨其附件影本一份、甲○戶籍謄本影本一件、己○○戶籍謄本影本一件、南投地方法院九十年度重訴第一三三號通知書影本一件、南投地方法院九十年度重訴第一三四號通知書影本一件、臺灣桃園地方法院桃園簡易庭八十五年度桃簡字第五五○號民事判決影本一份、臺北高等行政法院判決（九一）院百仁股九○訴二八五四字第一九三六八號確定證明書影本一紙、臺北高等行政法院九十年度訴字第二八五四號判決影本一件、臺灣桃園地方法院桃園簡易庭八十八年度桃簡字第七二一號民事判決影本一份、經濟部智慧財產局九十二年二月十八日（九二）智專三（三）○五○二五字第○九二二○一五四四五○號專利舉發審定書影本一份、經濟部智慧財產局九十一年十二月十九日（九一）智專一（一）一四○○六字第○九一一一○二四九七○號函影本一份、國立中興大學收費表格影本一紙、臺灣高等法院臺南分院九十二年度抗字第四九二號民事庭通知書影本一紙、臺灣高等法院臺南分院九十二年度抗字第四九四號民事庭通知書影本一紙、臺中市工務局建造執照影本一紙、訴外人 林碧芳 新建工程圖及屋頂平面圖影本一份、臺灣桃園地方法院九十二年十二月八日 桃院 祺執九十二年執七字第二一一九七號函影本一份、系爭鑑定報告書第二十五頁、第四十二頁、第二十九頁、第二十七頁、第四十三頁、第四十四頁、第三十頁節本影本各一件、臺灣臺中地方法院九十年度聲字第二五三號保全證據鑑定報告書影本一份、臺灣臺中地方法院九十年度聲字第二五二號保全證據相片影本一份、財團法人中華工商研究所八十九年九月二十九日所作鑑定報告書影本一份、臺灣桃園地方法院桃園簡易庭八十六年度桃簡字第三八七號民事判決影本一份、國立中山大學九十三年一月五日專利鑑定報告影本一份、專利圖說圖一影本一份、專利圖說圖三影本一份、鑑定人庭呈圖說影本二份、上訴人委託財團法人中華工商研究院九十年五月二十五日鑑定報告書影本一份、鑑定人現場採證相片二幀、上訴人拍攝集水槽拆除之相片四幀、鑑定人於九十二年十月九日相片十四幀、本院九十三年二月四日準備程序筆錄影本一紙、國立中興大學機鑑（90）字第○三八號鑑定報告書影本一份、國立中興大學機鑑（90）字第○五一號鑑定報告書影本一份、國立臺灣科技大學九十三年三月十一日鑑定報告書影本一份，並聲請訊問財團法人中華工商研究院鑑定人江天禧、國立中興大學鑑定人。
二、被上訴人甲○方面：㈠聲明：駁回上訴。
㈡陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱：
⒈本件上訴人所創作之「隔熱浪板結構改良」，向經濟部智慧財產局申請取得新型
第0000000號專利權，以其被侵害為由，請求排除侵害，然查系爭專利權目前尚有舉發九至舉發十四等六件舉發正由經濟部智慧財產局審查中，此有專利案件狀態資料查詢單、訴願書為憑。
⒉被上訴人所有門牌號碼臺中縣○○鎮○○路十九之二三號建物之屋頂所使用之隔
熱浪板，與系爭專利權不同，自無侵害可言：查上訴人之系爭專利權，依更正後之申請專利範圍說明書記載：其鋼板為烤漆金屬浪板，設有多處凸起之高起緣，為加強該鋼板之強度；及高起緣設左右兩個導引槽，且預留預搭擠之搭接部．．．，其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構。然被上訴人之房屋頂所使用之隔熱浪板，僅高起緣設一個導引槽，且鋼板於頂搭擠之高起緣設單向導引槽，形成浪板搭接處之密合覆蓋結構，顯見二者之構造、利用之方式、功能及達到之結果不同，二者為實質不相同，自無侵害專利權。亦經經濟部智慧財產局進行鑑定結果，認被上訴人之房屋頂之浪板僅顯示於高起緣之一側形成有槽孔，而另一側則無明顯之槽孔，只形成重合狀，故與系爭專利權所示主要特徵不同，足證被上訴人確未侵害上訴人之專利權，至為灼然。
⒊就被上訴人有無侵害上訴人專利權乙節，經本院囑託中華工商研究院進行系爭專
利權鑑定，依據經濟部智慧財產局之「專利侵害鑑定基準」進行鑑定，鑑定程序及分析均詳細確實，自屬客觀公正可採，認為被上訴人所使用之系爭浪板，並未侵害上訴人之專利權，而作出以下鑑定報告：「認定系爭專利之鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽，亦即於搭接處之高起緣左右兩側各設有一導引槽以利排水，而待鑑定物即系爭浪板其每一隔熱板最邊緣之高起緣之一側，均僅設有單一導引槽，以利於排水效果，兩者雖均於高起緣設有導引槽，但專利說明書中指出須設有左右兩導引槽以增進防水之效用，改進單一導引槽之缺失，此結構為系爭專利範圍之特徵之一，而待鑑定物卻僅設有一邊導引槽，經比對分析後不相符。且設置左右兩導引槽乃本專利範圍之必要構件，無法以單一導引槽均等之，故待鑑定物並無相同之構件與技術手段達到相同之功效與目的，故待鑑定物與本件新型專利申請專利範圍之技術構成，其所使用之技術思想範圍暨達成目的、功效與申請專利範圍不相同，故不適用均等論原則，即構成實質不相同」之鑑定結論。與原審囑託經濟部智慧財產局鑑定之結論相同。是以被上訴人所使用之系爭隔熱浪板，並未侵害上訴人之專利範圍，洵堪確定。
⒋被上訴人認為上訴人所提每坪五百五十元之和解金額過高，且與市場行情不符，故不同意其和解金額。
㈢證據：除援用第一審所提證據外，補提上訴人委託中國機械工程學會鑑定一覽表
影本一份、專利案件狀態資料查詢單影本一份、訴願者節本影本一份、上訴人之呈報狀影本一份、中興大學之鑑定報告影本四紙、臺灣彰化地方法院九十二年五月十九日彰院鳴民樂九十一年度訴字第九三五號函件影本一份、臺灣高雄地方法院九十二高貴民忠九十一訴三○三○字第四八七一號函影本一份、上訴人委託中國機械工程學會鑑定之更正一覽表影本一份。
三、被上訴人福祿壽製藥廠有限公司方面：㈠聲明：駁回上訴。
㈡陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱：被上訴人並未於門牌號碼臺
中市○○區○○○○○路○○號之廠房使用系爭專利權之隔熱浪板，因此無侵害上訴人之系爭專利權之情事，況本件經兩造合意後，由法院囑託中華工商研究院進行系爭專利權鑑定，並至被上訴人廠房取樣、調取相關資料，依全要件原則、均等論進行比對分析後，認定被上訴人廠房所使用之系爭隔熱浪板，其構件內容、特徵暨達成功效等，與系爭專利權之技術及達成效果實質上不相同。另鑑定機關依據上訴人所提出之專利說明書第三頁至第五頁，明白表示系爭專利權目的在於改良習知浪板僅一邊具有導水槽之缺失，達到較佳之防滲效果；再參照上訴人於臺北高等行政法院九十年度訴字第二八五四號判決書第八頁，提出系爭專利權之創作目的、功效乃為改善習知前案僅具單側導引滲水之缺點。依此可知，上訴人之系爭專利權設有左、右兩側導引槽之特徵，實無法將僅具有單側導引槽之被上訴人廠房所使用隔熱浪板均等之。且單側導引槽早已為習知技術，為公眾所能普遍利用者，與上訴人系爭專利權相較，無法適用全要件原則與均等論原則，即構成實質不相同。足證被上訴人未侵害上訴人之系爭專利權甚明。上訴人空言主張伊系爭專利權受有侵害，請求被上訴人拆除系爭隔熱浪板，洵無理由。
㈢證據：援用第一審所提證據。
理由
一、本件上訴人起訴主張系爭專利權為其所有，被上訴人甲○所有坐落臺中縣○○鎮○○○段埔子小段一九八地號土地上方，如附圖一所示Ａ部分、面積六十五平方公尺，如附圖一所示Ｃ部分、面積四百三十六平方公尺，同段一九八之二地號土地，如附圖一所示Ｅ部分、面積二十六平方公尺，合計面積五百二十七平方公尺及被上訴人福祿壽公司所有坐落臺中市○○區○○段○○○○號土地上方，如附圖二所示Ｂ部分、面積四百九十七平方公尺，同段三二八地號土地，如附圖二所示Ｂ部分、面積二百七十三平方公尺，同段四三三地號土地，如附圖二所示Ｂ部分、面積十九平方公尺，合計面積七百八十九平方公尺上方之隔熱浪板均有侵害上訴人之專利權，上訴人自得請求被上訴人將屋頂之隔熱浪板拆除，至於本件雖送請中華工商研究院鑑定結果，認為系爭前揭所示之隔熱浪板並未侵害上訴人之專利權，然本件待鑑定物，僅就全要件分析即可判斷皆為專利所請求之專利範圍所涵蓋，因此無須再以均等論討論之。然系爭鑑定報告書僅借文字，用詞之不同，作為鑑定，顯有誤導混淆審判之虞，且採證過程未依照上訴人之指示採證，顯不足採用等語，被上訴人甲○則以上訴人之專利係鋼板設多處高起緣之左右兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構。然被上訴人之房屋頂所使用之隔熱浪板，僅高起緣設一個導引槽，且鋼板於頂搭擠之高起緣設單向導引槽，形成浪板搭接處之密合覆蓋結構，顯見二者之構造、利用之方式、功能及達到之結果不同，二者為實質不相同，自無侵害專利權等語置辯。被上訴人福祿壽公司則以本件經兩造合意後，由法院囑託中華工商研究院進行系爭專利權鑑定，並至被上訴人廠房取樣、調取相關資料，依全要件原則、均等論進行比對分析後，認定被上訴人廠房所使用之系爭隔熱浪板，其構件內容、特徵暨達成功效等，與系爭專利權之技術及達成效果實質上不相同，況上訴人之系爭專利權設有左、右兩側導引槽之特徵，實無法將僅具有單側導引槽之被上訴人廠房所使用隔熱浪板均等之。且單側導引槽早已為習知技術，為公眾所能普遍利用者，與上訴人系爭專利權相較，無法適用全要件原則與均等論原則，即構成實質不相同。足證被上訴人未侵害上訴人之系爭專利權甚明等語資為抗辯。
二、經查，上訴人主張系爭專利權係由訴外人林宗慶將「防滲隔熱浪板之結構」新型第00000000號專利權加以改良，於八十二年六月二十九日以「隔熱浪板結構改良」向經濟部智慧財產局申請取得新型第一○六二七三號專利權（即新型專利公告編號第二二九六二０號「隔熱浪板結構改良」），其後讓與專利權予上訴人。而系爭專利權之組成包括鋼板、發泡棉層、裝飾紙，主要技術內容與專利請求範圍係就一種「隔熱浪板」及其在搭接部分所做之防滲結構，係由上層為烤漆金屬浪板，下層為裝飾紙，中層為隔熱之ＰＵ發泡劑，並利用ＰＵ發泡劑將鋼板及裝飾紙黏為一體，為主要特徵；又鋼板設有多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置空間及搭接部，而應搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，系爭專利權係之前專利的改良，在於使習知浪板僅一邊具有導引槽之缺失，改良成兩邊兼具導引槽，使其達到較佳之防滲效果，提供施工更為方便迅速、節省材料浪費及防止水分滲透產生滴水之功效等情，提出專利證書、專利公報影本各一份為證，被上訴人對上情亦不爭執，堪信為真。
三、次查，本件上訴人主張被上訴人所有之前揭隔熱浪板，經兩造合意送請中華工商研究所鑑定後，該鑑定單位依照於實地勘查被上訴人所設之隔熱浪板實品，及參酌向經濟部智慧財產局所調閱之相關資料之結果，分別依照「全要件原則」、「均等論」及「禁反言」進行比對分析，其結論均認為待鑑定物其構件內容、特徵暨達成成功效等，與系爭專利權之申請專利範圍所主張之技術及達成效果實質不相同，不為系爭專利之申請範圍所涵括，此有專利權鑑定研究報告書一紙附卷可參。
四、復查，本件係由中華工商研究所派遣江天禧至現場查勘取樣，而證人江天禧到庭證稱：本件鑑定是我承辦，因為是囑託案，且囑託公文有二個待鑑定地點，都有會同兩造一起到現場查看，兩造都有到現場，我去現場時，兩造配合帶我前往勘查實物狀況，兩造當時並沒有提出異議，我現場沒有承諾上訴人待鑑定物有侵害上訴人的專利，也沒有在現場直接表示待鑑定物有侵害上訴人的專利，而且兩造並沒有就我所看的東西不是待鑑定物提出異議，勘查後也沒有任何正式書面提出異議，另我在二處現場確定沒有跟他做任何承諾，待鑑定結果出來，上訴人法定代理人沈先生打電話要我們小心一點。他說當場我有答應他，為何結果不一樣，我說我們是照我們的鑑定流程來鑑定，而且我當場並沒有承諾任何事項，他會這樣問我，我不知道他為何會這樣問等語，更何況本院於九十二年八月二十九日中院 松民簡 八十八簡上第三０八字第七四五０四號囑託鑑定函（副本於九十二年九月十日送達於上訴人），對於鑑定過程所需取樣若生疑義，致需本院至現場取樣，應以電話連繫，本院另行擇期至現場採樣，而上訴人於鑑定時既均至現場，對於鑑定人之取樣既未對於鑑定人表示意見，亦未向本院提出異議，上訴人主張其於鑑定採樣時，其於採證現場曾當場請求證人江天禧另選擇較完整之處採樣，結果鑑定人未予採納意見，採證過程明顯專挑已損壞之隔熱浪板拍攝，及對於鑑定之採樣曾表示異議，及鑑定人於現場即曾表示系爭待鑑定之隔熱浪板有侵害上訴人之專利權云云，除與證人江天禧所證述之情形不符外，上訴人亦未能舉證以實其說，其此部分之主張，即非可採。
五、繼查，被上訴人福祿壽公司及甲○所有之隔熱浪板，依照鑑定人採樣之照片皆顯鋼板突起處有二處設有圓弧凹槽，但均僅一側設有導引槽，此亦可參照鑑定報告所附圖片可參，復查，本件雖經上訴人質疑鑑定所採樣之照片，聲請本院命鑑定人將所有鑑定時所有採樣之照片製成光碟存證，並經鑑定人將所有照片製成光碟片附卷後，本院審查照片所示之隔熱浪板，固均僅外觀可清楚分辨有發泡層、鋼板、裝飾紙等結構，然亦僅鋼板外側突起處有二圓弧凹槽，關於鋼板下方搭接處均僅有一處設有導引槽，未見同時有二處設有導引槽之情形，此亦可參照上訴人所提之九十二年十月九日相片十四幀附卷（即編號①至⑭）足參，況證人江天禧亦到庭證稱：被上訴人福祿壽公司及甲○所有之隔熱浪板，我確實去現場查看，都只有一個導引槽，有照片為證，且被上訴人甲○部分之照片一側乃因年久失修翻起來，並不是真的有導引槽等語，足見被上訴人福祿壽公司及甲○所有之隔熱浪板確實均僅有一側設有導引槽，並非兩造均設有導引槽，上訴人主張鑑定報告關於被上訴人甲○之隔熱浪板從相片中可查看出待鑑定物之圓弧凹槽及導引槽非因自然腐蝕所造成之變形，由曲線狀之損壞情形來看，勢必遭人故意破壞所致，搭接部之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，系爭鑑定報告竟引述只有一側導引槽，顯與事實不符云云，復未能具體舉證以實其說，自難採信。
六、另關於鑑定報告理由及內容部分：㈠關於被上訴人甲○之隔熱浪板部分：
⒈鑑定報告對於待鑑定物鋼板部分（即要件Ｃ部分），為隔熱板上層為一般烤漆金
屬浪板，浪板設有多處高起緣處，且於每一隔熱板最邊緣之高起緣一側，設有導引槽，而相對於具有導引槽之另一邊高起緣，則其下方設有搭接部（即構件ｃ部分），與系爭專利權其鋼板部分為烤漆金屬浪板，設有多處凸起之高起緣，為加強該板之強度，及高起緣設有左右兩側導引槽，且預留預搭擠之搭接部，故鑑定報告認為系爭專利其組成型態為隔熱浪板之上層設有具多處凸起之高起緣，在隔熱浪板與另一隔熱浪板搭接的高起緣設有左右兩側導引槽，而在該高起緣的另一邊設有搭接部，該搭接部不具有中層發泡棉及下層裝飾紙，而待鑑定物，亦具有相同之高起緣之鋼板，且鋼板兩邊緣之高起緣各設有導引槽及搭接部，兩造組合型態、要件相同，故認為待鑑定物與系爭專利權之範圍要件相符。至於系爭專利權鋼板設有多處高起緣之左右兩側導引槽之特徵部分（即要件Ｆ部分），茲因待鑑定物為每一隔熱板之高起緣之一側，均設有一導引槽（即構件ｆ部分），而系爭專利權鋼板設有多處高起緣之左右兩側導引槽，亦即於搭接處之高起緣左右兩側各設有一導引槽以利排水；而待鑑定物固為每一隔熱浪板邊緣之高起緣之一側均僅設有單一導引槽，以利排水效果，兩者相較之下，雖均於高起緣設有導引槽，但專利說明書中既指出須設有左右兩側導引槽以增進防水之效用，改進單一導水槽之缺失，此結構為系爭專利權之特徵之一，而待鑑定物卻僅設有一邊導引槽，故待鑑定物此部分之構件，與系爭專利權之申請專利範圍之特徵不相符，自不符「全要件原則」。
⒉又系爭專利權（即要件Ｃ部分）既為隔熱浪板之上層為烤漆金屬鋼板，該鋼板利
用表面設有多處凸起之高起緣以增加強度且於搭接縫細中滲水之目的，另相對於設有導引槽之另一邊高起緣，則預留有搭接部，該搭接部利用不設有發泡棉層及裝飾紙手段方式，達到便於搭蓋於另一隔熱浪板，藉此達到組裝成具有良好排水防滲及隔熱、隔音之浪板目的，而待鑑定物（即構件ｃ部分），僅由鋼板一邊高起緣之一側所設之導水凹槽，可防止雨水滲漏，再者亦相對於具導水凹槽的另一邊高起處設有搭接部，該搭接部已先行將發泡棉層及裝飾紙剔除，以便於搭蓋於另一隔熱浪板，藉此達到組裝成具有良好排水防滲及隔熱、隔音之浪板目的，相較之下，二者使用之鋼板及於鋼板所設導引槽及搭接部之手段方式相同，且達到防滲及搭接方便之目的均相同，故此部分係符合均等論之原則，但系爭專利權鋼板於高起緣處的左右兩側均設有導引槽之特徵部分（即要件Ｆ部分），此處所設兩側導引槽其乃利用一側導引槽導引部分集水流走，而另一側之導引槽可以將可能內滲之集水導引出，達到雙重防滲之較佳之屋頂防水目的，而待鑑定物（即構件ｆ部分）僅於為每一隔熱板之高起緣之一側設置一導引槽（即構件ｆ部分），藉此導引槽將滲入之集水排出，達到防止滲水之目的。二者雖均利用設置於鋼板高起緣導引槽的手段方式，達到便於將集水排出、防止滲水的目的，但參酌系爭專利權之專利說明書之創作說明可知，系爭專利權之特徵之一即為設置左右兩槽，以便改善僅於一側導引槽將部分集水排出後，仍有滲水之虞，故而於另一側增設另一導引槽，使其更能杜絕滲水，其防水作用更勝僅設置單一導引槽之隔熱板，由此可知設置左右導引槽乃系爭專利權之必要構件，無法以單一導引槽均等之，故而待鑑定物並無相同之構件與技術達到相同之功效與目的，是此部分亦不符均等論之原則。
㈡關於被上訴人福祿壽之隔熱浪板部分：
待鑑定關於構件ｃ及ｆ部分與被上訴人甲○之隔熱浪板關於構件ｃ及ｆ部分，經鑑定人派員至現場查看及採樣後，認為其情形與被上訴人甲○之情形均相同，故依上開說明，其結論自屬相同，茲引用之，不另重複論述。
㈢綜右所陳，鑑定報告既然對於系爭專利權之範圍與被上訴人所有之待鑑定物為實
際之查看採證，並依照經濟部智慧財產局所公佈之專利侵害鑑定基準，並按照系爭專利權要件Ｃ與Ｆ二處不同之重要特徵所為之鑑定結果，其理由及內容，尚無違誤之處，上訴人指摘：鑑定報告在全要件及均等論比對時，既認為構件ｃ部分與系爭專利權之要件ｃ部分已為相符合之論斷，卻又在同一事實之情況下，在全要件及均等論時比對構件ｆ部分，認為與系爭專利權之要件Ｆ部分不符合，前後矛盾，足證該鑑定報告，嚴重違反專利審定原則，在同一事項中重覆鑑定，作為不同論述及結論，期難公正云云，即非可採。
七、至於上訴人另提國立中興大學機鑑（）字第○三八號及第０五一號鑑定書，欲證明被上訴人之隔熱浪板有侵害其專利權等情，惟查，上開二份鑑定報告，其待鑑定物分別為訴外人銓煒公司與東亞公司受本院保全證據證物（案號分別為本院九十年度聲字第二五三號、第二五二號聲請案件）之照片（一式四張），並由該鑑定單位僅憑該四紙照片逕行鑑定，未派員實際至現場察看，此參酌該鑑定報告內容自明，縱使被上訴人甲○及福祿壽公司分別委請訴外人銓煒公司與東亞公司搭蓋，然被上訴人甲○及福祿壽公司之隔熱浪板早於上訴人於本件起訴前（即八十五年十一月六日），即已搭設完成，其與上訴人於九十年間向本院聲請保全之證物，時間相隔甚久，是否即屬與遭本院保全證據之隔熱浪板屬於相同產品，即非無疑，上訴人對於其於九十年間所聲請保全之證物，與本件被上訴人甲○及福祿壽公司之隔熱浪板之特徵是否相同，復未先證實，即私自委請國立中興大學鑑定，其所為之鑑定報告，自難推翻中華工商研究所之鑑定結果。
八、綜上所述，本件上訴人主張被上訴人之隔熱浪板侵害系爭專利權為不足採，被上訴人抗辯其隔熱浪板未侵害系爭專利權，尚屬可信。是則上訴人依據專利法第八十八條第一項之規定，請求將被上訴人應將所屬之隔熱浪板，予以拆除並銷燬，且嗣後不得再裝設使用，即無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
九、上訴人於本件言詞辯論終結後，於九十三年四月二十日具狀聲請再開辯論，聲請另擇鑑定單位為鑑定，並聲請傳喚鑑定人到場陳述，以查明中華工商研究所派員至現場採證之照片是否屬實等情，惟查，本件既經兩造合意送請中華工商研究所為鑑定，其鑑定結果既經本院採認無誤，且對於上訴人所質疑之事項，業經中華工商研究所派遣證人江天禧到庭證述明白，並就現場採證照片實際情形為證述，堪認本件事證已臻明確，是其聲請再開辯論已無必要，末此敘明。
十、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百三十六條之一第三項、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。
中華民國九十三年四月三十日
臺灣臺中地方法院民事第三庭~B審判長法官張瑞蘭~B法官李悌愷~B法官許石慶右正本證明與原本無異本件不得上訴中華民國九十三年五月四日~B書記官