臺北高等行政法院92年度訴字第1939號判決

裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第1939號判決

裁判日期：民國93年09月30日

裁判案由：有關專利事務

臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第一九三九號
原告法商‧沙諾費─辛芷拉保公司代表人伊莉沙白索雷訴訟代理人 張哲倫 律師（兼送達代收人）
陳長文 律師右一人複代理人 朱柏璁 律師
參加人日商‧三菱製藥公司代表人甲○○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同右訴訟代理人乙○○右當事人間因發明專利申請案主張優先權事件，原告不服經濟部中華民國九十二年二月二十七日經訴字第０九二０六二０四八六０號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加原告之訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：緣原告與參加人前於民國（下同）九十一年九月二十日以「經取代之2─吡啶基─6，7，8，9─四氫嘧啶并｛1，2─a｝嘧啶─4─酮及7─吡啶基─2，3─二氫咪唑并｛1,2─a｝嘧啶─5(1H)酮衍生物」，向被告申請發明專利，經被告編為第000000000號案（下稱系爭案）受理。渠等並於申請書中分別就其專利範圍聲明主張二項優先權之基礎案申請日分別為西元二○○一年九月二十一日及二ＯＯ二年二月二十八日，申請案號數為第00000000．七號（第一項優先權）及第00000000．０號（第二項優先權），受理該申請案之國家（地區）為歐洲專利局（ＥＰＯ）。經被告審查，以九十一年十月二十九日（九一）智專一（二）一五○七一字第九一一二一三二七二九號函，為系爭案不得享有第一項優先權之處分。原告與參加人不服，提起訴願，經遭駁回，遂於九十二年五月五日由共同訴訟代理人代為提起行政訴訟，聲明被告上開處分及訴願決定均應撤銷，並判命被告作成系爭案第一項優先權主張應予受理之處分。惟因未依法檢具委任書，前經本院審判長裁定命其補正，然僅原告補正，參加人日商三菱製藥公司則未補正委任書，經本院於九十三年七月十六日以九十二年度訴字第一九三九號裁定駁回日商三菱製藥公司部分之訴在案。復因系爭案由原告與參加人所共同申請，嗣又共同提起訴願，故本件訴訟標的對原告及參加人必須合一確定，本院爰依行政訴訟法第四十一條之規定，裁定命參加人獨立參加本件原告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷，並判命被告機關作成系爭案（第一項）優先權主張應予受理之處分。
㈡參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未為任何聲明及陳述。
㈢被告聲明求為判決：駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：原告於我國加入世界貿易組織（WTO）前，先以系爭案之相同發明（基礎案）向歐洲專利局申請專利，於九十一年一月一日我國加入世界貿易組織後，再以系爭案向被告申請專利時，得否主張以其先前向歐洲專利局申請之日期，作為優先權日？
甲、原告主張之理由：
一、本件申請案優先權主張依TRIPS第七十條第二項規定得就本於基礎案所主張之優先權適用TRIPS規定：
㈠本件申請案優先權主張依TRIPS第七十條第二項規定得適用TRIPS相關規定：
⒈查我國加入WTO後「將全面執行TRIPS協定規定，不要求任何過渡期間」（我WTO
入會條約案附件第一冊第八十五頁，詳原告證一號）。按TRIPS第七十條第二項規定：「除本協定另有規定外，本協定對於會員適用本協定之日以前已存在且已受會員保護或日後符合本協定保護要件之標的，亦適用本協定規定」（原文詳原告證二號）。準此，若一標的符合下列二要件：⑴於我國加入WTO之前已存在；⑵該標的日後符合TRIPS保護之要件，則該標的得適用TRIPS相關規定，縱該標的存在於我國加入WTO之前亦同。
⒉查本件申請案基於基礎案所得主張之優先權，於我國加入WTO之日即九十一年一月一日已存在，毫無疑義，符合前開規定第一項要件，核先敘明。
⒊至若本於歐洲專利局基礎案所得主張之優先權是否係符合TRIPS保護要件之標的
？按歐洲專利公約（EuropeanPatentConvention）第六十六條規定：「一合法申請之歐洲專利申請案，於指定之締約國內，等同於各會員國之國內申請案」（原文詳原告證三號）。查原告為法國國民，本件基礎案向歐洲專利局提出申請時已指定於法國等國家（歐洲專利局基礎案專利申請書，詳原告證四號），是基礎案依歐洲專利公約之規定即等同於法國內國之專利申請案，此部分法律爭議，經濟部已於九十一年十一月二十七日以經智字第○九一○二六一七五○○號令承認歐洲專利局基礎案得於我國主張優先權。鑑於法國為WTO會員國，該國之專利申請案自有TRIPS協定適用而受TRIPS相關規範保護，是故，本於基礎案所得主張之優先權亦符合TRIPS第七十條第二項規定所定之第二項要件。
⒋綜上，縱基礎案第一次申請日早於我國加入WTO，依TRIPS第七十條第二項規定，本件申請案所主張之優先權仍得適用TRIPS協定。
㈡依TRIPS第二條第一項規定，本件申請案應適用巴黎公約規定得就基礎案主張優先權：
⒈本件申請案所主張之優先權依TRIPS第七十條第二項規定既得適用TRIPS協定，則
按TRIPS第二條第一項規定：「就本協定第二、三、四篇而言，會員應遵守巴黎公約（西元一九六七年）第一條至第十二條及第十九條之規定」（原文詳原告證五號）。是被告機關就本件申請案優先權審查，依TRIPS第二條第一項規定，應根據巴黎公約相關規範為之。
⒉關於主張優先權之要件，巴黎公約第四條Ａ項第一款規定：「任何人已於任一巴
黎公約會員國適法申請專利者，或係該專利申請案之繼受者，有權於其他會員國申請專利並主張優先權」（原文詳原告證六號）；同條項第二款規定：「任何依巴黎公約會員國國內法所申請之專利申請案，或依巴黎公約會員國所簽署之雙邊或多邊條約所申請之專利申請案，而視其為一般國內申請案者，應給予優先權」（參照原告證六號）。
⒊另按有關優先權期間，巴黎公約第四條第Ｃ項第一款規定：「前開專利優先權期間應為十二個月」（原文參照原告證六號）。
⒋查基礎案根據歐洲專利公約第六十六條規定，視同法國內國之專利申請案，已如
前述。鑑於法國屬巴黎公約會員國，是基礎案符合巴黎公約第四條Ａ項第二款「依巴黎公約會員國所簽署之雙邊或多邊條約所申請之專利申請案，而視其為一般國內申請案者」規定， 洵勘 認定，則原告自得本於巴黎公約前開規定，向同受TRIPS及巴黎公約拘束之我國，依專利法第二十四條第一項規定就基礎案主張優先權。前開論證不僅與我國加入WTO之日期無涉、與原告主張優先權之日期早於九十一年一月一日無關，更自始無關歐洲專利局是否與我國簽署相互承認優先權之互惠協定。被告未及於此，曲解TRIPS第七十條第二項規定，率以基礎案第一次申請日早於我國加入WTO日期（九十一年一月一日），遽為優先權不受理認定，其論據實深違法理。
⒌實則，縱基礎案第一次申請日早於我國加入WTO日期，根據TRIPS第七十條第二項
規定，本件申請案優先權主張於我國仍得適用TRIPS協定。按我國雖非巴黎公約會員國，惟於加入WTO後因適用TRIPS而須遵守巴黎公約規定，則原告自得依TRIPS、巴黎公約及專利法第二十四條第一項等規定，本於基礎案第一次申請日期於我國主張十二個月之優先權。
二、依WTO調解委員會（DisputeSettlementBody）上訴機構（AppellateBody）見解，本件並無TRIPS第七十條第一項適用：
㈠實則，有關TRIPS第七十條第一項規定解釋上之疑義，美國與加拿大前曾就此於
西元二○○○年向WTO調解委員會訴請評斷，該案經爭端解決小組作成有利於美國之評斷（PanelReportinCanada─TermofPatentProduction,WT/DS170/R,5May2000），加拿大不服向上訴機構提出上訴，經上訴機構駁回其上訴並維持原議（ReportoftheAppellateBody,WT/DS170/AB/R,
18September2000，全文詳原告證七號）。該案情略為：⒈依加拿大新專利法，於西元一九八九年十月一日起提出申請之專利申請案，其專
利期間為自申請日起算二十年；依加拿大舊專利法，於一九八九年十月一日前提出申請之專利申請案，其專利權期間則為自核准日起算十七年。加拿大於西元一九九六年一月一日起適用TRIPS協定，美國則於西元二○○○年，就美國於西元一九八九年之前在加拿大提出申請而現仍有效之專利權，主張該等專利權期間應適用新專利法二十年之專利權期間，法律基礎為TRIPS第七十條第二項。
⒉加拿大則主張美國於西元一九八九年之前在加拿大提出申請而現仍有效之專利權
，該等專利權期間應適用舊專利法十七年之專利權期間，因加拿大於西元一九九六年一月一日始適用TRIPS協定，根據TRIPS第七十條第一項規定：「本協定對於會員適用本協定前之行為不具拘束」，是加拿大於西元一九九六年之前就美商所提出之專利申請案所為之受理申請或核准專利等任何行為，皆不受TRIPS拘束。
美國自不得根據TRIPS第七十條第二項規定主張該等專利案應適用加拿大新專利法。
⒊有關TRIPS第七十條第一項規定解釋上之疑義，上訴機構認定：①TRIPS第七十條
第一項所謂「適用本協定前之行為」，係指該行為於適用TRIPS協定前，業經作成、發生或完成，則TRIPS協定不適用該會員之該行為（原文詳原告證七號第十七頁第五十五點第一至四行）；②於智慧財產權領域，區別「行為」及基於行為所創造之「權利」是極為重要之基本觀念（原文詳原告證七號第十七頁第五十六點一至二行）；③本案重要的課題係有權機關基於舊專利法所核准之專利權，是否應適用加拿大其後始受拘束之TRIPS協定，TRIPS第七十條第一項是否應排除所有於一九九六年一月一日之前經加拿大有權機關受理獲核准之專利權（原文詳原告證七號第十七頁第五十七點）；④「行為」係指業經作成；「已發生之行為」係指業經作成且已完成或結束。此等並不包括現存而尚未終結之權利或義務。故前開問題之答案應為否定（原文詳原告證七號第十七頁第五十八點第一至三行）。WTO調解委員會上訴機構最後作成評斷，維持爭端解決小組原議，認定本件不適用TRIPS第七十條第一項規定，駁回加拿大之上訴（詳原告證七號第二十九頁第一○二點）。
㈡根據前開WTO調解委員會上訴機構見解，TRIPS第七十條第一項所稱之行為係指官
方或有權機構之行為，且該行為於會員適用TRIPS之前已作成並已結束，至於「權利」存在於適用TRIPS之前或之後，則非所問。
㈢準此以觀，中華民國於九十一年一月一日加入WTO並適用TRIPS協定，本件申請案
於九十一年五月六日向被告提出申請，被告於九十一年一月一日前就本件申請案並無作成任何「行為」，是故本諸WTO調解委員會上訴機構前開見解，本件申請案當無TRIPS第七十條第一項適用，自不待言。至若本於基礎案所得主張之優先權雖早於九十一年一月一日，惟鑑於TRIPS第七十條第一項所規範者係以官方或有權機關之「行為」為對象，則前開優先權權利存在之時點即與TRIPS第七十條第一項之適用無關。簡言之，原處分見解及訴願決定就TRIPS第七十條第一項之解釋，違背WTO調解委員會上訴機構見解，應無適用餘地，本申請案既無TRIPS第七十條第一項規定適用，則本件申請案根據TRIPS第七十條第二項規定，適用TRIPS第二條第一項、巴黎公約及專利法第二十四條第一項規定，就基礎案主張優先權，即有本據。
三、英國在與我國成立優先權互惠關係後，旋即於該國二○○○年第一一一四號法規文件第五節第五條(b)款中明訂：「雖中華民國與英國之優先權互惠關係生效日為二○○○年五月廿四日，但得據以主張優先權之基礎案則可回溯包括於一九九九年五月廿四日後所提出之中華民國專利申請案」。另瑞典專利局亦認定：於優先權互惠關係生效（亦即，二○○二年七月一日）前向中華民國首次提出之申請案，可作為向該國（瑞典）主張優先權之基礎案，此有該國專利局所出具之聲明可稽（參原告證八號）。足徵引用TRIPS第七十條第二項規定而引據巴黎公約之論據，實為國外專利主管機關處理優先權日期早於該國適用TRIPS協定日期之一貫模式，被告實不應無視於前開國際協定及條約之規定而自外於此等正確見解。
四、依TRIPS第四條有關「最惠國待遇」之規定（詳原告證九號），WTO會員所屬國民當可無條件享受我國給予任何一會員國國民之任何利益、優惠、特權或豁免權。而我國既已與部分會員國簽署雙邊互惠協定，給予根據在該國申請之專利案得在我國主張優先權之利益及優惠，則原告自可要求被告依據「最惠國待遇」之規定，接受原告之優先權主張。按WTO架構下「最惠國待遇」之精神在於將過去僅限於少數國家間之互惠、或特殊權益等安排，擴大至所有之WTO會員國，因此任何WTO會員國在台灣加入WTO後，均得主張台灣過去與部分國家間互惠協議之利益（例如我國與澳大利亞、德國、日本及美國間之專利優先權互惠協議）。
㈠我國既已加入WTO，且於加入之時，並未依據TRIPS第四條之規定，主張保留或與
各會員國單獨協商，因此，當然必須依據「最惠國待遇」之精神，對於所有會員國開放並提供等同於先前與我國訂有專利優先權互惠協議部分會員國間之相同利益，以履行我國於WTO架構下之國際義務。
㈡次按「最惠國待遇」之精神，其中所謂應開放之「互惠、或特殊權益等安排」，
除包含了互惠協議之實質內容，更包含了互惠協議之生效始點。因此，我國於加入WTO前對於部分會員國已開放之專利優先權相互承認等特殊權益，於我國加入WTO後，對於所有會員國均應本於「最惠國待遇之精神」加以開放，且生效始點均應比照原先互惠國所得主張之始點。一視同仁，不得有任何之歧視或不等同之待遇。
乙、被告主張之理由：
一、按「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之次日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得享有優先權。」為處分時專利法第二十四條第一項所規定，揆諸該項規定，得享有優先權之要件為：外國承認本國國民據本國專利申請案在該外國主張優先權，我國亦承認前揭外國國民之優先權主張；受理該外國申請案之國家或地區與我國已相互承認優先權，且其所主張之優先權日不得早於相互承認優先權之生效日，即依前揭專利法第二十四條規定主張優先權者，其優先權日應自相互承認優先權之生效日起，始得依法享有優先權。又前揭專利法第二十四條第五項規定，依該條主張之優先權日不得早於八十三年一月二十三日。查本項乃源於我國自八十三年一月二十三日導入國際優先權制度，為配合修正前專利法第二十四條國際優先權制度施行，依「不溯既往原則」明定於修正前專利法第一百三十六條，以資明確。揆諸上揭法條立法原則，我國優先權日之主張，其優先權日不得早於與我國所簽雙邊協定簽署之日或公告生效之日，以符合前揭「不溯既往」之立法原則。是我國未加入世界貿易組織（ＷＴＯ）前，皆以平等互惠原則與外國簽署相互承認專利優先權協定，且我國與外國所簽署雙邊協定，原則上，均以其優先權日不得早於簽署之日或公告生效之日為準。準此，我國與法、英、美、德、荷蘭等國間之相互承認專利優先權協定，皆本於同一平等互惠原則簽訂。
二、原告主張我國自九十一年一月一日加入世界貿易組織（ＷＴＯ）後，自應依「TRIPS」第七十條第二項「除本協定另有規定外，本協定對於會員國適用本修訂之日以前存在且已受會員保護或日後符合保護要件之標的，亦適用之」規定得回溯十二個月主張優先權云云。惟查上揭「TRIPS」第七十條第二項規定乃於既受保護之權利得追溯適用之情形。是為符合「TRIPS」前揭規定，對於我國加入世界貿易組織時，仍有效存續之發明及新式樣專利案，應依前揭「TRIPS」規定給予其專利權期限保護，爰於我國九十年十月二十六日修正施行之專利法增訂第一百三十四條第二項、第三項予以保護。故本案係於我國加入世界貿易組織後，得否「主張」優先權之問題，與「TRIPS」第七十條第二項就既有權利之保護問題無涉。
三、進而，我國於九十一年一月一日加入世界貿易組織（ＷＴＯ），世界貿易組織會員如未與我國簽署雙邊互惠協定，應可認為係廣義與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家，惟為維護前與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家，所採之國民待遇及最惠國待遇原則下，ＷＴＯ所屬國民主張優先權日，不得早於九十一年一月一日，即所主張優先權日晚於九十一年一月一日，始得依前揭專利法第二十四條第一項之規定向我國主張優先權。復查主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準（前揭專利法第二十四條第四項參照），因此，判斷申請案之新穎性、進步性或申請之先、後，有主張優先權者，係以優先權日為判斷依據。故主張優先權者，就相同之發明與申請在後之申請案相較，享有優先地位。按我國於九十一年一月一日始加入世界貿易組織，對於加入世界貿易組織之後向我國提出之申請案，倘可享有溯及主張優先權日早於九十一年一月一日者，則將造成九十一年一月一日以後之申請案，雖較外國申請案在我國申請日早，惟因較其最早之優先權基礎案申請日晚，致處於未能預知之風險。因此，經濟部於九十一年十一月二十七日經智字第○九一○二六一七五○○號令解釋：「WTO會員所屬國民向我國申請專利，如係依PCT(PatentCooperationTreaty，專利合作條約)或EPC(EuropeanPatentConvention，歐洲專利公約)提出之國際申請案，並以WTO會員為指定國，於依其指定國之國內法規定，視為合格國內申請案者，得向我國主張優先權」「我國係於九十一年一月一日加入WTO，故WTO會員向我國主張之專利、商標優先權日不得早於九十一年一月一日。」，查本件原告於九十一年九月二十日向我國申請專利，並主張九十年九月二十一日之歐洲專利局優先權，依前揭解釋令意旨，原告所主張之優先權日顯早於我國於九十一年一月一日加入WTO之日，自不得向我國主張優先權。故被告原處分本件不得享有第一項優先權，當無違誤。
理由
一、按「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之次日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得享有優先權」、「外國申請人其所屬國家與我國無相互承認優先權者，若於互惠國領域內，設有住所或營業所者，亦得依第一項規定主張優先權」，為被告核駁系爭案之優先權主張時即九十一年一月一日施行之修正專利法第二十四條第一項、第三項所明定。迨最新修正專利法於九十三年七月一日施行，其中第二十七條第一項、第三項分別規定：「申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權」、「外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與我國無相互承認優先權者，若於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所者，亦得依第一項規定主張優先權」。比對新舊法內容，可知新法僅係將我國於九十一年一月一日加入世界貿易組織之情形予以納入，惟我國加入世界貿易組織後，依「與貿易有關之智慧財產權協定」（TRIPS），各會員國應相互承認優先權，世界貿易組織其他會員國即屬與我國相互承認優先權之外國，故被告核駁系爭案之優先權主張時之專利法第二十四條第一項、第三項縱未修正，解釋上仍可涵蓋我國於九十一年一月一日加入世界貿易組織之情形，可見上開新舊法條文之實質意義相同。揆諸上開規定，得享有優先權之要件為：外國承認我國國民據其專利申請案在該外國主張優先權，我國亦承認該外國國民或在該外國設有住所或營業所者之優先權主張；且受理該外國申請案之國家或地區與我國須已相互承認優先權。又國與國之間相互承認優先權，具有條約性質，與法律同一位階，除條約或法律有明文規定外，應適用法律不溯既往原則，故申請人所主張之優先權日不得早於相互承認優先權之生效日，即依前揭專利法第二十四條第一項或第二十七條第一項之規定主張優先權者，其據以主張優先權日之外國申請日應在相互承認優先權生效日之後，始得依法享有優先權。經濟部九十一年十一月二十七日經智字第○九一○二六一七五○○號函釋意旨謂「世界貿易組織會員所屬國民向我國申請專利，如係依PCT（專利合作條約）或EPC（歐洲專利公約）提出之國際申請案，並以世界貿易組織會員為指定國，於依其指定國之國內法規，視為合格國內申請案者，得向我國主張優先權。我國係於九十一年一月一日加入世界貿易組織，故世界貿易組織會員向我國主張之專利優先權日不得早於九十一年一月一日」等語，即本於法律不溯既往原則所為釋示。
二、原告與參加人前於民國（下同）九十一年九月二十日以「經取代之2─吡啶基─6，7，8，9─四氫嘧啶并｛1，2─a｝嘧啶─4─酮及7─吡啶基─2，3─二氫咪唑并｛1,2─a｝嘧啶─5(1H)酮衍生物」，向被告申請發明專利，經被告編為第000000000號案受理。渠等並於申請書中分別就其專利範圍聲明主張二項優先權之申請日分別為西元二○○一年九月二十一日及二ＯＯ二年二月二十八日，申請案號數為第00000000．七號（第一項優先權）及第000000
00．０號（第二項優先權），受理該申請案之國家（地區）均為歐洲專利局（ＥＰＯ）。經被告審查，以我國尚未與歐洲專利局（EPO）簽署相互承認優先權之互惠協定，我國於九十一年一月一日加入世界貿易組織（ＷＴＯ），ＷＴＯ會員所屬國民向我國申請專利案，所主張之優先權日不得早於九十一年一月一日，本件原告所主張之第一項優先權日為九十年九月二十一日係早於九十一年一月一日，乃依前揭專利法第二十四條規定，為本案不得享有第一項優先權之處分。原告及參加人不服，提起訴願，主張依巴黎公約第四條之規定，一合法申請之歐洲專利申請案，任何人得據以在其他會員國申請專利並主張優先權；我國雖非巴黎公約會員國，惟因我國加入世界貿易組織後因適用TRIPS而須遵守巴黎公約規定，故原告自得依TRIPS第七十條第二項之規定、巴黎公約第四條及專利法第二十四條第一項等規定主張本案之優先權；另依ＷＴＯ調解委員會上訴機構之見解，本件並無TRIPS第七十條第一項之適用云云。訴願決定以本件原告及參加人係於九十一年九月二十日向我國申請第000000000號發明專利案，並同時主張歐洲專利局(EPO)九十年九月二十一日之優先權日，因歐洲專利局與我國並未簽署相互承認優先權協定，依前揭專利法第二十四條之規定，本案自不得享有該項優先權。雖然我國已於九十一年一月一日加入世界貿易組織，而歐洲專利局（應指歐盟會員國）亦為世界貿易組織之會員，WTO之會員如未與我國簽署雙邊互惠協定，應可認為係廣義與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家，惟依前開經濟部令之解釋意旨，其所主張之優先權日不得早於九十一年一月一日，本件原告所主張之第一項優先權日九十年九月二十一日係早於九十一年一月一日，仍不得向我國主張優先權。次查，按TRIPS第七十條第一項「本協定對於會員適用本協定前之行為不具拘束。」之規定，我國於原告及參加人就本件專利發明申請案所主張優先權之優先權日（西元二○○一年九月二十一日）當時，並非TRIPS之會員國，且於加入世界貿易組織WTO前，亦未與全體之EPC會員訂立互惠合約，也未成為TRIPS協約之會員國，則依上揭TRIPS第七十條第一項規定，應無其同法條第二項適用之理，是被告機關對原告及參加人所為之優先權主張應不予受理，亦無違誤。再查，TRIPS第七十條第二項主要係就既受保護之權利得追溯適用之規定，而我國為符合該規定意旨，業於九十年十月二十六日修正施行之專利法第一百三十四條第二項及第三項，就我國於九十一年一月一日加入世界貿易組織後仍有效存續之發明及新式樣專利案，依該規定給予專利權期限之保護。至於我國於九十一年一月一日加入世界貿易組織後，WTO會員國就優先權所為之主張，則應依TRIPS第七十條第一項，自會員適用本協定之日始有拘束力之規定，而此與TRIPS第七十條第二項之規定有別。另查，原告及參加人所舉ＷＴＯ調解委員會上訴機構對TRIPS第七十條第一項見解，係就美國、加拿大兩國間就專用權期間延長之法令適用疑義所為之裁定，與本件優先權之適用有間。是渠等所訴，核無可採。至原告及參加人主張英國及瑞典關於優先權已可回溯乙節，按我國與外國所簽署雙邊協定，除協定另有規定外，均以其優先權日不得早於簽署日或公告日為準。我國係於九十一年一月一日加入世界貿易組織，於此之前並未與歐洲專利局相互承認優先權，對於加入ＷＴＯ前未與我國訂有條約或簽署協定相互承認專利優先權之ＷＴＯ會員國所屬國民，為求公平起，於九十一年一月一日後向我國提出之申請案，其主張之優先權日，均不得早於九十一年一月一日，尚不因個別國家因其專利法對優先權有特別規定而為相異之處理等語為由，認被告所為本案不得享有第一項優先權之處分，洵無違誤，而駁回其訴願。原告猶不服，提起行政訴訟，主張理由及其爭點均如事實欄所載。
三、本院查：㈠國際優先權乃源於一九六七年巴黎公約，其承認之基礎在於「平等互惠」原則，
無論是雙邊或多邊互惠皆然。我國雖然已於九十一年一月一日加入世界貿易組織，但歐洲專利局迄今尚未與我國簽署相互承認優先權之互惠協定，且仍未受理以在台灣之申請案為基礎所為之優先權主張（即便是九十一年一月一日以後在台灣之申請案），然而我國基於與ＷＴＯ會員間互惠而與歐洲專利局產生之間接關係，仍受理以九十一年一月一日及其後於歐洲專利局之申請案為基礎之優先權主張。此觀前揭經濟部九十一年十一月二十七日經智字第○九一○二六一七五○○號函釋意旨自明，並有我國駐義大利代表處經濟組九十三年五月十日義經字第○九三二二○○號函可稽。足見被告並無違反「與貿易有關之智慧財產權協定」（TRIPS）第四條有關最惠國待遇原則之規定。至於九十一年一月一日以前，我國既非ＷＴＯ會員，亦未與歐洲專利局訂有相互承認優先權之互惠協定，自無本於片面優惠而接受以九十一年一月一日之前於歐洲專利局之申請案為基礎所作優先權主張之理。況此一不溯既往原則亦一體適用於前已與我國訂有互惠協定之國家，並非原告所稱對其有差別待遇及未享有「TRIPS協定」最惠國待遇。
㈡原告主張本件優先權申請案無TRIPS第七十條第一項「任何發生於會員適用本協
定前之行為，不生本協定下之義務」規定之適用，應依TRIPS第七十條第二項前段「除本協定另有規定外，本協定對於會員國適用本協定之日已存在且已受會員國保護或日後符合保護要件之標的，亦適用之」規定，予以受理優先權之主張云云。經查TRIPS第七十條第一項、第二項前段原文為「Article70Protection
ofExistingSubjectMatter1.ThisAgreementdoesnotgiverisetoobligationsinrespectofactswhichoccurredbeforethedateofapplicationoftheAgreementfortheMemberinquestion.2.ExceptasotherwiseprovidedforinthisAgreement,thisAgreementgivesrisetoobligationsinrespectofallsubjectmatterexistingat
thedateofapplicationofthisAgreementfortheMemberinquestion,
andwhichisprotectedinthatMemberonthesaiddate,orwhichmeets
orcomessubsequentlytomeetthecriteriaforprotectionunderthetermsofthisAgreement.」其中TRIPS第七十條第一項規定內容，即揭示「本協定不溯既往」原則，至於TRIPS第七十條第二項固採所謂「不真正溯及既往」，但上述TRIPS第七十條第二項適用之標的係指於會員國適用本協定之日以前存在且已受會員國保護或日後符合保護要件之標的而言。原告所主張之優先權基礎案係於我國九十一年一月一日加入世界貿易組織之前，向歐洲專利局提出申請，因於九十一年一月一日以前，我國既非ＷＴＯ會員，亦未與歐洲專利局訂有相互承認優先權之互惠協定，自無法本於片面優惠而接受以九十一年一月一日之前於歐洲專利局之申請案為基礎所作優先權主張，已如前述。亦即該基礎案及其申請日並非在我國適用TRIPS之日以前已受我國專利法保護而存在之權利標的，非屬「會員國適用本協定之日以前已存在且已受會員國保護之標的」；且該基礎案在歐洲專利局之申請日，基於法律（條約）不溯既往原則，於我國九十一年一月一日加入世界貿易組織後，亦無從適用法律或條約而符合「作為優先權日」之保護要件，自不能主張有TRIPS第七十條第二項之適用；何況TRIPS對於商標或專利優先權的保護，其時點之認定，究竟僅應承認加入世界貿易組織(WTO)後之日期，抑或加入前十二個月在他國已申請的專利（或六個月前在他國已申請的商標）均可據以主張優先權等疑點，並無明文規定，則適用TRIPS第七十條第二項之結果，亦不當然導出原告可以九十一年一月一日之前於歐洲專利局之申請案為基礎作優先權主張之結論。又我國於九十一年一月一日加入世界貿易組織，WTO會員如未與我國簽署雙邊互惠協定，雖可認為係廣義與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家，惟我國加入日即相互承認優先權之生效日既為九十一年一月一日，WTO會員所屬國民在我國主張優先權日，自不得早於九十一年一月一日，亦即其所主張優先權日是九十一年一月一日或以後之日期，始得依前揭專利法第二十四條第一項之規定向我國主張優先權。而本件原告主張之優先權日為九十年九月二十一日，早於九十一年一月一日，即有違法律（條約）不溯既往原則，自難准許。
㈢原告雖主張有關TRIPS第七十條第一項規定解釋上之疑義，美國與加拿大前曾就
此於二○○○年向WTO調解委員會（DiSputeSettlementBody）訴請評斷WT/DS170/AB/R一案，該案經爭端解決小組作成有利於美國之評斷，加拿大不服向上訴機構提出上訴，經上訴機構駁回其上訴並維持原議。有關TRIPS第七十條第一項規定解釋上之疑義，根據前開WTO調解委員會上訴機構見解，TRIPS第七十條第一項所稱之行為係指會員國開始適用「TRIPs協定」前，「業經作成且已完成或結束」之行為（"act"），並不包括「現存而尚未終結」之權利或義務，原告之發明係於我國加入WTO後，始向我國提出申請，被告於九十年一月一日前就本件申請案並無作成任何行為，故被告就此發明為審查，並非「TRIPs」第七十條第一項之適用範圍，而應適用「TRIPs」第七十條第二項之規定云云。經查，原告所引美國與加拿大於二○○○年向WTO調解委員會（DisputeSettlementBody）訴請評斷之前揭案例，美國係就其國民於一九八九年之前在加拿大提出申請而現仍有效之專利權，主張該等專利權期間應適用加拿大新專利法二十年之專利權期間，法律依據為TRIPS第七十條第二項。因該專利權於加拿大在一九九六年一月一日起適用TRIPS協定前，即已符合加拿大專利權保護要件給予專利，僅就其專利權期間究應適用加拿大舊專利法之十七年期間抑或適用新專利法二十年期間存有爭議。而本件系爭案於我國九十一年一月一日加入WTO之前，並未取得我國之專利權，亦未依我國所簽訂之條約或協定而取得相互承認專利優先權。因此上開WT/DS170/AB/R一案係就適用TRIPS協定前，雙方既已承認之專利權，爭執專利期間之長短問題，與本件系爭案於我國適用TRIPS協定前，並未取得我國承認之權利者，兩者案情並不相同，從而尚不能執該案例之見解，主張本件應比照援引而認有TRIPS第七十條第二項之適用。何況TRIPS第七十條第一項之行為不限於公權力之行為，亦包括私人或第三人之行為（本院卷附WTO解析索引系統就TRIPS協定第七十條所作解釋之中、英文本參照）。原告於二００一年九月二十一日向歐洲專利局所提出之專利權申請，在我國九十一年一月一日加入世界貿易組織之前，且我國迄今尚未與歐洲專利局相互承認優先權，該專利之申請在我國加入WTO時並非我國法律所承認或保護之既有權利，之後亦迄未被條約或我國法律追溯適用而符合保護要件，應無TRIPS第七十條第二項之適用，又原告向歐洲專利局提出該基礎案之申請，係我國適用TRIPS協定前之行為，依TRIPS第七十條第一項之規定，我國亦不受TRIPS協定之拘束，即TRIPS不能追溯適用於該基礎案之申請，而承認其申請日為優先權日。
㈣依被告核駁系爭案之優先權主張時即九十一年一月一日施行之修正專利法第二十
四條第五項規定：「依本條主張之優先權日，不得早於中華民國八十三年一月二十三日」，此項規定乃源自八十三年一月二十一日修正公布之專利法第二十四條所導入之國際優先權制度，為配合該國際優先權制度之施行，當時立法即採用法律不溯既往原則，明定於八十三年一月二十一日修正公布之專利法第一百三十六條：「依第二十四條主張之優先權日，不得早於本法公布施行日」，以資明確。此有八十三年一月二十一日修正公布，同年0月000日生效專利法第一百三十六條及其增訂理由可資參佐，因此前揭九十年十月二十四日修正公布、九十年一月一日施行之專利法二十四條第五項規定條文，無非將修正前專利法第一百三十六條之條文移列，所謂「不得早於本法公布施行日」，本來意義就是「不得早於八十三年一月二十三日」。足見我國關於立法導入國際優先權制度時，係採不溯既往原則，又TRIPS第七十條第一項亦係採「本協定不溯既往」原則，已如前述，則被告主張於我國為優先權日之主張，其優先權日不得早於與我國所簽雙邊或多邊協定簽署之日或公告生效之日，而我國於九十一年一月一日成為WTO會員後，亦應依上述不溯既往原則處理，亦即WTO會員之國民向我國主張之專利、商標優先權日不得早於九十一年一月一日，於法並無違誤，上開經濟部九十一年十一月二十七日經智字第○九一○二六一七五○○號令釋示，自無違背條約或法律之處。且「不溯及既往」乃法律適用原則，於法律本身無明文規定是否溯及既往時，即應依不溯及既往原則予以適用法律，故縱使條約或法律對於本件之情形無明文規定，亦應依不溯及既往原則予以解釋適用。又前揭經濟部九十一年十一月二十七日經智字第０九一０二六一七五００號函釋係屬解釋性行政規則，依司法院釋字第二八七號解釋意旨，其效力附屬於法規，本應自法規生效時起予以適用，不生違反法不溯既往原則之問題。
㈤被告經由我國駐蘇黎士台北貿易辦事處駐日內瓦分處洽詢WTO智慧財產權處參事
MalthijsGeuze，據渠表示，有關商標或專利優先權的保護，其時點之認定，究竟應自加入世界貿易組織(WTO)後開始起算，抑或加入前十二個月在他國已申請的專利（或六個月前在他國已申請的商標）即均可主張優先權？WTO智慧財產權貿易協定（TRIPS）並未針對此節有特別的規定，另世界智慧財產權組織所負責的巴黎公約亦未規定，所以應可由當事國自行決定等語。此有卷附我國駐蘇黎士台北貿易辦事處駐日內瓦分處九十年十二月二十二日世貿（九０）字第八三五號函附本院卷可憑。且實際情形，由於我國於國際上不被多數國家所承認，以致我國雖已於九十一年一月一日加入世界貿易組織，惟歐洲專利局（歐盟）、義大利、愛爾蘭等國迄今仍未受理以在台灣之申請案為基礎所為之優先權主張（即便是九十一年一月一日以後在台灣之申請案），此有我國駐義大利代表處經濟組九十三年五月十日義經字第○九三二二○○號函可稽；而日本雖自我國加入WTO後，接受在我國提出申請之商標案件可於日本主張優先權，惟僅承認加盟WTO以後申請之案件，該國就商標優先權受理問題即採不溯既往原則，至專利方面，台日間於一九九六年二月起即已相互承認優先權。此亦有台北駐日經濟文化代表處經濟組九十一年二月二十八日日經組傳（九一）第二九一號函附本院卷可稽。足見TRIPS對於商標或專利優先權的保護，其時點之認定，究竟僅應承認加入世界貿易組織(WTO)後之日期，抑或加入前十二個月在他國已申請的專利（或六個月前在他國已申請的商標）均可據以主張優先權等疑點，並無明文規定，係由各國自行決定採可回溯性原則及不溯既往原則。如果彼此間早已有互惠協議，自不因加入世界貿易組織在後，而影響其國民在互惠國關於專利優先權之主張（即得主張以加入TRIPS協定前在互惠國之申請日為優先權日）。
㈥至原告主張英國、瑞典關於優先權日准許以回溯至與我國相互承認優先權協定生
效前向我國首次提出之申請案為準乙節，按我國與外國所簽署雙邊互惠協定，除協定另有規定外，均以其優先權日不得早於簽署日或公告日為準。本件申請案之基礎案既非由英國、瑞典之國民向英國、瑞典提出，我國即無法本於互惠原則，承認原告之優先權主張。而我國係於九十一年一月一日加入世界貿易組織，於此之前並未與歐洲專利局相互承認優先權，歐洲專利局迄今亦尚未與我國簽署相互承認優先權之互惠協定，且仍未受理以在台灣之申請案為基礎所為之優先權主張（即便是以九十一年一月一日後在台灣之申請案為優先權主張，亦不受理），已如前述，本件申請案之基礎案既係於九十一年一月一日以前向歐洲專利局提出，自無法要求我國給予片面優惠，承認其以二００一年九月二十一日向歐洲專利局所提出之專利案申請日為優先權日。況此對於向歐洲專利局提出之申請案不予溯及既往承認之原則亦一體適用於前已與我國訂有互惠協定之國家之國民（參見本院九十二年訴字第一五三八、一九六八、三一五三、三○五五號等判決所處理之原處分），原處分自無違TRIPS第四條有關最惠國待遇之規定可言。
四、綜上所述，被告認系爭案於申請時主張優先權，載明受理該優先權基礎案者為歐洲專利機構（EPO），第一項申請日為西元二○○一年九月二十一日，因我國與歐洲專利機構尚未相互承認優先權，且該專利優先權日早於九十一年一月一日，依法律不溯既往原則，而為本案不得享有第一項優先權之處分，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤，原告起訴意旨，仍執前詞及個人主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，並請求被告作成系爭案第一項優先權主張應予核准之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十三年九月三十日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官姜素娥
法官吳東都法官林文舟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年九月三十日
書記官呂美玲