臺灣臺北地方法院93年度智字第52號民事判決

裁判字號：臺灣臺北地方法院93年智字第52號民事判決

裁判日期：民國94年02月25日

裁判案由：侵權行為損害賠償

臺灣臺北地方法院民事判決93年度智字第52號
原告鼎尚國際股份有限公司法定代理人乙○○訴訟代理人 江東原 律師
趙文銘 律師 劉秋絹 律師被告統一藥品股份有限公司法定代理人甲○○訴訟代理人丙○○
參加人愷普國際有限公司訴訟代理人 張玉希 律師複代理人 韓世祺 律師當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院於民國九十四年二月四日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
甲、原告方面
一、聲明：㈠被告應連帶給付原告新臺幣（下同）一百萬元，及自民國（下同）
九十二年三月一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
㈡被告應連帶負擔費用將本件判決書以十全開之版面，登載於中國時報、聯合報各一日。
㈢原告願以現金或無記名之有價證券供擔保，請准宣告假執行。
二、陳述：㈠原告所有註冊第八二○六五六號商標，該商標圖樣「藍波沛力MITER
CAPSULES及圖」指定使用商標法施行細則第四十九條所規定第五類商品之「礦物質、蛋白質、人蔘、藍藻粉（片）、綠藻粉（片）、魚肝油、大蒜精膠囊、藥用卵磷脂」商標權，專用期間自八十七年十月十六日至九十七年十月十五日、及所有註冊第八三三八一九號商標，商標圖樣「藍波沛力MITERCAPSULES及圖」指定使用商標法施行細則第四十九條所規定商品第二十九類商品之「胚芽油、紅花子油、葵花子油、食用卵磷脂粉」商標專用權，專用期間自八十八年一月一日起至九十七年十月十五日，及商標圖樣「使麗纖登」指定使用商標法施行細則第四十九條所規定第五類商品之「維他命、礦物質、蛋白質、藍藻粉（片、錠）、魚肝油、大蒜精膠囊、靈芝膠囊、藥用卵磷脂、醫療補助用鮭魚油丸、醫療補助用營養製劑」商標專用權，專用期間自九十年六月十六日起至一百年六月十五日，任何人非經原告人同意不得使用「藍波沛力MITERCAPSULES及圖」、「使麗纖登」等商標圖樣於上開相同或類似之商品，否則即有侵害原告商標權之虞。然被告所銷售之商品「一日精力補給劑」之外包裝上正面標示「藍波沛力膠囊、康維達錠、克利斯塔膠囊」，反面標示「藍波沛力膠囊食品（黑色膠囊）」及其營養標示（即成分），使用「藍波沛力膠囊」之字樣與原告系爭商標「藍波沛力MITERCAPSULES及圖」商標專用權圖樣近似；被告另銷售之商品「一日輕盈補給劑」之外包裝正面標示「新美姿膠囊、使麗登膠囊、舒麗姿錠」，反面標示「使麗登膠囊（綠色膠囊）」及營養標示（即成分），使用「使麗登膠囊」等字樣與原告系爭「使麗纖登」商標圖樣近似。被告未經原告授權即擅自以近似於原告人之商標權圖樣，使用於其商品之包裝上，並於各利商店販售，使消費者產生混淆誤認，致侵害原告之商標權，原告爰依民法第一百八十四條、第一百七十九條、商標法第六十一條第一項、第六十二條第三項、第六十九條等規定，向被告請求一百萬元之損害賠償。
㈡又被告提出註冊申請之「我的健康日記」商標圖樣，係表彰基於不
同目的所組合不同保養劑之系列健康食品，於外包裝中亦同時標示該商品之內容物，亦即被告所銷售之商品係以「藍波沛力」、「康維達」、「克力斯塔」標示「我的健康日記」商品之內含物商品，自屬商標之使用。又況，被告並未否認該名稱為商標之使用，僅抗辯其使用系爭商標為善意合理之使用，而不構成侵害，然被告使用系爭商標經原告函知後，仍繼續販售前開商品，而無任何下架及回收之行為，其抗辯為善意合理之使用，顯無理由。此外，參加人稱系爭商標「藍波沛力MITERCAPSULES及圖」、「使麗纖登」於原告提出商標權申請前，已為時邁企業有限公司（下稱時邁公司）及康台貿易有限公司（下稱台康公司）所使用，原告就前開商標並無使用權，惟原告既已取得系爭商標之商標權，第三人未經原告同意不得為相同或近似之使用，縱訴外人時邁公司於八十四年間已使用系爭「藍波沛力MITERCAPSULES及圖」商標圖樣，然該公司於八十六年十二月五日已將前開商標圖樣轉讓予原告，至系爭「使麗纖登」商標，原告於八十四年間即用以作為自「GIDES-NULIFEING.,U.S.
A..」輸入系爭商標之名稱，而「使麗纖登」商標圖樣係原告向國外進口商品時，要求國外廠商配合使用於商品上，足證「使麗纖登」名稱使用係源自原告，而非國外廠商使用，且參加人僅以訴外人時邁公司使用系爭商標為例，自不足以證明系爭商標圖案已為商品名稱之普遍使用。另據證人 黃星文 之證詞可知，系爭商標圖樣係訴外人時邁公司所設計，並非美國原廠所創用，而證人黃星文於八十六年七月一日即任職時邁公司擔任該公司之業務經理，系爭商標之讓與過程其均有參與，其證詞應得為證詞。是系爭商標圖樣顯難認定已於市場上普通使用，且被告經通知有侵權之虞時，仍不為所動繼續使用系爭商標圖樣，更繼續於所屬之便利商店普遍販賣，難謂無侵害原告商標權之實。
三、證據：提出商標註冊證三件、衛生署公告資料二件、統一發票及商品封面一件、讓與書一件、行政院衛生署書函二件、「WENPHARMACY」法人代表證明一件（以上均影本）、在職證明書正本一件、一日精力補給劑商品實品二件等件為證。
乙、被告方面：
一、聲明：原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
二、陳述：原告稱被告所銷售之系爭商品「我的健康日記之最近太操勞」及「我的健康日記之好像吃太油」侵害其商標權，惟系爭商品商標之表徵係「我的健康日記」（註冊審定號為0000000），而原告所稱之「藍波沛力」及「使麗登」等標示字樣，僅係系爭產品內容物之說明，倘依商標法之綜觀原則於異時異地加以判斷，並無使一般普通智識之消費者產生誤認混淆之虞，是被告之販售行為，自屬商標法第二十三條第一項規定之合理善意使用範圍，並未違反商標法規定，而侵害原告之商標權致其受有損害。又況，被告於原告通知被告侵害其商標權時，即向供應商即參加人愷普公司確認商標之合法事宜，經參加人愷普公司提出相關文件證明其具有合法權益使用系爭商標，並經愷普公司函告原告其並無侵害其商權之情事在案。
三、證據：提出「我的健康日記」商標資料一件、律師函一件（以上均影本）等件為證。
丙、參加人方面：
一、聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。
二、陳述：㈠系爭商品所列之藍波沛力膠囊及使麗登膠囊，均係美國原廠產品之
中文譯名名稱，於台灣販售一、二十年，而藍波沛力膠囊及使麗登膠囊分別係由時邁公司、康台公司於八十四年、七十八年自美國進口，並均經衛生署核准使用在案，於原告取得前開二商標註冊即於八十七年十月十六日、九十年六月十六日前，已作為該產品之中文譯名。系爭商品所列藍波沛力膠囊與使麗登膠囊等文字為商品名稱，係參加人於八十九年經主管機關核准之中文品名，參加人依食品衛生管理法第十七條規定，於系爭商品上標示並使用藍波沛力膠囊及使麗登膠囊等文字為商品名稱，復由系爭商品之包裝外觀可知，「藍波沛力膠囊」及「使麗登膠囊」係與系爭產品之其他品名「康維達錠」、「克利斯塔膠囊」、「新美姿膠囊」及「舒麗姿錠」併列，字體甚小，至「我的健康日記」字體為前開品名數倍之大，並列於明顯地方，足證藍波沛力膠囊及使麗登膠囊並非做商標使用，僅係以善意且合理使用之方法，表示商品之品名，系爭產品之商標為「我的健康日記」，復以系爭藍波沛力及使麗登之中英文名稱均屬美國原廠創作所有，訴外人時邁公司無權亦未讓渡藍波沛力之中文名稱予原告，原告亦無獨佔使用上開名稱之權利，依商標法第三十條第一項第一款規定，參加人自不受原告商標權之拘束。
㈡又系爭藍波沛力商標圖樣，係訴外人達姍興業有限公司（下稱達姍
公司）於八十七年十月十六日註冊，故證人黃星文稱讓渡書有轉讓圖案，已不實在，且原告係於九十二年二月十六日始取得該商標，並非時邁公司轉讓予原告，亦非如原告所稱於受讓後即提出商標註冊申請，其商標註冊申請顯與系爭讓渡無關，且原告與訴外人時邁公司於訴外人達姍公司擁有前開商標期間，仍使用藍波沛力之名稱販售藍波沛力，足證原告亦認為使用藍波沛力名稱係作為藥品名稱，被告並未以藍波沛力做商標使用，僅係表示商品之品名，且商品使用之「藍波沛力膠囊」為單純文字，而原告「藍波沛力MITERCAPSULES及圖」商標，則係以由圓形之圖為主要部分，再加MITERCAPSULES及藍波沛力等文字組合，故此兩者無論就觀念、文字內容及外觀上皆不近似。另系爭商品所使用之「使麗登膠囊」文字，與原告公司之「使麗纖登」商標，一望可知並不近似，實無可能有違反商標法情事。是系爭商品所使用之藍波沛力膠囊與使麗登膠囊等文字與原告之商標並不構成近似，自無侵害原告商標之情事。再者，參加人公司於原告之使麗纖登商標九十年六月十六日核准註冊前，即於八十九年核准使用前開名稱多時，且參加人所使用之使麗登名稱，早經康台貿易有限公司於七十八年十月取得輸入許可後，即陸續進口使用該名稱；而美國原廠在原告公司「藍波沛力MITERCAPSULES」之正商標於八十七年十月十六日核准註冊前及聯合商標八十八年一月一日核准註冊前，亦即已在台使用十餘年，此由證人劉茗菲之證詞可知，足證參加人係善意使用美國原廠給予之名稱，縱認參加人前開名稱與原告之商標近似且屬商標使用，但依商標法第三十條第一項第三款規定，參加人並未違反商標法而侵害原告之商標權；而被告既係善意向參加人購買使用美國原廠品名，自亦無構成侵害商標權之可能。另原告於美國原廠終止其代理權後，竟向主管機關申請註冊美國原廠之「藍波沛力MITERCAPSULES」及「使麗纖登SLIMDOWNPLUS」商標，並據此要求美國原廠不得使用，原告之商標註冊已違反商標法第二十三條第一項第十二款及第十四款規定，應屬無效。至證人黃星文並未任職於訴外人時邁公司，其證詞自不足採。系爭商品既無任何侵害原告商標權之處，原告依民法第一百七十九條、第一百八十四條、商標法第六十一條第一項、第六十二條第三項規定，主張一百萬元之損害賠償，即屬無稽，且因原告之商標權並未受有侵害，原告依商標法第六十九條規定，請求被告將本件判決書之內容登載新聞紙，更屬無據。
三、證據：提出律師函一件、出貨清單及產品標貼一件、食品查驗作業要點節本一件、銷售發票二件、原裝標貼及載貨證券各二件（以上均影本）等件為證。
理由
一、本件原告起訴主張其就商標圖樣「藍波沛力MITERCAPSULES及圖」及「使麗纖登」有商標專用權，目前均尚在有效期限內，詎被告於其所銷售之商品「一日精力補給劑」之外包裝上正面標示「藍波沛力膠囊」之字樣，與其所有之商標「藍波沛力MITERCAPSULES及圖」商標專用權圖樣近似，被告另銷售之商品「一日輕盈補給劑」之外包裝正面則標示「新美姿膠囊、使麗登膠囊、舒麗姿錠」字樣，與其所有之「使麗纖登」商標圖樣近似，使消費者產生混淆誤認，顯然侵害其商標權，為此訴請被告賠償損害云云；被告則以其銷售商品商標之表徵為「我的健康日記」，致其上所標示之「藍波沛力」及「使麗登」等字樣，僅係做產品內容物之說明，依異時異地加以綜觀判斷，並無使一般普通智識之消費者產生誤認混淆之虞，是其銷售行為並無侵害原告商標權，況其向參加人愷普公司購入系爭產品時，愷普公司亦曾表明未有侵害他人商標情事，其並無侵權行為及故意等語置辯；參加人則以系爭商標均係美國原廠產品之中文譯名名稱，於台灣販售一、二十年，於原告取得商標註冊前即已作為該產品之中文譯名，又系爭商品所列名稱係經主管機關核准之中文品名，其乃加以使用，再者，系爭產品上「藍波沛力膠囊」及「使麗登膠囊」名稱與同系列其他產品之品名「康維達錠」、「克利斯塔膠囊」、「新美姿膠囊」及「舒麗姿錠」併列，字體甚小，顯非做商標使用，而係表示商品之品名，況系爭商品所使用之文字與原告之商標並不近似，而在原告註冊登記系爭商標前此一商品名稱即已經使用多年，原告在與美國原廠終止代理關係後，竟以系爭名稱註冊為商標，顯然違反規定，被告向參加人購買系爭商品，暨無不法故意亦非明知，自不負損害賠償責任等語資為抗辯。
二、按「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」修正前商標法第六十一條第一項定有明文，該條文經修正為現行商標法第六十一條第一項：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」其僅作部分文字修正，實質意義並未變更。關於侵害商標權之態樣，八十六年五月七日修正公佈之舊商標法第六十一條第二項規定：「有第六十二條第一款或第二款規定之情事者，視為侵害商標專用權」，明示「意圖欺騙他人，於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者」及「意圖欺騙他人，於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散佈者」等情形應視為侵害商標專用權，嗣九十二年五月二十八日修正公布、同年十一月二十八日施行之商標法，除第六十一條第二項修正為「未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權」外，復於第六十二條規定「視為侵害商標權」之兩款情形，分別為「未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者」與「明知為他人註冊之商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者」，惟前揭「為侵害商標權」、「視為侵害商標權」所規定者，僅為商標法第六十一條第一項「侵害商標權」之例示態樣，雖修正前後文字稍有差異，然均應屬商標法第六十一條第一項「侵害商標權」之內涵。再所謂侵權行為之排除，自以現時存在及將來可能發生者為對象，若為過去已生之侵權行為，則為損害賠償問題，此在民法有關侵權行為之規定如是，在商標法之規定亦同，本件原告既訴請排除被告對其專用權之侵害，而非請求侵權行為之損害賠償，依前揭說明，自應依修正後之現行商標法加以判斷，合先敘明。
三、按「未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權」、「除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，修正商標法第六十一條第二項、第二十九條第二項固分別定有明文，惟均以他人將註冊商標援用作為同一或類似商品、服務之商標為其要件，此觀上揭「使用相同於其註冊商標之『商標』」、「使用近似於其註冊商標之『商標』」等法條文義自明。本件原告主張被告產銷之「一日精力補給劑」之外包裝上正面標示「藍波沛力膠囊、康維達錠、克利斯塔膠囊」，反面標示「藍波沛力膠囊食品（黑色膠囊）」及其營養標示（即成分），使用「藍波沛力膠囊」之字樣，與原告系爭商標「藍波沛力MITERCAPSULES及圖」商標專用權圖樣近似，被告另銷售之商品「一日輕盈補給劑」之外包裝正面標示「新美姿膠囊、使麗登膠囊、舒麗姿錠」，反面標示「使麗登膠囊（綠色膠囊）」及營養標示（即成分），使用「使麗登膠囊」等字樣，與原告系爭「使麗纖登」商標圖樣近似，使消費者產生混淆誤認，致侵害原告之商標權，是本件主要應探究之爭點，厥為被告是否將「健康」二中文字樣作為系爭商品之商標？經查，系爭「我的健康日記」、「最近太操勞」、「好像吃太油」之包裝外觀，就字體之大小為初步比較，以「最近太操勞」、「好像吃太油」字體最大，倘由上至下審視，則黑色字體「統一藥品」首映眼簾，其次為「我的健康日記」、「最近太操勞」（或「好像吃太油」），若以字體大小依序排列則「最近太操勞」（或「好像吃太油」）最大，其次為「我的健康日記」，再次為「增強工作活力、提高戰力」，而所謂「藍波沛力膠囊」及「使麗登膠囊」、「康維達錠」、「克利斯塔膠囊」、「新美姿膠囊」及「舒麗姿錠」之字體則最小，是以，斟酌該包裝版面配置、顏色對比、字體字型、字樣大小及是否特別加強其顯著性等情，足認系爭商品上之「藍波沛力膠囊」及「使麗登膠囊」、「康維達錠」、「克利斯塔膠囊」、「新美姿膠囊」及「舒麗姿錠」等文字並非被告用以吸引消費者，或作為區別生產廠商之用，本件原告主張被告系爭商品將「藍波沛力」及「使麗登」等字樣作為商標使用云云，顯非事實。
四、再者，本件被告所銷售之系爭商品係由美國Winning公司生產，與原告原取得代理權之來源廠商相同，就消費者之立場而言，其不論係向原告購買抑或向被告購買，除代理商或進口商之差異外，產品之品質及製造商均無二致，是本件並無商標法所欲避免發生之造成消費者混淆情形存在。本件原告並非藥品生產廠商，被告及參加人亦非，而本件被告進口銷售之系爭藥品與原告所銷售之藥品來源相同，均為真品，就商品品質及來源而言，並無使消費者產生混淆可言，蓋兩造所銷售之商品製造商相同，品質相同，所不同者，僅在於進口廠商之差異，此種差異，對於商品之製造商及品質並無任何左右之作用，亦非審酌是否造成消費者混淆之虞時所應考量之因素，換言之，此種情形所造成之影響，僅在於兩造共同分享市場一定之消費量，對消費者而言，究竟是購買原告或被告所進口之系爭藥品，並無任何實質上之差異，兩造任何一方之促銷行為，他方均能一併受益，而美國原廠之商品因為兩造所屬公司之大力行銷，其商譽之累積乃兩家公司共同努力之結果，其利益亦為兩造所均霑，被告並未趕搭原告之便車，無榨取原告經營成果之虞，被告在其進口銷售之商品上縱然使用被告註冊商標之文字，亦未破壞市場上之公平競爭秩序，況被告進口行銷之系爭藥品上亦註明自己公司之名稱，主觀上無欺騙他人以獲取不當利益之意圖，依上開說明，被告之行為與商標法規定意欲避免造成消費者誤認之目的不符，自不應認為被告有侵害原告商標之行為。更何況本件系爭藥品之中文名稱在原告註冊登記前即已存在，姑不論原告申請商標註冊登記有無瑕疵，就藥品市場而言，所謂「藍波沛力」或「使麗纖登」膠囊即指含有系爭藥品成分之藥物，換言之，此種成分之藥品已與上揭名稱結為一體，有如「ACETYLSALICYLICACID」稱之為「阿斯匹靈（ASPIRIN），此種名稱之使用，縱然與他人已登記之名稱相同，亦不能因其使用即認為係侵害他人商標，否則反將造成消費者對於該名稱成分之誤解，是為保護消費者，益不應認為此種對於相同成分藥品名稱之使用為侵害商標之舉。本於上揭說明，本件原告起訴主張被告侵害其商標權，進而訴請賠償損害，並登報道歉，自屬無稽，應予駁回。
五、假執行之宣告本件原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回，附此敘明。
結論：本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。
中華民國94年2月25日
民事第二庭法官汪漢卿以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中華民國94年2月25日
書記官許婉如