裁判字號：臺灣臺北地方法院95年智字第40號民事判決
裁判日期：民國98年07月31日
裁判案由：損害賠償
臺灣臺北地方法院民事判決95年度智字第40號原告圓剛科技股份有限公司法定代理人甲○○訴訟代理人 黃章典 律師複代理人 陳思慎 律師訴訟代理人 簡秀如 律師
丙0000000被告聰泰科技開發股份有限公司兼法定代理乙○○人共同 李奕璇 律師訴訟代理人 游晴惠 律師複代理人丁○○上列當事人間損害賠償事件，本院於九十八年六月二日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告起訴主張：㈠原告「影音信號傳接處理裝置」之發明，於民國93年2月18
日即向經濟部智慧財產局提出專利申請，嗣經該局核准第I240169號發明專利（下稱系爭專利），專利權期間自94年9月21日至113年2月17日止，是原告依專利法第56條第1項規定，就該專利專有排除他人未經同意擅自實施之權。詎被告明知系爭專利之存在及其範圍，竟未經原告同意，擅自使用系爭專利製造型號為「CardbusHybridTV-CB788」之數位電視卡產品（下稱系爭產品），並公開向下游廠商及消費大眾為廣告促銷、為販賣之要約及販賣。經原告委請司法院建議之專利侵害鑑定機構即財團法人台灣經濟發展研究院經智研究所，就系爭產品與系爭專利之全部申請專利範圍共19項均進行侵害鑑定比對後，確認系爭產品與系爭專利之專利範圍「實質相同」，系爭產品已構成對原告專利權之侵害。而被告以不合理之超低價格，在市場上公然販售，進而賺取暴利，已對原告造成難以估計之重大損害。被告明知系爭專利之存在及範圍，猶仍製造、為販賣之要約、販賣及使用系爭侵權產品等不法行為，非僅侵害原告之專利權，更斲害原告於相關市場上所創造及享有之優良信譽，導致原告之鉅額損失，揆諸前開專利法第84條第1項及第85條第2項規定，被告自應對原告之財產上及營業上信譽之損害負賠償責任。而依專利法第85條第1項第1款規定，專利權人得依民法第216條之規定，即因侵權行為所失利益，作為損害賠償額之計算標準；如不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。同條項第2款並規定，專利權人得請求侵害人因侵害行為所得利益；於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。原告依法得自前述損害賠償計算方法中擇一作為確定其損害賠償額範圍之依據。被告乃故意侵害原告上揭專利，則依同法第85條第3項規定，原告更得請求至多3倍之懲罰性賠償。爰依民事訴訟法第244條第4項規定，請求被告賠償新台幣（下同）6千萬元。又被告乙○○身為被告公司之負責人，依公司法第23條第2項規定，應與被告公司對原告負連帶賠償責任。
㈡聲明：
⒈被告應連帶給付原告6000萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。
⒉原告願以現金或等值之華南商業銀行萬華分行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則抗辯以：㈠系爭專利之申請專利範圍不具明確性，依專利法第26條第2項及第3項有應撤銷之理由：
⒈系爭專利不符專利法第26條第3項之「明確性原則（Defin
itness）」：系爭專利第1、15及18項就「橋接器」之定義分別為「一橋接器，用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號，並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦」、「該橋接器用以接收一第一數位影音信號，並將該第一數位影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位影音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦」、「該橋接器用以接收一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦」。是以，系爭專利「橋接器」雖為系爭專利之發明重點所在，惟其中何謂「第一信號」及「第二信號」並不明確。智財局審查委員亦認為系爭專利之申請專利範圍記載，根本未揭露具體構造，益證系爭專利確實違反專利法第26條第3項之規定，而有應撤銷之理由，又智財局審查委員亦明知系爭專利不具明確性，乃試圖以「手段功能用語」限縮其範圍。縱認系爭專利之申請專利範圍係採手段功能用語表示，依專利施行細則第18條第8項規定，應受發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍之限制，但因系爭專利之「發明說明」及「實施方式」均未揭露相對應之結構、材料或動作至明，故系爭專利仍不符專利法第26條第3項「明確性」之要求。
⒉系爭專利不符專利法第26條第2項之「可據以實施性（ena
blement）」：系爭專利「橋接器」中，何謂「第一信號」及「第二信號」？又兩者如何轉換？發明所屬技術領域之人均無法從「申請專利範圍」或「發明說明」或「實施方式」得到任何解答。是一發明所屬技術領域之人，僅參考系爭專利之說明書，運用其於系爭專利申請時的通常知識，而不參考任何文獻，將不知從何著手，遑論據以實施系爭專利，是系爭專利毫不具可實施性。
㈡系爭專利不具新穎性：
⒈系爭專利係由「影音解碼器」及「橋接器」所組成，惟此
該等技術特徵均為早於系爭專利申請日之「SAA7135晶片技術資料」（引證案1）所揭，並經經濟部N06、N07訴願書面審議意見及N06訴願決定書所確認。
⒉系爭專利「橋接器」中涉及「PCI轉CardBus」部分，原告
於98年4月9日已當庭自承為未揭露於系爭專利之習知技術。
⒊CardBus匯流排使用於影音信號傳接處理裝置，亦屬習知
，為系爭專利發明說明中「先前技術」一節及第一圖習知技術所明揭，是能由熟習技術者由引證1之SAA7135晶片直接推導。
㈢系爭產品並未侵害系爭專利申請專利範圍：系爭產品並無「
橋接器」，依全要件原則，自不構成系爭專利申請專利範圍第1、15或18項之侵害。
㈣被告行為欠缺故意或過失之主觀要件，並不構成侵權行為。
㈤原告並無因被告之行為受有任何損害，且被告之系爭產品僅為樣品，原告不可能受有損害。
㈥聲明：
⒈原告之訴暨假執行之聲請均駁回。
⒉如受不利判決，被告等願以臺灣中小企業銀行之無記名可轉讓定期存單供擔保，請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執之事項：㈠系爭專利為原告於93年2月18日申請，經經濟部智慧財產局
審定准予第I240169號之發明專利，專利權期間自94年9月21日至113年2月17日止。
㈡被告有製造系爭產品之行為。
四、得心證之理由：㈠查原告主張系爭專利之申請日為93年2月18日，經智財局於
94年8月15日審定准予專利，專利期間自94年9月21日起至113年2月17日止，有專利證書（本院卷㈠第9頁）及經濟部智慧財產局專利核准審定書（本院卷㈣第148至149頁）在卷可稽，至堪認定，則系爭專利是否符合專利申請要件，應適用核准專利時所適用之93年7月1日施行之專利法，先予敘明。
㈡原告起訴主張被告製造、販賣之數位電視卡侵害其系爭專利
，惟因被告對於原告系爭專利主張有專利權無效之事由，是本件被告既先就系爭專利之有效性為抗辯，自應先就此部分爭議為釐清，倘原告系爭專利確有無效事由，則原告據系爭無效之專利請求被告賠償損害，即無須進一步探究，反之，若原告系爭專利並無被告所述存有無效之事由，則應進一步審究被告所提供之前開服務是否確有侵害原告系爭專利權之事實，以及原告因此所受之損害若干？是系爭專利之有效性既為本件侵權行為損害賠償請求之前提要件，自有先予論究之必要。
㈢查系爭專利申請專利範圍共計19項，其中第1、15、18項為
獨立項，其餘為附屬項。第1項為：「一種影音信號傳接處理裝置，包括:一影音解碼器，用以接收相對應之一類比影像信號及一類比聲音信號，並據以輸出相對應之一第一數位影像信號及一第一數位聲音信號；以及一橋接器，用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號，並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦；其中，該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus或ExpressCard匯流排介面。」第15項為：「一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位影音信號，並將該第一數位影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位影音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus或ExpressCard匯流排介面。」第18項為：「一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus或ExpressCard匯流排介面。」以上有系爭專利說明書（本院卷㈠第10至30頁）在卷可查。
㈣經查：
⒈系爭專利申請專利範圍係以「手段功能用語」表示：
⑴專利法施行細則第18條第8項明定：「複數技術特徵組
合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」⑵關於「手段功能用語」或「步驟功能用語」之判斷，經
濟部智慧財產局專利審查基準第2-9-17頁至2-9-22頁中有詳細之說明。其中第2-9-20頁揭示「請求項中之記載符合下列三項條件者即認定其為手段功能用語或步驟功能用語：使用「…手段（或裝置）用以（meansfor）…」或「…步驟用以（stepfor）…」之用語記載技術特徵。「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語中必須記載特定功能。「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。」此一章節雖係於系爭專利審定後之97年5月20日方由經濟部發布施行，且置於第2篇第9章「電腦軟體相關發明」之下，然究其內容，實乃關於專利法施行細則第18條第8項所謂以「手段功能用語」或「步驟功能用語」表示申請專利範圍技術特徵之定義性及一般性規定，是自無由僅限於97年5月20日後審定之電腦軟體相關發明始有其適用，從而，原告執此認不得以上開審查基準判斷系爭專利之申請專利範圍是否以「手段功能用語」或「步驟功能用語」表示，尚非可採。
⑶比較系爭專利申請專利範圍第1項之記載與前述之3項要
件，其中申請專利範圍第1項揭示：「一種影音信號傳接處理裝置，包括：一影音解碼器，用以接收相對應之…；一橋接器，用以接收該第一數位影像信號…」，其中「影音解碼器」與「橋接器」核已符合第1項要件使用「裝置用以」之用語記載技術特徵。又申請專利範圍第1項中關於「影音解碼器」與「橋接器」皆為特定功能之描述，亦已符合上開第2項要件，惟參閱系爭專利發明說明，並未能找到對應該功能的結構與材料，即發明說明所揭示之內容與請求項之記載幾乎相同。另申請專利範圍第1項中關於「影音解碼器」與「橋接器」並未記載足以達成該特定功能之完整結構或材料，亦符合前述第3項要件。
⑷綜上，系爭專利申請專利範圍第1項中關於「影音解碼
器」與「橋接器」等技術特徵為「手段功能用語」，惟參閱系爭專利發明說明，並未能找到對應該功能的結構與材料，即發明說明所揭示之內容與請求項之記載幾乎相同，是必須判斷其以手段功能用語表示之申請專利範圍是否明確且為發明說明及圖式所支持。
⒉系爭專利申請專利範圍不具明確性：
⑴按「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領
域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」，專利法第26條第2項定有明文。
⑵依據系爭專利說明書與圖式之揭露，系爭專利依據其所
揭露之圖式第1圖習知技藝（本院卷㈠第29頁），其將影音編碼器省略，改藉由電腦執行數位影像信號及數位聲音信號之壓縮與編碼，另其定義了「橋接器」，其可接收數位影音信號並轉換成符合匯流排介面規格之數位影音信號輸出。惟系爭專利並未於其說明書或圖式第1圖之習知技藝說明中指出與「橋接器」相關之技術內容，且系爭專利係以功能方塊圖為相關技術特徵之描述，其實際上並未揭露任何與「橋接器」相關之結構或材料，故系爭專利所定義之「橋接器」若非習知技術，則依據系爭專利之揭露，其發明說明並未明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法瞭解其內容，而無法據以實施。
⑶查系爭專利所述之「橋接器」並未實際揭露其結構或材
料，而僅描述其功能為接收數位影音信號並輸出符合一匯流排介面之數位影音信號，故由系爭專利第1圖所揭示之習知技術，其影音編碼器(18)至Cardbus匯流排介面(13)間，實際上具備有接收來自影音編碼器之數位影音信號並輸出符合該Cardbus匯流排介面之數位影音信號，雖然系爭專利於第1圖之功能方塊圖中並未將此功能獨立繪出，然而此功能實際上已為習知技術所具備，否則將無法憑空產生符合該Cardbus匯流排介面之數位影音信號，故系爭專利所述之「橋接器」在影音信號傳接處理領域實際上亦為習知技術。惟「橋接器」要能進行符合匯流規格介面之信號轉換，其設計時是必須參考相關匯流規格之技術文件，才能正確進行設計，以PCI信號轉換成CardBus信號為例，其在接腳定義(pinde-finition)、功能上(functional)、電性上(electri-cal)皆有很大的不同。所以即使「橋接器」可以如前揭所示為習知技術，惟其在設計特定匯流排規格介面之轉換時依然是必須參考相關匯流規格之技術文件，系爭專利對於「橋接器」完全未有任何之技術內容說明，則其發明說明依然並未明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法瞭解其內容，而無法據以實施。
⑷系爭專利申請專利範圍第1項中關於「影音解碼器」與
「橋接器」等技術特徵是為手段功能用語，惟參閱系爭專利發明說明，並未能找到對應該功能的結構與材料，即發明說明所揭示之內容與請求項之記載幾乎相同，是必須判斷其手段功能用語請求項是否明確且為發明說明及圖式所支持，已如前述。而該發明所屬技術領域中具有通常知識者依系爭專利發明說明的內容，顯然是必須參酌先前技術文獻（例如PCI信號轉換成CardBus信號文獻），才能瞭解「橋接器」之技術規格，以便設計其對應的結構與材料。故系爭專利申請專利範圍之手段功能用語因無法於系爭專利說明書與圖式找到對應的結構與材料，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者必須參酌先前技術文獻，才能瞭解對應的結構與材料，故並不符合明確性之要求，而有違反專利法第26條第2項之情事。
㈤綜上所述，系爭專利確有被告所抗辯之違反專利法第26條第
2項，系爭專利之有效性乃為本件侵權行為損害賠償請求之前提要件，而本院認系爭專利具有專利無效情形，已詳述如上，是本件原告主張被告侵害其系爭專利，進而起訴請求判決如其聲明所示，即屬無據，應予駁回。原告之訴既經駁回，其願供擔保為假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。又本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。
五、訴訟費用之負擔：民事訴訟法第78條。中華民國98年7月31日
民事第二庭法官歐陽漢菁以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中華民國98年7月31日
書記官吳貞瑩