裁判字號：臺北高等行政法院91年訴字第4216號判決
裁判日期：民國92年11月19日
裁判案由：新型專利申請
臺北高等行政法院判決九十一年度訴字第四二一六號
原告甲○○訴訟代理人乙○○專利代被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○右當事人間因新型專利申請事件，原告不服經濟部中華民國九十一年十月一日經訴字第○九一○六一二二二五○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國（下同）九十一年六月十日就其第00000000號「防火門外框防火隔熱結構」新型專利權，向被告提出更正申請專利範圍之申請，經被告審查，認系爭專利業經被告於九十一年五月十七日審定舉發成立，應撤銷其專利權在案，且經原告提起訴願，刻於行政救濟中，爰於九十一年七月十二日以（九一）智專一（二）一五一二二字第○九一九九○○○八四一號函為所請專利更正案應不予受理之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭專利業經被告審定舉發成立，應撤銷其專利權，且經原告提起訴願，刻於行政爭訟中，原告始行提出更正申請專利範圍之申請，被告是否應予受理？㈠原告主張：
⒈查訴願決定理由係認為：系爭專利業經被告審定舉發成立，應撤銷專利權在
案，縱該舉發案已提起行政救濟而尚未確定，惟以行政處分經作成即已發生實質上之法律效果，在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，因不再繫屬被告，所提更正案自無從受理。從而，本件被告所為系爭專利更正案應不受理之處分，洵無違誤，應予維持。
⒉「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：一、申請專利範圍過廣。
二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」係為專利法第一百零五條準用第六十七條第一項之規定，是由法意，經核准之專利若有合於前述一至三情形時被告即得核准申請更正，以使專利更為明確。
⒊又同法第一百零五條準用第七十四條第一項規定「發明專利權經撤銷後，有
下列情形之一者，即為撤銷確定：一、未依法提起行政救濟者。二、經提起行政救濟經駁回確定者。」是由法意，新型專利權若提起行政救濟，但未經駁回確定時仍具有「專利權」，並仍應屬於請准之專利，且應可適用專利法第一百零五條準用第六十七條之規定。
⒋查訴願決定及原處分所持理由中係認為「本案由被告於九十一年五月十七日
審定舉發成立，應撤銷專利權在案，茲經台端提起訴願，刻正行政救濟中，故所請更正案應不受理。」然而本案目前係依法提出行政救濟，因而在行政救濟期間本案並未被撤銷「確定」，仍具有專利權，且本件係針對本案「申請專利範圍過廣」作更正，故應合於專利法第一百零五條準用第六十七條之規定。
⒌又被告來函所持理由中並未依據專利法之法條依據，且未依據專利法第一百
零五條準用第六十七條第一項第一至三款情事來審定本案更正是否受理或不受理，而專利法中並未如訴願決定、原處分理由中制定有「專利必須繫屬原處分機關才能提出更正」之法條，因而訴願決定及原處分所持理由實難稱合理，並違反專利法之規定。又行政程序法第七條第一項第二款規定有多種同樣能達成目的之方法時應選擇對人民權益損害最少者，又同法第十條明定，行政機關行使裁量權，不得逾越法定之裁量範圍，並應符合法規授權之目的，因而就其法意中訴願決定、原處分之理由實已逾越法定之裁量範圍，且對原告權益造成損失。
㈡被告主張：
⒈按「新型專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得
向專利專責機關申請更正，但不得變更新型之實質：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」「申請專利範圍、說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」分別為專利法第一百零五條準用第六十七條第一項及第三項所明定。揆諸前揭規定，對已取得專利權之專利固依法得提出更正申請，惟必以該專利仍合法存在繫屬始可為之。倘該請准之專利遭舉發，且尚在被告審查中，因專利權仍存續，專利權人所提更正申請尚得併案審查；若其專利業經審定舉發成立，應撤銷其專利權者，因已發生實質上之法律效果，倘受理其更正申請並經核准公告，溯自申請日生效，則影響原舉發審定之法律安定性，縱該審定於行政救濟程序中尚未確定，自仍應不受理。
⒉查本件原告於九十一年六月十日對其第00000000號「防火門外框防
火隔熱結構」新型專利案，向被告申請更正申請專利範圍，因該系爭案業經被告於九十一年五月十七日以（九一）智專二（四）○四○六四字第○九一八九○○一一九○號舉發審定書審定舉發成立，應撤銷專利權在案。原告辯稱該系爭案刻於行政救濟中，然其因申請專利範圍過廣所提之更正申請，應可適用專利法第一百零五條準用第六十七條第一項及第三項及同法條準用第七十四條之規定云云。惟查原告自舉發答辯時（九十年十月二十三日），甚於舉發審查中，迄至舉發審定前（九十一年五月十七日），長達半年期間，原告並未於上揭可併案審查期間提出更正，卻至其提起訴願同時，於該系爭案已經審定且不繫屬被告始向被告申請更正。因專利舉發事涉兩造申請人權益且為不影響原舉發審定之法律安定性，在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，被告所為本件更正申請應不予受理，於法應無不合。此一見解亦為訴願機關八十六年四月十六日經（八六）訴字第八六六○六七七八號訴願決定書所採。從而本系爭案申請更正事件，被告函處分該更正申請應不予受理之處分，應無違誤。原告所辯，自不足採。
綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
理由
一、按新型專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更新型之實質：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。申請專利範圍、說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。固為九十年十月二十四日修正公布之專利法第一百零五條準用第六十七條第一項及第三項所明定。惟依同法第四十四條第一項、第四項規定：「專利專責機關於『審查』時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：一、到局面詢。二、為必要之實驗、補送模型或樣品。三、補充或修正說明書或圖式。」、「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案『審定公告』之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」而上開規定於新型專利準用之，亦為同法第一百零五條所明定。由上開規定可知，新型專利案於審定公告前，申請人固得隨時補充或修正其專利說明書或圖式，僅受「不得變更申請案之實質」之限制；於審定公告後，包括發給專利證書後，對於諸如申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事，只要不變更原申請案之實質，專利專責機關即被告仍應允許專利權人申請補充或修正，但於異議成立不予專利（實即撤銷原審定公告暫准之專利權）或舉發成立，撤銷專利權後，已發生專利權自始不存在之法律效果，此與「審定公告前」係處於申請狀態中，「審定公告後」係處於暫准或獲准專利權之狀態，均有不同。
為免影響原異議或舉發審定之法律安定性，縱該審定於行政救濟程序中尚未確定，仍難再向專利專責機關申請更正。
二、查本件原告就其第00000000號「防火門外框防火隔熱結構」新型專利權，曾於九十年十一月十二日提出過更正申請專利範圍，並經被告准予更正在案，此有該案之舉發審定書所載附於原處分卷可稽；茲原告復於九十一年六月十日就系爭專利權，再度提出更正申請專利範圍之申請，因當時系爭專利業經被告於九十一年五月十七日以（九一）智專二（四）○四○六四字第○九一八九○○一一九○號專利舉發審定書審定舉發成立，應撤銷專利權之處分，經原告提起訴願，在經濟部審理中，故被告為本件專利更正案應不予受理之處分，揆諸首開規定及說明，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴稱系爭專利雖遭舉發成立，應撤銷專利權之處分，惟已依法提起行政救濟中，且本件係針對系爭專利之申請專利範圍過廣予以更正，應符合專利法第一百零五條準用第六十七條之規定云云，要屬個人主觀之見解，非可採取；其訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十二年十一月十九日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官徐瑞晃
法官蕭惠芳法官李得灶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十二年十一月二十五日
書記官陳清容